Peut-on enregistrer librement un nom de domaine expiré ? : le cas du site en construction d’un concurrent

Written by Nathalie Dreyfus08/07/2016

Un acte de concurrence déloyale peut être constitué si un concurrent enregistre le nom de domaine d’une société qui ne l’utilise plus. Tel est le cas lorsque la confusion a été sciemment entretenue par le concurrent et si cela cause un préjudice à l’ancien titulaire selon la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.486, « Sté Les Vents du Nord c/ Sté Cuivres et bois »).

Une société de vente et de restauration d’instruments à vent, exploitant un magasin sous la dénomination sociale, l’enseigne et le nom commercial « Les Vents du Nord », était titulaire du nom de domaine « lesventsdunord.fr », un site internet en construction.

La société Cuivres et bois, exerçant la même activité et exploitant un magasin à proximité, a acheté, le lendemain de sa retombée dans le domaine public, le nom de domaine « lesventsdunord.com ».

La société Les Vents du Nord a alors mis en demeure la société Cuivre et bois de cesser tout usage du signe « les vents du nord » et de procéder au transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

Le droit sur les noms de domaine n’est pas reconnu expressément par le code de la propriété intellectuelle français. Toutefois, un nom de domaine est bien un signe distinctif. Pour que ce droit soit maintenu, il est obligatoire de s’acquitter des frais de renouvellement auprès du registre, souvent par l’intermédiaire du bureau d’enregistrement. La sanction du non-paiement est la perte du droit sur le signe.
Ainsi, l’article 6.7 de la Charte de nommage de l’AFNIC dispose qu’« une fois supprimé, le nom de domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un autre demandeur ».

Une exploitation effective du « site en construction »

Le simple enregistrement du nom de domaine est insuffisant pour être parfaitement défendu. Un usage effectif de ce dernier est exigé. Il est alors nécessaire que le site sous ce nom soit ouvert et fonctionne. Une jurisprudence constante affirme que la protection sur un nom de domaine ne peut s’acquérir que par son exploitation. (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143, « Locatour »).

Curieusement, bien que le site porte toujours la mention « site en construction » sur sa page d’accueil et est exploité de façon très modéré, la Cour de cassation estime à la suite des juges d’appel que, puisque la page d’accueil comportait le logo de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l’objet de son activité, et qu’elle était insérée comme lien hypertexte dans d’autres sites internet, il existait bien une exploitation effective et publique du nom de domaine « lesventsdunord.fr ».

Le rachat du nom de domaine expiré : un abus manifeste

Le rachat du nom de domaine litigieux par une société concurrente le lendemain de sa retombée dans le domaine public était de nature à faire naitre une confusion entre les deux sociétés dans l’esprit du public. En outre, la Cour a relevé que les deux entreprises exerçaient exactement les mêmes activités très spécialisées dans des lieux proches. La Haute juridiction précise que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivres et bois a eu pour conséquence de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord, grâce notamment aux liens hypertextes qui avaient pour effet de diriger automatiquement l’internaute vers le site de la société.

La Cour de cassation estime que la société Cuivres et bois a ainsi commis des actes de concurrence déloyale. La situation entre les parties a en effet nuit à l’attractivité du site internet de la société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche. De surcroit, l’image de cette dernière a été entamée par la confusion entretenue par la société Cuivres et bois qui a dilué le pouvoir attractif du signe « les Vents du Nord ». La Haute juridiction approuve donc la cour d’appel d’avoir condamné la société Cuivres et bois à 15 000 euros de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale.

La jurisprudence sanctionnant un abus en matière de nom de domaine non renouvelé est peu abondante, c’est pourquoi le présent arrêt est important afin de nous permettre d’éclaircir les conditions dans lesquelles l’enregistrement d’un nom de domaine non renouvelé peut ou non être licite. En outre, cet arrêt présente d’autant plus d’intérêt qu’il permet de préciser la notion d’exploitation du nom de domaine, qui est entendu assez largement.

Voir aussi nos articles

La concurrence déloyale au chevet de la résolution des conflits entre noms de domaine

Written by Nathalie Dreyfus09/06/2016

Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques se prononceront sur leur intention de continuer à faire partie de l’Union Européenne ou non. Si le « non » l’emporte, le Royaume-Uni devra quitter l’Union Européenne dans les deux années à venir.

Alors que l’on assiste à une harmonisation européenne importante en matière de brevets et de marques, un Brexit ne serait pas sans conséquence sur le droit de la propriété intellectuelle en Europe. Si un Brexit avait lieu, les répercussions n’affecteraient pas seulement les britanniques, mais aussi les titulaires de titres de propriété intellectuelle européens.

Quelles conséquences pour les titulaires de marques ?

Le nouveau règlement UE n°2015/2424 sur la marque communautaire, entré en vigueur le 23 mars dernier, a apporté un certain nombre de modifications ; elle a notamment changé le terme de « marque communautaire » en « marque de l’Union européenne ». La marque de l’Union européenne, titre unique offrant une protection dans les 28 Etats membres de l’Union Européenne, sera nécessairement impactée si le Brexit se produisait. En effet, un tel titre ne pourrait plus produire d’effet juridique au Royaume-Uni.

Les titulaires actuels de marques de l’Union européenne perdraient leurs droits sur la marque sur le territoire britannique. Les entités souhaitant, dans le futur, déposer une marque européenne ne bénéficieraient pas d’une protection automatique de leur marque au Royaume-Uni. Ils devront alors effectuer deux dépôts de marque : une demande pour la marque européenne auprès de l’EUIPO et une demande spécifique au Royaume-Uni auprès de l’IPO. Cette demande peut être une demande nationale mais peut aussi se faire par le biais de la marque internationale.

Enfin, dans le but d’éviter des divergences jurisprudentielles, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (RMC), a imposé à chaque Etat Membre de désigner des tribunaux de première et deuxième instance statuant sur les atteintes aux marques communautaires. En cas de Brexit, les tribunaux des marques de l’Union Européenne britanniques perdraient leur compétence.

Quelles conséquences en matière de brevets ?

D’une part, si le Brexit avait lieu, le brevet européen à effet unitaire ne s’appliquerait pas sur le territoire britannique puisque l’appartenance à l’Union Européenne est l’une des conditions.

D’autre part, deux scénarios sont imaginables pour la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) si les anglais votent en faveur du Brexit. La première solution est mise en place de la JUB sans que le Royaume-Uni n’en fasse partie. La deuxième solution, beaucoup moins probable, est que la sortie du Royaume-Uni empêche la mise en place de la JUB.

Il a été convenu que pour que la JUB puisse être mise en place, l’accord signé par 25 pays devait être ratifié par au moins 13 pays dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’Italie pourrait alors prendre la place du Royaume-Uni puisqu’il s’agit du pays ayant le plus grand nombre de brevets européens valables en 2012 après l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Un avenant à l’accord sera donc nécessaire. Même si le Royaume-Uni quittait l’UE, il est peu probable que cela empêche la mise en place de la JUB, son entrée en vigueur serait simplement retardée dans le reste de l’Union Européenne.

Quelles conséquences pour les licences de marques et de brevets ?

Le territoire couvert par les licences de droits de propriété intellectuelle serait affecté si le Royaume-Uni quittait l’Union Européenne. Il s’agit d’une question d’interprétation des contrats. Les parties devront s’assurer que les licences couvrent toujours le même territoire et intègrent ainsi le Royaume-Uni. Cela vaut également pour les accords de coexistence ou de franchise.

Modification du principe de l’épuisement des droits

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si le Royaume-Uni quittait l’UE, la portée de la règle de l’épuisement serait également modifiée. D’après le principe de l’épuisement des droits, des biens peuvent circuler librement sur le territoire de l’UE et de l’EEE après une première mise dans le commerce effectuée par le titulaire des droits ou avec son consentement. Par conséquent, le titulaire d’une marque ou d’un brevet ne peut s’opposer à l’usage d’une marque ou d’un brevet pour des produits qui ont été commercialisés une première fois sur le territoire de l’UE ou de l’EEE avec son consentement. Si le Royaume-Uni quittait l’UE ainsi que l’EEE, les titulaires de marques et de brevets seraient en mesure d’interdire l’export de produits du Royaume-Uni vers l’Europe et inversement.

Des mécanismes de transition pour les marques européennes

Afin de garantir une protection des marques européennes existantes, la mise en place de mécanismes de transition est indispensable. Au vu de l’incertitude des conséquences juridiques, certaines entreprises déposeront des marques tant au niveau national qu’au niveau européen afin d’assurer une protection maximale.

Actuellement, il est possible de transformer l’enregistrement d’une marque européenne en une marque nationale (articles 112-114 du règlement EC 207/2009) mais cela requiert un réexamen de la demande et le paiement de taxes.

Des conséquences juridiques plus générales

D’autres conséquences juridiques allant au-delà de la propriété intellectuelle sont à prévoir.

En quittant l’Union Européenne, le Royaume-Uni n’aurait plus de représentant au Parlement Européen et au Conseil de l’Europe, tout comme il n’y aurait plus de juge britannique au sein de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). La législation européenne et les décisions de la CJUE seraient nécessairement affectées par un Brexit.

Cependant, cela constitue un scénario extrême et des modèles alternatifs sont envisageables, tels que la négociation d’arrangements particuliers par le biais de l’Espace économique européen (EEE), de l’European Free Trade Association (EFTA) ou encore de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

A suivre donc !

Written by Nathalie Dreyfus19/05/2016

Suite à une notification du département de la Propriété Intellectuelle du Ministère des Sciences et des Technologies, La République démocratique populaire lao rend officiel le dépôt de marques multi-classes.

Jusqu’à récemment au Laos, il n’était pas possible d’enregistrer une marque dans plusieurs classes de telle sorte qu’il était nécessaire de déposer plusieurs marques distinctes.

Etendue de la protection sur le marché asiatique

Le Laos a finalement adopté le 1 février 2016 le système de dépôts multi-classes, afin de s’aligner avec les pratiques de la plupart des autres pays.

Rappelons que le système multi-classes apporte de nombreux avantages.

Ainsi ce système permet notamment :

Des tarifs dégressifs concernant les taxes des classes supplémentaires
Une simplification dans la gestion et l’administration des dépôts de marques
Réduction du temps d’examen pour les dépôts de marques
Facilités pour le suivi et pour les procédures de renouvellement des marques

Cette adhésion au système multi-classes offre aux propriétaires de marques du monde entier la possibilité d’étendre leur protection au marché important que représente le marché asiatique au moyen d’une procédure simplifiée et économique.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Written by Nathalie Dreyfus19/05/2016

L’usage d’une marque dans le contexte d’une famille de marque ne saurait être invoqué pour justifier l’usage d’une autre marque appartenant à cette même famille.

La société Otech, titulaire des marques françaises « Micro Rain » et « Big Rain », ayant pris connaissance de l’utilisation des signes « Micro Rain » et « Big Rain », a mis en demeure les sociétés Ocmis et Irtec de cesser d’utiliser ces signes. Ces dernières ont alors assigné la société Otech en déchéance de ses droits sur ses deux marques françaises et pour l’ensemble des produits qu’elles désignent, conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La Cour d’Appel de Pau, dans un arrêt en date du 31 janvier 2014 (CA Pau, 31 janvier 2014, No. 14/439), a prononcé la déchéance des droits de la société Otech sur sa marque française « Micro Rain » pour tous les produits visés à son enregistrement.

La société Otech, considérant que l’usage sérieux et réel d’une marque sur le territoire national français peut être établi par l’usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé, a formé un pourvoi en cassation. En effet, la société Otech considérait que l’exploitation de sa marque « Mini Rain », qui ne différait de la marque litigieuse « Micro Rain » que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, constituait la preuve de l’exploitation de ladite marque « Micro Rain ».

Confirmation de la décision d’appel prononçant la déchéance

La question pour la Cour de Cassation était alors de savoir si l’utilisation d’une marque, dans le contexte bien particulier d’une famille de marques, permettait de justifier l’exploitation d’une autre marque appartenant à cette même famille.

La Cour de Cassation, dans son arrêt en date du 19 janvier 2016, faisant application dans enseignements de l’arrêt Rintisch de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau en ce qu’il prononçait la déchéance des droits de la société Otech.

Application de la jurisprudence européenne Rintisch

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne, interprétant l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, a pu préciser que dans le contexte spécifique d’une famille ou d’une série de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué afin de justifier de l’usage d’une autre marque (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29). Notons que la solution n’a pas toujours été la même et que la jurisprudence a beaucoup fluctuée sur le sujet.

Dans l’arrêt en question, la société Otech s’était prévalue de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à une famille de seize marques, toutes composées autour du terme « Rain » utilisé comme suffixe ou préfixe. Or, elle ne pouvait, pour échapper à la déchéance de ses droits sur la marque « Micro Rain », invoquer l’usage de la marque « Mini Rain », et ce quand bien même ces marques appartiendraient à la même famille ou série. Par ce motif de pur droit, le rejet du pourvoi se trouve légalement justifié.

Voir aussi nos articles :

Marques complexes : l’utilisation de la marque par l’intermédiaire d’une autre marque complexe suffit-elle à caractériser un usage sérieux ?

Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

Written by Nathalie Dreyfus19/05/2016

Le caractère transnational des noms de domaine pose la question de la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaitre des atteintes causées par l’enregistrement ou l’usage de ces signes.

Appréciation de la destination d’un site : utilisation de la technique du faisceau d’indices

En vertu de la théorie de la focalisation, le juge français est compétent dès lors que le site en question est destiné au public de France et non pas simplement accessible depuis la France (Com. 11 janvier 2005). Cette solution avait été réaffirmée à plusieurs reprises (Com. 29 mars 2011 ; Com. 3 mai 2012). La technique prend en compte divers indices, tels que l’extension du nom de domaine, la langue utilisée sur le site ou encore les destinations de livraison. Toutefois, ces critères pris séparément ne sont pas pertinents.

Cette technique du faisceau d’indices a notamment été utilisée par la Cour de justice de l’Union Européenne, à l’occasion d’un arrêt en date du 12 juillet 2011, qui procéda à une appréciation au cas par cas de divers indices judicieux pour conclure à la destination d’un site web.

Jurisprudence divergente en matière de ccTLDs étrangers

Néanmoins, la difficulté se pose en présence de ccTLDs étrangers, c’est-à-dire d’extensions nationales (<.ch> pour la Chine, <.de> pour l’Allemagne, etc.). La preuve de la cible est alors plus complexe, il est nécessaire d’apporter des éléments prouvant le ciblage du public français. Par un jugement du 14 janvier 2016, le TGI de Paris a considéré qu’un site internet italien proposant une traduction en français de son contenu, ainsi que les coordonnées de l’un de ses distributeurs basé en France vise un public français, avec lequel il présente un lien significatif et suffisant. Le tribunal s’est fondé sur l’article 5-3 du règlement communautaire n° 4/2001 qui prévoit qu’« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […] 3) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Le TGI de Paris est donc en l’espèce compétent pour connaître des demandes relatives à l’utilisation d’une marque d’une société française sur un site en .it.

A contrario, la Cour d’Appel de Nancy, le 13 décembre 2010 avait refusé de reconnaitre la compétence des juridictions françaises lors d’un litige survenu sur le site <carbone.nl> aux motifs qu’il n’était pas en français et ne proposait pas de vente en France.

Il convient donc de rester prudent et de considérer tous les indices possibles pour identifier au mieux la destination d’un site internet, et donc la ou les juridictions compétentes en cas de litige.

Lire la décision ici

Written by Nathalie Dreyfus19/05/2016

Par un arrêt du 5 février 2016, la Cour d’appel de Paris a jugé que la marque Colink’In ne contrefaisait pas la marque LinkedIn. La Cour a condamné les sociétés LinkedIn France et LinkedIn Ireland à verser 15 000 € à la société Colink’In au titre des frais engagés pour sa défense. LinkedIn alléguait une contrefaçon par imitation des marques verbales et complexes communautaires LinkedIn du fait du dépôt, de l’enregistrement et de l’usage de la marque CoLink’In, ainsi que de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne éponyme.

Appréciation de la contrefaçon en fonction des ressemblances d’ensemble

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 mars 2014, avait déjà eu l’occasion de rappeler le principe selon lequel la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble. La Cour de Cassation avait précisé le critère d’appréciation de la contrefaçon de marque qui doit tenir compte du risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait rappelé le principe d’appréciation globale du risque de confusion et en avait précisé les contours : en matière de propriété intellectuelle, la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non aux différences de détails (Cass. Com., 4 janv. 1982, Ann. propr. ind., p.244).

Quant à la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui, par trois arrêts fondamentaux, a fixé sa jurisprudence, la contrefaçon s’apprécie au regard de l’impression d’ensemble donnée par un signe (CJCE, 11 Nov. 1997, aff. C-251/95, Sabel ; 29 Sept. 1998, aff. Canon ; 22 June 1999, aff. C-342/97, Lloyd). Il ne suffit donc pas aux juges du fond de relever des différences, encore leur faut-il rechercher si les ressemblances existantes ne créent pas un risque de confusion.

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a jugé que le consommateur ne pouvait se méprendre sur l’origine des produits et services de chacune des deux parties, après avoir analysé la construction, la prononciation et la perception des signes opposés. La prononciation du terme Linkedin n’a pas permis d’établir de risque de confusion entre les deux signes et les facteurs de phonétiques se révèlent bien faibles. En effet, en France « rien ne permet d’affirmer que le public pertinent prononcera la marque revendiquée Lin[k]din plutôt que Link[eu]din ou Link[é]din ».

Enfin, bien que la cour reconnaisse à LinkedIn son statut de marque renommée, elle ne retient pas en revanche « que le signe litigieux a eu pour effet de provoquer une dispersion de l’identité de la marque en en réduisant la valeur économique, ni d’être à l’origine d’un ternissement, en en donnant une image négative ». Elle rejette donc la demande indemnitaire formée par Linkedin sur ces fondements à l’encontre de la société intimée.

Lire la décision ici

Voir aussi notre article : Le principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé ?

Written by Nathalie Dreyfus02/03/2016

Entre les années 1954 et 1989, le journal Le Figaro a publié un magazine sous la marque « Jours de France » enregistrée le 16 juin 1988. En 2011, Le Figaro a relancé la publication de ce magazine sous forme numérique sous le nom de domaine <joursdefrance.lefigaro.fr> et n’a relancé sa publication papier que le 7 août 2013.

Après réception d’une lettre de mise en demeure de la société Entreprendre, titulaire de la marque française « Jour de France » enregistrée le 25 février 2003, Le Figaro a assigné en justice cette société pour contrefaçon de marque. La société Entreprendre a alors invoqué la déchéance des droits de Le Figaro sur sa marque « Jours de France » pour non-utilisation conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, alinéa premier, selon lequel : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La question était alors de savoir si l’usage d’une marque sur Internet était constitutif d’un usage réel et sérieux au sens de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Dans une décision en date du 20 novembre 2015[1], la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris prononçant la déchéance des droits de la Société du Figaro sur sa marque « Jours de France »[2].

Selon la Cour d’Appel de Paris, les documents établis par AT Internet, et démontrant que le nombre de visiteurs uniques (en moyenne de l’ordre de 1700 par mois, hors périodes de pointe) n’est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs, permettent de prouver la publication du magazine sur Internet et conséquemment l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France », indépendamment de l’usage quantitatif de cette dernière.

En effet, la Cour d’Appel, en concordance avec les jurisprudences communautaires Ansul[3] et La Mer Technology[4], considère premièrement que l’usage quantitatif n’est pas un critère d’appréciation déterminant et que, secondement, la diffusion d’un magazine sur Internet est de nature à assurer un rayonnement suffisant du produit auprès du public.

La Cour d’Appel précise également dans son arrêt que la publication papier du magazine durant la période en cause, même faible, permettait de corroborer l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France ».

[1] Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 20 novembre 2015, RG No. 15/00522

[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^ème Chambre, 4^ème Section, 18 décembre 2014, RG No. 14/00649

[3] Cour de Justice de l’Union Européenne, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV, 11 mars 2003, C-40/01

[4] Cour de Justice de l’Union Européenne, La Mer Technology Inc. contre Laboratoires Goemar SA, 27 janvier 2004, C-259/02

Written by Nathalie Dreyfus02/03/2016

Pour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure efficace. Elle a permis de traiter plus de 31 000 contentieux depuis sa création fin 1999. Par la suite, et dans le cadre du lancement des nouvelles extensions de nom de domaine (new gTLDs), l’ICANN a créé la procédure URS venant compléter la procédure UDRP. Cette nouvelle procédure, simplifiée, offre des coûts réduits et apporte aux titulaires de marques une solution plus rapide. Simplement, quels éléments différencient la procédure UDRP de la procédure URS ?

	UDRP	URS
Noms de domaine concernés	gTLD, new gTLDs et certains ccTLD (variables en fonction des centres habilités	New gTLDs et certains ccTLD
Communication	Electronique	Electronique
Centres habilités à recevoir les plaintes	1) L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 2) Le National Arbitration Forum (NAF) 3) L’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) 4) Le Centre arabe pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (ACDR) 5) La Cour Arbitrale Tchèque (CAC)	1) Centre MFSD 2) Le National Arbitration Forum (NAF) 3) L’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC).
Nombre limite de mots	Plainte : 5000 mots maximum Réponse : 5000 mots maximum	Plainte : 500 mots maximum Réponse : 2500 mots maximum
Langue	Langue du contrat d’enregistrement (sauf accord ou circonstances)	Plainte : Anglais Réponse : Anglais, sauf notification contraire
Eléments de la plainte	1) Nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque 2) Pas de droits ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine 3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi	1) Nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque pour laquelle le demandeur possède un enregistrement national ou régional valide et en cours d’utilisation ; ou qui a été validé à travers une procédure judiciaire ; ou qui a été spécifiquement protégé par une loi ou un traité en vigueur au moment où la plainte URS est formée 2) Pas d’intérêt légitime ou de droit sur le nom de domaine 3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi
Délai réponse	20 jours civils	14 jours civils
Extension du temps de réponse	A la demande du défendeur ou suite à un accord des parties Pas de limitation expresse de durée	A la demande du défendeur 7 jours civils maximum
Standard de la preuve	Prépondérance de la preuve	Preuve claire et convaincante Aucune véritable question de fait ne doit être posée
Correction des irrégularités	Contrôle par le centre d’arbitrage dans un délai de 5 jours à compter du dépôt de la plainte 5 jours civils pour corriger l’irrégularité, sinon rejet de la plainte	Contrôle par le centre d’arbitrage dans un délai de 2 jours à compter du dépôt de la plainte Pas de possibilité de corriger une irrégularité du fait de la rapidité de la procédure
Délai décision	Dans les 14 jours suivant la notification du panel	Dans les 5 jours ouvrables à compter du dépôt de la plainte
Sanction	Transfert ou annulation du nom de domaine	Suspension pendant la durée d’enregistrement du nom de domaine Possibilité de prolonger la suspension pour 1 an supplémentaire
Appel	Non	Oui
Panel	1 ou 3 panelistes	1 paneliste en examen et 1 ou 3 en appel

Alors que la procédure URS présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité, la procédure UDRP vise elle la totale suppression du trouble. Le choix entre ces deux procédures devra alors relever de la mise en place d’une stratégie forte et efficace, en accord avec la valeur réelle du nom de domaine pour le titulaire de la marque et l’objectif à atteindre.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS ou UDRP et dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Written by Nathalie Dreyfus02/03/2016

Le Groupement d’Intérêt Economique Prop (le GIE), et la société Groupe Paredes, titulaires de plusieurs marques, ont accordé à la société Raynaud, également membre du GIE, le droit d’utilisation de leurs marques.

Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Raynaud, un jugement en date du 28 juin 2013[1] a arrêté le plan de liquidation ordonnant le transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires conclus entre la société Raynaud et les titulaires des marques concernées au profit de la société Orapi, à laquelle s’est ultérieurement substituée la société Raynaud hygiene.

Par suite d’un arrêt de la Cour d’Appel du 24 octobre 2013[2] infirmant le transfert des contrats commerciaux et de leurs accessoires, le GIE et la société Groupe Paredes ont agi en action en contrefaçon contre les sociétés Orapi et Raynaud hygiene en invoquant notamment l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».

La question était alors de savoir si le transfert des contrats commerciaux et leurs accessoires, ainsi que l’utilisation par les sociétés Orapi et Raynaud hygiene des marques concernées entre le 28 juin 2013 et le 24 octobre 2013, était constitutif ou non de contrefaçon au sens de l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dans une décision en date du 15 septembre 2015, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation[3] confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il rejetait la qualification de contrefaçon.

Selon la Cour de Cassation, le jugement ayant arrêté le plan de cession était exécutoire de plein droit et devait prendre effet à compter de son prononcé. La Cour précise que, parce que les sociétés Orapi et Raynaud hygiene avaient bénéficié du transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires, elles bénéficiaient également de l’adhésion au GIE. Ainsi, les actes résultant du transfert en question ne pouvaient être qualifiés d’actes de contrefaçon.

Le droit des procédures collectives peut donc, dans certaines circonstances, limiter les droits du titulaire de marques sur le choix de son licencié. En effet, en arrêtant le plan de liquidation judiciaire, le Tribunal peut ordonner le transfert d’un contrat de licence sans l’accord du concédant.

Cependant, et même si dans ce cas spécifique le concédant ne peut choisir son nouveau licencié, il aura toujours la possibilité de lui opposer les clauses contractuelles contenues dans les contrats transférés. Une attention toute particulière doit donc être portée à la rédaction de telles clauses.

[1] Tribunal de Commerce de Lisieux, 28 juin 2013, No. 13/2722

[2] Cour d’Appel de Caen, Chambre civile et commerciale, 24 octobre 2013, No. 13/02304

[3] Cour de Cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, No. 14-20531

Written by Nathalie Dreyfus02/03/2016

Le 16 décembre 2015, l’ICANN annonce la signature d’un accord (Memorandum of Understanding) avec le Centre MFSD qui rejoint ainsi le Centre Asiatique de Règlement de Litiges relatifs à des Noms de Domaine (ADNDRC) et le Forum National d’Arbitrage (NAF) en tant que fournisseurs de système URS.

Les négociations entamées par l’OMPI afin de pouvoir administrer des procédures URS n’ayant pas abouti, la société MFSD srl basée en Italie se retrouve premier centre européen fournisseur de système uniforme de suspension rapide.

Pour rappel, et dans le cadre du lancement des nouvelles extensions de noms de domaine en 2013 (new gTLDs), l’ICANN avait créé la procédure URS venant compléter la procédure UDRP. Cette nouvelle procédure, simplifiée, offre des coûts réduits et apporte aux titulaires de marques une solution plus rapide.

Bien que la procédure URS présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité, la procédure UDRP vise elle la totale suppression du trouble. Le choix entre ces deux procédures devra alors relever de la mise en place d’une stratégie forte et efficace, en accord avec la valeur réelle du nom de domaine pour le titulaire de la marque et l’objectif à atteindre (voir l’article « La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre »).

Les fournisseurs de système URS doivent nécessairement remplir un certain nombre de conditions, et notamment faire preuve d’une parfaite compréhension, au niveau mondial, des enjeux liés aux droits de propriété intellectuelle et à l’Internet.

Le Centre MFSD a, en ce qui le concerne, une expérience et des qualifications approfondies dans la résolution extra-judiciaire des litiges liés à la propriété intellectuelle.

Fondé en 2000, ce centre a été accrédité en 2001 par le bureau d’enregistrement .it (Registry .it) comme fournisseur de système de résolution des litiges liés aux noms de domaine en .it. Il a également été habilité par le Ministère Italien de la Justice, en 2012, Centre de Médiation en Propriété Intellectuelle.

Le 28 janvier 2016, Nathalie Dreyfus a été nommée Examinateur dans le Centre MFSD. Elle est la première examinatrice de ce Centre ayant pour langue maternelle le français.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS, dans le monde entier, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Propriété intellectuelle

Peut-on enregistrer librement un nom de domaine expiré ? : le cas du site en construction d’un concurrent

Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets

Le Laos accède au dépôt de marques multi-classes

« Famille » de marques : conséquences de la décision Rintisch

Conflit de juridiction : site internet italien et tribunaux français

Contrefaçon : pas de confusion entre les marques LinkedIn et Colink’in

Pour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure

Lutte contre le cybersquatting : comparaison UDRP et URS

Procédure de liquidation judiciaire : un contrat de licence peut être transféré sans l’accord du concédant

L’ICANN nomme le Centre MFSD comme fournisseur de Système Uniforme de Suspension Rapide

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informés sur les enjeux de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique !

Actualités du blog Dreyfus

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informés sur les enjeux de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique !

Contact