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Propriété intellectuelle

CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

Written by Dreyfus07/04/2020

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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Le recours à la médiation en France pour régler vos litiges de propriété intellectuelle

Written by Dreyfus06/04/2020

Le Cabinet Dreyfus & associés, en association avec l’INTA, a eu le plaisir d’organiser un petit-déjeuner débat en février dernier.

Celui-ci portait sur le thème suivant :

« Le recours à la médiation en France pour régler vos litiges de propriété intellectuelle ».

 

La médiation est un mécanisme de règlement des litiges en essor dans différents domaines du droit et notamment en droit de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme de règlement des litiges est efficace pour pacifier rapidement certaines situations. A long terme, recourir à la médiation en matière de propriété intellectuelle peut inciter les parties à préserver ou à créer des relations d’affaires (contrat de distribution, licence, etc).

 

Lors de cette matinée, nous avons eu l’occasion d’échanger autour des questions suivantes :

– Quels sont les avantages et les inconvénients de la médiation, liés aux litiges de propriété intellectuelle ?

– Quels sont les obstacles à la médiation pour les litiges de propriété intellectuelle ?

– Modalités pratiques (déroulement, prix, procédure)

– Avenir de la médiation pour la propriété intellectuelle

 

L’événement mettait en vedette Rémi Garros-Quinn, gestionnaire de cas juridiques au Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et Bérengère Clady, gestionnaire de cas – chef du département ADR, au Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP). Elle a été accueillie au sein de notre cabinet Dreyfus & Associés.

 

Retrouvez ici la note parue dans INTA Bulletin.

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Modification de la procédure d’opposition en France : une protection accrue des titulaires de droits

Written by Dreyfus20/02/2020

L’opposition est une procédure déterminante pour assurer la protection du droit de marque. Elle permet de résoudre un potentiel contentieux le plus tôt possible, de façon simple et dans des coûts et délais raisonnables.

Suite à la transposition du « Paquet Marques » en droit français, les modifications apportées à la procédure d’opposition assurent désormais aux titulaires de droits une protection étendue face aux demandes d’enregistrement de marques leur portant atteinte.

 

Le premier changement important est l’élargissement des droits antérieurs pouvant servir de fondement à l’opposition auprès de l’INPI. Jusqu’à présent, il était possible de former une opposition uniquement sur le fondement d’une seule marque antérieure déposée, enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris ; une appellation d’origine ou une indication géographique protégée ; le nom, la réputation ou l’image d’une collectivité territoriale.

 

Désormais, l’article L712-4 du CPI, tel que modifié par l’ordonnance du 13 novembre 2019, permet de s’opposer à l’enregistrement d’une marque sur les fondements suivants:

– une marque antérieure (française, de l’Union européenne, ou internationale désignant la France ou l’Union européenne ; notoire ; jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union européenne, sous certaines conditions).

– une dénomination ou raison sociale en cas de risque de confusion dans l’esprit du public,

– un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,

– une appellation d’origine ou une indication géographique,

– le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunal,

– le nom d’une entité publique s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette nouvelle disposition ouvre également la possibilité à l’opposant d’invoquer, le cas échéant, plusieurs droits lors de la formation de l’opposition.

La seconde modification importante concerne le déroulement de l’opposition.

 

Tout comme dans l’ancienne procédure, l’opposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse pour former son opposition. Toutefois, il dispose désormais d’un mois supplémentaire pour présenter l’exposé des moyens ainsi que les pièces justificatives relatives à l’existence et à la portée de ses droits. On parlera alors, dans un premier temps, d’opposition « formelle » comme ce peut être le cas auprès de l’EUIPO, jusqu’à ce que le mémoire au fond soit déposé, dans un second temps, dans l’hypothèse où les Parties n’auraient pas solutionné leur litige à l’amiable dans l’intervalle.

S’ouvre ensuite la phase contradictoire de l’opposition, durant laquelle les Parties échangent des pièces et arguments de façon écrites. A l’occasion de ces observations écrites, elles peuvent demander la tenue d’une audience orale. Par respect du principe du contradictoire, aucun nouveau moyen ni de nouvelles pièces ne peuvent être présentés pendant l’audience.

Selon le nombre d’échanges entre les Parties, cette première phase d’instruction peut durer entre 6 mois et 1 an. A l’issue de ce délai, le directeur de l’INPI doit rendre une décision dans les 3 mois qui suivent.

 

 

Les modifications apportées par la transposition de la directive européenne en droit français apporte une protection accrue aux titulaires de droits. Cette nouvelle procédure est plus précise car elle a été limitée par la définition de délais courts et non extensibles. Elle permet également de fonder l’opposition sur un nombre plus important de droits antérieurs, mettant ainsi la protection des titulaires au premier rang des enjeux de cette procédure.

Cette nouvelle procédure d’opposition s’applique pour toutes les demandes d’enregistrement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde et vous accompagner dans vos procédures d’opposition. N’hésitez pas à nous contacter.

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World Intellectual Property Forum, du 6 au 8 novembre 2019

Written by Dreyfus04/10/2019

Retrouvez Nathalie Dreyfus à l’occasion du World Intellectual Property Forum qui se déroulera au Grand Hyatt Taipei, à Taiwan, du 6 au 8 novembre 2019.

Cette année la conférence portera sur le thème suivant : « La propriété intellectuelle, moteur de l’innovation et de la croissance économique« . Lors de ce forum de trois jours seront évoqués les récents développements en matière de propriété intellectuelle et leur synchronisation avec les objectifs commerciaux.

Nathalie Dreyfus interviendra le 8 novembre de 13h30 à 15h sur le panel intitulé « Comment les technologies émergentes peuvent-elles être adoptées dans le système actuel du droit de la propriété intellectuelle ? ».

Pour rappel, World Intellectual Property Forum est l’occasion d’assister à de nombreuses conférences dirigées par des spécialistes de la propriété intellectuelle. Ils partageront les dernières tendances, idées et stratégies en matière d’obtention de brevets, de litiges, de marques et autres questions d’actualité liées à la propriété intellectuelle. Ce forum offre également aux participants de multiples moments de rencontre avec des entrepreneurs visionnaires et des experts de l’industrie partout dans le monde.

Plus d’information sur l’événement : https://www.worldipforum.com/

 

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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FABA/FBA Paris Fashion Law and Innovation Conference, 4 octobre 2019

Written by Dreyfus01/10/2019

Federal Bar Association, en collaboration avec  French American Bar Association, organise la Conférence Mode, Droit et Innovation 2019. Elle se déroulera le vendredi 4 octobre prochain dès 8h30 à la Maison du Barreau à Paris.

La programmation de cette matinée met à l’honneur un groupe d’experts du droit, et des représentants de l’industrie qui discuteront des développements récents et des défis actuels, autant du point de vue français qu’américain.

Nathalie Dreyfus interviendra à 9h lors d’un panel portant sur Les Cinq Sens : L’essor des marques de commerce non traditionnelles dans l’industrie de la mode.

Pour plus de renseignements et inscriptions, rendez-vous ici.

*A noter, cette conférence étant organisée en collaboration avec French American Bar Association, elle sera entièrement en anglais.

 

 

Informations

Où : La Maison du Barreau, 2 Rue de Harlay, 75001 Paris

Quand : le 4 octobre de 8h30 à 12h30

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Le défendeur dispose d’une licence sur une marque correspondant à un nom de domaine litigieux

Written by Dreyfus09/09/2019

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 11 mars 2019, No. D2019-0035, Pharnext contre Wang Bo, Xiang Rong (Shanghai) Sheng Wu Ke Ji You Xian Gong Si.

A de nombreuses occasions, nous avons remarqué que même les demandeurs représentés dans les procédures UDRP auraient pu être mieux informés de la nature et de l’étendue des droits sur lesquels le défendeur pouvait se fonder. Une recherche approfondie est un prérequis essentiel au dépôt d’une plainte, faute de quoi le succès de la plainte est compromis.

Le 7 janvier 2019, la société française Pharnext, ayant pour activité principale l’industrie pharmaceutique, a déposé une plainte UDRP demandant le transfert du nom de domaine <pharnext.com>, enregistré par une société chinoise.

La demanderesse a soutenu qu’elle détenait des droits sur la marque PHARNEXT, dès lors qu’elle était propriétaire du logo PHARNEXT, protégé par une marque internationale depuis 2013 et utilisé sur son site www.pharnext.com.

La demanderesse soutient que le défendeur devait avoir connaissance de la marque PHARNEXT lorsqu’il a enregistré le nom de domaine, dès lors qu’en mai 2017, son partenariat avec une des sociétés pharmaceutiques les plus connues de Chine, Tasly, avait été annoncé. La demanderesse a également déclaré qu’il n’y avait pas de justification plausible à l’enregistrement de ce nom de domaine par le défendeur. Elle a également prétendu avoir réalisé des perquisitions n’ayant rapporté aucune preuve que le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime à l’égard de ce nom.

Cependant, le défendeur Xian Rong (Shanghai), a d’une part prouvé qu’il bénéficiait d’une licence sur la marque PHARNEXT pour des services financiers, et d’autre part, a précisé qu’il l’utilisait depuis décembre 2017. Bien que la propriété d’une marque ne confère pas automatiquement un intérêt légitime ou des droits au défendeur, c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve à l’occasion de la plainte.

En l’espèce, l’experte était « convaincue que la marque PHARNEXT avait été enregistrée de bonne foi ». Elle a en outre relevé que le nom de domaine était utilisé, avant le dépôt de la plainte, en lien avec une véritable offre de produits et services. Ainsi, bien que le nom de domaine soit similaire à la marque de la demanderesse crée un risque de confusion, la plainte n’a pas été acceptée.

L’experte a souligné que « ses conclusions sont faites dans la limites de la plainte UDRP ; toute question ne relevant pas du champ d’application de la politique UDRP peut être traitée par les parties devant une juridiction compétente ». Simplement, la demanderesse n’a pas prouvé que le nom de domaine litigieux avait été enregistré and utilisé de bonne foi.

Cette décision reflète une fois de plus qu’il est essentiel d’effectuer des recherches préliminaires sur tous les aspects de la plainte ; y compris sur le défendeur et sur le signe à l’origine duquel la nom de domaine contesté a été obtenu. Par exemple, la recherche du signe PHARNEXT sur les bases de données chinoises auraient permis à la demanderesse de connaître l’existence de la marque verbale PHARNEXT. Cela l’aurait alertée quant à une potentielle faiblesse et lui aurait permis d’envisager une stratégie différente. Il apparaît essentiel d’envisager tous les moyens de défense possibles qu’un défendeur pourrait invoquer afin de se préparer à les contredire.

Cette brève a été publiée au numéro 7-8 de juillet-août 2019, du magazine « Propriété Industrielle ».

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Prolongation du contrat entre l’EURid et la Commission Européenne : l’influence du Brexit

Written by Dreyfus23/08/2019

Le 29 mars 2019, l’EURid, registre gérant les noms de domaine en <.eu>, a annoncé la prolongation de son contrat avec la Commission européenne jusqu’au 12 octobre 2022 en application du règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019.

 

À partir du 13 octobre 2022, les dispositions de ce dernier seront applicables et abrogeront les règlements (CE) 733/2002 et (CE) 874/2004. Néanmoins, l’article 20 du règlement (UE) 2019/517, relatif aux critères d’éligibilité, sera applicable dès le 19 octobre 2019. Il permettra notamment à toute personne possédant la citoyenneté européenne, quel que soit son lieu de résidence, d’enregistrer un nom de domaine en <.eu>.

 

Le but de cette nouvelle réglementation est d’adapter les règles régissant le <.eu> à l’expansion du secteur des noms de domaine. À cet égard, le rapport annuel de l’EURid fait état d’une hausse d’enregistrement pour six pays, comme le Portugal, l’Irlande ou la Norvège. Il n’en demeure pas moins que l’incertitude provoquée par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a entraîné la perte de 130 000 noms de domaine en 2018 pour le registre. Cette baisse est due à l’anticipation des titulaires de leur future impossibilité à enregistrer ou renouveler leurs noms de domaine en <.eu>.

 

Cette brève a été publiée dans le numéro n°7-8, de juillet-août 2019, de la revue « Propriété Industrielle ».

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Le pseudonyme : quelle protection ?

Written by Dreyfus20/08/2019

Nom d’emprunt adopté afin de préserver son anonymat, le pseudonyme est fréquemment utilisé dans la sphère publique dans un but commercial. Ce peut être par exemple le nom de plume d’un auteur, l’identité sous laquelle un peintre se fait connaître, etc.

 

La loi française ne prévoit aucun statut légal pour le pseudonyme. Cependant, ce dernier est reconnu comme étant un droit de la personnalité. A ce titre, il bénéficie d’une existence et d’une protection juridique.

 

Lorsque le pseudonyme est destiné à un usage public, le choix de celui-ci nécessite une attention particulière. Dès lors, il existe des limites établies par le droit à respecter. Ainsi, le pseudonyme choisi ne doit porter atteinte ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. L’existence de droits antérieurs, tels qu’une marque enregistrée ou un usage antérieur de ce même pseudonyme par un autre individu, constitue également une limite.

 

En outre, l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) énonce qu’un signe ne peut être adopté en tant que marque dès lors qu’il porte atteinte à un droit antérieur. Parmi ces droits antérieurs, l’article dénombre les droits de personnalité d’un tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image.

 

Le pseudonyme peut constituer un droit antérieur à une marque mais également être déposé à titre de marque. Il en résulte deux conséquences :

 

  • la nécessité de vérifier si le pseudonyme porte atteinte à un pseudonyme antérieur existant utilisé à titre commercial

 

Un pseudo employé dans la sphère privée soulève peu de problèmes en pratique. De même s’il est utilisé pour une durée limitée. N’étant pas destiné à un usage commercial, il n’est pas indispensable de vérifier l’existence d’éventuelle utilisation antérieure par un tiers.

 

  • la protection d’un pseudonyme peut être accrue si ce dernier est enregistré à titre de marque

 

Enregistrer un pseudonyme en tant que marque garantie une meilleure protection à ce dernier. Cet enregistrement conduit également à en faire un actif de propriété intellectuelle à part entière et augmente donc sa valeur. La situation est sécurisée au regard du droit pour l’utilisateur du pseudo comme pour ses partenaires commerciaux. Il est alors plus aisé de procéder à des opérations commerciales mettant en jeu ce pseudonyme (contrats de cessions, octroi de licences, opérations marketing, etc.)

 

Dreyfus peut vous assister pour l’enregistrement de vos marques dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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