Uncategorized

L’histoire de Birkenstock remonte à 1774, lorsque Johann Adam Birkenstock a ouvert sa première cordonnerie à Francfort. En 1897, la société Birkenstock est fondée avec pour mission de créer des chaussures confortables pour les travailleurs et les personnes souffrant de problèmes de pieds.

Ces chaussures ont connu une popularité croissante en Allemagne et la marque s’est étendue à l’international dans les années 1960.

Depuis lors, la marque a évolué pour devenir synonyme de confort et de bien-être pour les pieds. Le modèle de sandale Birkenstock, avec sa semelle en liège et latex, adaptée à la forme du pied, est devenu une icône de la mode et du confort.

Le motif de semelle Birkenstock est au cœur de plusieurs décisions des tribunaux Allemand et Européen.

Ce motif composé de vagues est devenu emblématique pour la marque, et Birkenstock a cherché à le protéger en tant que marque.

Contexte :

En 2016, la société Birkenstock a obtenu la protection d’une marque de position en Allemagne pour un motif distinctif sur la semelle de leurs chaussures (numéro d’enregistrement 3020150531693).

• Une marque de position est un type de marque qui se distingue par son emplacement spécifique sur un produit ou son emballage, plutôt que par des éléments verbaux ou figuratifs traditionnels.

Un tiers a déposé une demande d’annulation de la marque auprès de l’Office allemand des brevets et des marques, alléguant que la marque manquait de distinctivité et de clarté pour les produits qui n’avaient pas de semelle.

• La distinctivité se réfère à la capacité d’une marque à se démarquer des produits ou services similaires sur le marché.

L’Office allemand des brevets et des marques a déclaré la marque de Birkenstock invalide en raison de son manque de distinctivité.

Birkenstock a donc fait appel de cette décision devant le Tribunal allemand des brevets et des marques (case no. 28 W (pat) 24/18).

Le Tribunal allemand des brevets et des marques a rejeté l’appel de Birkenstock en se basant sur la jurisprudence existante concernant les marques de motif. Le tribunal a confirmé que la marque manquait de distinctivité pour les produits ayant ou faisant partie d’une semelle et pour les produits qui n’avaient aucune relation avec les semelles.

• En effet, rappelons qu’une marque doit être suffisamment unique pour permettre aux consommateurs de l’associer à une source commerciale particulière. C’est cette distinctivité qui confère à une marque sa valeur et sa protection légale.

En parallèle de ces procédures en Allemagne, une décision similaire avait été rendue au niveau de l’Union européenne, où la Cour générale de l’Union européenne avait confirmé l’annulation de la marque de Birkenstock pour l’ensemble de l’Union européenne (affaire T-365/20).

En fin de compte, la marque de position de Birkenstock a été déclarée non distinctive pour les produits concernés, que ce soit en Allemagne ou au niveau de l’Union européenne.

Cependant, si la chaussure orthopédique de Birkenstock ne fait pas l’unanimité, elle reste une icône de la mode susceptible de protection au titre du droit d’auteur, protection obtenue pour son modèle « Madrid. » Il reste donc une alternative pour protéger ses actifs de propriété intellectuelle.

Pourquoi la demande de marque de motif de Birkenstock a-t-elle été rejetée ?

La question de la distinctivité de cette marque a été examinée par le Tribunal allemand des brevets et des marques, qui a confirmé que la marque manquait de distinctivité.

Lors de l’évaluation de la distinctivité, la Cour a réitéré la jurisprudence constante sur les marques de motifs : les critères d’évaluation du caractère distinctif sont les mêmes pour tous les types de marques.

Toutefois, l’Office Allemand précise que les signes constitués uniquement par la forme ou une représentation tridimensionnelle des produits ne sont pas nécessairement perçus par le public de la même manière que les marques verbales ou figuratives traditionnelles, qui sont indépendantes de l’apparence des produits marqués.

En l’absence d’éléments figuratifs ou verbaux, les consommateurs moyens n’infèrent généralement pas l’origine commerciale à partir de la forme des produits ou de leur emballage. Par conséquent, une telle marque de commerce n’a un caractère distinctif inhérent que si elle s’écarte de manière significative des normes ou des usages dans le secteur concerné et remplit ainsi sa fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale.

Par ailleurs, lors de l’évaluation de la question de savoir si le public considère un design de produit comme courant, l’accent doit principalement être mis sur le secteur concerné. Les designs provenant de secteurs voisins peuvent également être pris en compte si, en raison de circonstances particulières, le public concerné peut être amené à transférer sa perception vers le secteur concerné.

La Cour a appliqué ces critères à la marque de Birkenstock.

Les juges ont constaté que les semelles ont souvent un profil pour une meilleure adhérence, qu’elles soient destinées au travail, aux loisirs ou au sport. Le tribunal s’est référé à divers modèles de semelles disponibles avant la date de dépôt. Sur la base de ces antériorités, le Tribunal a considéré que la marque contestée n’est qu’une variante de semelles avec des lignes croisées et ondulées.

Birkenstock a fait valoir que son motif créait une impression d’os. Le Tribunal a rejeté cet argument parce que le public concerné ne percevrait pas le motif comme ressemblant à un os.

Par conséquent, la marque a été jugée non distinctive pour des produits qui ont ou qui sont (une partie d’) une semelle.

L’exemple de Birkenstock souligne la difficulté d’obtenir une protection de marque pour l’apparence des produits en Europe. Les motifs constituant une marque doivent être exceptionnels, uniques, pour être considérés comme distinctifs, ou bien avoir acquis une notoriété grâce à une utilisation extensive.

À mesure que les marques de motif gagnent en popularité et que les entreprises cherchent à les protéger, les tribunaux pourraient être amenés à préciser les critères de distinctivité pour ces types de marques. La décision de la CJUE concernant Birkenstock pourrait avoir des répercussions sur la manière dont d’autres marques de motif sont évaluées.

EUIPO, R 275/2023-4, 13 septembre 2023, TVAR VIRTUÁLNÍ STŘELNÉ ZBRANĚ (fig.)

Dans une décision récente du 13 septembre 2023, la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO) a traité une question d’importance pour ceux qui s’intéressent à la protection des marques dans les mondes virtuels.

La décision portait sur la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en classes 9, 35 et 41, déposée par Colt CZ Group SE (Colt), une société holding tchèque ayant acquis Colt’s Manufacturing Company LLC, un fabricant d’armes à feu américain bien connu.

En février 2022, Colt a soumis une demande d’enregistrement de marque, qui représentait une arme à feu virtuelle, pour des produits et services virtuels liés aux armes à feu en ligne. Cependant, en décembre 2022, l’examinateur de l’EUIPO a rejeté la demande, arguant que la marque ne possédait pas le caractère distinctif requis.

Les motifs du rejet de l’examinateur étaient les suivants :

• La marque ressemblait trop à une représentation courante d’une arme à feu virtuelle, et le public cible la percevrait comme telle, sans caractère distinctif.
• Le fait que certains membres du public puissent avoir une expertise dans les armes à feu n’influençait pas l’évaluation du caractère distinctif.

Par conséquent, la marque était dépourvue de caractère distinctif.

Colt a fait appel de cette décision, arguant que la marque était unique et reconnaissable, notamment grâce à l’élément verbal « CZ BREN 2 » et à la complexité de la forme de l’arme virtuelle représentée.

La chambre de recours a commencé par rappeler que le caractère distinctif d’une marque doit être évalué en tenant compte des produits et services demandés, ainsi que de la perception du public concerné.

En ce qui concerne le public concerné, la chambre a déterminé que le public pertinent était principalement le grand public.

Concernant le caractère distinctif de la marque, la chambre a examiné deux éléments en particulier : l’élément verbal « CZ BREN 2 » et la représentation visuelle de l’arme virtuelle.

L’élément verbal « CZ BREN 2 » a été considéré comme négligeable en raison de sa taille et de son manque de contraste par rapport à l’arrière-plan, le rendant difficile à identifier pour une proportion significative du public.

La représentation visuelle de l’arme virtuelle a été jugée banale et conforme aux normes du secteur, ne s’écartant pas de manière significative des attentes des consommateurs en matière d’armes à feu virtuelles.

En conclusion, la chambre a confirmé la décision de l’examinateur selon laquelle la marque n’était pas distinctive, car elle ne permettait pas au public d’identifier la source commerciale des produits et services en question.

Cette décision souligne l’importance du caractère distinctif dans l’enregistrement des marques dans le contexte des mondes virtuels, et clarifie la manière dont le public cible et les éléments verbaux et visuels sont pris en compte dans cette évaluation.

Elle souligne un point important : même si un produit ou un service dans le monde réel est spécialisé ou nécessite une expertise particulière (comme les armes à feu), le public ciblé pour l’équivalent virtuel de ce produit ou service peut être beaucoup plus large et moins spécialisé en termes de connaissances.

Introduction

La définition de « l’abus de Noms de Domaine » n’étant pas précise dans le secteur privé, les organismes gouvernementaux et les universités, l’International Trademark Association (« INTA ») a donné le 16 mai 2023 une définition complète et concise de ce qu’est un « abus de Noms de domaine ». 

L’INTA, association mondiale de titulaires de marques et de professionnels spécialisés dans les services reliés aux marques et à la propriété intellectuelle pour soutenir la confiance des consommateurs, la croissance économique et l’innovation, définit « l’abus de nom de domaine » comme étant : « toute activité qui utilise, ou a l’intention d’utiliser, des noms de domaine, le protocole du système de noms de domaine ou tout identificateur numérique dont la forme ou la fonction est similaire à celle des noms de domaine, pour mener des activités trompeuses, malveillantes ou illégales ».

Cette nouvelle définition permettra ainsi aux titulaires de marques antérieures de protéger leurs droits lorsque leurs marques sont prises pour cible par des personnes de mauvaise foi.

Le Paysage des Abus de noms de domaine

Il y a utilisation abusive de noms de domaine dès lors que des acteurs de mauvaise foi commettent des escroqueries et volent les consommateurs, les entreprises ou encore les organes gouvernementaux, tout en portant atteinte aux droits des titulaires de marques antérieures. 

Cet abus se traduit par une utilisation des systèmes de noms de domaine à des fins malveillantes, notamment par le biais de l’hameçonnage, le spamming, la distribution de logiciels malveillants ou à la conduite d’activités frauduleuses comme le cybersquattage, le typosquattage, le dotsquattage, le détournement de domaine, le shadowing et l’usurpation d’un nom de domaine. 

Implications pour les Titulaires de Marques et les Consommateurs

L’abus de nom de domaine est une pratique dangereuse tant pour les victimes (consommateurs, entreprises, organismes gouvernementaux) que pour les titulaires de marques antérieures. 

En effet, les acteurs de mauvaise foi enregistrent des noms de domaine malveillants en reprenant des marques ou des noms de domaine antérieurs légitimement enregistrés et renouvelés. Afin d’assurer la crédibilité de ces sites litigieux, les titulaires de noms de domaine malveillants vont en plus copier les produits et services commercialisés par le titulaire légitime, le courrier électronique, l’adresse postale ou encore l’image de marque des entreprises.

L’abus de nom de domaine porte ainsi atteinte aux droits des titulaires légitimes des marques et crée un risque de confusion important dans l’esprit des utilisateurs. 

Définitions Antérieures: Lacunes et Limitations

Aussi, dès janvier 2022 la Commission européenne publie l’étude de l’Union Européenne sur l’abus de noms de domaine, suivie en mars 2023, des Etats-Unis avec un engagement actif dans le cadre de la stratégie nationale de cybersécurité pour sécuriser les infrastructures critiques, en particulier les systèmes de noms de domaine. La multiplication des abus de noms de domaine a urgé les différents états à prendre des mesures nécessaires à son encontre, toutefois celles-ci restaient limitées et peu claires. 

En effet, si plusieurs définitions existaient avant le rapport de l’INTA, celles-ci ne tenaient souvent pas compte des questions de propriété intellectuelle telles que la contrefaçon et la protection de la vie privée. 

L’on peut citer la définition donnée par la Commission européenne en janvier 2022. Selon la Commission européenne, l’abus de noms de domaine serait « toute activité qui utilise les noms de domaine ou le protocole DNS pour mener des activités nuisibles ou illégales ».

L’ICANN, Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet, affirme quant à elle dans le point 11 de l’accord de register, que les abus des noms de domaine regroupent : « Les logiciels malveillants, l’hameçonnage, la violation de marques ou de droits d’auteur, les pratiques frauduleuses ou trompeuses, la contrefaçon ou toute autre activité contraire à la législation en vigueur… ». 

Enfin, le Volontary Framework sur les abus de noms de domaine définissent les abus de noms de domaine comme étant tous « Les logiciels malveillants, les réseaux de zombies, le phishing, le pharming ou le SPAM qui diffusent des logiciels malveillants, des réseaux de zombies, du phishing ou du pharming ». 

Ces définitions représentaient en grande partie ce que la communauté technique reconnaît comme étant un abus. En effet, limiter l’abus de noms de domaine aux « violations techniques » empêchait de prévoir les enjeux légaux matériaux de ces pratiques. 

De même, évoquer les  » activités nuisibles ou illégales » sans en dépeindre leurs contours ne permettait pas d’apporter des orientations juridiques suffisantes en matière de propriété intellectuelle. 

Il était ainsi primordial de trouver une définition complète, concise et compréhensible de l’abus de nom de domaine afin de protéger au mieux les victimes de ces atteintes et les titulaires de marques. 

La Définition Globale de l’INTA

Étant donné que les abus de noms de domaine et les cyber-risques continuent d’augmenter, l’INTA se devait d’intervenir en fournissant une définition technique et juridique concise de l’abus de noms de domaine, en incluant les enjeux de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies.

L’abus de noms de domaine se définit aujourd’hui comme « toute activité qui utilise, ou a l’intention d’utiliser, des noms de domaine, le protocole du système de noms de domaine ou tout identificateur numérique dont la forme ou la fonction est similaire à celle des noms de domaine, pour mener des activités trompeuses, malveillantes ou illégales ».

L’ajout des termes « dont la forme ou la fonction est similaire à celle des noms de domaine » permet ainsi à l’INTA de faire ce lien nécessaire avec la propriété intellectuelle. La fonction de la marque est d’assurer l’origine d’un produit ou d’un service, or l’abus de nom de domaine induit en erreur les utilisateurs d’Internet sur l’origine des marques en créant un risque de confusion important par le biais de techniques de cybersquattage, du typosquattage ou encore du dotsquattage. 

Conclusion

La nouvelle définition de l’abus du système de noms de domaine assure désormais le soulagement des propriétaires de marques et du public consommateur. Un appel à une vigilance et une coopération continue entre des entités comme l’INTA et l’ICANN afin d’assurer la bonne compréhension des enjeux liés à cette notion.  

Pour en savoir plus  sur l’IA générative, lisez nos articles Droit du nom de domaine : offre de bonne foi de biens ou de services, Nouvelle Procédure de Médiation de l’AFNIC: Résolution Rapide et Gratuite des Litiges pour les Titulaires de Nom de Domaine ou visitez le site d’INTA 

Il y a actuellement beaucoup de travaux en cours sur la définition des abus de nom de domaine. On entend par là l’utilisation ou l’intention d’utiliser des noms de domaine, le protocole du système de noms de domaine DNS ou tout identificateur numérique dont la forme ou la fonction est similaire à celle des noms de domaine, pour mener des activités trompeuses, malveillantes ou illégales.

Mais où en est-on dans la lutte contre les atteintes aux noms de domaine ?

Focus sur le vecteur d’attaque : la forme de l’abus de nom de domaine 

La forme des atteintes correspond aux vecteurs d’attaque. L’abus de noms de domaine est une pratique de plus en plus courante et se matérialise soit sur les sites internet, via un moteur de recherche, soit dans les boîtes mails, à travers des tentatives de phishing. 

En 2023, certaines atteintes aux noms de domaine, dites « modernes », sont de plus en plus employées par les titulaires de noms de domaine litigieux. Parmi elles, l’atteinte aux noms de domaine par sms, par QR code ou encore par le biais d’annonces sponsorisées. 

Concernant les sms, l’atteinte s’appuie notamment sur la faiblesse des protocoles de communication. Souvent un lien url renvoyant vers un site malveillant est joint au sms. 

Les QR code, quant à eux, sont comme des raccourcisseurs d’url et peuvent donc renvoyer directement à des sites malveillants litigieux. De plus en plus, ces QR code sont imprimés en format papier sur des faux avis de passage ou de contravention. 

Enfin, les annonces sponsorisées sont très également très populaires. Les sites malfaisants apparaissent souvent en premier dans les recherches google sous forme d’encart publicitaire. L’absence d’indicateur visuel précis pousse souvent les utilisateurs d’Internet à cliquer sur ces annonces sans se méfier du contenu qu’elles renferment. 

Ces nouveaux vecteurs d’attaque démontrent la créativité et la détermination des acteurs malveillants. Ses nouveautés de forme s’accompagnent de nouveautés de fond. Le panorama des atteintes est en effet lui aussi élargi. 

Le panorama des atteintes aux noms de domaine

Plusieurs types d’atteintes existent. Certaines pratiques courantes sont bien connues telles que cybersquatting, phishing ou faux sites institutionnels. D’autres plus récentes, méritent une analyse poussée. 

Une nouvelle forme de cybersquatting : le cyberquatting robot

Si le cybersquatting qui consiste à enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque, avec l’intention de le revendre ensuite à l’ayant droit, d’altérer sa visibilité ou de profiter de sa notoriété n’est pas une nouveauté, cette pratique courante d’abus connaît toutefois un nouveau mode opératoire sophistiqué. 

En Chine notamment des robots sont employés afin d’analyser quotidiennement des noms de domaine. Dès lors qu’un nom de domaine est disponible, les robots l’enregistrent. Il s’agit d’un réel positionnement sur des noms de domaine disponibles comportant des marques légitimes. Il s’agit de robots aspirateurs de noms de domaine qui les enregistrent lorsqu’ils tombent dans un domaine public pour quelque raison que ce soit. Cette pratique existait déjà dans le passé mais avait plus ou moins disparue; elle ressurgit en Chine notamment.

La pratique du faux site marchand « fake shop »

Une des nouvelles tendances 2023 est la pratique dite du « fake shop ». Certains sites de contrefaçon vont enregistrer des noms de domaine en associant une marque antérieure à un nom de pays. 

Ces fake shop sont des sites de contrefaçon qui ne livrent aucun produit ou service. Il ne s’agit que d’une duplication semi-automatisée, presque parfaite des sites des marques antérieurement enregistrées. L’identité de ces sites litigieux avec les sites légitimes crée nécessairement un risque de confusion pratiquement inévitable dans l’esprit du consommateur. 

Cette nouvelle tendance est particulièrement dangereuse car elle se positionne sur les marques mais également sur des termes génériques afin d’éviter certaines procédures alternatives de résolution des conflits telle que la procédure URDP (Uniform Domain Name Dispute Resolution). En effet, la marque au sein d’un nom de domaine est une condition sine qua non pour réaliser ce type de procédure. L’emploi de plus en plus fréquent des termes génériques, remplaçant l’utilisation des marques en tant que telles, rend ainsi cette nouvelle tendance d’atteinte aux noms de domaine plus complexe à dénoncer. 

La pratique de la fraude au clic « clic fraud »

Une autre tendance 2023 est la pratique dite du « clic fraud ». La fraude au clic est un type de fraude qui se produit sur Internet dans le cadre de la publicité en ligne avec paiement au clic. Dans ce type de publicité, les propriétaires des sites web qui affichent les annonces sont payés en fonction du nombre de visiteurs qui cliquent sur les annonces. La fraude au clic survient habituellement à grande échelle, chaque lien étant cliqué de nombreuses fois, pas simplement une seule fois, et généralement plusieurs liens sont visés.

Pour ce faire, les acteurs malveillants vont récupérer des noms de domaine expirés ou typosquatter des noms de domaine, dont l’apparence est légitime, afin d’inciter les utilisateurs à cliquer. 

Usurpation d’identité et faux sites marchands

L’usurpation d’identité et la création de faux sites marchands se fait souvent sur la saisonnalité, c’est à dire que les usurpateurs vont créer des sites litigieux selon les périodes de recouvrement de créance de type impôts, taxes d’habitation, ou encore, selon les périodes de fêtes telles que Noël, la fête des mères ou la saint Valentin. Aussi, cette pratique cible aussi bien les secteurs B2B que B2C.

La création du site marchand se fait au nom d’une société dont les informations officielles sont usurpées. La crédibilité de ces faux sites tient de la précision des informations concernant le commerçant : les données whois sont usurpées. Il en va de même du numéro de Siren, de Siret et de TVA. Cette technique est souvent constatée dès lors que les sociétés légitimes n’ont pas de présence en ligne. Les consommateurs n’ayant pas accès au vrai site internet de la société légitime ne peuvent que croire en la véracité du site marchand litigieux.

En outre, les usurpateurs vont également falsifier les comptes pages jaunes, les sites officiels tels que ou , voire même créer des faux avis google ou « go work ».

La conséquence d’une telle pratique est en effet lourde puisqu’au-delà de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des titulaires de marques, les usurpateurs vont escroquer les consommateurs en ne leur livrant jamais les produits achetés. Cet abus de de nom de domaine est très grave puisqu’il y a une double récupération à la fois monétaire et de données personnelles des consommateurs escroqués.

Usurpation d’identité et fausses commandes

L’usurpation d’identité et la création de faux sites marchands se fait souvent sur la saisonnalité, c’est à dire que les usurpateurs vont créer des sites litigieux selon les périodes de recouvrement de créance de type impôts, taxes d’habitation, ou encore, selon les périodes de fêtes telles que Noël, la fête des mères ou la saint Valentin. Aussi, cette pratique cible aussi bien les secteurs B2B que B2C. 

La création du site marchand se fait au nom d’une société dont les informations officielles sont usurpées. La crédibilité de ces faux sites tient de la précision des informations concernant le commerçant : les données whois sont usurpées. Il en va de même du numéro de Siren, de Siret et de TVA. Cette technique est souvent constatée dès lors que les sociétés légitimes n’ont pas de présence en ligne. Les consommateurs n’ayant pas accès au vrai site internet de la société légitime ne peuvent que croire en la véracité du site marchand litigieux. 

En outre, les usurpateurs vont également falsifier les comptes pages jaunes, les sites officiels tels que <google my business> ou <societe.com>, voire même créer des faux avis google ou « go work ». 

La conséquence d’une telle pratique est en effet lourde puisqu’au-delà de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des titulaires de marques, les usurpateurs vont escroquer les consommateurs en ne leur livrant jamais les produits achetés. Cet abus de de nom de domaine est très grave puisqu’il y a une double récupération à la fois monétaire et de données personnelles des consommateurs escroqués. 

Interception de courrier électronique et faux rib

Cette dernière tendance d’atteinte aux noms de domaine est une pratique qui consiste à détourner un virement bancaire légitime vers un compte tiers. Elle concerne principalement les transactions immobilières et bancaires et sont donc considérées comme des attaques de haut niveau. 

Le malfaiteur pirate dans un premier temps la boîte mail de la victime. Puis, il surveille les échanges jusqu’à trouver une transaction intéressante et identifie les échanges concernant la commande liée à cette transaction. Enfin, dans la boucle des échanges, il intercepte un nouveau courrier légitime, substitue l’adresse mail légitime avec une adresse falsifiée qui est la sienne, modifie la pièce jointe en changeant le RIB, et envoie le mail à l’interlocuteur. Les responsables utilisent des adresses mails falsifiées qui sont très proches de l’adresse mail légitime. Aussi, dès lors qu’il existe plusieurs échanges dans la boîte mail de la victime, celle-ci ne se rend pas compte du changement subtil de l’adresse mail, de sorte que les transactions sont souvent réalisées au profit du malfaiteur. 

Les nouvelles tendances des atteintes aux noms de domaine touchent ainsi tous les acteurs de la vie économique (consommateurs, entreprises, titulaires de droits de propriété intellectuelle). Les vecteurs d’attaque de plus en plus modernes et malins, associés à une maîtrise des outils informatiques, permettent aux acteurs malveillants de procéder à des abus de noms de domaine plus difficilement détectables. Il est donc nécessaire de redoubler de vigilance tant sur Internet, que dans vos boîtes mails, sms et même votre courrier papier. Au niveau des sociétés, il est recommandé de mettre en place une surveillance des noms de domaine ainsi qu’une politique et une stratégie d’action adaptée afin de limiter les risques et protéger la société, les dirigeants et les clients. Aujourd’hui, on parle de stratégie de compliance et noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Pour en savoir plus lisez notre article Nouvelle Procédure de Médiation de l’AFNIC: Résolution Rapide et Gratuite des Litiges pour les Titulaires de Nom de Domaine

L’intelligence artificielle générative ou IA générative est un type de système d’intelligence artificielle capable de générer du texte, des images ou d’autres médias. 

La création de contenu par l’intelligence artificielle générative se base grossièrement sur un schéma classique en deux temps : 

– La base d’inspiration est appelée l’input. La création générique va se baser sur les données initiales, récupérées soit à partir de données étiquetées par l’utilisateur/le créateur de l’IA, soit à partir de données trouvées de façon autonome par l’IA, pour pouvoir ensuite créer un output, c’est-à-dire un résultat. 

– A partir des données initiales (input), l’intelligence artificielle génère un modèle, infère des règles, puis applique ces règles. Il s’agit du résultat, l’output. 

L’intelligence artificielle générative pose ainsi la question de la protection des contenus moulinés en amont, et celle de la protection de l’output en aval. 

La protection des contenus moulinés par l’IA générative en amont

En amont, la reproduction de données par l’intelligence artificielle crée de possibles atteintes à des droits de propriété intellectuelle du fait des utilisations réalisées sans autorisation des titulaires. En effet, il y a une reproduction des contenus protégeables par le droit d’auteur (textes, images, sons) afin de nourrir la base de données des intelligences artificielles. 

Or, ces contenus sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Aussi, pour pouvoir nourrir légalement sans autorisation préalable les intelligences artificielles, le Législateur européen a mis en place une exception de « text and data mining » qui suspend le monopole d’exploitation en droit d’auteur et droits voisins pour la fouille de données. Il s’agit des articles 3 et 4 issus de la Directive 2019/790 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.  

Le data mining consiste ainsi à collecter des données pour les transformer. Il y a une opération de fouille, c’est-à-dire de traitement algorithmique qui permet ensuite d’interpréter des résultats. Or, ces fouilles portent atteinte aux droits de la propriété littéraire et artistique. 

La fouille de textes et de données peut en outre entraîner des actes protégés par le droit d’auteur, le droit sui generis sur la base de données, ou par les deux, notamment en ce qui concerne la reproduction des œuvres ou d’autres objets protégés, l’extraction de contenus d’une base de données, ou les deux, ce qui est le cas lorsque les données sont normalisées lors du processus de fouille de textes et de données. 

La directive 2019/790 pose ainsi deux exceptions obligatoires pour copie, autrement dit, deux exceptions sur la reproduction des contenus protégés par le droit de la propriété littéraire et artistique de façon globale (textes, sons, images, pour tous les droits d’auteurs, droits voisins et droits sui generis).

– L’article 3 est une exception obligatoire académique, au bénéfice des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel qui effectuent des fouilles à des fins de recherches scientifiques, à laquelle les titulaires de droits ne peuvent s’opposer.

– L’article 4 quant à lui est une exception pour tous les usages, quelle que soit la finalité (y compris commerciale), sous réserve toutefois que le titulaire des droits d’auteur n’ait pas exprimé son opposition. Dans ce cas, les titulaires peuvent s’opposer alors même que l’exception est obligatoire. Cela paraît contradictoire mais en réalité c’est le seul point d’équilibre possible entre les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle et les droits de ceux qui reproduisent les données. 

Si la fouille de données est donc aujourd’hui autorisée, le débat sur la protection des contenus utilisés en amont par l’intelligence artificielle générative pour produire des contenus n’est pas terminé. Les recours se multiplient. En Europe par exemple, les titulaires de droits se mobilisent à travers des « position papers » car le contexte entre le moment de la rédaction de la Directive 2019/790 en 2018 et le moment où les IA génératives sont en pleine expansion en 2023 est bien différent. Une rémunération des titulaires de droits de propriété intellectuelle pour l’exception sur la fouille des données fait ainsi partie des réflexions des spécialistes de propriété intellectuelle travaillant sur le sujet. 

La protection des contenus générés par l’IA générative en aval 

Si les robots faisaient auparavant office d’instruments passifs, le progrès de la recherche en intelligence artificielle invite à s’interroger sur leur place et leur rôle dans le processus créatif. En effet, ces évolutions tendent à leur conférer un rôle parfois substantiel dans la création, ce qui pose des questions de protection des contenus générés par l’IA générative. 

Si en droit d’auteur le principe est l’indifférence du mérite (CJUE 1er mars 2012, Football Dataco Ltd e.a. contre Yahoo! UK Ltd e.a., Affaire C-604/10), il est encore délicat d’affirmer qu’une IA générative peut être auteure d’une œuvre qu’elle aurait générée. 

On se demande alors si l’apparence d’œuvre lie à un régime ? Faut-il admettre une protection des œuvres générées par l’IA ?

Le rapport de Parlement européen du 27 janvier 2017 concernant les recommandations à la Commission sur les règles de droit civil sur la robotique affirmait qu’il fallait adapter les critères du droit d’auteur pour accueillir les créations du nouveau genre par le droit d’auteur. 

Ce qui est primordial ici est de faire la distinction entre les créations assistées par une IA générative, des créations générées de façon autonome par l’IA. 

Si l’Intelligence artificielle générative est employée comme outil d’aide à la création. Dans ce cas, c’est simple, il n’y a pas de discussion. L’œuvre est protégée par le droit d’auteur, et les droits afférents à celle-ci appartiennent en conséquence à l’auteur personne physique.  Dans cette hypothèse, il y a forcément un marquage de la personnalité de la personne physique, auteure.

Quid de l’hypothèse inverse ? Va-t-on vers le droit d’auteur ou vers d’autres voies (droit commun, droit spécial) ?

En 2018, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique a fait une analyse économique et juridique des options. 

L’hypothèse de l’Intelligence Artificielle auteure est à exclure aujourd’hui. En effet, la qualification d’une œuvre dans le droit de l’Union Européenne est une notion cadre. Or, pour qu’une œuvre puisse exister en droit d’auteur plusieurs conditions strictes sont à réunir : 

– Il faut un auteur personne physique

– Que l’œuvre soit originale

Au vu de ces conditions, aujourd’hui, l’autonomie de l’IA est exagérée puisqu’il faut nécessairement la présence d’un humain. Or, il y a un rejet de l’idée de la création d’une « personnalité électronique » car cela risque en effet de bouleverser des catégories juridiques existantes et créerait une chimère juridique. En conséquence, l’absence de personne physique empêche de remplir la condition d’originalité, puisqu’en France on parle « d’empreinte de la personnalité de l’auteur ». Là encore, un lien peut être fait avec la notion de personne physique. De même, dans l’Union Européenne, il s’agit également d’une « création intellectuelle propre à son auteur », qui nécessite forcément la présence d’une personne physique. 

Le lien à l’auteur personne physique en droit d’auteur semble donc être une exigence internationale suggérée par la Convention de Berne. 

Si le droit de la propriété littéraire et artistique est retenu il faudrait alors déterminer quel droit de propriété littéraire et artistique est applicable (droit d’auteur, droit sui generis), il faudrait également revoir les conditions d’accès à ce droit et définir où est l’auteur (s’il s’agit d’un auteur indirect, une œuvre sans auteur ?). 

Certains disent qu’aucune protection n’est nécessaire. L’opt out entrerait dans le régime du « common by design ». 

En attendant d’avoir une législation propre aux œuvres générées par l’IA générative, il faut noter que la jurisprudence, bien que peu existante dans ce domaine, commence à faire son apparition. On peut évoquer notamment la décision du US District Court for the District of Columbia sur l’affaire Thaler c. Perlmutter en date du 18 août 2023. Cet arrêt énonce que le copyright ne s’applique pas aux créations générées par des outils d’intelligence artificielle, même si elles sont entraînées par l’intelligence humaine. 

Ces différentes réflexions portant sur des sujets éminemment actuels posent de véritables questions de droit. L’émergence de nouvelles technologies demande une attention particulière de la part du législateur, et un renouvellement constant afin de rester à la page. Il sera intéressant de voir à l’avenir quelles mesures sont prises et quelles lois sont adoptées afin d’encadrer davantage ces nouvelles inventions intelligentes.

Pour en savoir plus sur l’IA générative, lisez notre article IA générative et protection des droits de propriété intellectuelle ou visitez WIPO Magazine et Blog Modérateur.

Une marque notoire ne fait pas échec à l’utilisation d’un terme de manière descriptive

Dans une décision rendue le 8 décembre 2022, un expert auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a statué sur une plainte UDRP déposée par B.S.A, filiale du groupe Lactalis, impliquant le célèbre camembert « PRESIDENT ». Le requérant distribue sous cette marque plusieurs types de fromages.

Référence : OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 8 décembre 2022, DAU2022-0019, B.S.A. c. Internet Products Sales & Services Pty Ltd

L’UDRP n’est pas un forum approprié pour résoudre les cas de diffamation éventuelle

Dans une décision rendue le 12 décembre 2022, la demande UDRP du demandeur Observatoire La Petite Sirène des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent est allée au-delà de la diffamation. L’association gère le site web www.observatoirepetitesirene.org, qui publie des articles relatifs à la dysphorie de genre. Il s’agit d’une réponse à « l’augmentation massive des nouveaux diagnostics alertés » dans ce domaine.

Mots-clés : diffamation – termes génériques – marque déposée – première condition 

Référence : OMPI, D2022-3579, 12 décembre 2022, Observatoire La Petite Sirène Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent contre Anais Perrin-Prevelle, OUTrans

Les demandes de marque ne suffisent pas à démontrer des droits antérieurs

Une décision rendue le 10 novembre 2022 a permis de rappeler des règles très élémentaires en matière d’UDRP : le requérant doit démontrer qu’il détient une marque et que le nom de domaine litigieux porte atteinte à cette marque. Il peut s’agir d’une marque enregistrée (la demande pendante n’est donc pas suffisante) ou d’une marque non enregistrée, qui aurait acquis un caractère distinctif par l’usage, dans un pays de Common Law. Toutefois, arguer de tels droits sans les étayer par des preuves ne mène bien entendu nulle part.

OMPI, Commission administrative, 10 novembre 2022, Affaire n° D2022-3536, Black Foodie, Inc. c. Braxston Richmond, Black Chef / Black Foodie Finder

Reference: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/d2022-3536.pdf

VeriSign : Augmentation des dépôts d’enregistrement malgré l’épidémie de pandémie

 Si le rapport annuel de VeriSign, Inc. n’a pas encore été publié, le fournisseur mondial de services d’enregistrement de noms de domaine a communiqué quelques chiffres clefs. 

RÉFÉRENCE: Verisign Reports Internet Has 349.9 Million Domain Name Registrations at the End of the Third Quarter of 2022 | Business Wire

Origines et limites du « .marque »

A l’occasion des 10 ans du programme ICANN sur le <.marque>, l’AFNIC a donné une conférence sur le sujet le 10 novembre 2022. Le <.marque> permet à une entreprise, généralement bien établie et dont la candidature auprès de l’ICANN a été fructueuse, de disposer et administrer sa propre extension de noms de domaine, identique à sa marque. 

RÉFÉRENCE : EN BREF LEXISNEXIS – HTTPS://WWW.LEXISNEXIS.FR/