Selon une décision rendue le 6 février 2015 par la District Court de Virginie dans une affaire opposant Bayer et Belmora, le titulaire d’une marque non-enregistrée ne peut pas intenter une action sur le fondement du Lanham Act à moins qu’il ne prouve son utilisation sur le territoire américain.
Cette décision a renversé le premier jugement rendu par la TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) en 2009 dans l’affaire Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC (110 USPQ2d 1623), où le tribunal avait prononcé la nullité de la marque de Belmora.
Dans cette affaire, Bayer avait commercialisé un produit analgésique sur le territoire mexicain sous la marque enregistrée FLANAX. Cependant, Bayer n’avait jamais offert sur le marché ou vendu un quelconque produit sous la marque FLANAX aux Etats-Unis, ni enregistré cette marque sur le territoire américain.
En parallèle, Belmora avait commencé à vendre en 2004 une tablette analgésique aux Etats-Unis sous la marque FLANAX, enregistrée depuis 2005 sur ce même territoire.
Bayer a donc intenté une action en contrefaçon contre Belmora auprès du TTAB sur le fondement de la Section 14(3) du Lanham Act, interdisant l’utilisation d’une marque de manière à « porter confusion quant à l’origine des biens ou services désignés par la marque ou en connexion avec celle-ci ».
Bayer avait fondé sa demande sur la Section 14(3) du Lanham Act, mais également sur la Section 43(a) qui autorise le titulaire d’une marque à se pourvoir au civil pour contrefaçon d’une marque non-enregistrée (S. 43(a)(1)(A)), et pour publicité mensongère (S.43(a)(1)(B)).
Le TTAB soutenait que Bayer avait un intérêt légitime à protéger sa marque mexicaine, et qu’il avait démontré que Belmora utilisait de manière abusive la marque FLANAX dans l’unique but de profiter de la réputation et de la notoriété de la marque de son concurrent.
Belmora a alors interjeté appel et l’affaire a été portée devant la District Court de Virginie, qui a soulevé trois raisons principales pour lesquelles Bayer ne pouvait valablement invoquer la protection conférée par le Lanham Act.
Tout d’abord, et selon la Section 43(a)(1)(A) du Lanham Act, autrement dit la contrefaçon d’une marque non-enregistrée, la Cour a jugé que Bayer n’avait pas d’intérêt à agir répondant aux exigences de la « zone d’intérêts » établie par le Congrès. La Cour a précisé que la marque devait être utilisée sur le marché américain afin que son titulaire puisse prétendre avoir un intérêt à agir en contrefaçon.
Par ailleurs, Bayer n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice économique sur ses ventes ou d’une atteinte à sa réputation résultant de l’utilisation de sa marque FLANAX par Belmora. Notamment, la Cour souleva que Bayer n’avait réussi à démontrer qu’un préjudice équivalant à une « simple confusion », qui « ne constitue pas en elle-même une atteinte à la réputation ».
La Cour conclut que le demandeur, sans base pour invoquer la Section 14(3) du Lanham Act, ne pouvait pas par la même occasion invoquer la Section 43(a)(1)(B) du même Acte (publicité mensongère).
Enfin, la Cour confirma le rejet par le TTAB de la demande de Bayer sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris qui organise la protection des marques notoires.
En effet, la Cour a rappelé que cette Convention n’était pas d’application directe, et que les Sections 44(b) et (h) du Lanham Act ne permettaient pas d’invoquer l’article 6 bis de la Convention comme fondement d’une action en contrefaçon.
Cette affaire nous rappelle que la protection d’une marque non-enregistrée aux Etats-Unis selon le Lanham Act n’est reconnue que sous certaines conditions strictement limitées, et fait visiblement obstacle à toute action en contrefaçon sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris.