Le système de la marque internationale

Pourquoi opter pour la marque internationale ?
Principalement parce que le système de la marque internationale permet au titulaire d’une marque d’être protégé dans de nombreux pays (jusqu’à 85 pays dits « parties contractantes » au 1er septembre 2010 ) en n’engageant qu’une seule procédure de dépôt. Le dépôt s’effectue dans une seule langue  (anglais, français ou espagnol) et entraîne le paiement d’un même ensemble de taxes dans une monnaie unique, le franc suisse. Ce système permet de n’avoir qu’une date d’expiration et donc qu’un seul renouvellement.
Pour autant, son utilisation parait souvent opaque et complexe.

1.    Comprendre la dualité du système :

Le système de Madrid comprend deux traités : l’Arrangement de Madrid (AM) de 1891 et le Protocole de Madrid (PM) de 1989, qui contient des règles similaires si ce n’est qu’elles ont été assouplies pour permettre un plus grand nombre d’adhésions.

Les différences fondamentales sont au nombre de quatre :
– Contrairement à l’AM qui ne permet l’adhésion que d’Etats, le PM permet à des Organisations Internationales (comme l’Union Européenne) d’adhérer au système.

– Contrairement à l’AM, l’enregistrement de base peut sous le PM être une simple demande d’enregistrement de marque qui n’a pas encore été examinée. Cependant, cette possibilité s’avère risquée étant donné que la demande de marque internationale va être « rattachée » à cette demande de base pendant 5 ans. Si la demande de base nationale est invalidée ou déclarée irrecevable, la demande de marque internationale suit le sort de la marque de base. C’est pourquoi le PM assure une porte de secours aux marques internationales qui se retrouveraient sans base : elles peuvent être « transformées » en marques nationales.

– Le système de taxes est différent selon les deux traités. Dans l’AM, la taxe de désignation est toujours la même. Dans le PM, les parties contractantes ont la possibilité d’exiger des taxes complémentaires, les taxes individuelles.

– Enfin, les délais de refus de la marque que peuvent prendre les offices des pays désignés pour examiner et le cas échéant refuser la demande de protection dans leur pays sont différents dans les deux traités. Ce délai est de 12 mois pour l’AM. Au-delà de cette période, la demande est réputée acceptée. Dans le PM, les parties contractantes peuvent exiger plus de temps (délais de 18 mois et plus), ce qui retarde la procédure mais a considérablement facilité l’entrée de nouvelles parties contractantes dont les législations nationales nécessitaient plus de temps d’examen.

Si le titulaire de la marque est une partie contractante au PM, il ne pourra demander une protection que dans une partie contractante au PM. Il est donc important de savoir à quel traité le pays de désignation a adhéré, et pour quelles particularités celui-ci a opté au niveau des taxes ou des délais de refus s’il a adhéré au PM. Ces déclarations des parties contractantes sont énumérées sur le site de l’OMPI à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/export/sites/www/madridgazette/en/remarks/declarations.html

2.    Ne pas confondre marque supranationale et système de Madrid :

Le système de Madrid ne crée pas un titre unitaire de marque supranationale. Il institue simplement une procédure unique de demande internationale de marque donnant lieu à un enregistrement international avec plusieurs « désignations ».
En cela, il facilite la gestion d’un portefeuille de marques à l’international et évite aux entreprises de déposer des marques pays par pays.

3.    Avoir un lien avec une partie contractante :
Pour être habilité à utiliser le système et donc lancer une procédure d’enregistrement international, une société doit d’abord avoir un rattachement avec une partie contractante à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid. Ce rattachement se fait par un établissement industriel et commercial effectif et sérieux sur le territoire d’une partie contractante, un domicile ou par le biais de la nationalité.
4.    Disposer d’une demande de base:

Avant tout dépôt international, il faut disposer d’une demande ou d’un enregistrement de base de la marque. Cela signifie qu’une demande de marque internationale ne peut jamais être un premier dépôt. Il faut qu’elle se base sur un enregistrement ou une demande d’enregistrement national ou régional d’une partie contractante au système de la marque internationale.

Dans la demande, le Conseil en Propriété Industrielle va désigner les pays de protection. Les offices des parties contractantes désignés vont alors procéder à un examen de fond du signe selon leur propre législation. Cet examen de fond est limité dans le temps. Il dure au maximum 12 mois si la partie désignée a adhéré à l’Arrangement de Madrid, 18 mois ou plus si celle-ci a adhéré au Protocole de Madrid. Les offices peuvent refuser la demande de protection de la marque sur leur territoire. La marque n’est pas automatiquement admise à la protection. Si l’office désigné estime que la protection de la marque ne peut être assurée, le refus sera inscrit au registre international. De même, toute modification et renouvellement de l’enregistrement international fera l’objet d’une inscription au registre international.

La procédure de demande de marque internationale peut se résumer ainsi : la demande internationale aboutit devant le Bureau International qui va procéder à un examen de forme de la demande, publier la demande au registre international et la notifier aux parties désignées. Les offices des parties contractantes vont procéder à un examen de fond et dans un délai de 12 à 18 mois ou plus refuser ou accepter la demande.

5.    Il n’y a pas que les certificats qui prouvent que la protection a été acceptée par une partie contractante :

Une fois le délai de refus dépassé (de 12 selon l’AM et de 18 mois ou plus selon le PM) et dans le silence de l’office concerné, la demande est réputée acceptée. L’Office de désignation ne délivre donc pas forcément de certificats.
Cette situation crée un chevauchement dans le temps entre les offices qui acceptent au bout de 12 mois et les autres au bout de 18 mois ou plus. La base de données relatives aux marques internationales (ROMARIN) met à jour les refus ou acceptations des différents offices désignés.

L’acceptation de la demande par l’office désigné confère à l’enregistrement international l’effet d’un enregistrement national ou régional dans la partie contractante désignée.

6.    Savoir que les transferts des enregistrements de la marque internationale sont limités :

De nombreux pays n’ont pas encore adhéré au système, comme le Canada, Hong Kong, l’Inde, le Mexique, la Nouvelle Zélande, les Philippines, l’Afrique du Sud, Taïwan et la majorité des pays d’Amérique du Sud. Or, tout transfert de la marque internationale ne peut se faire qu’en faveur d’une société ressortissante d’un pays membre de l’AM ou du PM ou ayant un établissement effectif et sérieux dans l’un de ces pays. Par exemple, une société qui a son siège social à Paris ne pourra pas céder une marque internationale à une société qui a son siège social à New Dehli, car, contrairement à la France, l’Inde n’est pas membre du système.

Le transfert d’une marque internationale n’est donc pas possible si une des parties au contrat n’est pas rattachée au système de Madrid. Une difficulté supplémentaire résulte du fait que ce transfert n’est valide que si les parties sont rattachées au même traité au sein du système de la marque internationale. Ainsi, une cession de marque internationale ne peut avoir lieu entre une société ressortissante du Kazakhstan (qui a adhéré à l’AM) et une société ressortissante du Japon (qui a adhéré au PM).

Si la cession s’effectue entre deux parties rattachées aux deux traités à la fois (comme la France et la Suisse qui sont toutes deux parties contractantes aux deux traités), il convenait jusqu’au 1er août 2008 d’appliquer l’AM (selon la clause dite de sauvegarde). Depuis le 1er août 2008, la clause de sauvegarde est abrogée.

7.    Certains offices exigent des déclarations sous serment d’usage de la marque.

Les offices des États-Unis d’Amérique, de l’Irlande, du Royaume-Uni, et de Singapour  exigent des  déclarations d’intention d’utiliser la marque lors de la désignation ou du renouvellement de la marque. Lors de la demande d’enregistrement, la désignation des Etats-Unis nécessite le dépôt d’une déclaration d’intention d’usage de la marque dans le pays (formulaire OMPI MM18).

8.    Un enregistrement international peut être transformé si la demande est rejetée ou si l’enregistrement est annulé.

L’enregistrement international est rattaché les cinq premières années à sa demande de base. Si l’enregistrement de base est annulé, l’enregistrement international sera aussi automatiquement annulé. De la même manière, des limitations de l’enregistrement de base limitent la portée des biens et des services de l’enregistrement international.

Le protocole de Madrid a atténué les effets de ce rattachement en estimant que le titulaire de la marque aura 3 mois à compter de l’annulation pour transformer s’il le souhaite sa marque internationale en marques nationales.

9.    Les produits et services sélectionnés dans l’enregistrement de base vaudront pour l’enregistrement international.

On ne peut pas demander une protection de la marque plus large que celle de l’enregistrement de base pour un pays particulier en passant par le système de la marque internationale. Si le titulaire de la marque internationale souhaite élargir sa protection dans un pays qui a été désigné, il devra passer par un nouvel enregistrement national de la marque pour pouvoir sélectionner plus de produits et services.

10.    Un système de simplification des procédures d’enregistrement de la marque voué à devenir planétaire :

Lorsqu’un pays rejoint le système de Madrid, celui-ci doit se conformer aux règles du Protocole. Israël, qui rejoindra le Protocole de Madrid à compter du 1er Septembre 2010, a dû préalablement opérer quelques modifications de son système national d’enregistrement. Par exemple, le renouvellement de la marque a maintenant lieu tous les 10 ans et non plus tous les 14 ans. Une base de données en anglais a dû être mise en place et certaines structures ont été adaptées pour que l’examen de la demande d’enregistrement international ne dépasse pas les 18 mois.

Le système de la marque internationale facilite donc le dépôt à l’international et constitue un outil formidable pour protéger une marque dans de nombreux pays.

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