Les premières décisions rendues dans le cadre des procédures LRO viennent d’être publiées sur le site de l’OMPI (1).
Comme vous le savez le Centre de l’OMPI avait été désigné par l’ICANN pour administrer des litiges dans le cadre de la procédure d’objection pour atteinte aux droits d’autrui (dite LRO). Cette procédure permet de s’opposer à l’enregistrement de new gTLD en se fondant sur des droits de marque.
Plusieurs extensions ont été objectées pour atteinte aux droits d’autrui dont les 3 suivantes :
- le .rightathome de SC Johnson,
- le .vip de Vipspace Enterprises,
- le .home de Google.
Les trois premières décisions publiées ont tourné en faveur des candidats aux nouvelles extensions.
Le .rightathome de SC Johnson’s :
Le défendeur était SC Johnson, un fabricant de cosmétiques et de produits d’entretien ménager, titulaire de la marque RIGHT@HOME utilisée depuis 2008. L’objecteur était Right At Home, un fournisseur de services de soins à domicile titulaire de la marque RIGHT AT HOME utilisée depuis 1995. Le défendeur aussi bien que l’objecteur détenait des droits de propriété intellectuelle solides sur le terme « rightathome ».
L’objecteur avançait l’argument selon lequel l’enregistrement de l’extension .rightathome risquait d’entrainer une confusion dans l’esprit des consommateurs.
L’Expert a discuté un par un chacun des huit critères non exclusifs établis par l’ICANN dans son Guide de candidature pour les news gTLD’s (2). Le Panel a conclu que cinq des neuf critères à prendre en compte penchaient en faveur du défendeur.
Le Panel a retenu trois principaux éléments pour rejeter l’opposition.
D’abord, les deux entreprises offrent des produits et services différents s’adressant à des consommateurs différents. Il n’y a donc pas de risque de confusion car il est peu probable que les consommateurs pensent que le gTLD appartient à l’objecteur. Ensuite, le terme « right at home » est également employé par d’autres entreprises tierces à l’objection. Enfin, le défendeur n’avait pas enregistré l’extension de mauvaise foi.
Le .vip de Vipspace Enterprises :
Cette opposition a été formée par un déposant de l’extension .vip contre un autre.
Le défendeur était Vipspace Entreprises et l’objecteur I-Registry. Ce dernier était le licencié de la société I-content Ltd, société titulaire de la marque VIP et bénéficiait d’une licence exclusive pour l’utilisation de la marque VIP. La société Vipspace Enterprises était quant à elle titulaire de la marque communautaire DOTVIP.
L’Expert s’est focalisé sur la nature générique de l’extension en question. Les marques ont été déposées pour le mot « VIP » signifiant « Very Important Person » pour des activités de services aux personnes, ce qui en fait des marques descriptives. L’Expert a considéré que le terme « vip » était « avant tout un terme descriptif décrivant l’objet et les caractéristiques du nom de domaine » et a considéré que l’objecteur avait failli dans sa démonstration du risque de confusion.
Le .home de Google :
L’objecteur dans cette affaire était Defender Security Company, une société de sécurité et de surveillance à domicile. Ce dernier avait également candidaté pour le .home et déposé des objections à l’encontre de neufs de ses concurrents pour l’extension. Le défendeur était Charleston Road Registry qui est le registre des noms de domaine de Google.
L’Expert a examiné l’ensemble des marques sur lesquelles l’objection est fondée et a conclu que l’objecteur n’avait pas réussi à établir des droits de marque appropriés à la procédure LRO. En effet, la marque communautaire citée n’appartient pas à l’objecteur mais à l’une de ses filiales et il n’a pas prouvé l’existence d’un lien d’affiliation entre les sociétés. Les marques américaines citées sont quant à elles uniquement déposées et l’objecteur n’a pas rapporté la preuve que le nom sur lequel il revendique des droits est devenu un signe distinctif et a acquis un « second meaning », un second sens en association avec ses produits ou services même dans un secteur géographique restreint. L’objecteur n’apporte aucune preuve à l’appui de l’objection pour revendiquer un quelconque droit sur une marque de Common Law.
De surcroît, l’Expert a considéré que le dépôt des marques de l’objecteur n’était pas légitime et qu’elle avait pour seul et unique but de légitimer sa candidature pour le .home et de justifier son opposition sur ladite extension.
Plus d’une soixantaine de LRO sont actuellement en attente de décision devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI… Affaire à suivre… !
(1) http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0030.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0014.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0032.pdf
(2) http://archive.icann.org/fr/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-fr.pdf section 3.5.2