Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.
Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.
Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.
Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.
Sur quels fondements agir en déchéance ?
Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :
- Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
- Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
- Marque devenue trompeuse
Comment se déroule la procédure en déchéance ?
Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.
Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.
A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.
La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.
L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.
Qui peut présenter une action en déchéance ?
Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.
La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.
La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.
Quid de la preuve d’usage de la marque
Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.
Conséquence de la décision de l’INPI
La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.
Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).
Conclusion
La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.
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