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Comment évoluent les portefeuilles de marques des restaurants ?

Written by Dreyfus02/08/2021

Pour protéger leurs marques et minimiser les risques de poursuites judiciaires potentielles, les restaurateurs doivent utiliser une stratégie continue de recherche, d’enregistrement et de surveillance.

 

Quel impact a pu avoir la pandémie sur le portefeuille de marques des restaurants ?

La pandémie a poussé les restaurants à innover. Les services de livraison, les services technologiques et même les utilisations novatrices de l’immobilier de restaurant entraînent tous une augmentation des demandes de marques au-delà des services de restauration classiques.

Les entreprises du secteur de la restauration ont étendu l’utilisation des « cuisines fantômes » (également appelées « cuisines sombres » ou « cuisines virtuelles »).

Dans les cuisines fantômes, les chefs préparent la nourriture uniquement pour la livraison ou le ramassage sans siège pour les clients. Une cuisine fantôme peut servir d’espace de cuisson pour plusieurs marques, permettant aux opérateurs de multiplier leur clientèle sans investir dans un espace séparé pour chaque marque.

Le concept de cuisine fantôme favorise également l’expérimentation car une marque peut se lancer rapidement avec peu de frais supplémentaires.

Les conséquences juridiques découlant des différentes classes et descriptions de services demandées par les cuisines et les marques continuent d’évoluer. Indépendamment de ce qui nous attend, les restaurants et les entités liées doivent réfléchir de manière extensive lorsqu’ils déposent une demande de protection de marque et font respecter leurs droits.

La pandémie de Covid-19 a mis une pression innovante sur l’industrie de la restauration. Comme les restaurants ont changé ou développé leurs produits et services depuis le début de 2020, leurs portefeuilles de marques se sont également élargis à de nouvelles classes d’enregistrement de marques.

Comment gérer efficacement les portefeuilles de marques des restaurants ?

Dans ce contexte, la question de la protection et de l’extension internationale des marques de l’entreprise se pose très vite après la création du nom, et ce, même pour les restaurants. Aujourd’hui, il existe un engouement pour le dépôt de marques, ce qui a un impact considérable sur la stratégie de leur gestion par les entreprises. Il est de plus en plus difficile de créer une marque distinctive et forte ou de garder le monopole sur un mot convoité par plusieurs.

De plus, les risques juridiques se sont accélérés avec l’e-commerce, la globalisation du marché et l’exposition internationale de l’entreprise sur Internet.

Alors que la demande de livraison sans contact de nourriture augmente, les restaurants et les marques connexes ont adopté de vastes stratégies, y compris des partenariats avec des cuisines fantômes ou la vente d’aliments par le biais de casiers à température contrôlée.

En même temps, ces nouveaux domaines d’activité ont créé un besoin accru d’examiner le portefeuille de marques des restaurants et d’identifier les domaines pour lesquels les marques devraient être protégées.

 

Quelles sont les précautions à prendre pour protéger vos droits de PI ?

Il est très important pour protéger vos droits de PI de prendre plusieurs précautions :
• Veiller à intégrer des clauses de confidentialité dans vos contrats ;
• Prévoir des accords de non divulgation ;
• Être vigilant sur les modalités de cession des droits entre le créateur et l’entreprise.

En vue de protéger votre portefeuille de marques, il est nécessaire d’établir une stratégie de protection dans le monde réel et dans le monde digital.

 

Pourquoi miser sur les marques ?

Il s’agit d’obtenir un monopole d’exploitation, qui pourra être renouvelable indéfiniment et qui constituera le pilier dans votre stratégie marketing et commerciale.

Il est important de déposer la marque dès la genèse du projet. Il faudra déterminer un territoire limité mais adapté. De même, il s’agit de penser global et digital avec la protection des noms de domaine au moment du dépôt de la marque.

 

Le nom de domaine est un actif important !

Aujourd’hui, la propriété intellectuelle dont font partie les noms de domaine est identifiée par les assureurs comme l’un des trois risques majeurs auxquels sont confrontés les entreprises.

Le nom de domaine occupe une place particulière en ce sens qu’il sert de vecteur à des fraudes toujours plus sophistiquées et plus variées. Gérer sa marque sur Internet, ce n’est pas seulement déposer et renouveler mais bien construire une stratégie.

Il est important d’investir dans une stratégie de protection et de défense préventive mais également de mettre en place une surveillance sur votre marque.

Enfin, il faut être particulièrement vigilant sur l’usage qui est fait de votre marque sur Internet afin d’éviter tout « bad buzz », qui serait particulièrement nuisible à votre réputation.

 

Le portefeuille de marques des restaurants est un véritable investissement intellectuel et économique qu’il est essentiel de protéger.

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

 

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Transposition de la directive SMA en France : quel impact sur l’audiovisuel ?

Written by Dreyfus29/07/2021

Zapping sur une plateforme de vidéo à la demande La directive (UE) n°2018/1808 du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 14 novembre 2018 et modifiant la directive 2010/13/UE (directive « Services de médias audiovisuels » – SMA) a (enfin) été transposée en droit français, via une ordonnance du 21 décembre 2020. Cette directive s’inscrit dans un contexte de concurrence internationale, certes, mais également de forte transformation de l’audiovisuel et d’évolution de la demande.

La redéfinition des notions essentielles de la directive européenne de 2010

L’ordonnance aborde des notions essentielles qu’il convient tout d’abord de préciser afin de bien en comprendre les enjeux. Tout d’abord, que sont les services de médias audiovisuels (SMA) ? Il en existe deux types :

  • Les services linéaires de télévision (les services classiques) ;
  • Les services non-linéaires, que sont les services de contenu audiovisuel à la demande ou services de médias à la demande (SMAD). Ces SMAD permettent à l’utilisateur de choisir aussi bien le moment de visionnage, que le contenu.

L’ordonnance remet aussi certains principes en cause, comme le vieux principe de chronologie des médias issu d’une législation de 1960. Il avait été instauré pour organiser la diffusion des films après leur sortie dans les salles de cinéma, afin d’optimiser la rentabilité des films.

Modernisation et adaptation des règles à la transformation des services audiovisuels

L’ordonnance transposant la directive a mis en place des mesures qui permettent tant d’assurer la contribution effective de certains acteurs du secteur que de protéger les mineurs et le public.

Le système de financement de la création cinématographique et audiovisuelle nationale a en effet été complètement revu par la directive. Désormais, le principe du pays d’origine s’applique : chaque Etat membre de l’Union européenne peut appliquer son propre régime de contribution à la production aux chaînes et plateformes de VOD (Video On Demand) étrangères proposant un service sur le territoire de cet Etat Membre.

Si ce principe est un point majeur de la réforme opérée, la directive SMA prend également acte de la profonde mutation du multimédia et de l’audiovisuel, en étendant la régulation audiovisuelle aux plateformes de partage de vidéos, aux réseaux sociaux et aux plateformes de vidéos en direct. Par ce biais, Bruxelles souhaite protéger notamment les mineurs contre certains contenus nuisibles et harmoniser le cadre juridique du secteur audiovisuel européen.

Réforme de la loi de 1986 et préservation de l’exception culturelle française

La France souhaitait transposer la directive et collaborer au projet européen, tout en défendant l’exception culturelle française.

Elle s’attache à renforcer les règles de transparence dirigeant les éditeurs de services et à établir des objectifs plus aboutis, comme notamment l’inscription du système de financement de la production (notamment indépendante) dans le temps, mais également la garantie que les diffuseurs français et les plateformes mondiales dansent sur un pied d’équité.

L’article 19 de l’ordonnance oblige désormais les « éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le territoire français » « lorsqu’ils ne sont pas établis en France et qu’ils ne relèvent pas de la compétence de la France », à la même contribution financière que les éditeurs français.

L’article 28 quant à lui, réforme en profondeur le principe de chronologie des médias et permet désormais aux acteurs du secteur, dans les 6 mois, de négocier un accord avec les organisations professionnelles pour réduire les délais de diffusion.

Extension des pouvoirs du CSA et protection des mineurs

Les plateformes faisant désormais partie du paysage règlementaire, le CSA a vu ses compétences et pouvoirs s’élargir. Il s’est notamment vu affecter deux nouvelles missions essentielles : l’accessibilité des programmes de SMA, et la protection en particulier des mineurs, contre des contenus violents, incitant à la haine ou constituant une infraction pénale. Le CSA aura alors compétence si le siège social ou une filiale de la plateforme est établi en France.

D’autre part, le CSA est également en charge de veiller à ce que les éditeurs aient adopté des codes de bonne conduite (notamment en matière de publicité alimentaire auxquelles les mineurs pourraient être exposés), et de mettre en avant les services audiovisuels d’intérêt général sur les nouvelles plateformes audiovisuelles.

Par ailleurs, l’ordonnance complète l’article 15 de la loi de 1986 en interdisant dans les programmes non seulement les incitations à la haine et à la violence, mais également la provocation à la commission d’actes de terrorisme, tout en confiant le soin au CSA de veiller au respect de ces dispositions.

Si l’ordonnance est déjà une belle avancée, les décrets d’application sont tout aussi importants. Le 23 juin 2021, a été publié au Journal Officiel le décret relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (ou décret SMAD n°2010-1379 du 12 novembre 2010) qui représente probablement la plus importante des étapes du projet de modernisation du financement du service audiovisuel français et européen. Les SMAD devront, entre autres, consacrer au moins 20% du chiffre d’affaires réalisé en France au financement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes ou d’expression originale française.

Enfin, des négociations sont ouvertes entre les chaines de télévision et les représentants des producteurs sur la révision d’un second décret dit « TNT » (décret n° 2010-747 du 2 juillet 2020), qui définit les obligations de production des chaînes de télévision. Les points abordés concernent notamment le partage des droits d’auteur sur les œuvres entre les producteurs et les chaine ou encore sur la durée de ces droits.

 

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Fragrance et Propriété Intellectuelle : quelle protection ?

Written by Dreyfus27/07/2021

FragranceLa fragrance constitue aujourd’hui un intérêt économique plus qu’important que ce soit en matière d’art, ou en matière de luxe et de marketing.

Face à de tels intérêts, comment la propriété intellectuelle tente-t-elle de la protéger ?

 L’œuvre olfactive : œuvre de l’esprit ?

 

Le Code de Propriété Intellectuelle vise, de manière non exhaustive, les formes traditionnelles d’expression artistique (la création littéraire, graphique, musicale…) dès lors que celles-ci remplissent les conditions d’originalité et de forme tangible posées par la loi française.

Au-delà de ces formes traditionnelles , la jurisprudence a étudié un certain nombre de créations pour déterminer si l’on pouvait leur attribuer la qualité « d’œuvres de l’esprit », comme les recettes. Parmi elles, la création olfactive a fait l’objet de nombreux débats. Dans un monde où la matérialité est extrêmement présente, la création olfactive tente, non sans mal, de se forger une place de choix au Panthéon des œuvres d’art.

Pour les parfumeurs et autres afficionados, « le parfum est un art ». Cependant, la Cour de cassation ne partage pas le même avis et reste réticente à l’idée d’ériger la fragrance au rang d’œuvre de l’esprit et, par ricochet, d’accorder au parfumeur le statut d’auteur.

Certes le parfum s’estompe, mais cela ne devrait pas l’exclure systématiquement de la sphère du droit d’auteur. En effet, la fragrance est par nature fluctuante, périssable. Pourtant, la propriété intellectuelle ne soustrait pas, par principe, les œuvres éphémères de la protection de droit d’auteur.

La Cour de Cassation considère que « la fragrance d’un parfum qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas au sens des articles L.112-1 et L112-2 du Code de Propriété intellectuelle, la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur ».

En d’autres mots, la Cour assimile le processus de création d’un parfum à la « simple mise en œuvre d’un savoir-faire », non protégeable par le droit d’auteur français et rejette l’identification d’une forme de création par le biais de l’odorat.

En prenant cette position, la Cour régulatrice se heurte à la résistance des juges du fond et de la doctrine (TGI Bobigny, 28 nov. 2006 ; CA Paris, 14 fevr. 2007 ; CA Aix-en-Provence, 10 dec. 2010).

Plusieurs jugements ont à l’inverse défini la fragrance d’un parfum comme une création de forme olfactive dont l’originalité ne peut être déniée. Les juges ont d’ailleurs considéré que l’originalité de celle-ci s’appréciait selon la nouveauté de l’odeur, la spécificité de l’association de senteurs. Face à cet engouement, la Cour de Cassation a revu sa position en la matière mais sans pour autant ouvrir la porte à la protection de la création olfactive : « le droit d’auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu’autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication » (Cass. Com., 10 déc. 2013, n° 11-19872).

La protection des fragrances par le droit d’auteur reste donc un débat controversé. Seul un revirement de jurisprudence pourrait trancher la question en faveur des parfumeurs ; une position d’autant plus attendue au vu de la difficulté à maintenir le secret de fabrication.

Aujourd’hui, ce n’est que sur le terrain du parasitisme et de la concurrence déloyale que le parfumeur pourra s’appuyer en cas de reproduction de la fragrance, comme en témoigne l’arrêt Lancôme. Cependant, cette voie reste moins avantageuse que celle de l’action en contrefaçon étant noté qu’il reviendra au demandeur de démontrer l’existence d’une faute.

 

 

La fragrance : une protection par le droit des marques ?

 

 

Dans le volet de la propriété industrielle, la fragrance peut être appréhendée et protégée par le droit des marques.

En effet, une odeur spécifique peut être déposée en tant que marque auprès de l’INPI, précisément en tant que marque olfactive. Les souvenirs olfactifs étant les plus longs, selon la plupart des scientifiques, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir éveiller ce sens chez le consommateur en associant une odeur agréable à leurs produits.

Longtemps, le dépôt d’une marque olfactive posa problème en ce qu’elle ne pouvait être graphiquement représentée. Depuis le 23 mars 2016, le « Paquet Marque » a eu pour effet de supprimer cette exigence au bénéfice de la marque olfactive.

Désormais est donc protégée la marque « représentée sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible ». Pour autant, en pratique, les dépôts de marques olfactives restent rares car complexes.

Même si l’obligation de représentation graphique a été retirée, il reste toujours difficile de représenter l’essence même d’une odeur – une simple formule chimique ne pouvant caractériser un parfum.  En outre, la marque devra être suffisamment distinctive pour permettre au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits et services visés par l’odeur déposée, distinctivité encore difficile à démontrer.

En parallèle, du droit des marques, le droit des brevets peut également permettre de protéger une odeur, sous réserve que celle-ci soit nouvelle, d’application industrielle et qu’elle apporte une solution à un problème concret ; conditions qui ne sont pas plus faciles à rapporter.

 

De manière générale, la protection de la fragrance fait l’objet de nombreux débats et de nombreuses difficultés. Elle n’est cependant pas impossible et certains acteurs du droit ne cessent de revendiquer cette protection.

L’importance du souvenir cognitif olfactif, ou encore la complexité et l’originalité du processus de création, tels sont les maîtres mots défendeurs de la fragrance faisant l’objet d’une grande attention juridique.

 

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Comment le nouveau Code civil de la République populaire de Chine facilite-t-il la protection des droits de propriété intellectuelle ?

Written by Dreyfus21/07/2021

La troisième session de la 13e Assemblée populaire nationale (APN) a voté et adopté le « Code civil de la République populaire de Chine » le 28 mai 2020. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

L’objectif premier de ce Code civil est de faciliter la protection des droits civils des personnes et de fournir des recours suffisants aux titulaires de droits chaque fois que leurs droits de propriété intellectuelle sont violés, en particulier lorsqu’il s’agit de contrefaçon.

En plus de servir d’instrument politique pour encourager l’innovation, les droits de propriété intellectuelle ont toujours été considérés comme une catégorie

importante de droits privés. Le régime de propriété intellectuelle est donc profondément enraciné et étroitement lié au système de droit civil.

Bien que désignée par la presse chinoise comme l’Encyclopédie de la vie sociale, la nouvelle loi civile comprend de nombreuses dispositions relatives à la propriété intellectuelle (PI). À première lecture, la disposition de propriété intellectuelle la plus frappante concerne les dommages-intérêts punitifs pour contrefaçon intentionnelle, qui seront potentiellement les plus utiles dans les cas de contrefaçon de brevet et en particulier dans les cas liés à la contrefaçon.

L’article 1185 (sur 1260 articles) stipule, en référence à la propriété intellectuelle, « si les circonstances sont graves, la personne lésée a le droit de demander des dommages-intérêts punitifs correspondants ». Cela correspond en fait à la loi sur les marques récemment modifiée qui prévoit des dommages-intérêts punitifs accrus.

L’article 63 de la loi sur les marques, tel que modifié en novembre 2019, a augmenté les dommages-intérêts punitifs du triple au quintuple des dommages-intérêts évalués lorsque la contrefaçon est « commise de mauvaise foi et que les circonstances sont graves ».

Les États-Unis ont qualifié la Chine de « principal contrevenant à la propriété intellectuelle dans le monde ». Dans un rapport de 2017, la Commission bipartite américaine sur le vol de la propriété intellectuelle américaine a estimé que les produits contrefaits, les logiciels piratés et le vol de secrets commerciaux coûtaient à l’économie américaine entre 225 et 600 milliards de dollars par an, sans compter le coût total de l’atteinte au brevet.

La Chine, quant à elle, a signalé que la protection de la propriété intellectuelle était une priorité dans son 14e plan quinquennal pour 2021 à 2025, dans le cadre de sa stratégie visant à évoluer vers l’autosuffisance dans les technologies critiques.

Les planificateurs économiques du gouvernement ont expliqué en détail comment ils entendaient renforcer la protection de la propriété intellectuelle et accroître la propriété de brevets de grande valeur au cours des cinq prochaines années, et Pékin est sur le point de dévoiler cette année son plan stratégique pour faire de la Chine une puissance mondiale de la propriété intellectuelle d’ici 2035.

Dans la loi chinoise sur les brevets et la loi sur le droit d’auteur, qui entreront en vigueur le 1er juin 2021, les éléments applicables des dommages-intérêts punitifs sont la « contrefaçon intentionnelle » et les « circonstances aggravantes » selon le Code civil chinois.

Par conséquent, les dommages-intérêts punitifs seront plus activement appliqués par les tribunaux chinois dans le cadre de litiges relatifs à la propriété intellectuelle.

L’introduction de dommages-intérêts punitifs dans les litiges en matière de violation de propriété intellectuelle contribuera à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, à promouvoir le progrès technologique et l’innovation, et à créer un marché plus sain pour l’investissement.

La mise en œuvre du droit civil en Chine n’est pas seulement une déclaration visant à renforcer la protection des droits civils. Il ouvre une nouvelle ère en protégeant les droits de propriété intellectuelle.

Le nouveau Code civil démontre l’attitude résolue de la Chine envers la violation malveillante de la propriété intellectuelle, des articles concrets et des principes civils complémentaires pourraient ainsi améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle en Chine.

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

 

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Détournement de nom de domaine inversé

Written by Dreyfus09/07/2021

domain name administrative processUn détournement de nom de domaine inversé (reverse domain name hijacking) constitue un abus de procédure. Sur ce sujet, l’OMPI a rendu le 4 avril une décision rappelant point par point aux requérants leurs manquements : il était de leur devoir de procéder à des vérifications avant d’initier la plainte.

Source : OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 4 avril 2021, affaire n°D2020-3416, HSIL Limited, Somany Home Innovation Limited c/ SHIL Ltd., Brilloca Limited v. GOTW Hostmaster, Get on The Web Limited, India

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Affaire Vinci : comment mettre en place une stratégie de nom de domaine efficace ?

Written by Dreyfus29/06/2021

Noms de domaine, stratégie, entreprise, VINCILe 22 novembre 2016, à 16h05 précises, le groupe Vinci est victime d’une usurpation d’identité. Plusieurs médias reçoivent un faux communiqué de presse faisant état d’une révision des comptes consolidés de Vinci pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016 suite à de supposées malversations comptables.

En 2019, l’agence de presse américaine Bloomberg avait formé un recours contre une décision de la commission des sanctions de l’AMF. L’audience devant la cour d’appel se tiendra ce jeudi. Bloomberg avait été condamné à 5 millions d’euros pour avoir relayé une information émanant d’un faux communiqué de presse Vinci.

La diffusion par Bloomberg d’un faux communiqué

L’agence de presse américaine Bloomberg est accusée d’avoir diffusé, en 2016, une fausse information sur Vinci sans l’avoir vérifiée.

Le 22 novembre 2016, à 16h05 précises, le groupe Vinci est victime d’une usurpation d’identité. Plusieurs médias reçoivent un faux communiqué de presse faisant état d’une révision des comptes consolidés de Vinci pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016 suite à de supposées malversations comptables.

Le faux communiqué indique aussi que le directeur financier a été licencié. Moins d’une minute après, soit entre 16h06 et 16h07, Bloomberg reprend l’information et la divulgue sur son terminal. Le titre Vinci dévisse alors de 18 %.

Ce communiqué avait même été signé du nom du véritable responsable des relations presse de Vinci, tout en renvoyant à un faux numéro de téléphone portable.

En défense, les mis en cause font observer devant la commission que le ton, l’absence de faute d’orthographe, la mise en page soignée, les références exactes à certains dirigeants de Vinci ou à ses commissaires aux comptes, la mention du véritable porte-parole de Vinci ainsi que la vraisemblance du pied du communiqué, qui contenait un lien permettant de se désinscrire de la liste de diffusion de Vinci et alertait le destinataire sur le traitement automatisé des données, en mentionnant les coordonnées du véritable correspondant Cnil de Vinci, ne différenciaient pas ce communiqué d’un véritable communiqué de presse établi par Vinci.

 

La problématique du nom de domaine dans le faux communiqué

Seules inexactitudes dans le faux communiqué : le nom de domaine du faux site Vinci vers lequel renvoyait le communiqué et le faux numéro de téléphone portable du « contact médias ». 

Le communiqué frauduleux avait également été reçu par l’Agence France Presse, qui n’avait pas donné suite après s’être aperçue que ce document avait été mis en ligne sur un site internet miroir, très similaire du vrai site mais avec une adresse distincte (vinci.group et non vinci.com).

 

Comment protéger son nom de domaine ?

Les noms de domaines représentent un actif immatériel essentiel pour les entreprises puisqu’ils permettent d’accéder aux sites internet liés à leur activité. Désormais, protéger les noms de domaine associés à la marque ou à l’activité de l’entreprise est devenu presque aussi important pour celle-ci que la protection de ses marques.

Par ailleurs, les noms de domaine sont le support privilégié des cyberattaques exigeant une vigilance accrue de la part des titulaires et des internautes.

Phishing, fraude au président, usurpation d’identité, fausses offres d’emploi, vol de données personnelles ou bancaires, whaling…les fraudes sont multiples et s’adaptent continuellement aux avancées technologiques ;

Les fraudes sont facilitées par les dispositions très protectrices du RGPD qui empêchent d’identifier directement le réservataire d’un nom de domaine ; les prestataires techniques s’abritent derrière les dispositions du RGPD et de la LCEN pour justifier leur inaction et laisser des fraudes perdurer ;

Ces risques peuvent entraîner une atteinte à l’image et à la réputation. Il y a aussi un impact financier avec le risque détournement de fonds et de blanchiment d’argent.

Le Guide de l’Information périodique des sociétés cotées de l’AMF (du 17/06/2020) précise que les entreprises doivent pouvoir anticiper le risque et y répondre.

Pour protéger son nom de domaine des cybersquatteurs ou des concurrents, il est recommandé d’enregistrer également le nom de domaine sous forme de marque en complément de la réservation du nom de domaine.

Il arrive donc fréquemment que l’entreprise, ses prestataires, ses fournisseurs ou ses clients soient victimes d’une fraude alors que le nom de domaine à l’origine de la fraude était connu.

Dans une telle situation, la responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants pourrait être engagée, autant par les consommateurs que par les organes de régulation, les actionnaires ou les employés.

 

Comment anticiper le risque pour être en conformité ?

– Procéder à un audit de la marque corporate et des marques phares de la société, parmi les noms de domaine, pour dresser une cartographie des risques ;

– Mettre en place une surveillance 7j/7 parmi les noms de domaine sur la marque corporate et une surveillance 7j/7 ou a minima hebdomadaire sur les marques des produits ou services de la société ;

– Mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ;

– Procéder à des enregistrements préventifs de noms de domaine dans les extensions à risque (en.COM, CO, CM, GROUP par exemple) ;

– Agir préventivement à l’encontre de noms de domaine potentiellement dangereux;

– Définir des procédures et mettre en place une cellule de gestion de crise pour réagir aux atteintes en cas d’urgence ;

– Élaborer ou mettre à jour de la politique noms de domaine de l’entreprise (procédures d’enregistrement, respect des obligations légales, bonnes pratiques) et la diffuser en interne et auprès de ses prestataires et fournisseurs.

Les cybermenaces sont plus nombreuses et plus complexes et il est également de plus en plus compliqué de poursuivre les réservataires concernés. Plus que jamais, une surveillance s’impose avec la mise en place d’une cartographie des risques et une stratégie de défense.

 

Dreyfus vous accompagne pour mettre en place la stratégie adaptée afin de limiter les risques liés aux noms de domaine et d’intégrer l’actif propriété industrielle dans vos plans de compliance.

 

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Droit du nom de domaine : offre de bonne foi de biens ou de services

Written by Dreyfus18/06/2021

Rayonnage de vêtements de mode. Un droit ou un intérêt légitime sur un nom de domaine peut être démontré par son utilisation dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services. Cette appréciation nécessite de prendre en compte la manière dont le nom a été utilisé mais aussi le cadre spatio-temporel : quand est-ce que le nom a été enregistré ? Par qui ? Dans quel pays ?

Créée en 2003, Ba & sh est une entreprise française qui opère dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de prêt-à-porter pour femmes ainsi que d’accessoires de mode.

Ayant détecté l’enregistrement des noms de domaine <bashshitever.com> réservé en 2014 et <bashclothing.co> réservé en 2020, Ba & sh a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ces noms de domaine.

Si la construction du nom de domaine <bashshitever.com> est quelque peu intrigante, le fait que le nom <bashclothing.co> contienne le terme « clothing » a pu a priori conduire Ba & sh à considérer qu’il y avait une atteinte à ses droits.

En tout état de cause, puisque les noms de domaine reprennent le signe « BASH » hormis l’esperluette, le risque de confusion est reconnu par l’expert.

Toutefois, l’expert estime que le défendeur a choisi ces noms de domaine indépendamment de la marque de la requérante et qu’il les a utilisés dans le cadre d’une offre de bonne foi de ses produits sur les sites web correspondants.

En effet, le défendeur est originaire de Malaisie, où la société a été fondée en 2015, alors que Ba & sh n’a fourni aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH sur ce territoire. Khor Xin Yu, le défendeur, explique avoir cofondé « BASH CLOTHING » en 2013 à 18 ans, puis que la marque s’est aussi implantée à Singapour, en 2017. À l’origine, le signe utilisé était « Bash Shit Ever », par la suite modifié en 2020 en « Bash Clothing » dans le cadre d’une mise à jour de l’image de marque.

De même, le défendeur a fourni une explication ainsi que des documents justifiant la sélection du signe BASH en raison de la signification du terme du dictionnaire « bash ». Enfin, le défendeur a utilisé un logo qui diffère de celui du requérant.

Par ailleurs, l’entreprise requérante n’a pas non plus démontré que le défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En effet, au moment où le premier nom de domaine contesté <bashshitever.com> a été acquis par le défendeur, le requérant exerçait ses activités en France et dans le monde depuis environ 11 ans et était titulaire d’une marque internationale depuis 7 ans environ, désignant la Malaisie. Cependant, le requérant n’a présenté aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH en Malaisie, au moment de l’enregistrement du premier nom de domaine contesté.

De plus, une recherche sur Google pour « bash » affiche plusieurs résultats sans rapport avec le requérant ou sa marque. Le défendeur a également fourni une explication plausible de la raison pour laquelle il a choisi le terme « bash », correspondant à un terme du dictionnaire anglais en lien avec l’idée de fête puisque sa cible initiale était constituée d’étudiantes.

Enfin, bien que les parties opèrent sur le même segment de marché (autrement dit le prêt-à-porter et accessoires), l’utilisation des noms de domaine contestés faite par le défendeur ne montre pas l’intention de concurrencer le requérant et sa marque, compte tenu des différents logos/ mises en page, des prix nettement plus bas auxquels les vêtements du défendeur sont proposés à la vente et de l’absence de toute information sur le site web du défendeur qui pourrait inciter les utilisateurs à croire que le site web est exploité par le requérant ou l’une de ses entités affiliées.

Dès lors, la plainte est rejetée.

Ba & sh aurait dû s’interroger sur les motivations du défendeur avant d’engager une procédure UDRP et notamment déterminer si sa marque était connue dans le pays du défendeur, lors de l’enregistrement du premier nom de domaine. Il aurait aussi fallu déterminer depuis quand le défendeur exploitait le signe « Bash » pour des activités de mode. Une enquête aurait pu révéler ces éléments. En effet, le défendeur explique avoir d’abord commercialisé les vêtements Bash sur les réseaux sociaux. Et, selon les réponses apportées à ces deux questions, rédiger un courrier adapté au défendeur

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Quels sont les enjeux de l’émergence des marques zombies ?

Written by Dreyfus15/06/2021

Propriété intellectuelle, marquesLa protection des actifs immatériels et la bonne gestion du portefeuille de marques Zombies ou de brevets participent au bon développement d’une société et de ses affaires.

 

L’établissement d’une notoriété est l’objectif même de toute marque. Cette réputation est normalement attachée en droit au signe et à l’entreprise qui l’a déposée et l’exploite. Cependant, dans le contexte de la marque zombie, la marque ne symbolise pas la réputation du titulaire actuel mais celle du titulaire originel.

 

En effet, ces marques zombies s’entendent des signes ayant été abandonnés par leur titulaire initial mais possédant toujours un potentiel marketing, une réputation.

 

La marque zombie suppose un dessaisissement incontestable, c’est à dire un abandon aussi bien dans les faits que juridiquement. Elle tombe alors dans le domaine public.

 

Tant qu’une marque continue à être utilisée et est renouvelée tous les dix ans, elle peut exister perpétuellement, contrairement aux brevets et aux droits patrimoniaux de l’auteur. Toutefois, il arrive qu’une société interrompe l’emploi de l’un de ces signes.

 

Cet abandon peut survenir à n’importe quel moment, que cela soit pendant que le dépôt est encore en cours d’examen ou même lorsque le signe est utilisé depuis un long moment. En termes de non usage, un signe est abandonné quand un titulaire arrête de l’utiliser sans intention de reprendre son exploitation, et ce pendant cinq années consécutives selon l’article L 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle.

 

Bien que renouvelables perpétuellement, en pratique la grande majorité des marques ont une durée de vie limitée. Elles naissent et elles meurent. Il arrive pourtant que certaines connaissent un sort différent. Elles ressuscitent.

 

Comme nous pouvons le voir avec la marque zombie, l’abandon n’est pas nécessairement permanent.

 

Une entreprise ayant abandonné ses droits sur une marque ne peut pas, normalement, empêcher un nouveau venu de ramener une marque « d’entre les morts ». En effet, le signe litigieux est retombé dans le domaine public, ce qui permet théoriquement à n’importe qui de pouvoir en disposer librement.

 

Une marque abandonnée est en principe disponible pour tous.

 

En France, il est possible d’engager une action sur le terrain de la marque déceptive. L’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose en effet que les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent être adoptés comme marque. L’ancien titulaire a aussi parfois la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

 

Ressusciter une marque peut ainsi présenter un atout majeur pour une entreprise qui souhaite tirer parti de la notoriété d’un signe distinctif retombé dans le domaine public. Cependant, certaines de ces marques ne sont juridiquement ni tout à fait mortes, ni tout à fait vivantes, et il convient de faire très attention, face à une jurisprudence encore rare et incertaine sur la question.

 

Dreyfus vous accompagne pour anticiper, sécuriser et optimiser vos portefeuilles d’actifs intellectuels, vous permettant ainsi de valoriser votre entreprise.

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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