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Depuis le 10 mars 2010, les douanes britanniques ont adopté un nouveau régime concernant le processus de destruction des saisies de contrefaçons.

Une nouvelle loi vient en effet d’adopter la procédure simplifiée prévue par l’article 11 du règlement européen relatif à la règlementation douanière de 2003.

Un titulaire de droits ne sera désormais plus obligé de passer par une procédure judiciaire dans le cas où l’importateur de biens contrefaits refuserait de donner son consentement pour leur destruction. Désormais, s’il n’y a pas d’objection de la part de l’importateur ou du propriétaire des biens, les douanes pourront procéder à leur destruction sur simple demande du titulaire de droits.

Il faut noter que :

–          Le titulaire de droits devra encore notifier par écrit aux douanes que les biens portent atteinte à ses droits dans les 10 jours (3 si les biens sont périssables), bien que cette période puisse être étendue à 10 jours supplémentaires.

–          Les douanes n’ont pas encore décidé les éléments qu’elles demanderont pour démontrer que l’importateur ou le propriétaire des biens a bien eu la possibilité de contester cette destruction mais a omis de le faire ou n’a pas souhaité le faire.

–          La responsabilité ainsi que le coût de la destruction incomberont au titulaire de droits, bien que la commission européenne soit en train de revoir ce point.

La District Court américaine du district-sud de New York a récemment affirmé que la condition d’enregistrement préalable d’un droit d’auteur pour bénéficier de dommages-intérêts posée par  l’article 412 de l’U.S. Copyright Act  n’était pas évincée par la Convention de Berne (décision Elsevier B.V. v. UnitedHealth Group Inc, No. 09 Civ 2124 – WHP du 14 janvier 2010).

Dans cette affaire, la société Elsevier, titulaire de droits d’auteur sur des livres et journaux accessibles à partir d’une base de données en ligne, ScienceDirect, reprochait à la société UnitedHealth Group Inc et ses affiliés d’avoir commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur en accédant de façon non autorisée à des livres mis en ligne sur ScienceDirect.

La société Elsevier ne pouvait se voir allouer les dommages-intérêts et frais d’avocats prévus par les textes car les droits d’auteur en cause étaient des droits d’auteur étrangers non enregistrés.  En effet, l’article 412 du U.S. Copyright Act exige un enregistrement préalable du droit d’auteur concerné pour l’allocation de dommages-intérêts et de frais d’avocat légaux en cas d’action en contrefaçon.

Elle a alors initié une action aux fins de faire déclarer cette exigence de l’article 412 du US Copyright Act contraire à l’article 5 paragraphe 2 de la Convention de Berne qui affirme que « la jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ».  Dans ses demandes, la société Elsevier soutenait que la Convention de Berne évinçait les dispositions de l’article 412 du US Copyright Act en vertu de la « Supremacy Clause » de l’article 6 de la Constitution américaine qui prévoit l’application directe de la constitution, des lois et traités conclus sous l’autorité des Etats-Unis.

Cependant, le juge a rejeté les demandes de la société Elsevier au motif que les accepter reviendrait à déclarer l’applicabilité directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis ce qui n’est pas le cas.

Pour ce faire, il s’est basé sur la décision de la Cour Suprême américaine de 2008 Medelin v. Texas, 128 S. Ct. 1346, 1356 ayant affirmé qu’il existait des stipulations dans les traités ne pouvant être appliquées qu’en vertu d’une législation nationale permettant de leur donner effet.

Il a ensuite relevé que le Congrès avait déclaré que la Convention de Berne n’était pas d’application directe en vertu de la constitution et des lois américaines lors de l’adoption du Berne Convention Implementation Act.

Le juge a ensuite examiné l’histoire législative du Berne Convention Implementation Act et observé que le Congrès avait modifié l’article 411 du US Copyright Act pour le mettre en conformité avec l’article 5 de la Convention de Berne, mais n’avait pas modifié l’article 412 du US Copyright Act au motif qu’il ne poserait pas de conditions préalables à la jouissance et à l’exercice du droit d’auteur.

Les dispositions de la Convention de Berne elles-mêmes ont servi au juge pour rejeter les prétentions de la société Elsevier. L’article 36 de la Convention de Berne prévoit en effet que : « (1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

(2) Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention. »

Il a reconnu qu’il n’existait pas de précédent au sujet de la Convention de Berne parmi les tribunaux de première instance américains, mais que trois tribunaux de première instance américains ont déjà rejeté l’application directe de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle.

Enfin, la société Elsevier a mis en avant un traité qui avait été reconnu d’applicabilité directe, mais le juge a écarté cet argument au motif que ce traité contenait une clause prévoyant les conditions de son applicabilité directe ce qui n’est pas le cas de la Convention de Berne.

L’avocat général Trstenjak de la Cour européenne de justice a rendu ses conclusions, le 10 février 2010, dans l’Affaire C-569/08 opposant Internetportal und Marketing GmbH et Richard Schlicht.

Une « sunrise period » correspond à une période durant laquelle les dépôts de certains types d’extensions de noms de domaine sont réservés en priorité à certains demandeurs afin d’éviter le « cybersquatting » et les risques de litiges qui l’accompagnent. Dans le cadre de cette « sunrise period », la société autrichienne Internetportal und Marketing GmbH a pu obtenir l’enregistrement du nom de domaine <reifen.eu>, sur la base de l’enregistrement en 2005 d’une marque suédoise &R&E&I&F&E&N& dont elle ne s’est jamais servie.

L’attribution de ce nom de domaine a été contestée par Richard Schlicht, titulaire d’une marque REIFEN, enregistrée en 2005 au Benelux. Ce dernier oppose que la société autrichienne aurait agit comme un « cybersquatter » en procédant à l’enregistrement d’une marque, non destinée à être utilisée sur le marché, aux fins d’obtenir des noms de domaine grâce à la « sunrise period ». Ainsi, elle aurait enregistré le nom de domaine de mauvaise foi en vertu de l’article 21 relatifs aux « enregistrements spéculatifs et abusifs » du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 qui prévoit qu’un nom de domaine est révoqué quand il est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (notamment un droit de marque) et qu’il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

Saisi de la demande de contestation de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, un expert de la Cour d’arbitrage tchèque a rendu une décision le 24 juillet 2006 dans laquelle il suit ce raisonnement et retire à la société autrichienne ledit nom de domaine pour le transférer à Richard Schlicht. La décision n’a cependant pas mis fin au litige qui s’est poursuivi devant les juridictions autrichiennes. Tant le juge de première instance que celui d’appel ont adopté un raisonnement identique à celui de Richard Schlicht.

La société Internetportal und Marketing GmbH a alors introduit un recours auprès de l’Oberster Gerichtshof (la cour suprême autrichienne). La juridiction a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle en considérant que la solution du litige dépendait de l’interprétation communautaire  de l’article 21 du Règlement communautaire n°874/2004.

Dans ses conclusions, l’avocat général considère que l’article 21 du Règlement doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque nationale a des droits tant que la marque n’a pas été annulée sur le fondement de la mauvaise foi ou sur tout autre fondement par les autorités ou les tribunaux compétents en accord avec le respect des procédures nationales. Ce droit existe même si la marque qui a servi de base pour l’enregistrement du nom de domaine et le nom de domaine diffèrent en raison de l’élimination des caractères spéciaux.

Afin de déterminer si le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi au sens de l’article 21 précité, l’avocat général estime que le juge national doit prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce autrement dit les circonstances dans lesquelles la marque a été acquise, l’intention de l’utiliser ou non sur le marché pour lequel la protection est demandée ou encore le fait que la marque est un nom générique de la langue allemande (« reifen » signifiant «pneumatiques »). Ainsi, la mauvaise foi pourrait être démontrée grâce à une combinaison de facteurs. Encore faut-il que le seul but de l’enregistrement de la marque soit de pouvoir demander le nom de domaine correspondant à la marque lors de la « sunrise period ».
La décision à venir est maintenant attendue.