L’extension « .marque » ou « dotBRAND » en anglais est un new gTLD qui séduit de plus en plus. Les entreprises sont attirées par ce concept pour pouvoir être maître d’une extension qui porte le nom de leur marque. Cette pratique présente une excellente opportunité marketing pour présenter les produits de la marque.
Le « .marque » en quelques données
596 extensions dont 536 déléguées
184 TLDs avec au minimum 5 enregistrements réellement actifs
4312 noms de domaine mais seulement 437 sites internet actifs
54 « .marque » sont présents dans le classement Alexa ce qui représente une augmentation de 69% en un mois.
Le top cinq des termes précédant le dotBRAND :
Home
www
mail
careers
support
sources 2016
Qu’en est-il des entreprises ayant leur « .marque » ?
L’impact réel des « .marques » n’est pas encore démontré. Cependant, ces extensions sont particulièrement utilisées dans le domaine bancaire, où priment avant tout la sécurité et l’authenticité.
Les entreprises doivent à présent connaître leurs nouveaux sites utilisant un « .marque » – notamment le home.TLD particulièrement utilisé comme site principal. Si de nombreuses sociétés n’ont pas encore renoncé à leurs noms de domaine plus traditionnels (en .com, .fr, .co.uk, etc.), elles n’hésitent plus à mettre en avant leur « .marque » auprès de leurs clients.
Plusieurs sociétés importantes ont déjà passé le cap : CERN, The Weir Group ou encore BNPParibas n’utilisent dorénavant presque plus que leur « .marque ». D’autres, comme Barclays, sont en pleine transition vers une utilisation totale de leur nouvelle extension.
Faut-il avoir son « .marque » ?
Les avantages d’un « .marque » sont nombreux – surtout en terme d’image auprès des internautes et clients.
Ainsi, ces extensions étant exclusives aux entreprises, les internautes y verront une raison de leur faire confiance, de leur accorder de la crédibilité et de se sentir en sécurité. L’internaute saura exactement à qui il a à faire et ne pourra pas être trompé par un éventuel cyberquatteur. En effet, c’est l’entreprise qui a l’entière maîtrise de son extension et peut donc appliquer la politique qu’elle souhaite pour l’image de sa marque.
Un « .marque » est une excellente opportunité pour développer l’image de sa marque et améliorer la communication. En outre, à tout moment, l’entreprise aura des statistiques fiables afin d’orienter sa politique de marketing et de communication.
Allez-vous passer le cap ?
Si le premier cycle des news gTLDs est terminé, l’ICANN en a prévu un second au plus tôt pour 2018, même si l’année 2020 reste plus probable.
Afin de s’y préparer, il est nécessaire pour les entreprises de faire une étude d’impact. Ainsi, une analyse du marché, du business de l’entreprise et du positionnement de ses concurrents permettra à une marque de déterminer ses besoins.
Devenir gestionnaire et bureau d’enregistrement d’une extension demande de la préparation et des compétences particulières notamment en terme technique et de service. Il faut par exemple être capable d’acquitter les taxes de l’ICANN, de gérer la base de données du registre et de proposer plusieurs services comme une maintenance 24/7.
Si une entreprise envisage d’avoir une extension au nom de sa marque, il est nécessaire que tous les services soient impliqués : marketing, communication, production, juridique, technologies, risque, etc. Il convient de mettre en place une stratégie interne afin de déterminer au mieux les avantages et les inconvénients et de réaliser une étude du retour sur investissement. Finalement, les conditions techniques et la mise en conformité avec les exigences de l’ICANN sont mineures face à cette stratégie interne de retour sur investissement. Les entreprises doivent penser à l’opportunité d’intégrer le « .marque » à leur stratégie de communication.
Prendre une décision de ne pas avoir un « .marque » est déjà une stratégie. Il convient alors de se positionner et cela prend du temps. Alors… top départ !
N’hésitez pas à contacter Dreyfus pour plus d’informations.
La société suédoise Team Reager AB, créée le 9 septembre 2010, spécialisée dans la conception de produits et services pour téléphones portables, avait lancé via sa société sœur Moobitalk UK Limited un kit mains libres dénommé “Moobitalk”. Elle avait enregistré le 10 février 2011 la marque verbale communautaire Moobitalk, désignant notamment des services de télécommunications, et avait cédé ses droits sur cette marque le 14 avril 2014 à la société Stone Age Limited.
X., dirigeant de sociétés exerçant ses activités au Proche-Orient et plus particulièrement au Yemen, où il est né et où il réside, exploitait depuis plusieurs années des services de communication regroupés autour du suffixe “moobi” (transcription phonétique de “mobi” signifiant “téléphone mobile” en arabe), et spécialement des services de type “tchat” dénommés MoobiChat et Moobitalk, dans différents pays du Proche et du Moyen-Orient. Le 17 avril 2011, il avait enregistré le nom de domaine <moobitalk.com>.
La société Team Reager avait déposé une plainte UDRP auprès de l’OMPI contre M. X, et l’Expert avait ordonné le 29 juillet 2013 le transfert du nom de domaine <moobitalk.com> notamment au motif que Team Reager était titulaire de la marque communautaire Moobitalk antérieure au nom litigieux.
Une revendication de la titularité du nom
Mais le 27 août 2013, 8 jours après la notification de la décision, M. X. a assigné la société Team Reager devant le TGI de Paris, pour voir juger qu’il est le titulaire légitime du nom de domaine <moobitalk.com> et en obtenir la restitution. Le TGI a cependant rejeté les arguments avancés par M. X et a confirmé les actes de contrefaçon commis au détriment de la marque communautaire Moobitalk, ainsi qu’ordonné à titre de réparation le transfert du nom de domaine <moobitalk.com>.
M.X a néanmoins interjeté appel de cette décision afin de se voir restituer la titularité du nom de domaine litigieux. Et la cour d’appel a en effet considéré qu’il n’y avait pas de contrefaçon de marque dans la mesure où le site <moobitalk.com> ne visait pas un public situé en Union Européenne mais seulement au Proche et Moyen-Orient. Aussi, ni l’utilisation de l’extension générique « .com » ni l’utilisation de la langue anglaise sur le site internet ne démontraient la volonté du titulaire du nom de domaine <moobitalk.com> de viser le public européen.
Ainsi, la cour a infirmé le jugement du TGI et rejeté les demandes des sociétés Team Reager et Stone Age au titre de la contrefaçon de la marque communautaire Moobitalk et de la fraude des droits de la société TeamReager sur cette marque, et a ordonné la restitution du nom de domaine <moobitalk.com> au profit de M. X., son titulaire.
Peut-on faire appel d’une décision UDRP ?
Aussi, cette décision rappelle les règles d’un appel d’une décision UDRP. Cette action est en effet possible à condition qu’elle soit intentée dans un délai de dix jours à compter de la notification afin d’éviter l’annulation ou le transfert du nom. Ensuite, le tribunal compétent est soit celui du lieu du siège du bureau d’enregistrement, soit du lieu de domiciliation du titulaire du nom. Dans le cadre de la procédure relative au nom de domaine <moobitalk.com>, il convient de souligner l’indépendance des juges français vis-à-vis de l’OMPI, puisque la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par les Experts de l’organisation mondiale et a restitué le nom litigieux.
L’ICANN gère, entre autre, les ressources mondiales de l’Internet, c’est-à-dire qu’elle s’occupe de la gestion et de la normalisation de l’adressage sur Internet tels que l’allocation d’adresses IP, le DNS, les Protocoles IP. Il s’agit de la fonction IANA : Internet Assigned Numbers Authority. Cette fonction, gérée par l’ICANN, était jalousement conservée par le gouvernement américain puisqu’il s’agit d’une fonction critique sur le réseau.
La fonction IANA était la chasse gardée des Etats-Unis depuis la création de l’ICANN en 1998. Lors du transfert d’Internet vers le secteur privé, le gouvernement américain avait obtenu un contrat plaçant le tribunal de commerce des Etats-Unis en arbitre ultime. Le pays avait alors le dernier mot sur chaque décision de l’ICANN et la capacité de bloquer les décisions qu’il percevait comme contraire à ses intérêts.
Si tel était un objectif affiché à long terme depuis sa création en 1998, le projet n’est devenu concret qu’après les révélations d’Edward Snowden durant l’été 2013 et le scandale sur la surveillance par la NSA. Les Etats-Unis, affaiblis sur le plan de la diplomatie mondiale, ont dû céder face à la pression exercée par plus de 150 Etats dont la Chine, la Fédération de Russie ou encore la France avec l’Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, gestionnaire historique du .fr). D’autant plus que les Etats-Unis n’étaient finalement plus les seuls maîtres de l’Internet puisque les entreprises chinoises Alibaba, Tencent ou encore Baidu pèsent presque autant que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon).
Quels changements pour l’Internet et les internautes ?
Avant l’expiration du contrat, l’ICANN était sous la tutelle du département américain du commerce qui avait le pouvoir de mettre l’ICANN en faillite. Mais cette tutelle des Etats-Unis au-dessus du conseil d’administration est désormais supprimée.
Dorénavant, tous les acteurs du Net auront une voix et pourront prendre part aux décisions. Il a fallu créer des contre-pouvoirs avec une assemblée générale.
Cette assemblée générale se compose de quatre collèges :
– Le secteur privé : il réunit des acteurs comme les GAFA, de grandes entreprises et des PME ;
– La communauté technique ;
– Les gouvernements : composés de 160 membres avec une voix chacun ;
– La société civile : les associations de consommateurs, de défense des libertés.
Cette assemblée peut, s’il a un consensus, bloquer une décision du conseil d’administration.
Les américains ne sont pas écartés de toute décision de l’ICANN. Ils font partie de l’assemblée générale, ont une voix et peuvent poser un véto contre une décision du conseil d’administration. Mais avec le temps et le changement des rapports de force, ils pourraient perdre de leur influence.
Le soucis majeur de l’ICANN sera donc dorénavant de mettre en place ce nouveau modèle multipartite. L’organisation devra veiller à faire évoluer sa culture afin qu’elle prenne bien en compte la diversité culturelle, d’âge, de genre, linguistique, de parcours professionnel. Chaque communauté doit pouvoir s’exprimer pleinement et être susceptible d’influencer l’organisation.
Le 8 juin 2016, au Vietnam, le Ministère de l’Information et de la Communication et le Ministère des Sciences et Technologies ont conjointement pris une circulaire concernant la récupération des noms de domaine avec le ccTLD <.vn> qui ne respectent pas la Loi Vietnamienne sur la Propriété Intellectuelle de 2005.
Mais si la circulaire introduit plusieurs procédures administratives pour régler les litiges sur les noms de domaine, elle a tout de même omis plusieurs points de contentieux importants et en particulier ceux concernant le cybersquatting et le typosquatting.
Le point sur la législation vietnamienne en matière de droits de propriété intellectuelle
Au Vietnam, deux lois sont importantes pour les droits de propriété intellectuelle et les noms de domaine en <.vn> : la Loi sur la Propriété Intellectuelle de 2005 et la Loi sur la Technologie informatique de 2006. Cette dernière loi règlemente les litiges concernant les noms de domaine en proposant quatre types de procédures (article 76 de la circulaire) : la négociation, la conciliation, l’arbitrage et le contentieux, devant les cours compétentes pour chacune des procédures.
La Loi sur la Propriété Intellectuelle ajoute que le règlement des litiges peut s’effectuer à travers des procédures administratives devant le Ministère de l’Information et de la Communication ou le Ministère des Sciences et Technologies. Ces procédures sont plus rapides, moins coûteuses qu’une action judiciaire et elles permettent à un propriétaire de droits de propriété intellectuelle de demander l’annulation ou le transfert du nom de domaine litigieux.
Pour autant, le « VNNIC » (Vietnam Internet Network Information Center), de son côté, se fonde sur la Loi sur la Technologie informatique qui ne reconnaît pas l’annulation ou le transfert d’un nom de domaine et qui préconise un règlement des litiges par le biais des cours de justice ou d’arbitrage, et non pas via des procédures administratives.
Cette différence de législation est un challenge pour les propriétaires de droits de propriété intellectuelle qui souhaitent faire valoir leurs droits.
Cela explique la nouvelle circulaire des Ministères vietnamiens.
Des nouveautés bienvenues dans la Loi Vietnamienne sur la Propriété Intellectuelle
La circulaire du 8 juin 2016 comporte des mesures positives pour les propriétaires de droits de propriété intellectuelle.
En effet, des dates butoirs ont été introduites pour forcer les contrevenants à stopper leurs activités litigieuses et transférer les noms de domaine à leur propriétaire légitime. En outre, si cette date butoir n’est pas respectée, les autorités administratives peuvent dorénavant prendre des mesures contre ces mêmes contrevenants qui auraient refusé d’obtempérer.
Ainsi, avec ces procédures administratives, il sera possible de demander la suppression du contenu du site internet lié au nom de domaine litigieux. Selon l’article 8 de la circulaire, le contrevenant devra répondre à l’injonction dans un délai de trente jours ouvrable à compter de la décision administrative et supprimer le contenu en question. Il est également possible de demander le transfert du nom de domaine vers son propriétaire légitime, toujours dans un délai de trente jours (article 9).
Enfin, si le délai n’a pas été respecté, les Ministères compétents pourront envoyer une requête au VNNIC afin que le nom de domaine en question soit transféré au propriétaire légal.
Néanmoins, si ces avancées ont été saluées, elles ne sont pas suffisantes puisque les conditions pour y accéder sont trop restrictives. Ainsi, selon l’article 7 de la circulaire, pour demander le transfert d’un nom de domaine, il est nécessaire d’avoir :
un nom de domaine identique ou similaire à un droit de marque entrainant des risques de confusion auprès des internautes ;
ce nom de domaine litigieux doit être associé à un site internet qui contient des données contrefaisantes ;
enfin, ce nom de domaine doit pointer vers un contenu contrefaisant.
Ces données et contenus contrefaisants incluent :
les publicités, les lancements de nouveaux produits et les offres de biens et services identiques ou similaires entrainant un risque de confusion et détériorant la réputation et les affaires du propriétaire des droits ;
les informations calomnieuses et diffamatoires envers les biens et services du propriétaire légitime.
Cette nouvelle circulaire n’a pas été assez loin dans la règlementation des litiges impliquant des noms de domaine contrefaisants et c’est à regretter. Elle constitue toutefois une avancée dans la lutte contre le cybersquatting en « .vn ».
L’oubli des Cybersquatting et Typosquatting par la nouvelle circulaire
Effectivement, le défaut de cette circulaire du 8 juin 2016 est qu’elle n’inclut pas, dans les conditions nécessaires pour demander une procédure administrative, les litiges impliquant du cybersquatting ou du typosquatting.
Pour rappel, le cybersquatting correspond à la situation dans laquelle une personne a consciemment enregistré de mauvaise foi un nom de domaine identique ou similaire au nom d’une société, à ses produits et services ou à ses marques dans le but de lui revendre par la suite le nom de domaine à un prix excessif. Quant au typosquatting, il s’agit d’erreurs de frappes, de fautes d’orthographe, d’erreurs typographiques volontaires pour qu’un nom de domaine soit semblable au nom d’une société ou à sa marque.
Que ce soit pour le cybersquatting ou le typosquatting, le contrevenant ne crée pas systématiquement un site internet complet avec des informations contrefaisantes. En conséquence, la condition de la nouvelle circulaire vietnamienne d’un nom de domaine pointant vers un site internet contrefaisant n’est pas remplie. De ce fait, il n’est pas possible pour le propriétaire de droits de propriété intellectuelle de profiter des procédures administratives dans ces cas précis.
Par conséquent, les propriétaires de droits de propriété intellectuelle ne pourront pas se prévaloir de la Loi sur la propriété intellectuelle. Ils devront alors obligatoirement se fonder sur la Loi sur la Technologie informatique et donc passer par une procédure judiciaire devant une cour civile ou par une procédure d’arbitrage ou de conciliation. C’est ainsi que les cours civiles devront régler des litiges moins importants et moins complexes que les autorités administratives.
Il aurait été souhaitable que cette circulaire aille plus loin et se rapproche de la procédure UDRP en intégrant le cybersquatting et le typosquatting dans les procédures administratives. Face aux nombreuses contestations, peut-être les ministères vietnamiens prendront-ils de nouvelles mesures adéquates pour régler les litiges sur le cybersquatting et le typosquatting.
Le 12 janvier 2012, l’ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ouvrait la possibilité de créer de nouvelles extensions (aussi appelées gTLD pour generic Top-Level Domain) qui ont ensuite pu être enregistrées dès 2014.
Avec l’arrivée de ces nouveaux gTLDs, les indications géographiques se sont retrouvées en difficulté et leur protection n’a pas toujours été respectée. On a pu constater dans plusieurs affaires que des lacunes en matière de protection existaient et qu’il était difficile pour les experts de prévoir la solution à un éventuel litige entre noms de domaine et indications géographiques.
Arrivée des New gTLDs : de nombreuses incertitudes
L’arrivée des nouveaux gTLDs a créé plusieurs difficultés que l’on peut notamment retrouver dans le dossier thématique n°11 de l’AFNIC. Pour que ces extensions aient un impact et répondent à leur objectif (rendre les sites Internet facilement identifiables, sans passer par des requêtes dans les moteurs de recherche), il faut qu’elles soient utilisées. Or, pour être utilisées, elles doivent être connues et les internautes doivent se les approprier et se familiariser avec elles. Mais pour cela, il est nécessaire que leurs détenteurs en fassent la promotion par des campagnes publicitaires efficaces. On peut citer à ce titre la campagne de communication que la ville de Paris a lancé fin 2014 pour le <.paris> qui a été un véritable succès : en seulement deux heures après l’ouverture de l’enregistrement, plus de 6 000 noms de domaine avaient déjà été enregistrés.
Toujours est-il que ces nouvelles extensions posent problème au regard des indications géographiques : que se passe-t-il lorsqu’une nouvelle extension porte le nom ou un nom similaire à d’une indication géographique ? Y a-t-il des règles spécifiques au niveau de l’ICANN pour protéger ces indications géographiques et l’utilisation que pourra en faire leur propriétaire ?
« 1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. »
L’indication géographique va mettre en évidence un lieu ou une région de production précis qui détermine les qualités caractéristiques du produit originaire de ce lieu. Le produit doit tirer ses qualités et sa renommée de ce lieu. Les indications géographiques doivent être protégées car elles sont un gage de l’origine et de la qualité du produit ce qui fournira au consommateur des informations fiables en lesquelles il aura confiance.
Les différences entre indication géographique, appellation d’origine et marque
Il faut distinguer l’indication géographique à la fois des appellations d’origine et des marques :
D’une part, il faut la différencier d’une appellation d’origine : si l’appellation d’origine suppose aussi un lien qualitatif entre le produit auquel elle se rapport et son lieu d’origine, la différence tient au lien avec le lieu d’origine qui est plus fort que pour l’indication géographique. Ainsi, la qualité ou les caractères d’un produit protégé par une appellation d’origine résultent exclusivement ou essentiellement de son origine géographique quand un seul critère (la qualité ou la réputation) suffit pour l’indication géographique.
D’autre part, l’indication géographique n’est pas une marque: cette dernière est « un signe permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ». En tant que droit de propriété intellectuelle protégé, elle permet à son titulaire d’empêcher les tiers de l’utiliser. La différence entre l’indication géographique et la marque tient au régime de leur protection ; en effet, nous le verrons au cours de cet article, concernant les noms de domaine, les marques sont davantage protégées que les indications géographiques.
Si les définitions contiennent plus ou moins les mêmes éléments, il n’y a néanmoins pas d’harmonisation entre les lois et il existe plusieurs traités administrés par l’OMPI comme la Convention de Paris ou les Arrangements de Lisbonne et de Madrid. Les violations qui concernent les indications géographiques et les noms de domaine sont traitées au cas par cas (pour des raisons que nous évoquerons dans la suite de cet article) ce qui rend difficile pour les experts d’évaluer dans quel cas il y aura violation ou non.
L’exemple du <.wine> et du <.vin>
Un des exemples les plus connus qui dépeint les difficultés rencontrées dans la recherche de conciliation entre noms de domaine et indications géographiques est l’affaire du <.wine> et du <.vin>.
En juin 2012, l’ICANN les nouveaux gTLDs <.wine> et <.vin> sont proposés pour enregistrement auprès de l’ICANN. Pour le <.wine>, trois compagnies ont ainsi postulé pour devenir l’exploitant du registre dont Donuts, Inc. qui a également postulé pour le <.vin>. Or, la plupart des vins produits en Europe sont protégés par une indication géographique ou une appellation d’origine. Plusieurs organisations, comités ou gouvernements se sont ainsi inquiétés de cette future mise à disposition de ces nouveaux gTLDs craignant que le futur exploitant du registre ne respecte pas les indications géographiques et permette n’importe qui d’enregistrer un nom de domaine avec <.wine> ou <.vin>.
Une commission intergouvernementale comprenant des représentants gouvernementaux et des représentants d’organisations internationales est alors mise en place par l’ICANN. Le GAC (Governmental Advisory Commitee) étudiera la question, divisant ses membres. Finalement, en septembre 2013 une décision est prise (malgré les opinions divergentes de certains membres du GAC) enjoignant de suivre la procédure normale de l’ICANN, « premier arrivé, premier servi » mais aussi de procéder à une négociation avec celui qui sera l’exploitant des registres <.wine> et <.vin>.
L’ICANN a requis l’avis de Jérôme Passa, professeur de droit à l’Université Pantheon-Assas. Dans son analyse, il fait part de l’absence de règle de droit existante relative aux indications géographiques qui obligerait l’ICANN à rejeter les candidatures ou à les accepter sous certaines conditions.
Mais le 27 mars 2014, le GAC rend un avis indiquant l’importance pour les candidats et les parties intéressées de continuer leur négociation pour qu’ils arrivent à un arrangement sur le sujet. Car pour le GAC, il est primordial d’ajouter des garanties afin de lutter contre les fraudes aux indications géographiques et protéger les consommateurs.
Finalement, en novembre, Donuts, Inc. remporte les gTLDs <.wine> et <.vin>, malgré des objections des industries du vin et du gouvernement de l’Union Européenne (UE). Mais après une plainte de l’UE et d’associations du vin contre la délégation des <.wine> et <.vin> par l’ICANN, un accord secret dont les termes n’ont pas été révélés, a été trouvé entre les protagonistes.
Une période de Sunrise de deux mois a été ouverte fin 2015, au cours de laquelle plus de 1 300 propriétaires de marques ont enregistré des noms de domaine en <.wine> et <.vin> et ouvrir des sites comme <sherry.wine> ou <champagne.vin> qui se concentrent sur la vente, le marketing et l’éducation autour du vin. Puis, le 20 janvier 2016, tout le monde a pu enregistrer ces gTLDs
On note que cette affaire est significative de la position de l’ICANN vis-à-vis des indications géographiques pour qui les violations doivent être évaluées au cas par cas :
Premièrement par référence à l’indication géographique donnée qui va permettre d’identifier la règle de droit applicable ;
Deuxièmement par référence à l’acte incriminé : seulement certains actes sont concernés suivant l’identité de l’auteur de l’acte, les produits incriminés qu’il utilise et le contexte dans lequel les actes sont effectués.
Ce sera non pas à l’ICANN de faire respecter les indications géographiques mais au registrant des <.wine> et <.vin> (en l’occurrence Donuts, Inc.) de faire respecter les règles de droit concernant les indications géographiques.
La procédure URDP et les indications géographiques
L’URDP est une procédure mise en œuvre il y a plus de 10 ans pour lutter contre le cybersquatting qui consiste pour une personne à enregistrer de mauvaise foi ou à but lucratif un nom de domaine similaire à une marque pour créer la confusion dans l’esprit des internautes. L’auteur d’un cybersquatting a ainsi pour objectif de profiter de la renommée de la marque : cela lui permettra par exemple de vendre ses propres produits aux consommateurs confus qui penseront se trouver sur le site officiel de la marque ou encore de revendre le nom de domaine à prix coûtant au titulaire de la marque.
Mais une procédure UDRP a une application restreinte : elle n’est ouverte qu’à un demandeur qui prouvera des droits sur une marque. Ainsi, en principe, les noms commerciaux, les indications géographiques et les droits de la personnalité ne sont pas compris dans le champ d’application de la procédure UDRP.
La seule façon pour un demandeur de gagner une procédure UDRP concernant une indication géographique est de faire le lien entre l’indication géographique et une marque enregistrée. Or, il est très difficile de faire ce lien entre une indication géographique et une marque non enregistrée et par conséquent de défendre sa cause dans le cadre d’une procédure UDRP.
Le cas du « champagne »
Deux affaires ont porté sur le terme « Champagne » en opposant un nom de domaine et l’appellation d’origine « Champagne ».
Le 9 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une décision opposant le CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) à une société suisse et sa filiale française qui distribuait des biscuits sous le nom de « Champagne » à propos d’un nom de domaine <champagne.ch> que la société avait enregistré et qui était disponible en France. Le CIVC a requis en outre l’annulation du nom de domaine. En effet, la société avait choisi cette dénomination car elle correspondait au nom de la commune suisse du canton de Vaud dans laquelle elle était établie.
Mais en 2011, dans l’affaire WIPO Case No. DCO2011-0026 sur le nom de domaine <champagne.co>, la solution a été tout autre. L’affaire opposait le CIVC au réservataire du nom de domaine <champagne.co>. Le CIVC a pour principale mission de défendre, préserver et promouvoir les intérêts des vins vendus sous l’appellation d’origine « Champagne ». Mais le CIVC n’a pas réussi à démontrer que ses droits sur l’appellation d’origine constituaient une marque non enregistrée ce qui lui aurait permis de faire valoir ses droits lors de la procédure UDRP. En effet, selon l’article 4(a) de l’UDRP, un demandeur doit prouver que le nom de domaine incriminé est identique ou similaire de façon déroutante à une marque ou une marque de service dans laquelle le demandeur a des droits.
C’est ainsi que l’expert n’était pas satisfait des arguments du CIVC qui évoquait une marque non enregistrée mais notoire. Le CIVC n’a pas suffisamment démontré le lien entre l’appellation d’origine et la marque dont il se prévalait : l’expert a donc autorisé l’utilisation du nom de domaine <champagne.co>.
L’affaire « Parma-schinen.com »
Le Consortium des producteurs certifiés de jambon de Parme possède plusieurs marques enregistrées pour les signes « PARMA », « PROSCIUTTO DI PARMA » et « PARMA HAM ». Un allemand a enregistré le nom de domaine <parma-schinken.com>. Or, le terme « schinken » est la traduction de « jambon » en allemand. Si le fait que « Parma » soit protégé par une appellation d’origine n’a eu aucun impact pour la procédure UDRP, l’expert a bien pris en compte les marques enregistrées pour déterminer la confusion existant entre le nom de domaine en question et lesdites marques car il s’agissait d’une traduction.
Il est donc possible de faire annuler un nom de domaine lors d’une procédure UDRP lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est en cause mais seulement s’il existe une marque enregistrée qui pourra être prise en compte par l’expert lors de la procédure.
Doit-on agrandir le champ de la procédure UDRP aux indications géographiques ?
Pour qu’un expert, lors d’une procédure URDP accorde l’annulation ou le transfert d’un nom de domaine, la condition principale est l’existence d’une justification d’un droit de marque dont la preuve est la charge du demandeur. Ainsi, la procédure UDRP ne concerne que les marques et un demandeur qui n’aurait pas enregistré de marque relativement à une indication géographique n’a d’autre choix que de recourir à une procédure judiciaire par la voie d’une action en concurrence déloyale, une action pour parasitisme ou encore une action pour pratique commerciale trompeuse.
Mais finalement, ne serait-il pas plus judicieux d’étendre le champ d’application de la procédure UDRP aux indications géographiques et aux appelations d’origine qui ont une importante valeur économique et culturel ?
En effet, accepter que des registrants utilisent des noms de domaine profitant d’une indication géographique porte préjudice au système des noms de domaine dans son entier. Celui-ci repose essentiellement sur la confiance des internautes et si ceux-ci sont trompés par de telles pratiques, le système dans son entier risque d’en pâtir.
La seule difficulté concernant les indications géographiques est le manque d’un registre officiel comme il en existe en matière de marque. Mais cette difficulté peut être résolue si un registre est créé, tant et si bien qu’il serait alors possible d’ajuster la procédure UDRP afin que soient acceptées les plaintes sur la violation de la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.
Pour l’instant, amender l’UDRP afin que la procédure intègre les indications géographiques n’est pas à l’ordre du jour. L’affaire est donc à suivre…
Un groupe de travail de l’ICANN a été chargé d’analyser les mécanismes de protection des marques dans le programme des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs). Le groupe de travail devra améliorer ces mécanismes afin d’offrir une meilleure protection aux titulaires de marques.
Mais cette fois-ci, un examen semble être inévitable, car ces mécanismes ont été créés en même temps que l’apparition des nouvelles extentions de noms de domaine, etsont donc mis à l’épreuve depuis quelques années seulement. .
Des critiques ont également été adressées à la procédure URS (Uniform Rapid Suspension), qui a pour but de protéger les marques déposées. Cette procédure offre aux titulaires de marques une protection rapide et à moindre coût de leurs droits, mais se trouve être peu efficace en pratique pour défendre les détenteurs de marques lésés. Par son biais, ces derniers peuvent faire cesser l’usage illégitime d’un nom de domaine qui usurperait leur marque. En revanche, ils n’ont pas de contrôle sur un éventuel transfert du nom de domaine litigieux.
Les différents mécanismes de protection des marques
Le groupe de travail, composé d’environ deux cent personnes, analysera différents mécanismes, notamment l’URS system, qui comporte donc des insuffisances.
Il examinera aussi le Trademark Clearinghouse. Ce mécanisme ouvert le 26 mars 2013 permet aux titulaires de marques d’introduire les données relatives à leur marque dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi, elle alerte les titulaires de marques dès qu’un nom de domaine identique et porteur d’une nouvelle extension est enregistré par un tiers.
Enfin, le groupe de travail se penchera sur la procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), qui est une procédure de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine. Elle permet de trouver des voies alternatives pour les titulaires de marques lorsqu’un nom de domaine usurpe leur marque. Il est ici question de trouver des procédures simples à comprendre et à utiliser pour les détenteurs de marques.
Des malfaiteurs ont escroqué des titulaires de noms de domaine en leur vendant de faux certificats de protection de leurs noms de domaine, et en se faisant passer pour l’ICANN.
Une organisation bien rodée
Les pirates avaient mis en place toute une procédure afin de piéger les titulaires de noms de domaine. Ils lançaient de fausses menaces pour effrayer les détenteurs de noms de domaine et leur proposaient ensuite des services payants de protection.
Les escrocs avaient également usurpé le logo de l’ICANN, ce qui rendait les faux certificats encore plus officiels.
Mais cette pratique est d’autant plus frauduleuse que l’ICANN n’a jamais délivré de certificats aux titulaires de noms de domaine et n’a jamais procédé à une facturaton directe des détenteurs de noms de domaine. En effet, la demande de dépôt d’un nom de domaine est toujours effectuée à travers un bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN.
Le rôle de l’ICANN
L’ICANN a pour mission de garantir un accès internet stable aux utilisateurs du Web partout dans le monde. En effet, depuis sa création en 1998, l’ICANN permet une fluidité dans l’usage des adresses mail et des sites en ligne en attribuant elle-même les noms sur internet. Sa compétence est mondiale et ses décisions s’imposent aux Etats.
Cette tentative de fraude pose la question du pouvoir de l’ICANN. Il ne faudrait pas que ce nouveau genre d’escroquerie rende les utilisateurs d’internet plus méfiants quant à l’autorité de l’ICANN et à ses services de protection.
Expression ou mot précédé d’un dièse qui sert à classer thématiquement du contenu, en quelques années, le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux, aussi bien pour les personnes physiques, que les entreprises à travers leurs marques. L’impact quotidien de ce nouvel outil de communication dans notre société connectée est indéniable. Canal de communication direct, il offre une réelle proximité avec le client.
Il est intéressant de noter qu’un hashtag peut répondre à la définition d’une marque donnée par le Code de la propriété intellectuelle et la directive européenne 2008/95/EC et donc être protégé à ce titre, à condition toutefois d’en demander l’enregistrement et de satisfaire aux critères établis. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Un hashtag pourrait alors être protégé par le droit des marques s’il satisfait aux conditions de distinctivité, disponibilité et licéité auxquelles se doit de répondre une marque.
Un enregistrement en bonne et due forme permet à coup sûr de protéger le hashtag contre toute reproduction ou imitation illicite. Toutefois, il parait assez incongru que le titulaire d’un droit de marque sur un hashtag en interdise l’utilisation à des internautes, puisque le hashtag n’a d’intérêt que dans son partage et sa propagation. Seule son utilisation dans la vie des affaires par un concurrent aura tendance à être réprimée et qualifiée de contrefaçon.
Il existe quelques entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. Par exemple, l’opérateur T-Mobile USA a déposé la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE » (n°4671787) à l’USPTO, l’Office américain des marques et brevets. En France, la marque « #CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42.
Cependant, récemment la California central district court, à l’occasion de la décision Eksuzian. v. Albanese, rendue le 7 août 20151 a estimé que les hashtags ne pouvaient être enregistrés en tant que marques du fait de leur nature descriptive : « hashtags are merely descriptive devices, not trademarks (…) ». Or, selon l’USPTO, les marques de commerce sont des mots, des noms, ou des symboles utilisés pour distinguer un produit ou des autres. Ils doivent avoir un caractère distinctif. Il y a, en général, quatre niveaux de spécificité allant de «arbitraire et fantaisiste » à « générique ». Pour les plus arbitraires et fantaisistes, l’USPTO2 autorise l’enregistrement d’un hashtag à titre de marque. En revanche, les marques génériques ne bénéficient pas de cette protection. La position de l’USPTO est plus logique que celle de la cour : le but du droit des marques est de promouvoir et de protéger le caractère distinctif, et d’empêcher d’autres entités de tirer profit de ce caractère distinctif. Un hashtag favorise potentiellement le nom, la réputation, ou encore le produit d’une entreprise.
Ainsi, que ce soit en France, à l’échelle communautaire voire internationale, il semblerait indéniable et logique qu’à l’avenir et malgré cette décision de la California central district Court, un hashtag distinctif puisse continuer d’être enregistré à titre de marque. Affaire à suivre…
1 California Central District Court, Eksuzian. v. Albanese, 7 août 2015.
2 Bureau américain des brevets et des marques de commerce.
Savoir se ménager la preuve d’une atteinte sur internet n’est pas anodin, notamment dans l’éventualité d’une action en justice et malgré le principe de la liberté de la preuve, un certain mode opératoire établi en la matière devra être respecté. En effet, à ce sujet, en 2010, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris1 rappelle qu’une simple copie écran réalisée par le plaideur lui-même n’a aucune valeur probante et ne suffit pas à rapporter la preuve de l’atteinte.
Archive.org, site géré par Internet Archive, organisation à but non lucratif, se targue d’avoir sauvegardé 450 milliards de pages internet avec sa wayback machine. Son système permet de fournir un instantané du contenu d’une page internet avec une grande fiabilité. Alors même que le contenu d’une adresse url peut avoir changé, le système d’archive.org permet d’éviter ce risque de modification dans le temps et de consulter une page internet telle qu’elle apparaissait dans le passé, voire jusqu’à plusieurs années auparavant.
Au niveau national, les juges ont longtemps été réfractaires à ce type de preuve. France, Etats-Unis, mais aussi Allemagne ont vu leurs tribunaux respectifs refuser un tel moyen de preuve en raison de l’absence de légalité de l’organisme émetteur des archives ou encore du manque de fiabilité des dates obtenues. A l’inverse, les organes juridiques supranationaux (centre d’arbitrage de l’OMPI, Office Européen des Brevets) se sont souvent montrés plus flexibles sur ce point.
Tout d’abord, la Cour d’Appel de Paris, le 2 juillet 2010, ne reconnait aucune force probante au constat internet de l’espèce, effectué au moyen d’archive.org , au motif que « le constat a été effectué à partir d’un site d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées », avant d’ajouter que « cet outil de recherche n’est pas conçu pour une utilisation légale » et que « l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n’était donc pas garantie ». En réalité, cette jurisprudence est propre aux faits de l’espèce puisque, dans cette affaire, l’huissier, le tiers en question dans la décision, n’avait pas bien constaté la date à laquelle l’archivage avait été effectué, et les parties avaient alors dû se servir de l’adresse URL du site dans laquelle apparaît ladite date.
Par la suite, certains jugements ont à tort fait de ce cas spécial une généralité, la jurisprudence considérant alors les constats réalisés à l’aide du site « archive.org » comme dépourvus de force probante.
Néanmoins, la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets en la matière a connu un changement récemment. Le 21 mai 2014, la chambre de recours de l’OEB (T 0286/10) a rendu une décision2 concernant la prise en compte des archives de la wayback machine dans une affaire d’opposition à un brevet. La chambre de recours estime qu’il n’y a aucune raison de considérer les dates fournies par les archives d’internet comme inexactes, à charge pour le défendeur de prouver « de nouveaux éléments de nature à jeter la suspicion et apporter une preuve contraire destructrice de la présomption ». Elle précise par ailleurs que, bien qu’incomplète la bibliothèque d’archives, de par sa popularité et sa réputation, « présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance » la charge de la preuve du contraire est à la partie adverse.
Cette décision de l’OEB va donc plus en amont dans l’acceptation de preuves fournies par un système d’archives et dans la légitimité accordée au site archive.org. Dans la même lignée, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) reconnait la validité des preuves issues du site « archive.org ».
Néanmoins, la route tendant à faire évoluer les considérations nationales, et notamment françaises, semble longue tant l’entité émettrice des captures d’écran paraît illégitime aux yeux des juges nationaux.
Toutefois, on remarque une évolution dans la jurisprudence française. Tout d’abord, dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour d’appel de Paris, pour prendre sa décision, s’est fondée sur une comparaison de pages de sites internet rapportées grâce au site « archive.org ».
Ensuite, la Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a daté le début d’exploitation d’un nom de domaine en prenant en compte des impressions écrans du site « archive.org ».
Finalement, le TGI de Paris admet, le 21 octobre 2015, la valeur à titre de preuve du site « archive.org ».
Cependant, un constat d’huissier semble rester indispensable afin de faire constater les pages utiles. En effet, la jurisprudence considère que faute de constat d’huissier, la simple impression ne suffit pas comme mode de preuve. Il conviendra donc de s’adjoindre les services d’un huissier de justice territorialement compétent et spécialisé dans les « constats internet », afin de dresser un constat dans le respect des règles de droit. Le caractère probant du constat établi par l’huissier dépendra du respect d’un certain mode opératoire, ainsi que de la présence de certaines mentions techniques, décrites dans la jurisprudence et la norme Afnor NF Z67-147, qui ne constitue toutefois qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques3. Il s’agira, entre autres, de la description du matériel ayant servi aux constations, de l’absence d’utilisation de proxy et du vidage de la mémoire cache. Le défaut de ces mentions laissera subsister un doute sur la concordance entre la page affichée et celle en ligne pour le constat. Afin de le rendre incontestable, l’huissier y précisera également son adresse IP. A noter enfin que les preuves rapportées grâce au constat devront avoir été obtenues loyalement4.
Ces décisions récentes reconnaissent donc une certaine valeur probante aux copies d’écran du site archive.org..La France s’aligne donc sur les décisions prises par les instances européennes et internationales sur ce point.
1 CA Paris 2-7-2010 RG n°2009/12757
2 OEB, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom.
3 Cour d’appel de Paris, le 27 février 2013
4 Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2015 : validité de copies d’écran si des éléments extrinsèques probants permettant de conforter les éléments produits sont apportés tels qu’un constat d’huissier. Toutefois, « les preuves rapportées par un constat d’huissier doivent avoir été obtenues loyalement ».
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Written by Nathalie Dreyfus21/02/2017 
L’extension « .marque » ou « dotBRAND » en anglais est un new gTLD qui séduit de plus en plus. Les entreprises sont attirées par ce concept pour pouvoir être maître d’une extension qui porte le nom de leur marque. Cette pratique présente une excellente opportunité marketing pour présenter les produits de la marque.
