Les nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) ont été lancées en octobre 2013. Depuis, plus de 1000 nouvelles extensions ont été créées, et plus de 20 millions de domaines ont été enregistrés sous une nouvelle extension. Bien que cet essor offre un plus grand choix aux internautes qui veulent enregistrer un nom de domaine, il menace les titulaires de marques qui doivent désormais faire face à davantage de risques d’usurpation de leur marque.
Un deuxième tour qui se fait attendre
Les noms de domaine disponibles dans les extensions classiques (comme le .com ou le .net) se font de plus en plus rare, c’est pourquoi un second tour d’ouverture des extensions de noms de domaine devient nécessaire. Il inciterait ainsi plus de titulaires de marques à créer leur nom de domaine.
Lors de sa dernière réunion à Helsinki le 27 juin 2016, l’ICANN a annoncé que ce second tour ne devrait pas avoir lieu avant 2018.
L’examen des mécanismes de protection des droits
Mais avant d’ouvrir un second tour, l’ICANN doit examiner et améliorer les mécanismes actuels de protection des marques. En effet, ces outils n’ont pas changé depuis l’apparition des new gTLDs en 2013, et sont parfois en décalage avec le contexte actuel.
L’ICANN a notamment travaillé sur les procédures spéciales de résolution des conflits post-délégation, et en particulier sur les procédures URS et UDRP. Ces dernières permettent de trouver des voies alternatives pour les titulaires de marques lorsqu’un nom de domaine usurpe leur marque. L’ICANN a aussi analysé le Trademark Clearinghouse, une base de données générale qui permet au titulaire d’une marque de vérifier des informations nécessaires à la protection de ses droits.
Toutes ces améliorations ont pour but d’offrir aux titulaires de marques une protection suffisante de leurs droits, dans un contexte où les nouvelles extensions de domaine risquent d’être encore plus nombreuses dans les années à venir.
Le gérant de la société Vizion’Air exploite sous le nom commercial Droneshop, un site de commerce électronique spécialisé en matière de modélisme et de drones. Il dépose en 2012 le nom de domaine www.ladroneshop.com. La société Minigroup est titulaire des noms de domaine www.droneshop.fr et www.droneshop.com, depuis 2011.
Suite au dépôt en 2013 de la marque française verbale « Droneshop » et d’une marque française semi-figurative, la société Vizion’Air engage une action en concurrence déloyale. Elle invoque les agissements fautifs de Minigroup et demande l’annulation des deux enregistrements de marques litigieuses. Pour ce faire, il convenait d’établir un risque de confusion entre les deux marques et le nom de domaine du demandeur. Cependant, il importait au préalable d’établir le caractère distinctif des signes antérieurs.
En effet, la Haute juridiction met en évidence dans un premier temps les éléments du signe litigieux. Ce dernier est composé exclusivement de termes descriptifs pour le consommateur anglais.
Toutefois, elle indique également qu’un signe qui comporte des éléments pouvant servir à désigner le produit ou service ou une de ses caractéristiques essentielles doit être refusé à l’enregistrement. L’article 7 §1, c) du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire énonce toutefois que ce refus n’est valable « qu’à condition que le signe ne comporte pas d’autres signes ou d’autres indications et, au surplus, que les (éléments) exclusivement descriptifs qui (le) composent ne soient pas présentés ou disposés d’une façon qui distingue l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (par le public pertinent) ».
Si les éléments de la marque sont issus de langues différentes, ou si le signe litigieux est entièrement enregistré dans une langue étrangère, la solution du règlement n°40/94 est également valable. (CJCE, 20 septembre 2001, « Baby Dry », n°C-383/99P)
La jurisprudence a ainsi démontré qu’un tel signe devra être évalué de façon objective. Aussi, un signe ne peut être considéré comme distinctif par le simple fait d’accoler des éléments génériques ou descriptifs. Pour être considéré comme non descriptif, une modification inhabituelle, notamment sur le plan syntaxique ou sémantique, doit être apportée.
Par conséquent, pour qu’une marque réponde à l’exigence de distinctivité, le signe litigieux devra présenter, dans l’assemblage de ses différents éléments ou dans son orthographe, des choix inhabituels ou arbitraires. L’ajout d’un signe figuratif peut aussi lui permettre d’être identifié par le public visé comme jouant le rôle d’une marque.
Les juges du tribunal de grande instance ont ici considéré que le signe invoqué « droneshop » ne peut pas constituer une antériorité puisqu’il n’est pas distinctif au regard de l’activité en cause. Effectivement, un « drone » est un petit aéronef sans pilote et désigne la nature des produits et articles offerts à la vente, que cela soit en français ou en anglais. Le terme « shop » est issu de la langue anglaise et aurait ainsi pu présenter plus de spécificité. Toutefois, cette expression est largement appréhendée par le public français comme étant la désignation usuelle d’un magasin.
La réunion de ces deux termes reste purement descriptive de l’activité exploitée selon le tribunal. Elle ne permet pas « une identification de l’entreprise concernée afin de la distinguer des autres entreprises du même secteur ». En outre, l’ajout du pronom personnel « la » dans le nom de domaine de la société Vizion’Air n’est pas de nature à allouer un caractère distinctif à celui-ci. L’association des différents termes, en l’espèce, n’est donc pas suffisamment inhabituelle ou arbitraire.
Les juges ont aussi soulevé dans ce jugement que l’utilisation de la langue étrangère ne permet pas, à elle seule, d’établir la distinctivité du signe litigieux.
Un terme issu d’une langue étrangère peut être utilisé comme marque ou comme élément de celle-ci. Toutefois, il convient de rechercher si cette expression, au moment du dépôt, était entrée dans le langage courant ou professionnel. En outre, il ne doit pas être compris en France par une large fraction du public concerné comme étant la désignation du produit ou service considéré pour pouvoir être enregistré. Il a été jugé que tel était le cas pour l’expression Air Sport Gun pour une arme à air comprimée destinée à être utilisée dans le cadre d’une activité de sport ou de loisir (Cass crim, 8 janvier 2008, n° 07-82.105). Ce signe n’était donc pas distinctif.
Ainsi, il importe peu que les termes soient descriptifs dans leur langue d’origine, tant qu’ils ne sont pas compris par une large fraction du public concerné. Tel n’est pas le cas pour l’expression « droneshop ».
En conclusion, cette solution permet d’attester qu’en France, l’utilisation d’une langue étrangère n’est plus aujourd’hui synonyme de distinctivité du signe lorsqu’elle est facilement appréhendable par une large partie du public, et cela semble cohérent.
Le cybersquatting s’est dès lors développé, passant des Top-level domain names, tels que le <.com> ou <.cn>, à des écritures et signes non latins issus de l’arabe, du chinois ou encore du cyrillique, comme .中国 (.china) ou .рф (.rf).
L’internet multilingue
Depuis 2009, les extensions en caractères latins (des lettres a à z) et non latins, en nombres (de 0 à 9), ou avec des tirets (-) sont autorisés pour les noms de domaine de premier et deuxième niveaux.
Or il est prévu que le nombre d’utilisateurs d’internet dans le monde augmente, passant de quelques 413 millions en 2000 à environ 5 milliards en 2020… accompagné logiquement d’une augmentation du nombre de cybersquatteurs !
Histoire des noms de domaine internationalisés
Aujourd’hui, les noms de domaine sont un atout majeur à la garantie du succès d’une marque. Cependant, si de nombreuses sociétés mettent en place des services de surveillance pour leurs marques ou noms de domaine, elles ne devraient pas sous-estimer les risques potentiels que peuvent engendrer les noms de domaines en caractères non latins.
Le nombre significatif d’enregistrements de noms de domaine en caractères non latins
En 2016, on compte déjà plus de 6 millions de noms de domaine enregistrés en caractères non latins. Leur usage s’accroit, devenant pratique commune, notamment du fait des contenus web existant en de plus en plus de langues différentes. 10% des sites sont en anglais, 22% en russe, 19% en chinois et 12% en japonais.
L’intensification de la tendance
En 2014, l’ICANN a commencé à encourager les nouvelles extensions visant une communauté, notamment en arabe, cyrillique et chinois. Depuis, cinq différents panels ont été créés par pays dans le monde en vue de labéliser et réguler des zones par nation. La procédure accélérée d’établissement de noms de domaine internationalisés a été introduite en 2009 et permet aux pays et territoires de soumettre leurs demandes pour l’ouverture des extensions de noms de domaine en caractères non latins.
Un outil spécifique de surveillance
L’introduction des noms de domaine internationalisés (IDN TLD’s) a engendré des changements techniques significatifs dans la représentation des noms de domaine et rendu insuffisant les outils traditionnels de surveillance. Les noms de domaine internationalisés sont enregistrés sous forme codée, ne permettant pas la reconnaissance d’un terme à titre de marque. Seul un outil spécifique peut détecter les cas de cybersquatting de noms de domaine internationalisés.
Ne restez pas inactifs ! Surveillez vos noms de domaine internationalisés sur internet et poursuivez les cybersquatteurs dans l’espace entier des noms de domaine grâce à des outils adaptés.
Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans les surveillances de noms de domaine et peut vous aider à gérer et prévenir les pratiques abusives sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.
Un acte de concurrence déloyale peut être constitué si un concurrent enregistre le nom de domaine d’une société qui ne l’utilise plus. Tel est le cas lorsque la confusion a été sciemment entretenue par le concurrent et si cela cause un préjudice à l’ancien titulaire selon la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.486, « Sté Les Vents du Nord c/ Sté Cuivres et bois »).
Une société de vente et de restauration d’instruments à vent, exploitant un magasin sous la dénomination sociale, l’enseigne et le nom commercial « Les Vents du Nord », était titulaire du nom de domaine « lesventsdunord.fr », un site internet en construction.
La société Cuivres et bois, exerçant la même activité et exploitant un magasin à proximité, a acheté, le lendemain de sa retombée dans le domaine public, le nom de domaine « lesventsdunord.com ».
La société Les Vents du Nord a alors mis en demeure la société Cuivre et bois de cesser tout usage du signe « les vents du nord » et de procéder au transfert à son profit du nom de domaine litigieux.
Le droit sur les noms de domaine n’est pas reconnu expressément par le code de la propriété intellectuelle français. Toutefois, un nom de domaine est bien un signe distinctif. Pour que ce droit soit maintenu, il est obligatoire de s’acquitter des frais de renouvellement auprès du registre, souvent par l’intermédiaire du bureau d’enregistrement. La sanction du non-paiement est la perte du droit sur le signe.
Ainsi, l’article 6.7 de la Charte de nommage de l’AFNIC dispose qu’« une fois supprimé, le nom de domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un autre demandeur ».
Une exploitation effective du « site en construction »
Le simple enregistrement du nom de domaine est insuffisant pour être parfaitement défendu. Un usage effectif de ce dernier est exigé. Il est alors nécessaire que le site sous ce nom soit ouvert et fonctionne. Une jurisprudence constante affirme que la protection sur un nom de domaine ne peut s’acquérir que par son exploitation. (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143, « Locatour »).
Curieusement, bien que le site porte toujours la mention « site en construction » sur sa page d’accueil et est exploité de façon très modéré, la Cour de cassation estime à la suite des juges d’appel que, puisque la page d’accueil comportait le logo de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l’objet de son activité, et qu’elle était insérée comme lien hypertexte dans d’autres sites internet, il existait bien une exploitation effective et publique du nom de domaine « lesventsdunord.fr ».
Le rachat du nom de domaine expiré : un abus manifeste
Le rachat du nom de domaine litigieux par une société concurrente le lendemain de sa retombée dans le domaine public était de nature à faire naitre une confusion entre les deux sociétés dans l’esprit du public. En outre, la Cour a relevé que les deux entreprises exerçaient exactement les mêmes activités très spécialisées dans des lieux proches. La Haute juridiction précise que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivres et bois a eu pour conséquence de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord, grâce notamment aux liens hypertextes qui avaient pour effet de diriger automatiquement l’internaute vers le site de la société.
La Cour de cassation estime que la société Cuivres et bois a ainsi commis des actes de concurrence déloyale. La situation entre les parties a en effet nuit à l’attractivité du site internet de la société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche. De surcroit, l’image de cette dernière a été entamée par la confusion entretenue par la société Cuivres et bois qui a dilué le pouvoir attractif du signe « les Vents du Nord ». La Haute juridiction approuve donc la cour d’appel d’avoir condamné la société Cuivres et bois à 15 000 euros de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale.
La jurisprudence sanctionnant un abus en matière de nom de domaine non renouvelé est peu abondante, c’est pourquoi le présent arrêt est important afin de nous permettre d’éclaircir les conditions dans lesquelles l’enregistrement d’un nom de domaine non renouvelé peut ou non être licite. En outre, cet arrêt présente d’autant plus d’intérêt qu’il permet de préciser la notion d’exploitation du nom de domaine, qui est entendu assez largement.
Le caractère transnational des noms de domaine pose la question de la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaitre des atteintes causées par l’enregistrement ou l’usage de ces signes.
Appréciation de la destination d’un site : utilisation de la technique du faisceau d’indices
En vertu de la théorie de la focalisation, le juge français est compétent dès lors que le site en question est destiné au public de France et non pas simplement accessible depuis la France (Com. 11 janvier 2005). Cette solution avait été réaffirmée à plusieurs reprises (Com. 29 mars 2011 ; Com. 3 mai 2012). La technique prend en compte divers indices, tels que l’extension du nom de domaine, la langue utilisée sur le site ou encore les destinations de livraison. Toutefois, ces critères pris séparément ne sont pas pertinents.
Cette technique du faisceau d’indices a notamment été utilisée par la Cour de justice de l’Union Européenne, à l’occasion d’un arrêt en date du 12 juillet 2011, qui procéda à une appréciation au cas par cas de divers indices judicieux pour conclure à la destination d’un site web.
Jurisprudence divergente en matière de ccTLDs étrangers
Néanmoins, la difficulté se pose en présence de ccTLDs étrangers, c’est-à-dire d’extensions nationales (<.ch> pour la Chine, <.de> pour l’Allemagne, etc.). La preuve de la cible est alors plus complexe, il est nécessaire d’apporter des éléments prouvant le ciblage du public français. Par un jugement du 14 janvier 2016, le TGI de Paris a considéré qu’un site internet italien proposant une traduction en français de son contenu, ainsi que les coordonnées de l’un de ses distributeurs basé en France vise un public français, avec lequel il présente un lien significatif et suffisant. Le tribunal s’est fondé sur l’article 5-3 du règlement communautaire n° 4/2001 qui prévoit qu’« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […] 3) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Le TGI de Paris est donc en l’espèce compétent pour connaître des demandes relatives à l’utilisation d’une marque d’une société française sur un site en .it.
A contrario, la Cour d’Appel de Nancy, le 13 décembre 2010 avait refusé de reconnaitre la compétence des juridictions françaises lors d’un litige survenu sur le site <carbone.nl> aux motifs qu’il n’était pas en français et ne proposait pas de vente en France.
Il convient donc de rester prudent et de considérer tous les indices possibles pour identifier au mieux la destination d’un site internet, et donc la ou les juridictions compétentes en cas de litige.
Pour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure efficace. Elle a permis de traiter plus de 31 000 contentieux depuis sa création fin 1999. Par la suite, et dans le cadre du lancement des nouvelles extensions de nom de domaine (new gTLDs), l’ICANN a créé la procédure URS venant compléter la procédure UDRP. Cette nouvelle procédure, simplifiée, offre des coûts réduits et apporte aux titulaires de marques une solution plus rapide. Simplement, quels éléments différencient la procédure UDRP de la procédure URS ?
UDRP
URS
Noms de domaine concernés
gTLD, new gTLDs et certains ccTLD (variables en fonction des centres habilités
New gTLDs et certains ccTLD
Communication
Electronique
Electronique
Centres habilités à recevoir les plaintes
1) L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
2) Le National Arbitration Forum (NAF)
3) L’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)
4) Le Centre arabe pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (ACDR)
5) La Cour Arbitrale Tchèque (CAC)
1) Centre MFSD
2) Le National Arbitration Forum (NAF)
3) L’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC).
Nombre limite de mots
Plainte : 5000 mots maximum
Réponse : 5000 mots maximum
Plainte : 500 mots maximum
Réponse : 2500 mots maximum
Langue
Langue du contrat d’enregistrement (sauf accord ou circonstances)
Plainte : Anglais
Réponse : Anglais, sauf notification contraire
Eléments de la plainte
1) Nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque
2) Pas de droits ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine
3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi
1) Nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque pour laquelle le demandeur possède un enregistrement national ou régional valide et en cours d’utilisation ; ou qui a été validé à travers une procédure judiciaire ; ou qui a été spécifiquement protégé par une loi ou un traité en vigueur au moment où la plainte URS est formée
2) Pas d’intérêt légitime ou de droit sur le nom de domaine
3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi
Délai réponse
20 jours civils
14 jours civils
Extension du temps de réponse
A la demande du défendeur ou suite à un accord des parties
Pas de limitation expresse de durée
A la demande du défendeur
7 jours civils maximum
Standard de la preuve
Prépondérance de la preuve
Preuve claire et convaincante
Aucune véritable question de fait ne doit être posée
Correction des irrégularités
Contrôle par le centre d’arbitrage dans un délai de 5 jours à compter du dépôt de la plainte
5 jours civils pour corriger l’irrégularité, sinon rejet de la plainte
Contrôle par le centre d’arbitrage dans un délai de 2 jours à compter du dépôt de la plainte
Pas de possibilité de corriger une irrégularité du fait de la rapidité de la procédure
Délai décision
Dans les 14 jours suivant la notification du panel
Dans les 5 jours ouvrables à compter du dépôt de la plainte
Sanction
Transfert ou annulation du nom de domaine
Suspension pendant la durée d’enregistrement du nom de domaine
Possibilité de prolonger la suspension pour 1 an supplémentaire
Appel
Non
Oui
Panel
1 ou 3 panelistes
1 paneliste en examen et 1 ou 3 en appel
Alors que la procédure URS présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité, la procédure UDRP vise elle la totale suppression du trouble. Le choix entre ces deux procédures devra alors relever de la mise en place d’une stratégie forte et efficace, en accord avec la valeur réelle du nom de domaine pour le titulaire de la marque et l’objectif à atteindre.
Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS ou UDRP et dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.
Le 16 décembre 2015, l’ICANN annonce la signature d’un accord (Memorandum of Understanding) avec le Centre MFSD qui rejoint ainsi le Centre Asiatique de Règlement de Litiges relatifs à des Noms de Domaine (ADNDRC) et le Forum National d’Arbitrage (NAF) en tant que fournisseurs de système URS.
Les négociations entamées par l’OMPI afin de pouvoir administrer des procédures URS n’ayant pas abouti, la société MFSD srl basée en Italie se retrouve premier centre européen fournisseur de système uniforme de suspension rapide.
Pour rappel, et dans le cadre du lancement des nouvelles extensions de noms de domaine en 2013 (new gTLDs), l’ICANN avait créé la procédure URS venant compléter la procédure UDRP. Cette nouvelle procédure, simplifiée, offre des coûts réduits et apporte aux titulaires de marques une solution plus rapide.
Bien que la procédure URS présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité, la procédure UDRP vise elle la totale suppression du trouble. Le choix entre ces deux procédures devra alors relever de la mise en place d’une stratégie forte et efficace, en accord avec la valeur réelle du nom de domaine pour le titulaire de la marque et l’objectif à atteindre (voir l’article « La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre »).
Les fournisseurs de système URS doivent nécessairement remplir un certain nombre de conditions, et notamment faire preuve d’une parfaite compréhension, au niveau mondial, des enjeux liés aux droits de propriété intellectuelle et à l’Internet.
Le Centre MFSD a, en ce qui le concerne, une expérience et des qualifications approfondies dans la résolution extra-judiciaire des litiges liés à la propriété intellectuelle.
Fondé en 2000, ce centre a été accrédité en 2001 par le bureau d’enregistrement .it (Registry .it) comme fournisseur de système de résolution des litiges liés aux noms de domaine en .it. Il a également été habilité par le Ministère Italien de la Justice, en 2012, Centre de Médiation en Propriété Intellectuelle.
Le 28 janvier 2016, Nathalie Dreyfus a été nommée Examinateur dans le Centre MFSD. Elle est la première examinatrice de ce Centre ayant pour langue maternelle le français.
Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS, dans le monde entier, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.
Le 26 juin 2008, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) confirmait sa décision d’ouvrir au public la possibilité de créer de nouvelles extensions. Depuis 2012, plusieurs centaines de nouvelles extensions génériques ont été créées.
Les objectifs de ces nouvelles extensions ? – Le choix des extensions devenant de plus en plus étroit, l’ouverture des extensions permet de déverrouiller les possibilités de choix des noms de domaine et d’en accroitre le marché.
Les enjeux pour les acteurs économiques ? – L’ouverture des nouvelles extensions génériques représente pour les acteurs économiques un enjeu commercial considérable. Désormais, chaque entité peut bénéficier d’une extension en son nom. Ces extensions permettent une meilleure visibilité sur Internet apportant aux acteurs économiques une réelle valeur ajoutée. En effet, une extension claire et précise permet à l’internaute d’identifier rapidement le titulaire du site. Le nom de domaine étant la porte de la cybercommercialité, un choix judicieux de l’extension doit être effectué pour garantir au cybercommerçant toutes les chances de succès. Dans un tel contexte, l’acquisition d’une nouvelle extension générique s’apparente à un investissement publicitaire.
Les problèmes soulevés ? – Le premier risque soulevé est celui d’une identité ou d’une similitude entre une nouvelle extension et un droit antérieur. Mais, l’ICANN a su mettre en place un dispositif de protection juridique pour éviter d’engendrer une insécurité juridique incontrôlable. Se pose ensuite la question de l’éventuel enregistrement d’un terme générique comme extension. Le nom de domaine n’ayant pas à être distinctif, un terme générique, nécessaire ou usuel peut être enregistré comme extension si le demandeur justifie d’un intérêt à procéder à un tel enregistrement. Pourtant, la monopolisation d’une telle extension procure un avantage concurrentiel difficilement défendable.
En outre, en multipliant les possibilités de noms de domaine, on peut se demander si cela ne va pas conduire à une aggravation de la pratique du cybersquatting, qui consiste à acheter un nom de domaine pour ensuite le revendre à un prix excessif à des sociétés qui en ont besoin. Pourtant, il ressort du rapport The Name Sentry Abuse, réalisé par le cabinet Architelos, spécialisé dans la gestion des noms de domaine, en vue d’évaluer le nombre d’enregistrements abusifs, que le nombre d’enregistrements constitutifs d’une nouvelle extension générique serait inférieur au nombre d’enregistrements abusifs de noms de domaines composés d’une extension générique préexistante. Il faut cependant nuancer ce résultat puisque le nombre d’enregistrements abusifs de noms de domaines composés d’une nouvelle extension générique connaît un accroissement substantiel.
Outre ces problèmes juridiques se pose celui de la réaction des internautes face à la création de ces nouvelles extensions. En effet, une étude réalisée par Interbrand, entre octobre et décembre 2014, sur mille consommateurs américains, montre que les nouvelles extensions ont une influence moindre que les .com sur les internautes. Tout d’abord, il est démontré que les internautes se souviennent plus aisément d’un nom de domaine en .com que d’un nom de domaine dans une nouvelle extension. Ensuite, le taux de « clics » démontre que les internautes se dirigeront par préférence vers une adresse en .com que vers une nouvelle extension même si le nom de domaine en .com est moins bien répertorié. Il semblerait donc que les cybercommerçants risquent de perdre des visiteurs et donc de potentiels clients. Pourtant, les résultats d’une telle étude sont à relativiser. En effet, l’apparition de ces nouvelles extensions est encore relativement récente. Il convient donc de laisser un temps d’adaptation aux internautes avant de déterminer le pouvoir attractif de ces nouvelles extensions.
Depuis le mardi 2 décembre 2014, la nouvelle extension de nom de domaine <.paris> est accessible à tous. Le <.paris> constitue ainsi la première extension en France spécialement dédiée à une ville.
Alors qu’il est devenu difficile de se démarquer sur internet avec un nom de domaine désormais classique en <.fr> ou <.com>, le <.paris> constitue une nouvelle opportunité à ne pas manquer pour les entreprises et blogueurs souhaitant se différencier.
Le choix de la nouvelle extension <.paris> permet notamment d’associer au nom de domaine l’image de la ville de Paris, symbole de qualité, d’élégance et d’innovation dans le monde entier.
Ces nombreux avantages ne sont pas passés inaperçus puisque déjà fin 2014, plus de 2 000 entreprises avaient fait l’acquisition d’un nom de domaine en <.paris>, notamment dans les secteurs du luxe, de la gastronomie et de l’innovation. Ces chiffres ont rapidement augmenté et aujourd’hui, selon des statistiques du mois de mai 2015, il existerait plus de 18 000 noms de domaine en <.paris>.
I. Les particularités du .paris en termes d’enregistrement
La particularité de l’enregistrement en <.paris> tient à la condition d’appartenance à la Communauté de Paris. En effet, il est prévu à l’article 2.1.1. de la politique d’enregistrement en<.paris> que pour enregistrer et renouveler un nom de domaine en <.paris>, il faut que le demandeur soit en mesure de prouver qu’il réside dans la région parisienne, ou qu’il y exerce des activités professionnelles, personnelles, commerciales ou culturelles ou encore justifier de tout autre lien d’attachement direct ou indirect avec la région parisienne.
Cette condition n’est pas appréciée à la légère puisqu’il est indiqué à l’article 9 de cette politique d’enregistrement que « l’opérateur de registre est en droit de rejeter, révoquer ou supprimer à tout moment toute demande de nom de domaine, ou tout enregistrement qui en découle, s’il s’avère que le demandeur n’a pas satisfait à tout ou partie des conditions d’éligibilité ».
Il est intéressant de relever sur ce point que cette condition est propre à la nouvelle extension <.paris>. En effet, et à titre d’exemple, le <.london> ou encore le <.tokyo> sont attribués sans aucune restriction en termes d’appartenance à la région.
II. L’état du contentieux du .paris
Le <.paris> étant encore très récent, il existe peu de décisions extrajudiciaires et aucune décision judiciaire à son sujet. Pour autant, cela ne signifie pas que le contentieux est inexistant. Plusieurs affaires portent notamment sur l’enregistrement de noms de domaine en .paris, tels que les noms de domaine <match.paris>, <briochedoree.paris>, <laposte.paris> ou encore <eleven.paris>.
C’est ainsi que Danone a eu l’occasion de faire suspendre le nom de domaine <groupedanone.paris> le 5 juin 2015 dans le cadre d’une procédure URS auprès du National Arbitration Forum (No 1618861). Dans cette affaire, le fait que le nom de domaine reprenne intégralement le nom de la société et la marque Danone, et l’associe à la ville de Paris où se trouvait précisément la société, a permis de prouver la connaissance par le réservataire de l’identité de la société et a fortiori sa mauvaise foi.
Dans une autre affaire menée devant le Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI cette fois, la société du Figaro a obtenu le transfert des noms de domaine <le-figaro.paris> et <lefigaro.paris> (D2015-0094). Le réservataire avait tenté de démontrer que le terme Figaro était un mot commun, utilisé notamment pour désigner un personnage d’opéra. Mais associé à la ville de Paris qui est la ville où la société du Figaro a son siège social, il était clair que le réservataire avait enregistré et utilisé ce nom de domaine de mauvaise foi. Cette association à la ville de Paris a donc a été l’un des arguments permettant de démontrer l’identité du nom de domaine avec la marque et a fortiori le risque de confusion.
C’est le même argument tenant au siège social du titulaire de la marque qui a été énoncé dans la procédure URS du 31 mars 2015 (FA1503001608773) au sujet de <lasamaritaine.paris>.
Ainsi l’extension en <.paris> peut permettre, en matière de contentieux, de constituer un argument supplémentaire de la mauvaise foi du réservataire du nom de domaine lorsque le titulaire de droits dont la marque a été reprise est établi à Paris.
Mais ce n’est toutefois pas toujours le cas et les experts ne sont pas encore parvenus à un consensus sur la question de savoir s’il faut tenir compte des nouvelles extensions lors de l’examen comparé d’un nom de domaine et d’une marque au cours d’une procédure UDRP.
Lors de la création de la procédure UDRP, en 1999, les extensions disponibles étaient extrêmement limitées et se réduisaient aux gTLDs originelles (5) et aux ccTLDs (Country Code Top Level Domain) (247) qui correspondent aux extensions géographiques des pays. Les experts ont donc très rapidement établi un principe selon lequel l’extension ne doit pas être prise en considération lors de l’évaluation de l’identité ou des similitudes entre le nom de domaine litigieux et la marque revendiquée.
Avec l’arrivée des nouvelles extensions ce principe a été remis en question. Dans la première procédure UDRP faisant suite à l’introduction des nouvelles extensions, les experts devaient déterminer si le nom de domaine <canyon.bike> était identique ou similaire par rapport à la marque Canyon, enregistrée pour des vélos (D2014-0206). A cette occasion, les experts ont précisé que, dans le contexte des nouveaux gTLDs, il faudrait déterminer s’il est approprié de prendre en considération l’extension d’un nom de domaine dans l’appréciation de l’identité ou de la similarité de ce nom avec la marque. Cependant, dans cette affaire, les experts ont préféré considérer qu’il n’était pas nécessaire de répondre à cette question dans la mesure où le nom de domaine reprenait intégralement la marque Canyon de sorte que l’identité était démontrée.
Par la suite, dans le litige D2014-0369 concernant les noms de domaine <statoil.holdings> et <statoil.venture>, les experts ont examiné les deux hypothèses à savoir la comparaison des signes sans tenir compte des extensions et la comparaison avec les extensions. Mais les experts ne se sont pas prononcés pour autant sur la question de savoir s’il était pertinent d’en tenir compte puisque dans les deux hypothèses, les signes étaient similaires de sorte que la condition du paragraphe 4(a)(i) des principes UDRP était remplie.
Dans l’affaire D2014-0269 rendue au sujet du nom de domaine <zionsbank.holdings> les experts se sont longuement interrogés sur l’intérêt de prendre en compte l’extension. Mais en l’occurrence, ils ont considéré que le terme « holdings » à la fin du nom de domaine litigieux ne permettait pas de prouver le caractère identique ou similaire du nom de domaine par rapport à la marque Zions Bank. Néanmoins, ils ont précisé que selon les cas, l’examen de l’extension pouvait avoir un impact sur l’analyse de la condition du paragraphe 4(a)(i).
Plusieurs procédures URS propres aux nouvelles extensions ont révélé la volonté des experts de prendre en considération la nouvelle extension dans l’examen du risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque.
Notamment dans l’affaire Christian Dior Couture v/ Aris koulaidis (FA140201546033) du 1er avril 2014 portant sur l’enregistrement du nom de domaine <dior.clothing>. Dans cette affaire les experts ont notamment pris en considération le fait que le nom de domaine litigieux soit enregistré dans un gTLD faisant explicitement référence au domaine d’activité du requérant.
De la même manière dans l’affaire Paris Saint-Germain Football SASO v/ Alexandr Serenko et al. du 11 juin 2014 (FA1406001563159) où il était question de l’enregistrement du nom de domaine <parissaint-germain.club>, les experts ont considéré que le gTLD <.club> augmentait le risque de confusion dans la mesure où le requérant représente un club de football.
Finalement et pour conclure il est impossible à l’heure actuelle d’affirmer que les nouvelles extensions doivent être prises en considération lors de l’examen du caractère identique ou similaire d’un nom de domaine vis-à-vis d’une marque lors d’une procédure UDRP ou URS. En effet, les experts semblent réticents à affirmer un tel principe et ont jusqu’à présent, notamment au niveau des procédures UDRP, nuancé la prise en considération de ces extensions. Ceci n’est guère surprenant dans la mesure où les nouvelles extensions, accessibles à tous depuis 2012, représentent une évolution considérable par rapport aux gTLDs classiques autour desquels la jurisprudence s’est construite. Une évolution est donc attendue à ce sujet.
La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre
Depuis sa création, et selon le rapport sur les mécanismes de protection des droits de l’ICANN mis à jour en septembre 2015, plus de 300 procédures URS ont déjà été engagées. La majeure partie des plaintes est déposée durant les premiers mois de création du nom de domaine. 68% des décisions rendues l’ont été suite à une absence de réponse de la part du titulaire du nom de domaine après mise en demeure. 94% des décisions rendues ont donné lieu à la suspension des noms de domaine concernés. La procédure URS semble ainsi séduisante de par sa rapidité et son coût réduit.
Pourtant, le choix entre URS et UDRP ne doit pas se limiter à l’évaluation de ces simples éléments. Tout dépendra des faits et circonstances spécifiques à chaque cas et du résultat que voudra obtenir le titulaire de la marque. Le nom de domaine a-t-il une réelle valeur pour lui ? Quels sont ses enjeux commerciaux ? Souhaite-il un simple blocage du nom de domaine ? Une annulation ? Un transfert ? Si le titulaire de la marque opte pour la procédure URS, il ne pourra obtenir qu’une suspension temporaire du nom de domaine. Or, s’il s’avère par la suite que ce nom de domaine avait de la valeur pour lui, il devra attendre qu’il retombe dans le domaine public pour pouvoir procéder à son enregistrement, en espérant qu’un tiers ne soit pas plus rapide que lui. Et même s’il reste possible de mettre en place un backorder (offre proposée par certains registrars d’enregistrer un nom de domaine dès sa retombée dans le domaine public), les résultats n’étant pas garantis, la procédure URS ne peut se substituer à la procédure UDRP qui permet un transfert du nom de domaine. Si le titulaire de la marque souhaite donc exploiter le nom de domaine, il devra avoir recours à l’UDRP. D’autres éléments sont également à prendre en considération.
Le titulaire de la marque satisfait-il à toutes les conditions posées par le système URS ? Il est intéressant en termes de choix entre URS et UDRP d’analyser les raisons de refus de certaines plaintes. Ainsi, dans une décision en date du 10 avril 2014, le NAF a rejeté la demande du plaignant au motif que ce dernier n’était pas en mesure de démontrer la titularité des marques dont il revendiquait la propriété. En effet l’expert a retenu que la société titulaire des marques n’était pas la société requérante et qu’aucun lien n’était établi entre elles[i]. De la même manière, une plainte avait été rejetée suite à l’incapacité pour le plaignant de démontrer l’absence d’intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine. Dans cette affaire il n’était pas établi que le nom de domaine utilisé était associé à la marque dans la mesure où la page du site n’incluait aucune référence à cette marque[ii].
Notons également que la procédure URS n’offre aucune possibilité de correction des irrégularités. Dans un tel cas la plainte sera tout simplement rejetée. Le plaignant se doit donc d’être particulièrement attentif aux détails dans la constitution de sa plainte. Ainsi, dans une affaire du 12 avril 2014, la société Wolfram Research, Inc invoquait des droits détenus par la société Wolfram Group, LLC contre le nom de domaine <wolfram.ceo>. Aucun lien entre les deux sociétés n’ayant été mis en évidence, la plainte avait été rejetée[iii]. Trois jours plus tard, la société Wolfram Group, LLC avait corrigé son erreur en déposant une nouvelle plainte URS, entrainant la suspension du nom de domaine concerné[iv].
Le choix du système de l’URS doit réellement relever de la mise en place d’une stratégie. Dans le cadre de cette procédure, l’atteinte doit être évidente et la preuve de cette atteinte claire et convaincante. A titre d’exemple, une procédure URS intentée en juin 2014 avait conduit au blocage du nom de domaine <stuartweitzman.email>[v]. Pourtant, les experts ont considéré en appel que la condition préalablement satisfaite et selon laquelle le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir d’intérêt sur celui-ci ne l’était plus suite au dépôt d’une preuve supplémentaire. Rien n’est donc totalement sûr concernant l’issue d’une procédure URS. En effet, le titulaire du nom de domaine <stuartweitzman.email> avait également procédé à l’enregistrement du nom de domaine <lufthansa.email>. Malgré les faits similaires, les examinateurs ont confirmé en appel la suspension du nom de domaine[vi]. Il est également très intéressant de constater concernant l’affaire du nom de domaine <stuartweitzman.email> que suite à la procédure URS perdue en appel, une procédure UDRP intentée en novembre 2014 a conduite au transfert du nom de domaine[vii]. Le choix de la procédure extrajudiciaire n’est donc pas évident et la mise en place d’une stratégie est indispensable afin d’assurer une défense efficace des marques.
Pour ajouter à la difficulté du choix entre URS et UDRP, le titulaire de la marque devra également prendre en considération le nom de domaine lui-même. La procédure URS constituera un réel challenge pour les noms de domaine génériques ou descriptifs. Il sera plus compliqué pour le demandeur de démontrer une absence d’intérêt légitime du défendeur, d’autant plus que sa plainte sera limitée, en termes d’arguments à 500 mots. Il sera à l’inverse plus simple pour le défendeur de rendre cet intérêt légitime probable du fait même de la nature du nom de domaine. En outre, le titulaire de la marque devra évaluer s’il existe un risque faible ou élevé de réenregistrement du nom de domaine par un tiers. En cas d’URS, le nom de domaine bloqué retombera dans le domaine public. En fonction du nom de domaine le titulaire de la marque s’exposera alors potentiellement à un risque de cybersquatting.
Une parfaite prise en compte de tous ces éléments et des enjeux est donc nécessaire dans la détermination du choix entre UDRP et URS, cette dernière procédure ne produisant des effets positifs que dans des situations bien particulières. Malgré tout, et quelle que soit l’issue d’une procédure extrajudiciaire, URS ou UDRP, il sera toujours possible pour les parties d’exercer une action en justice devant une juridiction nationale.
Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS ou UDRP et dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.
[i]NAF, 10 Avril 2014, affaire n° 1550933, Aeropostale procurement Company, Inc c/ Michael Kinsey et a.
[ii] NAF, 20 Mars 2014, affaire n° 1545807, Virgin Entreprises Limited c/ Lawrence Fain
[iii] NAF, 12 Avril 2014, affaire n° 1553139, Wolfram Research, Inc. v. Andrew Davis et al.
[iv] NAF, 30 Avril 2014, affaire n° 1554143, Wolfram Group LLC v. Andrew Davis et al.
[v] NAF, 24 Juin 2014, affaire n° 1554808, Stuart Weitzman IP, LLC v. yoyo.email et al.
[vi] NAF, 28 Avril 2014, affaire n° 1552833, Deutsche Lufthansa AG v. yoyo.email et al
[vii] OMPI, 6 Novembre 2014, affaire n° D2014-1537, Stuart Weitzman IP, LLC v. Giovanni Laporta , Yoyo.Email Ltd
Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informés sur les enjeux de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique !
Notre site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service, produire des statistiques et mesurer l'audience du site. Vous pouvez changer vos préférences à tout moment en cliquant sur la rubrique "Personnaliser mes choix".
When browsing the Website, Internet users leave digital traces. This information is collected by a connection indicator called "cookie".
Dreyfus uses cookies for statistical analysis purposes to offer you the best experience on its Website.
In compliance with the applicable regulations and with your prior consent, Dreyfus may collect information relating to your terminal or the networks from which you access the Website.
The cookies associated with our Website are intended to store only information relating to your navigation on the Website. This information can be directly read or modified during your subsequent visits and searches on the Website.
Les cookies nécessaires sont absolument essentiels au bon fonctionnement du site Web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les fonctions de sécurité du site Web, de manière anonyme.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Le Cabinet Dreyfus & associés (« Dreyfus & associés ») est soucieux de la protection de votre privée et de vos données personnelles (« Données » ; « Données personnelles ») qu’elle collecte et traite pour vous.
Dreyfus & associés, à ce titre, respecte et met en œuvre le droit européen applicable en matière de protection des données et, en particulier, le Règlement Général européen sur la Protection des données personnelles Numéro 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).
La présente Politique de Confidentialité a pour objet de vous informer de manière claire et complète sur la manière dont le Cabinet Dreyfus & associés, en sa qualité de responsable de traitement, collecte et utilise vos données personnelles, et sur les moyens dont vous disposez pour contrôler cette utilisation et exercer vos droits en rapport avec lesdits traitement, collection et utilisation de vos données personnelles.
Notre Politique de Confidentialité vise à vous décrire comment Dreyfus & associés collecte et traite vos données personnelles dans le cadre de vos visites sur notre site Web et d’autres échanges que nous avons par courriel ou par courrier, de la tenue de notre rôle en tant que représentants et conseils en propriété industrielle et des relations d’affaire avec nos clients et confrères, ou à toute autre occasion où vous transmettez vos données personnelles à Dreyfus & associés.
Written by Nathalie Dreyfus29/08/2016 
Les nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) ont été lancées en octobre 2013. Depuis, plus de 1000 nouvelles extensions ont été créées, et plus de 20 millions de domaines ont été enregistrés sous une nouvelle extension. Bien que cet essor offre un plus grand choix aux internautes qui veulent enregistrer un nom de domaine, il menace les titulaires de marques qui doivent désormais faire face à davantage de risques d’usurpation de leur marque.
