La force probante des archives du Net – archive.org

Written by Nathalie Dreyfus05/10/2016

Savoir se ménager la preuve d’une atteinte sur internet n’est pas anodin, notamment dans l’éventualité d’une action en justice et malgré le principe de la liberté de la preuve, un certain mode opératoire établi en la matière devra être respecté. En effet, à ce sujet, en 2010, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris¹ rappelle qu’une simple copie écran réalisée par le plaideur lui-même n’a aucune valeur probante et ne suffit pas à rapporter la preuve de l’atteinte.

Archive.org, site géré par Internet Archive, organisation à but non lucratif, se targue d’avoir sauvegardé 450 milliards de pages internet avec sa wayback machine. Son système permet de fournir un instantané du contenu d’une page internet avec une grande fiabilité. Alors même que le contenu d’une adresse url peut avoir changé, le système d’archive.org permet d’éviter ce risque de modification dans le temps et de consulter une page internet telle qu’elle apparaissait dans le passé, voire jusqu’à plusieurs années auparavant.

Au niveau national, les juges ont longtemps été réfractaires à ce type de preuve. France, Etats-Unis, mais aussi Allemagne ont vu leurs tribunaux respectifs refuser un tel moyen de preuve en raison de l’absence de légalité de l’organisme émetteur des archives ou encore du manque de fiabilité des dates obtenues. A l’inverse, les organes juridiques supranationaux (centre d’arbitrage de l’OMPI, Office Européen des Brevets) se sont souvent montrés plus flexibles sur ce point.

Tout d’abord, la Cour d’Appel de Paris, le 2 juillet 2010, ne reconnait aucune force probante au constat internet de l’espèce, effectué au moyen d’archive.org , au motif que « le constat a été effectué à partir d’un site d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées », avant d’ajouter que « cet outil de recherche n’est pas conçu pour une utilisation légale » et que « l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n’était donc pas garantie ». En réalité, cette jurisprudence est propre aux faits de l’espèce puisque, dans cette affaire, l’huissier, le tiers en question dans la décision, n’avait pas bien constaté la date à laquelle l’archivage avait été effectué, et les parties avaient alors dû se servir de l’adresse URL du site dans laquelle apparaît ladite date.

Par la suite, certains jugements ont à tort fait de ce cas spécial une généralité, la jurisprudence considérant alors les constats réalisés à l’aide du site « archive.org » comme dépourvus de force probante.

Néanmoins, la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets en la matière a connu un changement récemment. Le 21 mai 2014, la chambre de recours de l’OEB (T 0286/10) a rendu une décision² concernant la prise en compte des archives de la wayback machine dans une affaire d’opposition à un brevet. La chambre de recours estime qu’il n’y a aucune raison de considérer les dates fournies par les archives d’internet comme inexactes, à charge pour le défendeur de prouver « de nouveaux éléments de nature à jeter la suspicion et apporter une preuve contraire destructrice de la présomption ». Elle précise par ailleurs que, bien qu’incomplète la bibliothèque d’archives, de par sa popularité et sa réputation, « présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance » la charge de la preuve du contraire est à la partie adverse.

Cette décision de l’OEB va donc plus en amont dans l’acceptation de preuves fournies par un système d’archives et dans la légitimité accordée au site archive.org. Dans la même lignée, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) reconnait la validité des preuves issues du site « archive.org ».

Néanmoins, la route tendant à faire évoluer les considérations nationales, et notamment françaises, semble longue tant l’entité émettrice des captures d’écran paraît illégitime aux yeux des juges nationaux.

Toutefois, on remarque une évolution dans la jurisprudence française. Tout d’abord, dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour d’appel de Paris, pour prendre sa décision, s’est fondée sur une comparaison de pages de sites internet rapportées grâce au site « archive.org ».

Ensuite, la Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a daté le début d’exploitation d’un nom de domaine en prenant en compte des impressions écrans du site « archive.org ».

Finalement, le TGI de Paris admet, le 21 octobre 2015, la valeur à titre de preuve du site « archive.org ».

Cependant, un constat d’huissier semble rester indispensable afin de faire constater les pages utiles. En effet, la jurisprudence considère que faute de constat d’huissier, la simple impression ne suffit pas comme mode de preuve. Il conviendra donc de s’adjoindre les services d’un huissier de justice territorialement compétent et spécialisé dans les « constats internet », afin de dresser un constat dans le respect des règles de droit. Le caractère probant du constat établi par l’huissier dépendra du respect d’un certain mode opératoire, ainsi que de la présence de certaines mentions techniques, décrites dans la jurisprudence et la norme Afnor NF Z67-147, qui ne constitue toutefois qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques³. Il s’agira, entre autres, de la description du matériel ayant servi aux constations, de l’absence d’utilisation de proxy et du vidage de la mémoire cache. Le défaut de ces mentions laissera subsister un doute sur la concordance entre la page affichée et celle en ligne pour le constat. Afin de le rendre incontestable, l’huissier y précisera également son adresse IP. A noter enfin que les preuves rapportées grâce au constat devront avoir été obtenues loyalement⁴.

Ces décisions récentes reconnaissent donc une certaine valeur probante aux copies d’écran du site archive.org..La France s’aligne donc sur les décisions prises par les instances européennes et internationales sur ce point.

¹CA Paris 2-7-2010 RG n°2009/12757

²OEB, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom.

³Cour d’appel de Paris, le 27 février 2013

⁴Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2015 : validité de copies d’écran si des éléments extrinsèques probants permettant de conforter les éléments produits sont apportés tels qu’un constat d’huissier. Toutefois, « les preuves rapportées par un constat d’huissier doivent avoir été obtenues loyalement ».

Written by Nathalie Dreyfus29/08/2016

Les nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) ont été lancées en octobre 2013. Depuis, plus de 1000 nouvelles extensions ont été créées, et plus de 20 millions de domaines ont été enregistrés sous une nouvelle extension. Bien que cet essor offre un plus grand choix aux internautes qui veulent enregistrer un nom de domaine, il menace les titulaires de marques qui doivent désormais faire face à davantage de risques d’usurpation de leur marque.

Un deuxième tour qui se fait attendre

Les noms de domaine disponibles dans les extensions classiques (comme le .com ou le .net) se font de plus en plus rare, c’est pourquoi un second tour d’ouverture des extensions de noms de domaine devient nécessaire. Il inciterait ainsi plus de titulaires de marques à créer leur nom de domaine.

Lors de sa dernière réunion à Helsinki le 27 juin 2016, l’ICANN a annoncé que ce second tour ne devrait pas avoir lieu avant 2018.

L’examen des mécanismes de protection des droits

Mais avant d’ouvrir un second tour, l’ICANN doit examiner et améliorer les mécanismes actuels de protection des marques. En effet, ces outils n’ont pas changé depuis l’apparition des new gTLDs en 2013, et sont parfois en décalage avec le contexte actuel.

L’ICANN a notamment travaillé sur les procédures spéciales de résolution des conflits post-délégation, et en particulier sur les procédures URS et UDRP. Ces dernières permettent de trouver des voies alternatives pour les titulaires de marques lorsqu’un nom de domaine usurpe leur marque. L’ICANN a aussi analysé le Trademark Clearinghouse, une base de données générale qui permet au titulaire d’une marque de vérifier des informations nécessaires à la protection de ses droits.

Toutes ces améliorations ont pour but d’offrir aux titulaires de marques une protection suffisante de leurs droits, dans un contexte où les nouvelles extensions de domaine risquent d’être encore plus nombreuses dans les années à venir.

Written by Nathalie Dreyfus08/07/2016

Le gérant de la société Vizion’Air exploite sous le nom commercial Droneshop, un site de commerce électronique spécialisé en matière de modélisme et de drones. Il dépose en 2012 le nom de domaine www.ladroneshop.com. La société Minigroup est titulaire des noms de domaine www.droneshop.fr et www.droneshop.com, depuis 2011.

Suite au dépôt en 2013 de la marque française verbale « Droneshop » et d’une marque française semi-figurative, la société Vizion’Air engage une action en concurrence déloyale. Elle invoque les agissements fautifs de Minigroup et demande l’annulation des deux enregistrements de marques litigieuses. Pour ce faire, il convenait d’établir un risque de confusion entre les deux marques et le nom de domaine du demandeur. Cependant, il importait au préalable d’établir le caractère distinctif des signes antérieurs.

La décision de principe « Baby Dry » de la Cour de Justice de la Communauté Européenne, du 20 septembre 2001 établit qu’une association de plusieurs termes descriptifs peut acquérir une certaine distinctivité, à condition que le signe présente une construction exclusivement arbitraire.

En effet, la Haute juridiction met en évidence dans un premier temps les éléments du signe litigieux. Ce dernier est composé exclusivement de termes descriptifs pour le consommateur anglais.

Toutefois, elle indique également qu’un signe qui comporte des éléments pouvant servir à désigner le produit ou service ou une de ses caractéristiques essentielles doit être refusé à l’enregistrement. L’article 7 §1, c) du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire énonce toutefois que ce refus n’est valable « qu’à condition que le signe ne comporte pas d’autres signes ou d’autres indications et, au surplus, que les (éléments) exclusivement descriptifs qui (le) composent ne soient pas présentés ou disposés d’une façon qui distingue l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (par le public pertinent) ».

Si les éléments de la marque sont issus de langues différentes, ou si le signe litigieux est entièrement enregistré dans une langue étrangère, la solution du règlement n°40/94 est également valable. (CJCE, 20 septembre 2001, « Baby Dry », n°C-383/99P)

La jurisprudence a ainsi démontré qu’un tel signe devra être évalué de façon objective. Aussi, un signe ne peut être considéré comme distinctif par le simple fait d’accoler des éléments génériques ou descriptifs. Pour être considéré comme non descriptif, une modification inhabituelle, notamment sur le plan syntaxique ou sémantique, doit être apportée.

Par conséquent, pour qu’une marque réponde à l’exigence de distinctivité, le signe litigieux devra présenter, dans l’assemblage de ses différents éléments ou dans son orthographe, des choix inhabituels ou arbitraires. L’ajout d’un signe figuratif peut aussi lui permettre d’être identifié par le public visé comme jouant le rôle d’une marque.

Les juges du tribunal de grande instance ont ici considéré que le signe invoqué « droneshop » ne peut pas constituer une antériorité puisqu’il n’est pas distinctif au regard de l’activité en cause. Effectivement, un « drone » est un petit aéronef sans pilote et désigne la nature des produits et articles offerts à la vente, que cela soit en français ou en anglais. Le terme « shop » est issu de la langue anglaise et aurait ainsi pu présenter plus de spécificité. Toutefois, cette expression est largement appréhendée par le public français comme étant la désignation usuelle d’un magasin.

La réunion de ces deux termes reste purement descriptive de l’activité exploitée selon le tribunal. Elle ne permet pas « une identification de l’entreprise concernée afin de la distinguer des autres entreprises du même secteur ». En outre, l’ajout du pronom personnel « la » dans le nom de domaine de la société Vizion’Air n’est pas de nature à allouer un caractère distinctif à celui-ci. L’association des différents termes, en l’espèce, n’est donc pas suffisamment inhabituelle ou arbitraire.

Les juges ont aussi soulevé dans ce jugement que l’utilisation de la langue étrangère ne permet pas, à elle seule, d’établir la distinctivité du signe litigieux.

Un terme issu d’une langue étrangère peut être utilisé comme marque ou comme élément de celle-ci. Toutefois, il convient de rechercher si cette expression, au moment du dépôt, était entrée dans le langage courant ou professionnel. En outre, il ne doit pas être compris en France par une large fraction du public concerné comme étant la désignation du produit ou service considéré pour pouvoir être enregistré. Il a été jugé que tel était le cas pour l’expression Air Sport Gun pour une arme à air comprimée destinée à être utilisée dans le cadre d’une activité de sport ou de loisir (Cass crim, 8 janvier 2008, n° 07-82.105). Ce signe n’était donc pas distinctif.

Ainsi, il importe peu que les termes soient descriptifs dans leur langue d’origine, tant qu’ils ne sont pas compris par une large fraction du public concerné. Tel n’est pas le cas pour l’expression « droneshop ».

En conclusion, cette solution permet d’attester qu’en France, l’utilisation d’une langue étrangère n’est plus aujourd’hui synonyme de distinctivité du signe lorsqu’elle est facilement appréhendable par une large partie du public, et cela semble cohérent.

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Written by Nathalie Dreyfus08/07/2016

L’introduction des noms de domaine internationalisés (IDN TLD) permet à quiconque dans le monde de détenir un nom de domaine dans une langue particulière.

Le cybersquatting s’est dès lors développé, passant des Top-level domain names, tels que le <.com> ou <.cn>, à des écritures et signes non latins issus de l’arabe, du chinois ou encore du cyrillique, comme .中国 (.china) ou .рф (.rf).

L’internet multilingue

Depuis 2009, les extensions en caractères latins (des lettres a à z) et non latins, en nombres (de 0 à 9), ou avec des tirets (-) sont autorisés pour les noms de domaine de premier et deuxième niveaux.

Or il est prévu que le nombre d’utilisateurs d’internet dans le monde augmente, passant de quelques 413 millions en 2000 à environ 5 milliards en 2020… accompagné logiquement d’une augmentation du nombre de cybersquatteurs !

Histoire des noms de domaine internationalisés

Aujourd’hui, les noms de domaine sont un atout majeur à la garantie du succès d’une marque. Cependant, si de nombreuses sociétés mettent en place des services de surveillance pour leurs marques ou noms de domaine, elles ne devraient pas sous-estimer les risques potentiels que peuvent engendrer les noms de domaines en caractères non latins.

Le nombre significatif d’enregistrements de noms de domaine en caractères non latins

En 2016, on compte déjà plus de 6 millions de noms de domaine enregistrés en caractères non latins. Leur usage s’accroit, devenant pratique commune, notamment du fait des contenus web existant en de plus en plus de langues différentes. 10% des sites sont en anglais, 22% en russe, 19% en chinois et 12% en japonais.

L’intensification de la tendance

En 2014, l’ICANN a commencé à encourager les nouvelles extensions visant une communauté, notamment en arabe, cyrillique et chinois. Depuis, cinq différents panels ont été créés par pays dans le monde en vue de labéliser et réguler des zones par nation. La procédure accélérée d’établissement de noms de domaine internationalisés a été introduite en 2009 et permet aux pays et territoires de soumettre leurs demandes pour l’ouverture des extensions de noms de domaine en caractères non latins.

Un outil spécifique de surveillance

L’introduction des noms de domaine internationalisés (IDN TLD’s) a engendré des changements techniques significatifs dans la représentation des noms de domaine et rendu insuffisant les outils traditionnels de surveillance. Les noms de domaine internationalisés sont enregistrés sous forme codée, ne permettant pas la reconnaissance d’un terme à titre de marque. Seul un outil spécifique peut détecter les cas de cybersquatting de noms de domaine internationalisés.

Ne restez pas inactifs ! Surveillez vos noms de domaine internationalisés sur internet et poursuivez les cybersquatteurs dans l’espace entier des noms de domaine grâce à des outils adaptés.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans les surveillances de noms de domaine et peut vous aider à gérer et prévenir les pratiques abusives sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

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Written by Nathalie Dreyfus08/07/2016

Un acte de concurrence déloyale peut être constitué si un concurrent enregistre le nom de domaine d’une société qui ne l’utilise plus. Tel est le cas lorsque la confusion a été sciemment entretenue par le concurrent et si cela cause un préjudice à l’ancien titulaire selon la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.486, « Sté Les Vents du Nord c/ Sté Cuivres et bois »).

Une société de vente et de restauration d’instruments à vent, exploitant un magasin sous la dénomination sociale, l’enseigne et le nom commercial « Les Vents du Nord », était titulaire du nom de domaine « lesventsdunord.fr », un site internet en construction.

La société Cuivres et bois, exerçant la même activité et exploitant un magasin à proximité, a acheté, le lendemain de sa retombée dans le domaine public, le nom de domaine « lesventsdunord.com ».

La société Les Vents du Nord a alors mis en demeure la société Cuivre et bois de cesser tout usage du signe « les vents du nord » et de procéder au transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

Le droit sur les noms de domaine n’est pas reconnu expressément par le code de la propriété intellectuelle français. Toutefois, un nom de domaine est bien un signe distinctif. Pour que ce droit soit maintenu, il est obligatoire de s’acquitter des frais de renouvellement auprès du registre, souvent par l’intermédiaire du bureau d’enregistrement. La sanction du non-paiement est la perte du droit sur le signe.
Ainsi, l’article 6.7 de la Charte de nommage de l’AFNIC dispose qu’« une fois supprimé, le nom de domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un autre demandeur ».

Une exploitation effective du « site en construction »

Le simple enregistrement du nom de domaine est insuffisant pour être parfaitement défendu. Un usage effectif de ce dernier est exigé. Il est alors nécessaire que le site sous ce nom soit ouvert et fonctionne. Une jurisprudence constante affirme que la protection sur un nom de domaine ne peut s’acquérir que par son exploitation. (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143, « Locatour »).

Curieusement, bien que le site porte toujours la mention « site en construction » sur sa page d’accueil et est exploité de façon très modéré, la Cour de cassation estime à la suite des juges d’appel que, puisque la page d’accueil comportait le logo de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l’objet de son activité, et qu’elle était insérée comme lien hypertexte dans d’autres sites internet, il existait bien une exploitation effective et publique du nom de domaine « lesventsdunord.fr ».

Le rachat du nom de domaine expiré : un abus manifeste

Le rachat du nom de domaine litigieux par une société concurrente le lendemain de sa retombée dans le domaine public était de nature à faire naitre une confusion entre les deux sociétés dans l’esprit du public. En outre, la Cour a relevé que les deux entreprises exerçaient exactement les mêmes activités très spécialisées dans des lieux proches. La Haute juridiction précise que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivres et bois a eu pour conséquence de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord, grâce notamment aux liens hypertextes qui avaient pour effet de diriger automatiquement l’internaute vers le site de la société.

La Cour de cassation estime que la société Cuivres et bois a ainsi commis des actes de concurrence déloyale. La situation entre les parties a en effet nuit à l’attractivité du site internet de la société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche. De surcroit, l’image de cette dernière a été entamée par la confusion entretenue par la société Cuivres et bois qui a dilué le pouvoir attractif du signe « les Vents du Nord ». La Haute juridiction approuve donc la cour d’appel d’avoir condamné la société Cuivres et bois à 15 000 euros de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale.

La jurisprudence sanctionnant un abus en matière de nom de domaine non renouvelé est peu abondante, c’est pourquoi le présent arrêt est important afin de nous permettre d’éclaircir les conditions dans lesquelles l’enregistrement d’un nom de domaine non renouvelé peut ou non être licite. En outre, cet arrêt présente d’autant plus d’intérêt qu’il permet de préciser la notion d’exploitation du nom de domaine, qui est entendu assez largement.

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Written by Nathalie Dreyfus19/05/2016

Le caractère transnational des noms de domaine pose la question de la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaitre des atteintes causées par l’enregistrement ou l’usage de ces signes.

Appréciation de la destination d’un site : utilisation de la technique du faisceau d’indices

En vertu de la théorie de la focalisation, le juge français est compétent dès lors que le site en question est destiné au public de France et non pas simplement accessible depuis la France (Com. 11 janvier 2005). Cette solution avait été réaffirmée à plusieurs reprises (Com. 29 mars 2011 ; Com. 3 mai 2012). La technique prend en compte divers indices, tels que l’extension du nom de domaine, la langue utilisée sur le site ou encore les destinations de livraison. Toutefois, ces critères pris séparément ne sont pas pertinents.

Cette technique du faisceau d’indices a notamment été utilisée par la Cour de justice de l’Union Européenne, à l’occasion d’un arrêt en date du 12 juillet 2011, qui procéda à une appréciation au cas par cas de divers indices judicieux pour conclure à la destination d’un site web.

Jurisprudence divergente en matière de ccTLDs étrangers

Néanmoins, la difficulté se pose en présence de ccTLDs étrangers, c’est-à-dire d’extensions nationales (<.ch> pour la Chine, <.de> pour l’Allemagne, etc.). La preuve de la cible est alors plus complexe, il est nécessaire d’apporter des éléments prouvant le ciblage du public français. Par un jugement du 14 janvier 2016, le TGI de Paris a considéré qu’un site internet italien proposant une traduction en français de son contenu, ainsi que les coordonnées de l’un de ses distributeurs basé en France vise un public français, avec lequel il présente un lien significatif et suffisant. Le tribunal s’est fondé sur l’article 5-3 du règlement communautaire n° 4/2001 qui prévoit qu’« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […] 3) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Le TGI de Paris est donc en l’espèce compétent pour connaître des demandes relatives à l’utilisation d’une marque d’une société française sur un site en .it.

A contrario, la Cour d’Appel de Nancy, le 13 décembre 2010 avait refusé de reconnaitre la compétence des juridictions françaises lors d’un litige survenu sur le site <carbone.nl> aux motifs qu’il n’était pas en français et ne proposait pas de vente en France.

Il convient donc de rester prudent et de considérer tous les indices possibles pour identifier au mieux la destination d’un site internet, et donc la ou les juridictions compétentes en cas de litige.

Lire la décision ici

Written by Nathalie Dreyfus02/03/2016

Pour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure efficace. Elle a permis de traiter plus de 31 000 contentieux depuis sa création fin 1999. Par la suite, et dans le cadre du lancement des nouvelles extensions de nom de domaine (new gTLDs), l’ICANN a créé la procédure URS venant compléter la procédure UDRP. Cette nouvelle procédure, simplifiée, offre des coûts réduits et apporte aux titulaires de marques une solution plus rapide. Simplement, quels éléments différencient la procédure UDRP de la procédure URS ?

	UDRP	URS
Noms de domaine concernés	gTLD, new gTLDs et certains ccTLD (variables en fonction des centres habilités	New gTLDs et certains ccTLD
Communication	Electronique	Electronique
Centres habilités à recevoir les plaintes	1) L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 2) Le National Arbitration Forum (NAF) 3) L’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) 4) Le Centre arabe pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (ACDR) 5) La Cour Arbitrale Tchèque (CAC)	1) Centre MFSD 2) Le National Arbitration Forum (NAF) 3) L’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC).
Nombre limite de mots	Plainte : 5000 mots maximum Réponse : 5000 mots maximum	Plainte : 500 mots maximum Réponse : 2500 mots maximum
Langue	Langue du contrat d’enregistrement (sauf accord ou circonstances)	Plainte : Anglais Réponse : Anglais, sauf notification contraire
Eléments de la plainte	1) Nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque 2) Pas de droits ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine 3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi	1) Nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque pour laquelle le demandeur possède un enregistrement national ou régional valide et en cours d’utilisation ; ou qui a été validé à travers une procédure judiciaire ; ou qui a été spécifiquement protégé par une loi ou un traité en vigueur au moment où la plainte URS est formée 2) Pas d’intérêt légitime ou de droit sur le nom de domaine 3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi
Délai réponse	20 jours civils	14 jours civils
Extension du temps de réponse	A la demande du défendeur ou suite à un accord des parties Pas de limitation expresse de durée	A la demande du défendeur 7 jours civils maximum
Standard de la preuve	Prépondérance de la preuve	Preuve claire et convaincante Aucune véritable question de fait ne doit être posée
Correction des irrégularités	Contrôle par le centre d’arbitrage dans un délai de 5 jours à compter du dépôt de la plainte 5 jours civils pour corriger l’irrégularité, sinon rejet de la plainte	Contrôle par le centre d’arbitrage dans un délai de 2 jours à compter du dépôt de la plainte Pas de possibilité de corriger une irrégularité du fait de la rapidité de la procédure
Délai décision	Dans les 14 jours suivant la notification du panel	Dans les 5 jours ouvrables à compter du dépôt de la plainte
Sanction	Transfert ou annulation du nom de domaine	Suspension pendant la durée d’enregistrement du nom de domaine Possibilité de prolonger la suspension pour 1 an supplémentaire
Appel	Non	Oui
Panel	1 ou 3 panelistes	1 paneliste en examen et 1 ou 3 en appel

Alors que la procédure URS présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité, la procédure UDRP vise elle la totale suppression du trouble. Le choix entre ces deux procédures devra alors relever de la mise en place d’une stratégie forte et efficace, en accord avec la valeur réelle du nom de domaine pour le titulaire de la marque et l’objectif à atteindre.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS ou UDRP et dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Written by Nathalie Dreyfus02/03/2016

Le 16 décembre 2015, l’ICANN annonce la signature d’un accord (Memorandum of Understanding) avec le Centre MFSD qui rejoint ainsi le Centre Asiatique de Règlement de Litiges relatifs à des Noms de Domaine (ADNDRC) et le Forum National d’Arbitrage (NAF) en tant que fournisseurs de système URS.

Les négociations entamées par l’OMPI afin de pouvoir administrer des procédures URS n’ayant pas abouti, la société MFSD srl basée en Italie se retrouve premier centre européen fournisseur de système uniforme de suspension rapide.

Pour rappel, et dans le cadre du lancement des nouvelles extensions de noms de domaine en 2013 (new gTLDs), l’ICANN avait créé la procédure URS venant compléter la procédure UDRP. Cette nouvelle procédure, simplifiée, offre des coûts réduits et apporte aux titulaires de marques une solution plus rapide.

Bien que la procédure URS présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité, la procédure UDRP vise elle la totale suppression du trouble. Le choix entre ces deux procédures devra alors relever de la mise en place d’une stratégie forte et efficace, en accord avec la valeur réelle du nom de domaine pour le titulaire de la marque et l’objectif à atteindre (voir l’article « La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre »).

Les fournisseurs de système URS doivent nécessairement remplir un certain nombre de conditions, et notamment faire preuve d’une parfaite compréhension, au niveau mondial, des enjeux liés aux droits de propriété intellectuelle et à l’Internet.

Le Centre MFSD a, en ce qui le concerne, une expérience et des qualifications approfondies dans la résolution extra-judiciaire des litiges liés à la propriété intellectuelle.

Fondé en 2000, ce centre a été accrédité en 2001 par le bureau d’enregistrement .it (Registry .it) comme fournisseur de système de résolution des litiges liés aux noms de domaine en .it. Il a également été habilité par le Ministère Italien de la Justice, en 2012, Centre de Médiation en Propriété Intellectuelle.

Le 28 janvier 2016, Nathalie Dreyfus a été nommée Examinateur dans le Centre MFSD. Elle est la première examinatrice de ce Centre ayant pour langue maternelle le français.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS, dans le monde entier, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Written by Nathalie Dreyfus11/12/2015

Le 26 juin 2008, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) confirmait sa décision d’ouvrir au public la possibilité de créer de nouvelles extensions. Depuis 2012, plusieurs centaines de nouvelles extensions génériques ont été créées.

Les objectifs de ces nouvelles extensions ? – Le choix des extensions devenant de plus en plus étroit, l’ouverture des extensions permet de déverrouiller les possibilités de choix des noms de domaine et d’en accroitre le marché.

Les enjeux pour les acteurs économiques ? – L’ouverture des nouvelles extensions génériques représente pour les acteurs économiques un enjeu commercial considérable. Désormais, chaque entité peut bénéficier d’une extension en son nom. Ces extensions permettent une meilleure visibilité sur Internet apportant aux acteurs économiques une réelle valeur ajoutée. En effet, une extension claire et précise permet à l’internaute d’identifier rapidement le titulaire du site. Le nom de domaine étant la porte de la cybercommercialité, un choix judicieux de l’extension doit être effectué pour garantir au cybercommerçant toutes les chances de succès. Dans un tel contexte, l’acquisition d’une nouvelle extension générique s’apparente à un investissement publicitaire.

Les problèmes soulevés ? – Le premier risque soulevé est celui d’une identité ou d’une similitude entre une nouvelle extension et un droit antérieur. Mais, l’ICANN a su mettre en place un dispositif de protection juridique pour éviter d’engendrer une insécurité juridique incontrôlable. Se pose ensuite la question de l’éventuel enregistrement d’un terme générique comme extension. Le nom de domaine n’ayant pas à être distinctif, un terme générique, nécessaire ou usuel peut être enregistré comme extension si le demandeur justifie d’un intérêt à procéder à un tel enregistrement. Pourtant, la monopolisation d’une telle extension procure un avantage concurrentiel difficilement défendable.

En outre, en multipliant les possibilités de noms de domaine, on peut se demander si cela ne va pas conduire à une aggravation de la pratique du cybersquatting, qui consiste à acheter un nom de domaine pour ensuite le revendre à un prix excessif à des sociétés qui en ont besoin. Pourtant, il ressort du rapport The Name Sentry Abuse, réalisé par le cabinet Architelos, spécialisé dans la gestion des noms de domaine, en vue d’évaluer le nombre d’enregistrements abusifs, que le nombre d’enregistrements constitutifs d’une nouvelle extension générique serait inférieur au nombre d’enregistrements abusifs de noms de domaines composés d’une extension générique préexistante. Il faut cependant nuancer ce résultat puisque le nombre d’enregistrements abusifs de noms de domaines composés d’une nouvelle extension générique connaît un accroissement substantiel.

Outre ces problèmes juridiques se pose celui de la réaction des internautes face à la création de ces nouvelles extensions. En effet, une étude réalisée par Interbrand, entre octobre et décembre 2014, sur mille consommateurs américains, montre que les nouvelles extensions ont une influence moindre que les .com sur les internautes. Tout d’abord, il est démontré que les internautes se souviennent plus aisément d’un nom de domaine en .com que d’un nom de domaine dans une nouvelle extension. Ensuite, le taux de « clics » démontre que les internautes se dirigeront par préférence vers une adresse en .com que vers une nouvelle extension même si le nom de domaine en .com est moins bien répertorié. Il semblerait donc que les cybercommerçants risquent de perdre des visiteurs et donc de potentiels clients. Pourtant, les résultats d’une telle étude sont à relativiser. En effet, l’apparition de ces nouvelles extensions est encore relativement récente. Il convient donc de laisser un temps d’adaptation aux internautes avant de déterminer le pouvoir attractif de ces nouvelles extensions.

Written by Nathalie Dreyfus27/10/2015

Depuis le mardi 2 décembre 2014, la nouvelle extension de nom de domaine <.paris> est accessible à tous. Le <.paris> constitue ainsi la première extension en France spécialement dédiée à une ville.

Alors qu’il est devenu difficile de se démarquer sur internet avec un nom de domaine désormais classique en <.fr> ou <.com>, le <.paris> constitue une nouvelle opportunité à ne pas manquer pour les entreprises et blogueurs souhaitant se différencier.

Le choix de la nouvelle extension <.paris> permet notamment d’associer au nom de domaine l’image de la ville de Paris, symbole de qualité, d’élégance et d’innovation dans le monde entier.

Ces nombreux avantages ne sont pas passés inaperçus puisque déjà fin 2014, plus de 2 000 entreprises avaient fait l’acquisition d’un nom de domaine en <.paris>, notamment dans les secteurs du luxe, de la gastronomie et de l’innovation. Ces chiffres ont rapidement augmenté et aujourd’hui, selon des statistiques du mois de mai 2015, il existerait plus de 18 000 noms de domaine en <.paris>.

I. Les particularités du .paris en termes d’enregistrement

La particularité de l’enregistrement en <.paris> tient à la condition d’appartenance à la Communauté de Paris. En effet, il est prévu à l’article 2.1.1. de la politique d’enregistrement en<.paris> que pour enregistrer et renouveler un nom de domaine en <.paris>, il faut que le demandeur soit en mesure de prouver qu’il réside dans la région parisienne, ou qu’il y exerce des activités professionnelles, personnelles, commerciales ou culturelles ou encore justifier de tout autre lien d’attachement direct ou indirect avec la région parisienne.

Cette condition n’est pas appréciée à la légère puisqu’il est indiqué à l’article 9 de cette politique d’enregistrement que « l’opérateur de registre est en droit de rejeter, révoquer ou supprimer à tout moment toute demande de nom de domaine, ou tout enregistrement qui en découle, s’il s’avère que le demandeur n’a pas satisfait à tout ou partie des conditions d’éligibilité ».

Il est intéressant de relever sur ce point que cette condition est propre à la nouvelle extension <.paris>. En effet, et à titre d’exemple, le <.london> ou encore le <.tokyo> sont attribués sans aucune restriction en termes d’appartenance à la région.

II. L’état du contentieux du .paris

Le <.paris> étant encore très récent, il existe peu de décisions extrajudiciaires et aucune décision judiciaire à son sujet. Pour autant, cela ne signifie pas que le contentieux est inexistant. Plusieurs affaires portent notamment sur l’enregistrement de noms de domaine en .paris, tels que les noms de domaine <match.paris>, <briochedoree.paris>, <laposte.paris> ou encore <eleven.paris>.

C’est ainsi que Danone a eu l’occasion de faire suspendre le nom de domaine <groupedanone.paris> le 5 juin 2015 dans le cadre d’une procédure URS auprès du National Arbitration Forum (No 1618861). Dans cette affaire, le fait que le nom de domaine reprenne intégralement le nom de la société et la marque Danone, et l’associe à la ville de Paris où se trouvait précisément la société, a permis de prouver la connaissance par le réservataire de l’identité de la société et a fortiori sa mauvaise foi.

Dans une autre affaire menée devant le Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI cette fois, la société du Figaro a obtenu le transfert des noms de domaine <le-figaro.paris> et <lefigaro.paris> (D2015-0094). Le réservataire avait tenté de démontrer que le terme Figaro était un mot commun, utilisé notamment pour désigner un personnage d’opéra. Mais associé à la ville de Paris qui est la ville où la société du Figaro a son siège social, il était clair que le réservataire avait enregistré et utilisé ce nom de domaine de mauvaise foi. Cette association à la ville de Paris a donc a été l’un des arguments permettant de démontrer l’identité du nom de domaine avec la marque et a fortiori le risque de confusion.

C’est le même argument tenant au siège social du titulaire de la marque qui a été énoncé dans la procédure URS du 31 mars 2015 (FA1503001608773) au sujet de <lasamaritaine.paris>.

Ainsi l’extension en <.paris> peut permettre, en matière de contentieux, de constituer un argument supplémentaire de la mauvaise foi du réservataire du nom de domaine lorsque le titulaire de droits dont la marque a été reprise est établi à Paris.

Mais ce n’est toutefois pas toujours le cas et les experts ne sont pas encore parvenus à un consensus sur la question de savoir s’il faut tenir compte des nouvelles extensions lors de l’examen comparé d’un nom de domaine et d’une marque au cours d’une procédure UDRP.

Lors de la création de la procédure UDRP, en 1999, les extensions disponibles étaient extrêmement limitées et se réduisaient aux gTLDs originelles (5) et aux ccTLDs (Country Code Top Level Domain) (247) qui correspondent aux extensions géographiques des pays. Les experts ont donc très rapidement établi un principe selon lequel l’extension ne doit pas être prise en considération lors de l’évaluation de l’identité ou des similitudes entre le nom de domaine litigieux et la marque revendiquée.

Avec l’arrivée des nouvelles extensions ce principe a été remis en question. Dans la première procédure UDRP faisant suite à l’introduction des nouvelles extensions, les experts devaient déterminer si le nom de domaine <canyon.bike> était identique ou similaire par rapport à la marque Canyon, enregistrée pour des vélos (D2014-0206). A cette occasion, les experts ont précisé que, dans le contexte des nouveaux gTLDs, il faudrait déterminer s’il est approprié de prendre en considération l’extension d’un nom de domaine dans l’appréciation de l’identité ou de la similarité de ce nom avec la marque. Cependant, dans cette affaire, les experts ont préféré considérer qu’il n’était pas nécessaire de répondre à cette question dans la mesure où le nom de domaine reprenait intégralement la marque Canyon de sorte que l’identité était démontrée.

Par la suite, dans le litige D2014-0369 concernant les noms de domaine <statoil.holdings> et <statoil.venture>, les experts ont examiné les deux hypothèses à savoir la comparaison des signes sans tenir compte des extensions et la comparaison avec les extensions. Mais les experts ne se sont pas prononcés pour autant sur la question de savoir s’il était pertinent d’en tenir compte puisque dans les deux hypothèses, les signes étaient similaires de sorte que la condition du paragraphe 4(a)(i) des principes UDRP était remplie.

Dans l’affaire D2014-0269 rendue au sujet du nom de domaine <zionsbank.holdings> les experts se sont longuement interrogés sur l’intérêt de prendre en compte l’extension. Mais en l’occurrence, ils ont considéré que le terme « holdings » à la fin du nom de domaine litigieux ne permettait pas de prouver le caractère identique ou similaire du nom de domaine par rapport à la marque Zions Bank. Néanmoins, ils ont précisé que selon les cas, l’examen de l’extension pouvait avoir un impact sur l’analyse de la condition du paragraphe 4(a)(i).

Plusieurs procédures URS propres aux nouvelles extensions ont révélé la volonté des experts de prendre en considération la nouvelle extension dans l’examen du risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque.

Notamment dans l’affaire Christian Dior Couture v/ Aris koulaidis (FA140201546033) du 1er avril 2014 portant sur l’enregistrement du nom de domaine <dior.clothing>. Dans cette affaire les experts ont notamment pris en considération le fait que le nom de domaine litigieux soit enregistré dans un gTLD faisant explicitement référence au domaine d’activité du requérant.

De la même manière dans l’affaire Paris Saint-Germain Football SASO v/ Alexandr Serenko et al. du 11 juin 2014 (FA1406001563159) où il était question de l’enregistrement du nom de domaine <parissaint-germain.club>, les experts ont considéré que le gTLD <.club> augmentait le risque de confusion dans la mesure où le requérant représente un club de football.

Finalement et pour conclure il est impossible à l’heure actuelle d’affirmer que les nouvelles extensions doivent être prises en considération lors de l’examen du caractère identique ou similaire d’un nom de domaine vis-à-vis d’une marque lors d’une procédure UDRP ou URS. En effet, les experts semblent réticents à affirmer un tel principe et ont jusqu’à présent, notamment au niveau des procédures UDRP, nuancé la prise en considération de ces extensions. Ceci n’est guère surprenant dans la mesure où les nouvelles extensions, accessibles à tous depuis 2012, représentent une évolution considérable par rapport aux gTLDs classiques autour desquels la jurisprudence s’est construite. Une évolution est donc attendue à ce sujet.

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