Nathalie Dreyfus

Résumé exécutif de l’ICANN 83 Prague (9–12 juin 2025)

L’ICANN 83, tenue en mode hybride au Centre de congrès de Prague, a réuni des parties prenantes mondiales pour faire avancer les politiques de nomination sur Internet, la gouvernance des données et la collaboration intercommunautaire. Les rapports complets de la réunion peuvent être consultés dans les publications officielles. Cet article résume le communiqué du GAC (Comité consultatif gouvernemental), les minutes du Conseil GNSO (Organisation de soutien aux noms génériques), et les rapports politiques de l’ICANN afin de synthétiser des informations autorisées pour les professionnels.

Principaux développements politiques et avancées réglementaires

Cadre WHOIS / Données d’enregistrement & Évolution du RDS

Mécanismes de divulgation : Le GAC a mis en lumière le projet pilote du SSAD (Système d’accès normalisé/Divulgation) / RDRS (Service de demande de données d’enregistrement), ainsi que les mécanismes de divulgation urgente, en accord avec le RGPD. L’accent a été mis sur l’équilibre entre la protection de la vie privée des détenteurs de domaines et l’accès réglementaire, ainsi que sur l’amélioration du contrôle de l’exactitude des données pour les phases futures.
Prochaines étapes : Le GAC a exhorté l’ICANN à affiner le langage des politiques en collaboration avec le GNSO. Les experts juridiques devraient suivre les futurs indicateurs d’évaluation de l’exactitude.

 Progrès du programme des nouveaux gTLD & Prochaine vague

Mise à jour du Guide des candidats : Le GAC a examiné le dernier projet de guide, en particulier les avertissements précoces du GAC, les PICs/RVCs (Engagements volontaires des registres), les sauvegardes pour les geoTLD et les ensembles de contention.
Ce que cela signifie : Les registres de domaines doivent se préparer à des outils de protection géographique plus stricts, à un contrôle plus rigoureux des candidats et à des procédures d’objection du GAC en évolution.

WSIS+20 et initiatives de gouvernance de l’Internet

Alignement du cadre : Dans le cadre de la révision de WSIS+20 (Sommet mondial sur la société de l’information), l’ICANN a réaffirmé sa contribution aux engagements mondiaux de gouvernance de l’Internet, renforçant l’ouverture, l’inclusivité et l’engagement des parties prenantes.
Stratégie de sensibilisation : Des plans ont été présentés pour renforcer le rôle de l’ICANN dans la gouvernance multilatérale, avec des opportunités pour les praticiens de la propriété intellectuelle de contribuer à travers les IGF régionaux et les dialogues politiques.

Communiqué du GAC & Collaboration GNSO/GAC

Brouillon du communiqué du GAC : Des sessions intensives de rédaction (sessions 13.a–13.f) se sont concentrées sur l’expression des attentes communes — recommandations sur la précision de WHOIS, l’avancement du projet pilote RDS, les goulots d’étranglement des gTLD.
Coordination inter-comités : Lors des réunions conjointes GAC/GNSO, les parties ont convenu des calendriers pour le développement de la politique de la prochaine phase de WHOIS, avec un coaching croisé des conseils pour guider le processus.

Impacts pratiques pour les professionnels de la propriété intellectuelle et les entreprises

1. Pour les titulaires de marques, les registres de domaines, les bureaux d’enregistrement et les avocats :

• Surveillance des domaines : Prévoir des obligations de précision WHOIS plus strictes et des systèmes d’accès améliorés.
• Stratégie gTLD : Respect accru des avertissements précoces du GAC et des restrictions géographiques pour les nouvelles extensions de domaine.
• Préparation réglementaire : Adapter les opérations aux normes évolutives du SSAD/RDRS — important pour la résolution des litiges.

Conclusion

L’ICANN 83 a renforcé l’importance de l’élaboration collaborative des politiques dans un écosystème numérique en rapide évolution. Avec des progrès significatifs concernant les cadres de données WHOIS, le nouveau tour de gTLD et la gouvernance multilatérale, les professionnels de la propriété intellectuelle et les parties prenantes des domaines doivent rester attentifs aux changements réglementaires qui impactent directement l’application des droits et les stratégies de marque numérique. Alors que l’ICANN affine ses outils pour la divulgation des données, la supervision des candidats et les protections géographiques, une participation proactive et une vision juridique anticipée seront essentielles pour maintenir la conformité et l’influence dans les structures mondiales de gouvernance de l’Internet.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

Faire renaître une marque ancienne peut s’avérer une stratégie marketing brillante… ou une erreur juridique coûteuse. Désignées sous le terme de « marques zombies », ces marques abandonnées mais encore familières évoluent dans une zone grise entre nostalgie commerciale et concurrence déloyale. Sont-elles un terrain libre pour les repreneurs ou doivent-elles être protégées par la bonne foi résiduelle de leur propriétaire initial ?

Examinons comment les systèmes juridiques internationaux traitent ces marques ressuscitées et quelles en sont les implications pour les titulaires de droits, les investisseurs et les praticiens de la propriété intellectuelle.

I – Qu’est-ce qu’une marque zombie ?

Une marque zombie est une marque juridiquement abandonnée — du fait de son expiration ou de son absence d’usage — mais qui conserve une notoriété résiduelle auprès du public. Elle est reprise par un tiers, sans lien avec le propriétaire initial, dans l’objectif d’exploiter la notoriété, la fidélité des consommateurs ou l’identité historique associées à la marque.

Pour être qualifiée de marque zombie :
• L’enregistrement initial a expiré ou a été annulé ;
• La marque n’est plus exploitée par son titulaire ;
• Le public continue d’associer le signe à son origine historique.

On pense ici à des marques automobiles emblématiques, des cosmétiques vintages ou des enseignes commerciales oubliées réactivées à travers des campagnes digitales ou physiques.

II – Approches juridiques de l’abandon et de la reprise

États-Unis (Lanham Act, §45)
Une marque est présumée abandonnée si elle n’est pas utilisée pendant trois années consécutives, sans intention de reprise. Toutefois, une activité commerciale minimale (par exemple, des ventes symboliques ou des licences) peut suffire à renverser cette présomption.

Union européenne (Règlement EUTMR, art. 58(1)(a) & 7(1)(g))
Une marque de l’UE est susceptible de déchéance après cinq ans d’inexploitation. En outre, la demande peut être refusée si elle est trompeuse ou si elle exploite de manière déloyale une renommée résiduelle susceptible d’induire le consommateur en erreur.

France (Code de la propriété intellectuelle, art. L.714-5 & L.711-3(c))
Une marque française est considérée comme abandonnée après cinq ans sans usage ni intention de reprise. Sa réactivation peut être refusée ou annulée si elle est de nature à induire en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale (ex. : parasitisme au sens de l’article 1240 du Code civil).

III – Jurisprudences marquantes : de Macy’s à Nehera

Aux États-Unis, l’affaire Macy’s Inc. c. Strategic Marks LLC, n°3:2011cv06198 (2011-2016), a confirmé que même un usage limité (T-shirts comportant d’anciens logos) suffisait à maintenir les droits. De même, dans USFL c. Fox Sports, n°2:2022cv01350 (2022), le tribunal a reconnu la validité de licences ponctuelles pour empêcher l’appropriation de marques sportives historiques.

En Europe, l’affaire Nehera (T-250/21) a précisé que la simple connaissance historique d’une marque ne suffit pas. Le tribunal exige une reconnaissance contemporaine du consommateur pour établir la mauvaise foi. À l’inverse, dans Simca (T-327/12), Peugeot a réussi à faire annuler l’enregistrement en prouvant l’intention spéculative du déposant, sans intention réelle d’usage.

IV – La bonne foi résiduelle : un dilemme juridique

La bonne foi résiduelle désigne la perception persistante d’une marque dans l’esprit du public, malgré la cessation de son exploitation. La jurisprudence varie selon les juridictions :

• Dans Ferrari c. Roberts (6th Cir. 1991), l’association persistante du public a justifié la protection juridique.
  • Dans Peter Luger c. Silver Star, n°97-273 (W.D. Pa., 1999), l’impact sur les ventes et la confusion ont prouvé l’existence d’une bonne foi active.

Mais en Europe, comme dans l’affaire Nehera, cette bonne foi n’est pas présumée. Le demandeur doit prouver une notoriété actuelle, et non une simple renommée historique.

Ce décalage révèle une tension : faut-il protéger la mémoire des consommateurs ou permettre à de nouveaux acteurs de revitaliser des marques dormantes ?

V – Enjeux stratégiques pour les professionnels de la PI

Pour les titulaires originels :
• Conserver ses droits par des usages symboliques, des licences ou une stratégie de rebranding ;
• Surveiller les dépôts pour détecter les tentatives de reprise ;
• Valoriser la bonne foi historique en le reliant à de nouveaux actifs de PI.

Pour les repreneurs de marques zombies :
• Éviter toute tromperie : utiliser des avertissements ou des clauses de non-affiliation ;
• Recréer une bonne foi légitime via un usage transparent et cohérent en qualité ;
• Anticiper les litiges potentiels en matière de concurrence déloyale ou de publicité trompeuse.

Conclusion

Les marques zombies se situent au carrefour de l’opportunité économique et du flou juridique. Leur légitimité dépend du contexte de réactivation, de l’existence d’une bonne foi résiduelle et de la perception du public.

Pour les entreprises envisageant une stratégie de revival — ou la défense d’un portefeuille historique — l’accompagnement juridique est indispensable. Notre cabinet vous aide à naviguer entre risques et opportunités, tout en assurant la conformité avec les règles nationales et transfrontalières en matière de marques.

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FAQ

Introduction

La confiance numérique est devenue un enjeu stratégique. Pourtant, les faux avis pullulent sur les plateformes, faussant la perception des consommateurs et nuisant à la loyauté du marché. Qu’ils soient rédigés à des fins commerciales ou commandés discrètement, ces avis trompeurs ne sont plus tolérés. Aujourd’hui, les autorités européennes, à l’instar de la France, et en dehors de l’Union européenne comme le Royaume Uni, renforcent leur arsenal afin d’en finir avec ces pratiques et un nouveau standard de vigilance s’impose aux entreprises.

Manipulation de l’e-réputation : les pratiques et enjeux liés aux faux avis

Lorsque l’on évoque le terme de « faux avis » il est fait référence à une pratique commerciale déloyale englobant différents types de fraude.

• La rédaction ou diffusion d’avis prétendument authentiques mais fondés sur des expériences fictives

• Les avis incitatifs dissimulés, qui consiste en une offre de réductions ou produits gratuits en échange d’un avis positif non signalé de manière explicite.

• La présentation trompeuse des avis, qui regroupe toute pratique visant à manipuler le consommateur en supprimant ou dissimulant les avis négatifs, en mettant en avant les avis exclusivement positifs, en utilisant des notes agrégées biaisées (étoiles, pouces bleus, etc.), ou encore en détournant les avis d’un produit vers un autre (« review hijacking »)

• Les services de facilitation, prestataires proposant de contourner les systèmes de détection ou de générer des faux avis automatisés.

En France, la DGCCRF estime qu’environ 55% des sites contrôlés présentent des irrégularités en matière de collecte, modération ou publication des avis. Ces pratiques, en plus d’induire le consommateur en erreur, portent atteinte au bon fonctionnement du marché et à la loyauté de la concurrence.

Encadrement juridique en France et dans l’Union européenne

Depuis la transposition de la directive européenne 2019/216, dite « Omnibus », en droit français via l’ordonnance n° 2021‑1734, le cadre juridique impose aux professionnels une transparence accrue. L’article L.121-4 du Code de la consommation interdit explicitement la publication de faux avis, les assimilant à des pratiques commerciales trompeuses. L’article L.132-2 de ce même code les sanctionne de deux ans d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende. Le montant de l’amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel.

Pour renforcer l’efficacité des contrôles, la DGCCRF a déployé un outil algorithmique baptisé « Polygraphe ». Capable d’analyser en temps réel des schémas de langage, de fréquence de publication ou de provenance géographique, ce dispositif permet de détecter les campagnes organisées de manipulation d’opinion.

À l’échelle européenne, la directive Omnibus a introduit une obligation d’information renforcée sur les modalités de vérification des avis en ligne. Elle s’appuie notamment sur la norme ISO 20488, qui impose des standards élevés en matière de fiabilité, de traçabilité et de modération. Le règlement 2022/2065, dit « Digital Services Act » (DSA), entré en vigueur en 2024, complète ce dispositif en imposant aux plateformes, en particulier celles des GAFAM, des obligations strictes de retrait de contenu illicite et de coopération avec les autorités.

La France a récemment illustré une position répressive à l’égard de ces pratiques dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2025 (n° 22/16356). Dans cette affaire, baptisée « La Loco et Le Wagon c. La Capsule », et opposant des sociétés concurrentes de formation au codage informatique, la Cour d’appel de Paris a sanctionné la publication de faux avis négatifs anonymes visant à dénigrer l’offre de formation de la société La Capsule. Ces avis avaient été publiés par des personnes n’ayant jamais suivi les services critiqués, sans identification claire de l’auteur, en véhiculant des informations erronées et sans révéler l’intention commerciale sous-jacente.

La Cour a retenu plusieurs fondements juridiques : les articles L.121-1 à L.121-3 du Code de la consommation, relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, dont l’article L.121-2, 3°, qui qualifie de trompeuse toute pratique mise en œuvre au nom d’une personne non identifiable ; les obligations issues de la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique (LCEN), imposant l’identification claire des éditeurs de contenus en ligne. Il a été accordé à la société victime une indemnisation du préjudice économique, et moral subi, résultant d’une perte de clientèle mesurée à hauteur de 40% et de l’atteinte à l’image et à la réputation.

Cette décision illustre la fermeté croissante des juridictions françaises face aux pratiques de dénigrement numérique, particulièrement lorsque l’anonymat est utilisé pour masquer une stratégie concurrentielle malveillante. Mais cette position n’est pas nouvelle, à l’image de l’arrêt du 19 mars 2008 (n° 07/2506) où la Cour d’appel de Paris avait lourdement sanctionné la société DDI pour dénigrement. Cette dernière avait publié sur son site internet des avis exclusivement négatifs concernant les produits de la société L&S, puis avait remplacé ces avis par un message précisant qu’ils avaient été retirés à la demande de L&S, qui les jugeait dénigrants. La Cour a estimé que tant les avis initiaux que le message de remplacement jetaient le discrédit sur la qualité des produits de L&S et constituaient donc des actes de dénigrement fautifs.

Le Royaume-Uni et la nouvelle DMCCA : un cadre encore plus contraignant

Depuis le 6 avril 2025, le Royaume-Uni a adopté un texte particulièrement ambitieux : le Digital Markets, Competition and Consumers Act (DMCCA). Cette loi interdit non seulement la publication de faux avis, mais aussi celle d’avis incitatifs non signalés ou importés depuis des fiches produit différentes. La Competition and Markets Authority (CMA) peut désormais imposer directement des amendes pouvant atteindre 300 000 livres, et possiblement portées, de la même façon qu’en France, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, proportionnellement aux avantages tirés du délit.

La DMCCA prévoit également l’obligation pour les grandes plateformes de mettre en œuvre des politiques de vérification robustes, de réaliser des audits internes réguliers, et de publier leurs procédures de modération. Elle consacre ainsi une logique de conformité proactive, plaçant la responsabilité au cœur de la stratégie digitale des entreprises.

Prévenir les risques juridiques liés aux faux avis et gérer sa e-réputation

Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à un double impératif stratégique : d’une part, éviter toute implication dans la diffusion de faux avis, qui pourrait engager leur responsabilité pénale ou administrative ; d’autre part, se prémunir activement contre les contenus mensongers ou malveillants publiés à leur encontre, susceptible de nuire à leur réputation en ligne. Il en découle nécessairement une organisation interne structurée autour de ces deux axes.

Sur le plan de la conformité, il est indispensable de mettre en place une politique officielle de gestion des avis clients, formalisée, transparente et conforme à la norme ISO 20488. Cette politique doit notamment encadrer la collecte, la vérification, la modération et l’archivage des avis. Les avis sponsorisés ou incitatifs doivent être explicitement signalés. Toute intervention directe ou indirecte de l’entreprise dans la création ou la publication d’avis doit pouvoir être documentée et justifiée.

Parallèlement, la gestion de l’e-réputation suppose une veille active et rigoureuse. Cela implique de détecter rapidement les faux avis négatifs, les campagnes de dénigrement organisées ou les tentatives d’usurpation d’identité numérique. En cas de contenu litigieux, les entreprises doivent être prêtes à mobiliser les leviers juridiques disponibles : notifications aux plateformes, procédures de déréférencement, mises en demeure, voire actions judiciaires pour atteinte à l’image ou à la réputation.

Cette stratégie globale ne peut être efficace sans une formation ciblée des équipes concernées, notamment marketing, relation client, content management et service juridique. Ces équipes doivent être sensibilisées aux obligations réglementaires européennes (Directive Omnibus, DSA), françaises (Code de la consommation, DGCCRF) et, pour les entreprises internationales, au DMCCA britannique.

Il ne s’agit donc plus uniquement de respecter des obligations formelles, mais de développer une véritable culture interne de la transparence, de la traçabilité et de la maîtrise du risque numérique. Cette posture préventive est aujourd’hui essentielle pour préserver la crédibilité d’une marque dans un environnement en ligne de plus en plus surveillé, tant par les consommateurs que les autorités, et les concurrents.

Conclusion

La réglementation sur les faux avis en ligne est entrée dans une phase de maturité. La France et l’Union européenne disposent aujourd’hui d’un corpus juridique solide, complété par des outils de détection avancés. Le Royaume-Uni, de son côté, a franchi un cap en introduisant une approche intégrée via la DMCCA, marquant un tournant dans la lutte contre les contenus frauduleux.

Pour les entreprises, se conformer ne relève plus du choix stratégique mais d’une nécessité opérationnelle, tant les risques pesant sur leur image, leur position concurrentielle et leur sécurité juridique sont élevés.

FAQ

Dans l’univers en constante évolution de la propriété intellectuelle, les marques constituent des actifs stratégiques permettant de distinguer les produits et services sur le marché. Toutefois, leur valeur ne réside pas uniquement dans leur enregistrement, mais également dans la vigilance dont fait preuve leur titulaire pour prévenir toute utilisation non autorisée. L’un des écueils juridiques majeurs à cet égard est la forclusion par tolérance, un mécanisme susceptible de priver le titulaire de ses droits s’il n’agit pas dans les délais impartis.

La forclusion par tolérance ne peut être assimilée à la prescription. En effet, la forclusion repose sur l’inaction volontaire du titulaire de la marque, alors que la prescription est une règle de droit commun liée au temps. La forclusion empêche toute action en nullité ou en contrefaçon, même si les faits sont récents.

I – Comprendre la forclusion par tolérance en droit des marques

Définition et cadre juridique

La forclusion par tolérance désigne une situation dans laquelle le titulaire d’une marque antérieure tolère sciemment, pendant une période continue de cinq ans, l’usage d’une marque postérieure enregistrée sans exercer de recours. En droit européen, l’article 61 du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) codifie ce mécanisme :

« 1. Le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure dans l’Union en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

2. Le titulaire d’une marque nationale antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, ou d’un autre signe antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure dans l’État membre où cette marque antérieure ou l’autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l’autre signe antérieur pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire de la marque de l’Union européenne postérieure ne peut pas s’opposer à l’usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque de l’Union européenne postérieure. »

Lorsque les conditions sont réunies, la personne ayant toléré l’usage ne peut plus contester la validité, ni interdire l’usage de la marque postérieure.

Conditions essentielles de la forclusion

Pour qu’il y ait forclusion par tolérance, quatre conditions cumulatives doivent être réunies :

1. Connaissance : le titulaire de la marque antérieure doit avoir eu connaissance de l’usage de la marque postérieure.
2. Usage continu : la marque postérieure doit avoir été utilisée sans interruption pendant cinq ans.
3. Bonne foi : la marque postérieure doit avoir été enregistrée et utilisée de bonne foi.
4. Absence de recours : aucune action juridique ne doit avoir été intentée pendant cette période.

Clarification de la notion de « connaissance »

La condition de connaissance effective par le titulaire de la marque antérieure est un critère central de la forclusion par tolérance, mais également l’un des plus débattus.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-150/17) et de la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-381/12 P), la connaissance doit être effective, et non simplement présumée. Autrement dit, une connaissance implicite ou déduite du comportement du titulaire ne suffit pas. La preuve d’une connaissance réelle de l’usage de la marque postérieure est exigée.

En particulier, la Cour de justice a rappelé dans l’arrêt C-381/12 P que :

« Le titulaire d’une marque antérieure ne peut être considéré comme ayant eu connaissance de l’usage d’une marque postérieure que s’il a effectivement eu connaissance de cet usage, et non simplement une connaissance implicite ou une connaissance déduite du comportement du titulaire de la marque. »

De même, le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-150/17 a précisé :

« Par conséquent, le titulaire d’une marque contestée par le biais d’une demande de nullité ne peut pas se contenter de prouver une connaissance potentielle de l’usage de sa marque par le titulaire d’une marque antérieure, ni établir des éléments de preuve cohérents susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle connaissance. »

Il ne suffit donc pas que la marque postérieure soit visible sur le marché ou qu’il y ait des procédures en contrefaçon dans d’autres juridictions. Par exemple, la simple présence de la marque litigieuse dans les résultats d’une veille automatisée ne constitue pas une preuve suffisante, à défaut d’autres éléments concrets.

Des indices de connaissance effective peuvent toutefois résulter :

• de correspondances entre les parties évoquant l’usage de la marque ;
• d’une présence conjointe lors de salons professionnels, où les marques sont utilisés ;
• ou encore de la signature d’un accord de coexistence préalable (aff. 3971 C).

Dans l’affaire R 1299/2007-2  , l’EUIPO a clarifié un point important concernant la condition de connaissance dans le cadre de la forclusion par tolérance. Il a en effet jugé que le titulaire de la marque antérieure n’a pas besoin d’avoir connaissance de l’enregistrement de la marque postérieure, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’il sache formellement que la marque postérieure a été déposée ou enregistrée auprès de l’office compétent. En revanche, il est indispensable que le titulaire de la marque antérieure ait une connaissance effective de l’usage de la marque postérieure pendant la période pertinente, c’est-à-dire qu’il sache que cette marque est utilisée sur le marché, et ce, en dépit de son enregistrement.

Ainsi, la période de tolérance commence à courir uniquement à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance réelle et objective de l’usage de la marque postérieure, et non simplement de son existence en tant que dépôt ou enregistrement administratif, pendant cinq années consécutives. La Chambre de recours a notamment jugé :

« Ce qui importe dans ce contexte, c’est la circonstance objective que le signe (dont l’usage a été sciemment toléré par le demandeur en annulation) doit avoir existé, pendant au moins cinq ans, en tant que marque communautaire (CTM) ».

II – Risques liés à l’absence de défense des droits de marque

Conséquences juridiques

Le défaut d’action en temps utile face à l’usage non autorisé d’une marque identique ou similaire peut entraîner une perte définitive des droits. Une fois la forclusion par tolérance acquise, le titulaire antérieur ne pourra plus agir en nullité ou en contrefaçon contre la marque postérieure pour les produits ou services concernés. Ce verrou juridique impose une réactivité absolue pour conserver la force exécutoire de ses droits.

Conséquences économiques

Les effets économiques d’une absence de défense sont tout aussi préjudiciables :

• Affaiblissement de la marque : La coexistence de marques similaires fragilise la singularité et la valeur symbolique de la marque antérieure. La force d’une marque réside en grande partie dans sa capacité à se distinguer clairement des autres signes utilisés par des concurrents. Lorsqu’une marque similaire est tolérée ou laissée sans opposition, cette différenciation se dilue progressivement. La marque antérieure perd alors une part de son exclusivité, ce qui peut altérer sa valeur symbolique auprès des consommateurs et des partenaires commerciaux. Cette dégradation affecte non seulement la perception qualitative de la marque, mais aussi sa puissance commerciale et sa capacité à incarner l’identité et les valeurs de l’entreprise.
• Confusion du consommateur : Des marques proches peuvent désorienter le public, nuire à la confiance et détourner des ventes. Le consommateur, confronté à une offre fragmentée de signes similaires, peut éprouver des difficultés à identifier clairement l’origine des produits ou services. Cette incertitude porte atteinte à la confiance des consommateurs, qui peut se traduire par une hésitation à l’achat, voire un rejet du marché. Par ailleurs, la confusion peut favoriser l’utilisation abusive de la notoriété et de la réputation de la marque antérieure par les titulaires de marques postérieures, au détriment de la loyauté du consommateur envers la marque d’origine.
• Perte de parts de marché : Des concurrents profitant de la similarité peuvent capter une part de la clientèle, en tirant indûment avantage de la notoriété de la marque originelle. Cette captation de clientèle repose souvent sur une appropriation illégitime de la renommée et des efforts marketing déployés par le titulaire originel. L’impact se traduit par une diminution du chiffre d’affaires et, à terme, par une érosion de la position concurrentielle de la marque originelle. Dans un contexte de marché concurrentiel, cette perte peut fragiliser durablement la pérennité économique et stratégique de l’entreprise.

III – Stratégies pour une protection active des marques

Surveillance et détection proactive

Une surveillance rigoureuse du marché est indispensable. La mise en place de systèmes de veille permet de détecter rapidement les dépôts ou les usages litigieux. Les audits réguliers et l’analyse des bases de données nationales et internationales sont également des outils cruciaux pour anticiper les contentieux.

Actions juridiques et réactions en temps utile

Dès qu’un usage non autorisé est identifié, il est conseillé d’agir sans délai. Cela peut prendre la forme :

• de mises en demeure (voir limites ci-dessous),
• d’oppositions à l’enregistrement de marques conflictuelles,
• ou d’actions judiciaires si nécessaire.

Ces mesures ne servent pas seulement à éviter la forclusion, mais renforcent également la légitimité et l’exclusivité de la marque.

Interruption de la période de forclusion

Le point de départ et la suspension de la période de tolérance font également l’objet d’une jurisprudence abondante.

L’arrêt C-482/09 de la CJUE a établi que le simple envoi d’une mise en demeure ne suffit pas à interrompre la période de forclusion, sauf si cette lettre aboutit à un résultat concret (par exemple : un retrait volontaire, un accord de coexistence ou l’engagement d’un recours).

Seules les actions administratives ou judiciaires engagées – comme une action en nullité par exemple devant l’INPI ou l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) ou encore une action devant les juridictions nationales, comme une action en contrefaçon – permettent d’interrompre utilement la période de cinq ans.

Un arrêt récent (aff. C-466/20) a confirmé que l’envoi d’un avertissement infructueux, même s’il prouve une opposition claire, ne suffit pas à empêcher la forclusion si aucune action formelle ne suit. La Cour précise que :

« Toute interprétation de l’article 9 de la directive 2008/95 ainsi que des articles 54, 110 et 111 du règlement no 207/2009 selon laquelle l’envoi d’une mise en demeure suffit, en tant que tel, pour interrompre le délai de forclusion permettrait au titulaire de la marque antérieure ou d’un autre droit antérieur de contourner le régime de forclusion par tolérance en envoyant itérativement, à des intervalles de près de cinq ans, une lettre de mise en demeure. Or, une telle situation porterait atteinte aux objectifs du régime de forclusion par tolérance, rappelés aux points 46 à 48 du présent arrêt, et priverait ce régime de son effet utile ».

Cette décision souligne l’importance d’une vigilance active et d’une réactivité juridique face à l’usage non autorisé d’une marque antérieure.

De même, la signature d’un accord de coexistence interrompt la période de forclusion par tolérance, suspendant ainsi le délai pendant lequel le titulaire de la marque antérieure pourrait perdre ses droits en raison de sa tolérance. Cependant, si cet accord est ultérieurement violé ou cesse d’avoir effet, une nouvelle période de cinq ans commence à courir, à condition que le titulaire de la marque antérieure ait de nouveau connaissance effective de l’usage de la marque postérieure. Cette règle a été précisée par la décision R 267/2014-2.

Dans cette affaire, la Chambre de recours a notamment jugé :

« Par conséquent, comme la demande de déclaration de nullité a été déposée le 11 juillet 2012, la décision contestée a correctement conclu que moins de cinq années consécutives s’étaient écoulées entre la fin de l’accord verbal, c’est-à-dire à partir du moment où le demandeur en nullité a eu la possibilité de ne pas tolérer l’usage de la marque communautaire contestée, et la demande de déclaration de nullité. En revanche, même si l’on considérait que l’accord verbal entre les parties n’avait pas été violé et avait pris fin lorsque le titulaire de la marque communautaire a formé opposition contre la demande de marque communautaire « BONASYSTEMS », le 16 février 2010, cet accord verbal devrait, en l’absence de preuve contraire, être considéré comme toujours valide. Par conséquent, le titulaire de la marque antérieure n’a toujours pas la possibilité de ne pas tolérer l’usage de cette dernière marque communautaire au Royaume-Uni. Il s’ensuit que la demande d’acquiescement doit être rejetée ».

Ainsi, la reprise de la période de forclusion ne peut intervenir que si deux conditions sont remplies simultanément : la cessation effective de l’accord de coexistence et la prise de conscience par le titulaire antérieur de l’usage continu de la marque postérieure.

Conclusion

Défendre activement sa marque n’est pas qu’une obligation juridique : c’est un impératif stratégique. La connaissance et l’anticipation des effets de la forclusion par tolérance sont essentielles pour préserver la valeur, l’exclusivité et l’intégrité d’un portefeuille de marques. Une politique de vigilance systématique, combinée à des réactions ciblées et rapides, constitue la meilleure garantie pour assurer la pérennité d’un actif aussi sensible que la marque.

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Cet article a été publié sur le site de Village Justice.

FAQ

Le constat d’achat, instrument de preuve central dans les litiges de propriété intellectuelle, a longtemps été fragilisé par l’exigence d’indépendance absolue du tiers acheteur. Dans son arrêt rendu en chambre mixte du 12 mai 2025 (n° 22-20.739), la Cour de cassation opère un revirement attendu : elle pose les bases d’une appréciation plus pragmatique, centrée sur la transparence et l’équité procédurale. Dès lors, l’absence d’indépendance ne suffit plus, à elle seule, à invalider un constat.

Le cadre juridique du constat d’achat

1.1 Un outil essentiel en matière de preuve

Le constat d’achat est une pratique probatoire incontournable dans les litiges de propriété intellectuelle. Il permet à un titulaire de droits de démontrer la commercialisation illicite d’un produit, généralement en ligne, en mandatant un huissier pour réaliser un achat et en dresser procès-verbal.

1.2 Une jurisprudence antérieure rigide

Depuis un arrêt du 25 janvier 2017 (Civ. 1re, n° 15-25.210), la Cour de cassation considérait que la seule participation d’un tiers lié au cabinet d’avocats du demandeur (stagiaire ou collaborateur) suffisait à entraîner la nullité du constat, au nom du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette position a suscité de vives critiques dans les milieux spécialisés, tant elle compliquait inutilement l’administration de la preuve.

Faits et déroulement de l’affaire

2.1 Une opération de constat jugée irrégulière

En 2016, la société Rimowa, titulaire de la marque « Limbo », constate la vente en ligne de contrefaçons sur un site exploitant la marque « Bill Tornade ». Pour constituer une preuve de ces actes, elle mandate un huissier afin de procéder à un constat d’achat. L’opération a lieu le 4 mai 2016, sous la supervision de l’huissier, et l’achat est réalisé par un stagiaire du cabinet d’avocats représentant Rimowa, dont le statut est mentionné dans le procès-verbal.

Estimant que la participation de ce tiers acheteur remettait en cause la neutralité de la preuve, le tribunal de commerce de Paris déclare le constat irrégulier et l’annule. La cour d’appel de Paris infirme cette décision et considère que l’indépendance imparfaite du tiers acheteur n’est pas suffisante pour entacher la régularité du constat, car il a été effectué de manière transparente et sous contrôle d’huissier. Le constat est donc jugé valable, et les sociétés HP Design et Intersod sont condamnées pour contrefaçon.

2.2 Un pourvoi formé par les défendeurs

Les sociétés condamnées forment un pourvoi en cassation, invoquant une violation du principe de loyauté de la preuve, du droit au procès équitable et de l’exigence d’indépendance du tiers acheteur.

L’apport de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2025

3.1 L’absence d’indépendance ne suffit plus

La chambre mixte de la Cour de cassation opère un revirement majeur. Elle considère que le seul fait que le tiers acheteur soit un stagiaire du cabinet d’avocat du demandeur ne suffit pas à entraîner la nullité du constat.

La Haute juridiction refuse ainsi une nullité de principe fondée uniquement sur le lien entre l’acheteur et la partie demanderesse. Ce qui compte désormais, c’est l’examen in concreto des circonstances.

3.2 Trois critères de validité du constat

La Cour fixe une grille d’analyse fondée sur :

• La transparence : le lien avec la partie est indiqué dans le constat ;
• Le contrôle effectif par l’huissier : l’opération est encadrée sans manipulation ;
• L’absence de stratagème : il n’existe pas d’élément de dissimulation ou de mauvaise foi.

3.3 Une distinction nette avec la saisie-contrefaçon

Le constat d’achat n’est ni intrusif, ni coercitif. Il ne doit pas être soumis aux mêmes exigences que la saisie-contrefaçon, qui implique l’intervention directe dans les locaux de la partie adverse. La Cour rappelle que la directive 2004/48/CE impose des moyens de preuve proportionnés, efficaces et respectueux du contradictoire, sans rigidité excessive.

Avantage pour les titulaires de droits

Cet arrêt :

• Redonne de la souplesse procédurale aux titulaires de droits ;
• Réduit les risques de nullité automatique souvent invoqués en défense ;
• Renforce la valeur probatoire des constats en ligne, notamment contre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Conclusion : vers une appréciation concrète et équitable

La Cour de cassation opère un changement de paradigme. L’absence d’indépendance du tiers acheteur ne constitue plus une cause de nullité automatique du constat d’achat. Cette position assure un équilibre entre loyauté de la preuve et efficacité des moyens probatoires, dans un esprit conforme à la directive 2004/48/CE.

En résumé, ce revirement jurisprudentiel rétablit une lecture pragmatique du droit de la preuve en matière de propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus & Associés est prêt à accompagner ses clients dans la gestion de ces complexités, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

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