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A l’instar du phénomène « Je suis Charlie » lors des tragiques évènements de janvier dernier, les récents attentats de Paris du 13 novembre 2015 ont également été l’occasion de déploiement de messages de soutien tels que  « Je suis Paris » ou « Pray for Paris ».

Depuis, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)  a recensé plus d’une dizaine de tentatives de dépôts de ces slogans. En effet, relayés mondialement et sur tous les réseaux sociaux, certaines personnes ont vu l’opportunité de tirer profit de ce phénomène.  C’est une cinquantaine de dépôt de marque « Je suis Charlie » que l’on avait pu dénombrer au lendemain des attaques survenues contre la rédaction du Journal Charlie Hebdo.

Or, au même titre que les dépôts de marques relatifs aux attentats de Charlie Hebdo, l’INPI a fait savoir vendredi 20 Novembre qu’il se refusait à enregistrer des signes à titre de marque tels que « Je suis Paris » ou « Pray for Paris ».

En effet, selon l’INPI ces signes ou leurs variantes apparaissent contraires à l’ordre public. L’article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle français dispose en effet qu’une demande d’enregistrement doit être rejetée s’il apparaît « que sa publication est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». Les termes composant les signes en question ne sauraient être captés par un acteur économique du fait de leur perception  par la collectivité au regard des événements survenus le vendredi 13 novembre 2015.

Cette décision de l’INPI relative au refus d’enregistrement des slogans « Je suis Paris » et « Pray for Paris » à titre de marque,  a une base différente de celle relative au slogan « Je suis Charlie ». En effet, le 13 janvier dernier l’INPI avait refusé d’enregistrer ce slogan à titre de marque sur le fondement du caractère descriptif des termes en question selon l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français.

Or, la décision de l’INPI concernant le refus d’enregistrer les slogans « Je suis Paris » et « Pray for Paris » à titre de marque se fonde sur une base juridique différente : la contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

La notion d’ordre public est traditionnellement utilisée pour justifier l’enregistrement de marques faisant référence à des drogues ou à des insanités mais elle également pu être invoquée au sujet de refus d’enregistrement de slogans à titre de marque.

A titre d’exemple, le Directeur de l’INPI a rendu une décision en 2003 au sujet du refus d’enregistrement à titre de marque du slogan «  Non à la Turquie en Europe » car contraire à l’ordre public.

Par la suite, la Cour d’Appel de Paris a confirmé la décision du  le Directeur de l’INPI en estimant que le signe constituait « un slogan qui, contrairement à l’objet du droit des marques, n’a pas pour finalité de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre afin d’en garantir au consommateur l’identité d’origine, mais d’instaurer au profit de l’association […] un privilège d’exploitation purement politique sur l’emploi de ce signe » (CA Paris, 4e ch., sect. A – 9 juin 2004).  Selon la Cour, l’association avait cherché « à se voir accorder, par un détournement du droit des marques, un droit privatif sur l’un des termes de ce débat ».

De la même manière et suite au précédent refus d’enregistrement à titre de marque du slogan « Je suis Charlie » par l’INPI, l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Interieur (OHMI) a pu indiquer le 16 janvier 2015 dans un communiqué que le même signe serait probablement refusé à titre de marque sur le fondement de l’article 7(1)(f) du Règlement sur la marque communautaire. En effet, cet article prévoit que sont refusées à l’enregistrement les marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Les slogans « Je suis Charlie » ou encore « Pray for Paris » sont des formules qui ont été appropriées tant par des citoyens français que par le reste de la population mondiale. Utilisés sous de multiples formes sur les réseaux sociaux et au travers de diverses manifestations, de potentiels consommateurs ne peuvent être en mesure de percevoir la combinaison de ces termes comme un signe remplissant la fonction de marque.

Par conséquent le refus d’enregistrement de l’INPI est donc totalement conforme à la position selon laquelle les titulaires des demandes de marques « PRAY FOR PARIS  » ou  » JE SUIS PARIS  » ont cherché à s’approprier des slogans bénéficiant d’une forte popularité et qui n’avaient pas été créés à l’origine pour des fins commerciales.

Ce slogan, très largement utilisé en France comme à l’étranger depuis les attentats, véhicule un message de soutien et ne serait donc être perçu par le public comme une marque garantissant l’origine des produits ou services du déposant.

Outre le fondement en droit, la position de l’INPI est bienvenue. En effet, on ne saurait autoriser quiconque de profiter à titre commercial d’évènements aussi tragiques.

Récemment alertée par les pratiques cruelles réservées aux crocodiles dont la peau est utilisée pour la confection des fameux sacs Birkin de la maison Hermès, la chanteuse Jane Birkin a fait part à Hermès de sa volonté de débaptiser le sac en crocodile portant son nom. La chanteuse souhaite ainsi que son nom ne soit plus associé à de telles pratiques.

Le sac Birkin, créé au début des années 1980 à la suite d’une rencontre entre la chanteuse et le président d’Hermès à l’époque, Jean-Louis Dumas, est pourtant l’un des sacs phares de la maison Hermès depuis la date de sa création.

Si ce fait divers a éveillé la curiosité des adeptes de la marque de luxe Hermès, il a également attisé la curiosité des juristes. En effet, face à une telle annonce, la question qui se pose est celle de savoir si la chanteuse Jane Birkin peut légalement faire débaptiser le sac en crocodile.

Le fait de baptiser un sac de créateur du nom d’une star n’est pas une pratique isolée, il existe ainsi pléiade de sacs portant le nom de leur muse. Pour ne citer que les plus célèbres, on relève le So Kelly de chez Hermès en hommage à Grace Kelly, le Jackie de Gucci, le Lady Dior, ou encore le B. Bardot de Lancel.

Ces noms étant associés à des sacs, autrement dit à des produits, ils ont naturellement fait l’objet d’un enregistrement en tant que marques. C’est le cas par exemple du nom Birkin, déposé et enregistré en tant que marque française et internationale par HERMES INTERNATIONAL depuis 1997, ainsi que du « so kelly » déposé en 2009. Il en va de même du « Jackie » faisant référence à Jackie Kennedy, déposé par la maison italienne GUCCIO GUCCI en 2008.

La pratique consistant à enregistrer en tant que marque un nom patronymique a été admise par la législation et la jurisprudence française depuis longtemps.

Le nom patronymique constitue un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible. Pourtant l’article L.711-1 alinéa 2 a) du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les noms patronymiques peuvent être enregistrés à titre de marque. En outre depuis l’arrêt Bordas de 1985 (Cass. Com. 12 mars 1985, N°84-17163), il est admis qu’une convention puisse porter sur l’utilisation commerciale d’un nom patronymique.

Par la suite, la cour de cassation est venue préciser les conditions aux termes desquelles un nom patronymique pouvait être enregistré à titre de marque. Dans un arrêt du 6 mai 2003 (Cass. Com. N°00-18192), la cour de cassation a ainsi considéré qu’un associé fondateur qui aurait donné son accord pour l’insertion de son patronyme dans la dénomination sociale de la société doit également expressément renoncer à ses droits patrimoniaux et autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque. Autrement dit, l’usage du nom patronymique d’un tiers est limité à ce qui a été expressément autorisé par le titulaire du nom.

Par la suite la cour de cassation est intervenue dans le cadre de l’affaire Inès de la Fressange au sujet de l’usage, par la société de mode portant son nom, de son patronyme à titre de marque. Après avoir été licenciée de la société, la créatrice de mode avait tenté de recouvrer ses droits sur son nom en invoquant la déceptivité de la marque sur le fondement de l’article L. 714-6 b) du Code de la propriété intellectuelle. Elle prétendait que les consommateurs seraient induits en erreur en croyant acheter des vêtements dessinés par elle. Mais ce ne fut pas la position adoptée par la cour de cassation qui, sur la base de l’article 1628 du Code civil et de la garantie d’éviction, débouta la créatrice de sa demande (Cass. Com. 31 janvier 2006, N°05-10116).

Quelques mois plus tard, la Cour de Justice de l’Union Européenne a elle aussi été saisie d’une question similaire dans l’affaire Elizabeth Emanuel (CJCE. 30 mars 2006. Aff. C-259/04. Elizabeth Florence Emanuel c/ Continental Shelf). Dans cet arrêt il était question de la cession par la créatrice de mode Elizabeth Emanuel, de son entreprise portant son nom ainsi que des actifs y étant attachés, dont la marque ELIZABETH EMANUEL. Or suite à la cession, la créatrice de mode a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque cédée estimant, tout comme Madame de la Fressange, que le public était victime d’une confusion dans la mesure où elle n’était plus la créatrice des vêtements commercialisés sous la marque.

La Cour a considéré que la marque ELIZABETH EMANUEL n’était pas à elle seule de nature à tromper le public sur la provenance des vêtements. Mais selon la Cour, il appartient au juge national de vérifier qu’il n’existe pas une volonté de la part de l’entreprise titulaire de la marque de faire croire au consommateur que la créatrice participe toujours à la conception des vêtements. Il s’agirait alors d’une manœuvre dolosive susceptible d’engager la responsabilité de la société.

En l’occurrence, Jane Birkin n’étant pas associée à la conception du sac elle ne saurait se baser sur cette solution pour obtenir que le sac en crocodile soit débaptisé.

Reste donc à savoir si cette volonté de débaptiser le sac Birkin en crocodile pourra être réalisée dans la mesure où le nom patronymique de la chanteuse, enregistré à titre de marque, pourrait être considérée comme partie intégrante de l’actif de la société Hermès.
En outre, le 11 septembre dernier le sellier se félicitait dans un communiqué de presse que Jane Birkin semblait satisfaite par les dispositions prises par la maison Hermès suite à polémique apparue cet été.