Dans le monde dynamique et souvent complexe de la gestion de la propriété intellectuelle (PI), comprendre la valeur des actifs de PI tels que les marques, les logiciels et les noms de domaine est primordial. Pour les entreprises, ces actifs incorporels ne sont pas seulement des droits au sens juridique ; ils représentent une valeur économique substantielle qui peut stimuler la croissance et apporter des avantages concurrentiels. Par conséquent, une évaluation et une valorisation efficaces de ces actifs sont cruciales pour la gestion stratégique de la PI, les décisions de financement et la maximisation des retours sur investissement.
Comment nous procédons
L’évaluation d’une marque implique une analyse complète de sa visibilité, de son impact sur le marché et de sa protection juridique. Cette analyse comprend ainsi l’évaluation de la reconnaissance de la marque parmi les consommateurs cibles, son prestige, et son étendue, à savoir sa portée géographique et les produits et services désignés. La valorisation repose sur des mesures financières telles que les revenus des accords de licence, les taux de pénétration du marché et le potentiel d’expansion dans de nouveaux marchés ou lignes de produits. L’utilisation stratégique des marques (extensions, licences…) peut ainsi améliorer leur valeur et créer de nouveaux flux de revenus.
Pour les noms de domaine, il convient d’évaluer leur efficacité à générer du trafic en ligne (potentiel SEA) et leur adéquation avec la stratégie de marque de l’entreprise. Des facteurs essentiels tels que la pertinence des mots-clés, la capacité du nom à être mémorisé et l’historique du trafic sont décisifs. Sur le plan financier, les noms de domaine peuvent être évalués sur la base des ventes comparables, des recettes publicitaires potentielles, et de leur impact sur la réduction des coûts de marketing. L’acquisition ou la vente stratégique de noms de domaine peut ainsi avoir une incidence considérable sur la présence en ligne d’une entreprise et sa capacité à s’imposer sur le marché.
Enfin, les logiciels, quant à eux, sont évalués à travers des prismes techniques et commerciaux. Initialement, une analyse qualitative évalue la fonctionnalité du logiciel, sa base d’utilisateurs, sa scalabilité et sa robustesse technique, incluant une évaluation de la qualité du code, des mesures de cybersécurité et de la conformité avec les licences. Une évaluation financière peut ainsi prendre en compte les revenus directs des ventes ou des licences, le coût pour remplacer ou reproduire le logiciel, et une approche de comparaison de marché. Cette analyse complète aide à déterminer la contribution du logiciel à l’évaluation de l’entreprise, en tenant compte de sa capacité à générer des revenus, à faciliter les opérations commerciales ou à offrir un avantage concurrentiel.
Nos services d’expert
Notre cabinet propose des services spécialisés en évaluation et valorisation des actifs de PI. Nous aidons les clients dans la prise de décision stratégique, en proposant notre expertise juridique pour améliorer la valeur des portefeuilles de PI. Notre équipe, incluant un expert accrédité auprès de la Cour de cassation française, s’attache également à respecter les exigences les plus élevées en matière de probité juridique et de stratégie.
Que vous envisagiez une fusion-acquisition ou que vous ayez simplement besoin d’évaluer la valeur vos droits de PI, notre équipe est à même de fournir aux clients des conseils sur mesure. En faisant appel à nos services, les entreprises peuvent non seulement protéger leurs actifs de PI mais aussi optimiser leur valeur en fonction de leurs objectifs et des opportunités du marché
Alors que le cadre juridique continue d’évoluer, il est indispensable de se tenir au courant et d’adapter sa stratégie marque.
Le cabinet Dreyfus et associés est en partenariat avec un réseau d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.
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L’avènement du Web 3.0 a ouvert une nouvelle ère du droit numérique, et il est devenu important pour les entreprises et les particuliers de comprendre les implications de ce nouveau paysage juridique. Le droit Web 3.0, également appelé «droit des contrats intelligents», est un type de droit technologique qui régit l’utilisation des actifs numériques et des transactions. C’est une développement très important dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, car il présente à la fois des opportunités et des risques pour les entreprises et les particuliers.
Le principal avantage du droit Web 3.0 est qu’il permet le transfert sécurisé et sans faille des actifs numériques. Les contrats intelligents sont des contrats auto-exécutables qui utilisent la technologie blockchain pour stocker et transférer des données de manière sécurisée et anonyme. Cela augmente la sécurité et la fiabilité des transactions numériques et les rend plus efficaces et rentables.
De plus, le droit Web 3.0 peut aider à protéger les droits de propriété intellectuelle, car il permet le suivi et le contrôle sécurisés des actifs numériques. Cependant, il y a quelques inconvénients potentiels du droit Web 3.0. Tout d’abord, il peut être difficile à appliquer, car la technologie est encore relativement nouvelle et il n’existe pas encore de cadre juridique unifié. De plus, les contrats intelligents ne sont pas toujours juridiquement exécutoires, ce qui signifie que les parties peuvent avoir du mal à obtenir un recours juridique en cas de litige. En outre, le droit Web 3.0 peut être assez complexe, et il est essentiel que les entreprises et les particuliers aient une claire compréhension de son fonctionnement pour s’assurer que leurs droits juridiques sont protégés.
Dans l’ensemble, le droit Web 3.0 présente à la fois des opportunités et des risques pour les entreprises et les particuliers. C’est un développement important dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, et il est essentiel que les entreprises et les particuliers aient une claire compréhension de ses implications. Avec les bonnes connaissances et les bonnes orientations, les entreprises et les particuliers peuvent profiter des opportunités offertes par le droit Web 3.0 tout en atténuant les risques.
Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique de Dreyfus.
Attention, ne vous y méprenez pas, la famille de marques peut certes être utilement invoquée pour échapper à la déchéance d’une marque, mais elle peut aussi jouer en votre défaveur. C’est en partie l’enseignement tiré d’un arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, ch. 2, n° RG 20/17286), jugeant une ordonnance de référé en appel.
Ce même arrêt a également été l’occasion de clarifier un point de droit, pourtant crucial et non isolé : la qualité du licencié à agir en contrefaçon dans l’hypothèse d’une saisine du juge des référés.
Faits et procédure. – La première requérante, personne physique prénommée Soraya, est titulaire d’une marque verbale de l’Union européenne SORAYA pour couvrir son activité de création et de distribution de maillots de bain et vêtements de plage. Elle est également titulaire de marques françaises et de l’Union européenne semi-figuratives composées de l’appellation SORAYA.
Ces marques sont exploitées par l’intermédiaire d’une société, seconde requérante, dont la titulaire des marques est elle-même la gérante et l’unique associée. La procédure en référé est introduite au nom tant de la société exploitante que de la titulaire de marque. Un contrat de concession exclusive de marque a été préalablement conclu entre la titulaire des marques et la société.
Ayant pris connaissance de l’existence d’une société dénommée Soraya Beachwear Ltd., située en Suisse, la société licenciée a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire à son encontre. Cette dernière exploite en effet un site internet de vente en ligne de maillots de bain et vêtements de plage <sorayabeachwear.com> ainsi qu’un compte Instagram relatif à ce site. La fondatrice de la société attaquée se prénomme également Soraya et a choisi d’user de son prénom pour identifier ses collections.
Le juge des référés ayant conclu au rejet des demandes des requérantes, celles-ci interjettent appel de l’ordonnance de référé.
Recevabilité du licencié à agir en référé aux côtés du titulaire. – Un des apports de cet arrêt est l’interprétation opérée par la Cour d’appel de Paris des articles L. 716-4-2du Code de la propriété intellectuelle et 25 4° du règlement UE 2017/1001, relatifs à la qualité d’agir d’un licencié.
En application du droit français, il est en effet prévu des cas dans lesquels un licencié peut engager une « action civile en contrefaçon », notamment avec le consentement du titulaire, ou encore en tant que bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dès lors que le titulaire n’en a pas pris l’initiative dans un délai raisonnable après mise en demeure.
En tout état de cause, tant au regard du Code de la propriété intellectuelle que du règlement européen susvisé, il est prévu qu’un licencié soit recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire.
Il ne fait aucun doute en l’espèce sur le fait que la société exploitante doit être considérée comme bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sur la marque verbale de l’Union européenne invoquée, dès lors qu’elle se prévaut de la licence exclusive de marque, versée au débat, lui conférant qualité de licenciée.
Il n’est cependant vraisemblablement pas question d’intervention de la société dans l’instance, mais plutôt d’une action intentée conjointement avec la titulaire de marque. Or, la confusion semble entretenue entre, d’une part, l’introduction d’une action conjointe, pour laquelle est requis le consentement du titulaire dans le cas où le licencié engage l’action et d’autre part l’intervention à l’instance engagée par une autre partie. En effet, il est expressément mentionné que la société « a agi en référé conjointement » avec la titulaire de marque devant le Président du tribunal judiciaire. En introduisant cette action, le licencié tend à obtenir « la réparation du préjudice qui lui est propre », ce que prévoient les règles de droit relatives à l’intervention du licencié.
Mais l’un des points culminants de la décision est que le fait que le contrat de licence n’ait pas été inscrit, condition de son opposabilité aux tiers, il est statué que cette absence de publicité du contrat n’entrave pas la qualité de licencié acquise en vertu d’un contrat valablement conclu.
La décision d’appel a par conséquent déclaré recevables les requérantes en leur action et a infirmé, à cet effet, l’ordonnance de référé sur ce chef.
Il est à noter en revanche, qu’en présence d’un licencié simple (qui jouit d’une licence non exclusive), la solution n’a pas été la même. En effet, aux termes d’une décision antérieure (TGI Paris, ord. réf., 21 juill. 2011, n° 11/55158, Sté Lyl c/ Michel Attali), le juge des référés déclarait irrecevable à agir le licencié simple : « seule une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir le juge des référés conformément aux dispositions de l’article L. 716-6 (…) ce qui n’est pas le cas du licencié non exclusif qui n’est recevable qu’à intervenir dans une instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, par application de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ».
Outre la vérification de la qualité à agir, le juge des référés, dès lors qu’il n’est pas confronté à une nullité manifeste du titre invoqué, se borne à apprécier l’existence ou l’imminence d’une atteinte aux droits des requérants.
Défaut d’usage de la marque invoquée. – Le mode opératoire incombant au juge des référés avait été précisé par une décision du 28 juin 2011 (TGI Paris, ord. réf., 28 juin 2011) : « Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et d’évaluer la proportion qui existe entre la contestation émise par les défendeurs à l’atteinte imminente alléguée par les demandeurs et de prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation des produits, d’en ordonner le retrait et d’allouer une provision ».
Dans le cas d’espèce, les atteintes aux droits des requérantes pouvaient, en apparence, paraître caractérisées eu égard à l’utilisation de l’appellation identique SORAYA pour couvrir des produits et services strictement identiques, à savoir des maillots de bain et vêtements de plage, ainsi que les services commerciaux y afférents.
Les requérantes, pour faire valoir l’atteinte à leurs droits, se fondaient sur une seule de leurs marques, à savoir une marque verbale de l’Union européenne composée exclusivement du prénom SORAYA. Néanmoins, dans le cadre de l’instance, pour prétendre au succès de leurs prétentions, les requérantes devaient être en mesure de démontrer un usage sérieux de la marque invoquée.
Pour rappel, une marque fait l’objet d’un usage sérieux par référence à une période de 5 ans au cours de laquelle elle doit être utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’origine des produits et services pour lesquels elle est dûment enregistrée (Règlement (UE) 2017/1001 du 14-6-2017 art. 58, 1-a).
Les requérantes, en communiquant les preuves visant à démontrer l’usage sérieux de la marque, semblaient se prévaloir d’une certaine renommée, ce qu’elles n’arguaient pas explicitement. Elles témoignaient en revanche d’un simple « usage notoire » de la marque, induit en partie par leur partenariat de longue date avec l’élection Miss France. Mais l’argument qui ne va pas jouer en leur faveur est celui selon lequel « l’exploitation des marques dérivées qui ont fait l’objet de dépôts ultérieurs n’ont en rien diminué l’usage de la marque historique SORAYA ». En outre, afin de justifier l’usage sérieux de la marque les requérantes ont communiqué des pièces qui ont une date certaine mais pour des signes complexes SORAYA et non de la marque verbale SORAYA. Par ailleurs, parmi la pléthore de pièces fournies au soutien d’un usage sérieux de la marque, plusieurs preuves n’avaient pas de date certaine, ce ne permet pas de déterminer si la marque a bien été exploitée pendant la période de référence de cinq ans pour laquelle l’usage sérieux doit être prouvée. Cette période n’a cependant pas été communiquée par les conclusions d’appel de la partie adverse. Par conséquent, les juges du fond se sont référés à cet égard à la période précisée dans les dernières écritures adressées au juge des référés.
Concernant plus particulièrement les diverses marques dérivées de la marque invoquée, lesquelles sont majoritairement des marques semi-figuratives, les juges du fond vont les considérer comme une famille de marques.
Cette qualification de famille de marques doit être retenue, selon une jurisprudence constante, dès lors que des marques, communément détenues par un seul et même titulaire, reprennent un même élément distinctif. Cette notion, dont les contours sont encore insuffisamment appréhendés, devrait permettre, à un titulaire et exploitant de marques, de se soustraire de la sanction de la déchéance pour défaut d’exploitation d’une marque enregistrée ou non.
Le caractère opportun de cette notion a pu s’observer notamment au regard d’une décision rendue par le Tribunal de l’Union européenne (TUE) par rapport à plusieurs marques, comportant communément l’élément « Mc »/ « Mac » et détenues par la société de droit américain McDonald’s. En 2016, cette dernière avait alors obtenu gain de cause en faisant valoir les 12 marques suivantes de l’Union européenne : McDONALD’S, McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC. La qualification de « famille de marques » avait ainsi pu être retenue pour annuler une marque « MacCoffe ».
Néanmoins, ce qui mérite d’être retenu au terme de l’arrêt SORAYA est que les juges du fond vont considérer que l’usage d’une famille de marques ne peut être invoqué utilement « dès lors que le but est d’établir l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une même « famille » ». En ce sens, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué afin de justifier l’usage d’une autre marque. Autrement dit, le fait que les requérantes aient exploité les marques semi-figuratives de manière indépendante, et qui se différencient par ailleurs de la marque verbale de l’Union européenne, ne permet pas à ces dernières d’arguer de la notion de l’usage d’une famille de marques.
Considérations pratiques tirées de la décision :
– Est recevable à agir en référé, le licencié exclusif, conjointement avec le titulaire de la marque, pour la poursuite de faits supposés de contrefaçon ;
– A qualité à agir le licencié quand bien même le contrat en vertu duquel il tire ses droits n’a pas fait l’objet de formalités de publicité ;
– L’appréciation de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne s’opère au regard d’une période de référence de 5 ans, laquelle est par principe précisée par la partie qui se prévaut du défaut d’un tel usage, tant dans les écritures adressées au juge des référés qu’à la Cour d’appel ;
– L’exploitation d’un nombre considérable de marques dérivées de la marque invoquée, constituant vraisemblablement une série/famille de marques, ne permet pas nécessairement de retenir la démonstration d’un usage considérable faisant échec à l’usage légitime de marques similaires.
Trademark Modernization Act: des nouvelles procédures efficaces et rapides contre les marques américaines non-utilisées.
Aux États-Unis, le système des marques est fondé sur l’usage. Cela signifie que les titulaires de marques sont censés utiliser leurs marques pour les produits et services qu’ils commercialisent aux États-Unis.
Contrairement au système de marques de l’UE, cette exigence d’utilisation s’applique aussi bien avant qu’après l’enregistrement des marques américaines. Le système américain exige que les marques soient utilisées avant leur dépôt effectif. En ce qui concerne les enregistrements de marques étrangères, l’intention d’utiliser la marque aux États-Unis est requise.
Ce système prévoit deux procédures traditionnelles d’annulation des marques non utilisées : la procédure d’annulation fondée sur l’« abandon » et la procédure d’annulation fondée sur le « non-usage ». Bien que la première procédure exige le défaut d’usage et l’absence d’intention de la réutiliser, la seconde exige une non-utilisation affirmée dans les 5 ans suivant son enregistrement.
Ces deux procédures d’annulation s’appliquent encore aujourd’hui.
Cependant, le problème est qu’elles sont très coûteuses, chronophages et pas toujours efficaces. En plus, pour faire échec à cette procédure, il suffit que le titulaire démontre son intention de commencer ou de reprendre l’exploitation de sa marque.
Néanmoins, ce système a changé avec le ‘Trademark Modernization Act’.
Le Trademark Modernization Act est entré en vigueur le 18 décembre 2020. Cette loi n’est pas sans impact pour les titulaires de marques américaines et pour les futurs déposants. Elle concerne les marques protégées aux États-Unis que ce soit par le biais d’un dépôt national ou par un dépôt international désignant les États-Unis.
Cette nouvelle loi ajoute deux nouvelles procédures qui s’appliquent aux marques américaines non utilisées.
Procédure de radiation
La première nouvelle procédure est la « ex parte expungement petition” ou la procédure de radiation.
Quoi ?
Il s’agit d’une nouvelle procédure qui vise à annuler les marques déposées aux États-Unis pour défaut d’usage. Il s’agit des marques nationales et internationales (désignant les États-Unis) qui n’ont jamais été exploitées aux États-Unis dans le commerce et/ou en relation avec les produits et/ou services après leur enregistrement.
L’action peut être engagée par tout tiers – contrairement aux procédures d’annulation traditionnelles – et n’exige pas de preuve de défaut d’intention de reprendre l’usage de la marque.
Quand ?
Jusqu’au 27 décembre 2023, les demandeurs peuvent initier la procédure à l’encontre de toutes les marques américaines ayant plus de trois ans.
Après cette date, le délai d’action se trouve réduit et ne concerne plus que les marques ayant été enregistrées depuis au moins trois ans mais pas depuis plus de dix ans.
Conséquence ?
Le titulaire de la marque dispose d’un délai de trois mois suivant l’action pour fournir la preuve d’usage. La charge de la preuve, étant soumise à une interprétation stricte, incombe donc entièrement au titulaire. En cas de preuve d’usage insuffisante, l’enregistrement de la marque sera partiellement/totalement annulé.
La procédure de réexamen
La deuxième nouvelle procédure est la « ex parte examination petition” ou la procédure de réexamen.
Quoi ?
Il s’agit d’une nouvelle procédure qui permet le réexamen des marques qui ont été enregistrées par un dépôt national (États-Unis) ou international (désignant les États-Unis) qui n’ont pas été utilisées dans le commerce/en relation avec des produits et services désignés à une date certaine.
Cette date dépendra du fondement de la demande de marque. Ainsi, si la demande de marque était fondée sur un usage plus ancien du signe dans le commerce, alors la date d’usage pour cette procédure serait la date de dépôt de la marque.
En revanche, si la demande de marque était fondée sur une intention d’usage, alors la date d’usage sera la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle un amendement pour alléguer l’usage a été déposé ou la date à laquelle le délai pour déposer une déclaration d’utilisation a expiré.
Quand ?
Il est possible d’engager cette procédure dans les cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque.
Conséquences ?
Il incombe au titulaire de la marque de fournir la preuve d’usage de sa marque pour tous les produits et services couverts. Comme l’interprétation est stricte, le risque de réexamen d’enregistrement de la marque augmente en cas de preuve insuffisante, ce qui peut rendre la marque plus vulnérable.
(Dés)avantages?
D’abord, il s’agit de procédures plus faciles et moins coûteuses. Contrairement à la procédure traditionnelle d’annulation, l’élément d’abandon n’est pas exigé par ces procédures. A cet égard, le fait qu’un titulaire de marque ait l’intention de reprendre l’usage n’est pas donc pas pertinent.
Deuxièmement, ces nouvelles procédures permettent de se débarrasser plus facilement des marques non utilisées (‘deadwood’) et, par conséquent, d’enregistrer les marques (non utilisées) plus rapidement et à moindre coût. Avant l’entrée en vigueur du Trademark Modernization Act, il était généralement difficile de déposer une demande d’enregistrement lorsqu’une marque antérieure similaire ou identique non utilisée empêchait le dépôt. Dans ce contexte, les procédures d’annulation pouvaient prendre plusieurs années et entraîner des coûts importants. Grâce aux nouvelles procédures, il est devenu plus évident et moins fastidieux d’agir contre les marques non utilisées.
D’autre part, ces nouvelles procédures exigent que les titulaires de marques américains soient (plus) prudents et vigilants. Non seulement ils sont tenus d’utiliser leurs marques de façon véritable et de bonne foi, ils doivent également garder des preuves d’usage de leurs marques aux États-Unis, tant avant qu’après l’enregistrement de celles-ci. Sinon, le risque d’annulation augmente, ce qui facilite l’enregistrement de la marque par des concurrents. Moins les titulaires arrivent à démontrer l’usage de leurs marques, plus le risque de perte augmente et plus il est facile pour les concurrents d’enregistrer des marques similaires et même identiques.
Les nouvelles procédures permettent donc d’agir contre des marques américaines non-utilisées de manière plus rapide et plus étendue.
Nous vous recommandons donc de faire un audit de vos droits de marques sur le territoire américain, afin d’éviter le risque d’action en annulation ou en réexamen à l’encontre de vos marques.
En ce qui concerne vos dépôts de marques en cours d’examen, nous vous invitons à nous contacter afin que nous réfléchissions conjointement à la meilleure stratégie à adopter au vu de cette nouvelle réglementation.
Nous pouvons également vous accompagner dans l’analyse de vos marques afin d’identifier les produits et/ou services qui seraient susceptibles de fragiliser vos marques.
Le 2 novembre 2020, Louis Vuitton Malletier a formé une opposition contre la demande d’enregistrement de la marque figurative « LOVES VITTORIO » désignant les mêmes produits en classes 25 et 26, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b du règlement sur les marques de l’Union européenne (RMUE). L’Office rejette cette opposition en raison d’une faible similitude entre le signe antérieur et le signe contesté, ne suffisant pas ainsi à engendrer un risque de confusion chez le consommateur d’attention moyenne. Si l’opposant invoque l’article 8, paragraphe 5, du RMUE relatif à la renommée de la marque, les juges rejettent ce grief sans examen au fond dû à un défaut de preuves.
1. L’appréciation du risque de confusion au regard de l’impression d’ensemble donnée par les signes
Depuis l’arrêt « SABEL BV contre Puma AG » rendu le 11 novembre 1997 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, une nouvelle approche de l’appréciation de la similitude entre deux signes a été avancée. Cette dernière se veut être plus globale, notamment par l’étude de trois critères qui sont l’aspect visuel, le plan auditif et conceptuel. Ainsi, l’Office analyse étape par étape ces critères entre la marque antérieure et la demande d’enregistrement de la marque litigieuse.
Tout d’abord sur l’aspect visuel, l’Office retient une similitude à très faible degré dans la mesure où les deux signes « n’ont en commun que la lettre L » et « coïncident partiellement dans la stylisation des deux lettres ». En outre, malgré l’identité de stylisation et des couleurs utilisées dans les deux signes, les consommateurs percevront ces éléments comme étant simplement décoratifs. Les juges retiennent surtout une différence entre les deux signes par l’ajout des mots « LOVES » et « VITTORIO » et de la lettre « N » dans le signe contesté.
De même sur le plan auditif, les juges ne retiennent qu’un faible degré de similitude dans la prononciation de la lettre « L ».
Enfin, l’Office affirme que les deux signes sont conceptuellement différents.
Ainsi, l’Office conclut que les quelques similitudes entre les deux signes ne suffisent pas à entraîner un risque de confusion chez le consommateur disposant d’un degré d’attention moyenne et que celui-ci distinguera l’origine ainsi que la provenance de chaque signe. En outre, le public pertinent percevra le signe dans son ensemble, notamment par l’ajout des termes « LOVES » et « VITTORIO » ainsi que les lettres « L » et « N » et ne se limitera pas à la même stylisation.
Cependant, force est de constater qu’il existe malgré tout une similitude visuelle pouvant amener le public pertinent à ne pas percevoir de manière nette et précise la différence entre les lettres « LV » et « LN », d’autant plus que le terme ajouté est « VITTORIO ».
2. La regrettable exclusion de la renommée de la marque antérieure
Cette décision peut paraître à première vue étonnante dans le sens où la marque antérieure « LV » est une marque jouissant supposément d’une forte notoriété.
En effet, cette renommée aurait probablement pu amener les juges à faire droit à la demande d’opposition de la demande d’enregistrement de la marque contestée, si cette dernière « « [tirait] indûment profit du caractère distinctif » ; « ou de la renommée de la marque antérieure » ; « ou leur [portait] préjudice ».
Toutefois, cette exclusion de la renommée de la marque se justifie pleinement dans la mesure où l’Office rend sa décision en se limitant aux preuves et arguments fournis par l’opposant. Or, ce dernier n’a pas apporté de preuves attestant de la renommée de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f) du règlement délégué sur les marques européennes.
Ainsi, il est essentiel avant toute opposition d’analyser la similitude entre les signes et les produits et services entre votre marque et la demande de marque litigieuse, et surtout de fournir toutes les preuves pertinentes démontrant l’usage intensif de la marque ou encore de sa renommée.
En effet, cette décision postule de l’importance des preuves fournies au cours d’une procédure relative aux motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une demande de marque, preuves qui auraient sans doute pu permettre une tournure différente.
Dans un litige opposant une société hollandaise aux pharmaciens et e-pharmaciens français, la cour d’appel de Paris a jugé le 17 septembre 2021 que le vendeur établi aux Pays-Bas ayant réalisé de la publicité sur le territoire français et sur l’espace numérique n’avait pas commis d’acte de concurrence déloyale.
En 2015, shop-pharmacie.fr, site de vente en ligne de médicaments sans ordonnance médicale administré par une société hollandaise, lance une grande campagne publicitaire sur le territoire français. Des millions de prospectus ont ainsi été insérés dans colis postaux expédiés par des grands acteurs du e-commerce tels que Zalando et La Redoute. La société hollandaise avait aussi procédé à une stratégie de référencement payant sur Internet, à destination du public français.
Cette campagne, qu’une société française ne pourrait en tout état de cause pas mener, est apparue démesurée et même déloyale pour plusieurs associations représentatives de la profession. L’Union des groupements de pharmaciens et l’Association française des pharmaciens en ligne ont alors cherché à faire qualifier cette campagne d’acte de concurrence déloyale, en fondant leur demande sur des dispositions de notre code de la santé publique.
Le tribunal de commerce de Paris ayant accueilli cette demande, la société hollandaise a fait appel de la décision et la cour d’appel de Paris a saisi la Cour de justice de l’Union européenne. La question posée revenait à déterminer si la France pouvait appliquer aux e-pharmacies établies dans un autre Etat membre de l’UE les mêmes restrictions qu’elle impose aux e-pharmacies françaises concernant la promotion de leur activité et de leurs produits sur son territoire.
Les intérêts supérieurs du marché intérieur et le rejet du protectionnisme français
La réglementation européenne et notamment l’article 34 TFUE et les dispositions de la directive 2001/83 permet-elle à un Etat membre de l’UE d’imposer sur son territoire aux pharmaciens ressortissants d’un autre Etat membre de l’UE des règles issues des articles R.4235-22 et R.4235-64 du code de la santé publique et des bonnes pratiques édictées par l’autorité publique de l’Etat membre ?
Ce coup d’arrêt au protectionnisme des dispositions françaises avait été amorcé en 2016 par l’Autorité de la concurrence qui avait alors énoncé à propos des textes français qu’ils introduisaient des « contraintes additionnelles qui apparaissent disproportionnées par rapport à l’objectif de protection de la santé publique » (Autorité de la concurrence, 20/04/2016 avis n°16-A-09 point 91). En 2019, un nouvel avis appuyait davantage cette vision et énonçait notamment que la vente en ligne était « obérée dans son développement par des contraintes excessives qui brident le développement des acteurs installés en France par rapport à leurs homologues européens » (Autorité de la concurrence, 04/04/2019 avis n°19-A-08).
Le juge européen a donc décidé de modérer l’application des restrictions de droit français afin de préserver le marché intérieur.
Possibilité de limiter la publicité sur le territoire français par des dispositions ciblées
La Cour de Justice de l’Union européenne a posé un premier principe aux termes duquel un Etat-Membre peut imposer une restriction de la publicité à condition que sa législation soit strictement délimitée. La cour d’appel de Paris a suivi cette précision dans le litige opposant les pharmaciens français à la e-pharmacie hollandaise et a jugé que les dispositions invoquées du Code de la santé publique n’étaient pas assez précises. Elles ne ciblaient notamment pas uniquement les médicaments, mais évoquaient les termes généraux de « produits pharmaceutiques ».
La porte est donc laissée ouverte au législateur national pour préciser davantage ses dispositions relatives à l’encadrement de la publicité pour des médicaments.
Le référencement payant sur Internet en principe possible pour les sociétés établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne
Afin de prévenir la surconsommation de médicaments, la loi française interdit les e-pharmacies françaises de mener des campagnes de référencement payant sur l’espace numérique, notamment sur les moteurs de recherche et les comparateurs de prix.
Dans cette affaire, la Cour de justice de l’UE a pu énoncer que ce type de référencement était en principe possible, à moins qu’il soit limité par une mesure nécessaire et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la santé publique. Le principe est donc celui d’une possibilité de référencement, à moins que l’Etat membre opposant rapporte la preuve d’une règle de droit ciblée, proportionnée et nécessaire.
Or, une telle législation n’existe pas en France. De plus, les articles du code la santé publique versés au débat semblent inadéquats au commerce électronique. En effet, le e-commerce possède des contraintes propres que sont son accès universel, instantané et continu sur Internet. Par conséquent, il apparait très épineux d’encadrer de manière suffisamment concrète et précise la pratique du référencement payant sur Internet pour ce type d’activité.
En conclusion, les e-pharmaciens français et les e-pharmaciens situés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ne sont pas sur un pied d’égalité concernant la publicité réalisée en France.
Cette affaire aura permis à la cour d’appel de Paris de réaffirmer le droit au référencement payant en énonçant que l’arrêté du 1er décembre 2016 “relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments” et portant notamment sur l’interdiction du référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération, était inopposable et, au surplus, qu’il avait été annulé par le Conseil d’Etat le 17 mars 2021.
LE NOM <PARISTECH.ORG>, OPERE PAR DES ENTREPRENEURS PARISIENS, NE PORTERAIT PAS ATTEINTE AUX DROITS DE PARISTECH.
Une décision UDRP surprenante a été rendue en octobre 2021, concernant le nom de domaine <paristech.org>, à l’encontre duquel la Fondation française ParisTech avait déposé une plainte (OMPI, D2021-2417). Malgré la notoriété de ParisTech et le fait que le nom de domaine litigieux était identique aux marques antérieures de ParisTech et exploité pour un site en français, où est implantée ParisTech, l’Expert a considéré que la preuve de l’enregistrement du nom de mauvaise foi n’était pas rapportée.
La marque invoquée par le requérant ne doit pas nécessairement être protégée dans le pays du défendeur.
OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n°DCN2021-0004, Vente-privee.com v. 郑碧莲 Zheng Bi Lian).
Pour qu’une plainte UDRP prospère, il faut prouver un droit de marque similaire ou identique au nom de domaine, générant un risque de confusion. Ensuite, il faut établir l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur et enfin montrer qu’il a enregistré et utilisé le nom de mauvaise foi.
Pour mettre cette mauvaise foi en évidence, il faut principalement démontrer que le défendeur a connaissance des droits du requérant et que l’enregistrement litigieux vise ces droits. Être titulaire d’une marque protégée dans le pays où est établi le défendeur est donc un atout considérable. Pour autant, ce n’est pas une condition requise.
Vente-privee.com est une entreprise française de commerce électronique qui opère depuis 20 ans dans l’organisation de ventes événementielles de toutes sortes de produits et services à prix réduit, y compris de grandes marques.
Au début de l’année 2019, Vente-privee.com a engagé un processus d’unification de ses marques sous une seule et unique nouvelle dénomination : VEEPEE. Ce changement de marque a été largement promu à l’échelle internationale. Elle avait au préalable sécurisé des droits de marque sur le signe « VEEPEE » via un dépôt dans l’Union européenne en novembre 2017 et via une marque internationale déposée le même jour couvrant le Mexique, Monaco, la Norvège et la Suisse. Vente-privee.com détient également de nombreux noms de domaine correspondant à « VEEPEE » tels que <veepee.es>, <veepee.it>, <veepee.de> et <veepee.com>.
Ayant détecté l’enregistrement du nom de domaine <veepee.cn> réservé en 2018 par un réservataire basé en Chine, la société a déposé une plainte auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom.
Le risque de confusion a été facilement reconnu par l’expert, qui considère le nom de domaine identique aux marques antérieures de la requérante. A cette occasion, il rappelle que la marque n’a pas besoin d’être enregistrée dans un pays spécifique pour l’appréciation du risque de confusion.
Cela est d’ailleurs conforme à l’appréciation de l’Overview 3.0 de l’OMPI qui spécifie en sa section 1.1.2, citée par l’expert, qu’au vu de la nature internationale des noms de domaine et d’Internet, la juridiction dans laquelle la marque est protégée n’est pas pertinente pour l’analyse du premier critère. En gardant toutefois à l’esprit que ce facteur peut être important pour l’examen des autres critères.
S’agissant des droits et de l’intérêt légitime sur le nom de domaine, l’expert note que le défendeur n’a pas de relation commerciale avec la requérante et n’a reçu aucune autorisation de sa part de réserver le nom de domaine litigieux. Le défendeur n’ayant pas répondu à la plainte, l’expert estime que Vente-privee.com a établi que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux.
Enfin, sur la mauvaise foi, l’expert insiste sur le caractère arbitraire de la dénomination VEEPEE : « VEEPEE est un mot inventé sans signification particulière en chinois ou en anglais » (traduction libre). Il souligne aussi le fait que le nom de domaine n’a pas été utilisé activement mais au contraire renvoie vers un site en anglais, accessible à tous, sur lequel il est en vente.
Dès lors, l’expert ordonne que le nom de domaine contesté <veepee.cn> soit transféré à la requérante.
Cette décision permet de rappeler qu’il convient de bien choisir les marques à faire valoir dans une plainte UDRP. Dans l’idéal, il convient de prouver un enregistrement dans le pays du réservataire, si possible antérieur au nom de domaine. A défaut d’avoir un enregistrement dans la juridiction concernée, il est important de démontrer que la marque est exploitée et connue en dehors des frontières de son enregistrement.
Dans le cas présent, l’on note d’ailleurs que le nom de domaine litigieux est certes postérieur aux marques de la requérante mais antérieur de près d’un an à l’opération de rebranding de Vente-privee.com. Cette information aurait pu nécessiter une analyse si le défendeur avait répondu à la plainte. Information que l’on aurait pu toutefois contrebalancer avec la date d’enregistrement du nom <veepee.com> (le <.com> ciblant l’international), très ancienne : 6 décembre 1999.
Pour qu’un site web soit accessible il faut qu’un système permette de relier l’URL que l’internaute renseigne dans son navigateur au serveur du site en question. C’est le Domain Name System (DNS). Le DNS agit comme un véritable intermédiaire en envoyant une requête sur Internet afin de faire la liaison entre l’adresse renseignée dans le navigateur et l’accès effectif au site. C’est la raison pour laquelle le DNS est souvent comparé à un annuaire téléphonique en ce qu’il permet de traduire les noms renseignés par l’internaute en des noms intelligibles pour la machine.
Lorsque tout est bien paramétré pour que le DNS puisse jouer son rôle de pont, il suffit juste d’être en possession d’un terminal doté d’Internet pour avoir accès au site.
En revanche, certains bureaux d’enregistrement proposent désormais des noms de domaine qui ne reposent pas sur le DNS traditionnel, mais qui utilisent des technologies telles que la blockchain.
Ces noms de domaine, pour être accessibles, nécessitent l’installation d’outils spécifiques tels qu’un navigateur particulier par exemple, ou des plug-ins, ce qui constitue un coût supplémentaire pour le potentiel acheteur souhaitant simplement obtenir un nom de domaine classique pour son site internet.
Ces offres présentent deux principaux risques. Le premier est l’objet de la communication de l’ICANN, l’autorité de régulation d’Internet, du 24 novembre 2021. Il s’agit du risque de confusion pour le consommateur. En effet, pour le consommateur moyen, il n’est pas évident de distinguer les deux types d’offres alors que l’achat de l’un ou l’autre de ces noms de domaine recouvre des réalités bien différentes.
Le second risque de cet autre système de résolution, bien qu’il en existe déjà de nombreux depuis des années, est le risque de conflits de noms entre ceux qui seraient réservés par l’intermédiaire du système DNS traditionnel et ceux basés sur un des nouveaux systèmes non-DNS.
Au rang des conflits possibles, figurent les collisions de noms, phénomène qui risque de s’intensifier avec la création de réseaux parallèles. Cela peut se produire lorsque le système utilisé pour traduire le nom renseigné par l’internaute en nom intelligible pour la machine, en l’espèce, un système non-DNS, est envoyé au système DNS, pour qui l’adresse correspond à celle d’un site différent.
L’internaute serait alors redirigé vers le mauvais nom de domaine. Ces incertitudes pourraient être la source de contentieux dans les années à venir si les nouveaux systèmes venaient à gagner en importance.
Sources: ICANN Blog, Buyer Beware: Not All Names Are Created Equal, 24 novembre. 2021, A. Durand ICANN, Foire aux questions : collision de noms pour les professionnels des TI
Un homme averti vaut deux…C’est particulièrement vrai en matière des marques. Aujourd’hui, les avis de paiement frauduleux deviennent de plus en plus courant.
Comment cela se passe-t-il ?
Des entreprises privées malhonnêtes, des escrocs, s’adressent directement aux déposants de marques pour leur demander de payer certains frais de service ou d’autres paiements qui ne sont en fait ni nécessaires, ni légalement exigés.
Il est donc crucial d’être vigilant.
Dans la mesure où l’enregistrement et la gestion des marques prennent déjà beaucoup de temps et sont déjà suffisamment coûteux, il va sans dire que payer des escrocs pour leurs services prétendument liés aux marques n’est pas nécessaire. Il convient d’être vigilent lorsque des demandes concernant la procédure de marque ne proviennent pas directement de votre conseil habituel.
La fraude n’est toutefois pas toujours facile à détecter et l’imagination des fraudeurs est infinie.
Par exemple, certains fraudeurs s’adressent aux propriétaires de marques directement par e-mail et exigent le paiement de certaines dépenses, taxes ou frais supplémentaires pour obtenir l’enregistrement des marques alors que ces dépenses sont purement fictives. Les avis de paiement concernent souvent des services de surveillance des marques, des services d’enregistrement supplémentaires ou des services relatifs au renouvellement des marques.
Le problème est que les propriétaires de marques sont très souvent approchés par une soi-disant agence officielle, entreprise ou institution et parfois même une prétendument autorité publique ou un soi-disant gouvernement. Ils utilisent les mêmes modèles, signatures et timbres officiels que ces types d’entités et ils fournissent les données exactes de la demande de marque ou de l’enregistrement en question. Après tout, ce genre d’information est relativement facile à trouver en ligne.
Un autre problème concerne la nature transfrontalière de ces escroqueries.
Il peut arriver que les propriétaires de marques reçoivent un avis d’une société russe, indienne ou chinoise. Alors qu’il est parfaitement possible que les avis de paiement en provenance de pays étrangers soient de bonne foi, il est toujours avantageux de vérifier attentivement l’exactitude et la légitimité des tels avis.
Voici nos conseils.
Nous vous invitons tout d’abord à vérifier le stade de la procédure dans laquelle se trouve votre marque. N’est-il pas étrange de payer des frais d’enregistrement ou de renouvellement d’une marque si le délai n’a même pas commencé ou est déjà expiré ?
Nous vous invitons à être vigilent. N’hésitez pas à nous poser des questions lorsque vous recevez des documents qui ne proviennent pas du cabinetDreyfus. Il est en effet vivement conseillé de contacter votre conseil avant d’effectuer un paiement, qui est spécialisé en la matière et connait parfaitement les délais applicables, les stades de la procédure et les dépenses.
Troisièmement, il y a des bureaux et des agences officielles qui peuvent être contactés en cas d’avis de marque suspecte ou trompeuse. Par exemple, aux États-Unis, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) peut être contacté. Bien que ce bureau n’ait pas le pouvoir légal d’empêcher les entreprises d’exercer ce genre de pratiques frauduleuses, l’USPTO contribue à la lutte contre les avis de marque frauduleux. L’USPTO émet un rapport et collabore avec le ministère de la Justice et avec la Federal Trade Commission.
Les propriétaires de marques peuvent toujours déposer des plaintes auprès de la Federal Trade Commission. Cette commission est habilitée à entreprendre des enquêtes et même des poursuites si, par exemple, une entreprise en particulier commet des pratiques commerciales frauduleuses à grande échelle. Nous pouvons vous assister pour déposer de tels plaintes et éviter que vous fassiez piéger.
Les avis frauduleux de marque deviennent de plus en plus courants. Il est important d’être très vigilant, de vérifier les délais applicables, contacter votre conseil spécialisé en matière de marques avant d’effectuer des paiements. Au cabinet Dreyfus, nous collaborons avec les offices de marques et les agences officielles, tels que l’USPTO, en cas d’avis relatifs à une marque qui sont suspects ou apparaissent trompeurs.
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Written by Dreyfus07/05/2024 
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L’avènement du Web 3.0 a ouvert une nouvelle ère du droit numérique, et il est devenu important pour les entreprises et les particuliers de comprendre les implications de ce nouveau paysage juridique. Le droit Web 3.0, également appelé «droit des contrats intelligents», est un type de droit technologique qui régit l’utilisation des actifs numériques et des transactions. C’est une développement très important dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, car il présente à la fois des opportunités et des risques pour les entreprises et les particuliers.
Trademark Modernization Act: des nouvelles procédures efficaces et rapides contre les marques américaines non-utilisées.
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