Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 24 nov. 2020, aff. DRO2020-0007, NAOS c/ Bioderm Medical Center
La marque Bioderma est dotée d’une renommée mondiale mais cette renommée était-elle déjà établie en Roumanie au début des années 2000 ? Le Centre Médical Bioderm, clinique exerçant son activité en Roumanie, répond non à la question.
NAOS, titulaire de la marque Bioderma, a détecté l’enregistrement par le Centre Médical Bioderm d’un nom de domaine reprenant sa marque à l’identique, à savoir <bioderma.ro> ; nom toutefois ancien puisque réservé le 24 février 2005.
Le 4 septembre 2020, NAOS a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom de domaine. Cette plainte s’appuie sur une marque internationale Bioderma, protégée depuis 1997 en Roumanie.
Cependant, la défenderesse affirme avoir utilisé Bioderma comme nom commercial pendant plusieurs années, d’où l’enregistrement du nom <bioderma.ro> et le changement de dénomination sociale par la suite.
L’expert en charge du litige se montre particulièrement rigoureux dans l’appréciation de l’intérêt légitime et des droits de la défenderesse.
Il considère que même si cette dernière a produit un extrait Kbis démontrant que son nom commercial, en 2003, était bien Bioderma, celui-ci est insuffisant pour prouver un intérêt légitime ou des droits sur le nom de domaine. La défenderesse aurait dû apporter des preuves démontrant qu’elle était connue sous le nom Bioderma.
L’expert relève en outre que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page web inactive et en conclut l’absence d’usage bona fide du nom en lien avec une offre de produits et services et l’absence d’usage légitime non commercial du nom.
En revanche, c’est sur le terrain de la mauvaise foi que l’expert donne finalement raison au Centre Médical Bioderm.
Ce dernier constate que l’enregistrement international de la marque Bioderma de la requérante est bien antérieur de plusieurs années au nom de domaine litigieux et que cette marque est actuellement renommée. Cependant, les preuves apportées par la requérante sont jugées insuffisantes pour démontrer la connaissance possible ou réelle de cette marque par la défenderesse au moment de l’enregistrement du nom de domaine contesté, en 2005.
En effet, bien que la marque antérieure ait été établie dans les années 70 en France et qu’elle ait été enregistrée pour la première fois en Roumanie en 1997, la première filiale de la requérante, établie en Italie, a été ouverte en 2001 : véritable point de départ de l’internationalisation de la marque.
Or, la défenderesse a été constituée en 2003 et a exercé son activité sous le nom commercial Bioderma jusqu’en 2008.
Dès lors il n’est pas possible d’établir qu’elle avait ciblé la requérante ou sa marque pour induire en erreur ou semer la confusion chez les internautes. De surcroît, la défenderesse n’a pas dissimulé son identité et a répondu à la plainte, ce qui abonde dans le sens de la bonne foi.
Cette décision permet de rappeler qu’il est essentiel de se placer au jour de l’enregistrement du nom de domaine pour analyser l’état d’esprit du réservataire. Même si la marque est renommée au jour de la plainte et que le nom la reproduit à l’identique, le plongeon dans le passé est inévitable : il convient de déterminer si le défendeur avait connaissance des droits ou de la renommée de la marque dans le pays.
Dans la présente affaire, l’expert a notamment pris en compte le fait que la défenderesse utilisait le nom commercial « Bioderma » en 2005. Il est donc essentiel de se renseigner sur le réservataire et sur sa situation à l’époque de la réservation du nom de domaine, ici particulièrement ancien. Pour ce faire, le recours à un conseil en propriété industrielle, spécialiste des questions afférentes à l’UDRP, est fortement recommandé.
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