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Comment se préparer au prochain round de candidatures au <. marque> ?

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Les prochaines candidatures pour l’obtention de nouvelles extensions de type <. marque> seront finalement attendues vers la fin de l’année 2022. À la différence de la dernière période de candidature en 2011, ce délai donne la possibilité pour les entreprises de bien évaluer l’opportunité économique et stratégique et de préparer leur dossier soigneusement. Un processus de candidature efficace se divise en trois phases : dans un premier temps, les entreprises doivent évaluer l’opportunité pratique de disposer de leur propre extension.

Ensuite, la candidature, comprenant un business plan, peut être préparée. Enfin, la troisième phase est celle de la soumission de la candidature. Le traitement des candidatures par l’ICANN prévoit d’autres étapes d’étude qui peuvent ralentir le processus, comme l’évaluation de l’exhaustivité de la demande et la vérification des frais de présentation. C’est pour cela que les entreprises doivent soumettre leurs candidatures complètes le plus tôt possible.

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Comment élaborer une stratégie de compliance fiable et flexible pour les professionnels de la propriété intellectuelle ?

À l’ère du digital, la mise en place d'une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle. À l’ère du digital, la mise en place d’une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle.

D’emblée, il semble important de rappeler que la compliance regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables.

De la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur les dispositifs de lutte contre la corruption à la mise en application du  règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 en passant par le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre ou encore la prévention du risque cyber (décret d’application du 25 mai 2018 de la directive NIS), un impact opérationnel indéniable sur les entreprises et leurs dirigeants dans le secteur de la propriété intellectuelle peut être observé.

Dans le même sens, les enjeux et les risques de la propriété intellectuelle se sont démultipliés dans le monde virtuel. Les noms de domaine ainsi que les réseaux sociaux sont susceptibles d’être les cibles d’une multiplicité d’atteintes.

Les enjeux incontournables de la compliance en matière de propriété intellectuelle (I) conduisent à s’interroger à la fois sur le rôle du « compliance officer » dans ce cadre (II) mais également sur les conséquences pratiques de la compliance dans l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle (III).

Les enjeux de la compliance en matière de propriété intellectuelle

L’environnement ainsi que les décisions juridiques concernent le développement à long terme de l’entreprise et justifient que soit instaurée une véritable ingénierie juridique au sein des entreprises dont la propriété intellectuelle est déterminante. C’est l’enjeu majeur de la compliance qui est à la fois un cadre de pensée et une méthode de résolution de problèmes, comprenant un grand nombre d’outils et de composants orientés par la stratégie des entreprises.

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. La réglementation est particulièrement exigeante en matière de protection des données personnelles et de protection des consommateurs.

Dans le champ de la propriété intellectuelle, les noms de domaine sont des actifs clés à prendre en compte lors de l’analyse des risques et de la mise en place d’un plan de compliance. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne sont susceptibles d’engendrer une perte de chiffres d’affaires, de mettre en danger les consommateurs, et le cas échéant, d’engager la responsabilité civile et pénale des dirigeants pour défaillance ou non-respect des lois et règlements en vigueur. En outre, ce type de fraudes nuisent à la réputation de la société et de ses dirigeants, et peuvent potentiellement impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle.

Il est donc nécessaire de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et ainsi protéger l’entreprise.

Les conséquences pratiques de la compliance dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et du numérique

La compliance a un impact immédiat sur tous les aspects de la propriété intellectuelle. Aussi, lorsque la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises et les professionnels de la propriété intellectuelle, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?

Au-delà de son acception juridique de conformité aux exigences voulues par les lois, les règlements, les Codes, les directives, la compliance ambitionne de protéger l’entreprise et les professionnels de la propriété intellectuelle contre tout non-respect des normes internes et externes et de ses valeurs. Elle a pour objectif d’éviter les conséquences défavorables pour l’entreprise et ses dirigeants. Elle s’inscrit finalement dans une volonté de croissance pérenne de l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle tant en France qu’à l’international.

 

Pour répondre à ces exigences, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Tout d’abord, il est essentiel de commencer par identifier les risques au moyen d’audits pertinents. Ensuite, il est important de bien évaluer et cartographier ces risques. La politique de gestion des risques sera définie en conséquence.

En particulier, une politique de gestion des risques liés à la propriété intellectuelle nécessite de mettre en place un système de surveillance quasi-systématique des marques parmi les noms de domaine.

 

Le rôle du « compliance officer »

Le compliance officer doit prémunir l’entreprise de tout risque de non-conformité, et donc s’assurer que l’organisation adopte une bonne conduite dans la pratique des affaires, respecte les règles de déontologie et enfin, soit conforme aux différentes législations, aux règlementations, ou encore aux directives européennes. Il se doit donc de s’inscrire dans une démarche proactive, d’organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de la règlementation.

De même, il est important d’anticiper les risques : une fois ceux-ci définis et encadrés, la mission du compliance officer étant de protéger le groupe et sa réputation, il devra analyser les règles et les normes selon le contexte, l’activité, et le secteur de l’entreprise.

Selon une étude  Qui sont les professionnels de la compliance ? » publiée le 27 mars 2019 et réalisée par le cabinet Fed Legal, 92% des compliance officers ont un cursus de juriste. Ce sont des professionnels opérationnels qui possèdent une vision stratégique ainsi qu’une multiplicité de soft skills, notamment une capacité à persuader ou encore une appétence pour la pédagogie. Par ailleurs, 60% des compliance officers sont rattachés aux services juridiques dans lesquels les recrutements sont nombreux, autant dans les grandes que dans les plus petites entreprises.

Lorsqu’une entreprise est mise en cause, les conséquences sont tout à la fois financières, commerciales et humaines : la société en question va forcément pâtir de la réputation qui lui est faite. Le compliance officer veille ainsi à préserver son entreprise des risques financiers, juridiques et de réputation qu’encourt l’organisation dans le cas où elle ne respecte pas les lois, la règlementation, des conventions, ou tout simplement une certaine éthique ou déontologie.

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Qui peut agir en contrefaçon de la marque déposée pour le compte d’une société en cours de formation ?

Dépôt d’une marque pour le compte d’une société en cours de formation : qui peut agir en contrefaçon de la marque ?

Il est fréquent que des marques déposées auprès de l’INPI le soient par des personnes physiques agissant pour le compte d’une société en cours de formation.

Le fondateur de la société en cours de formation est le titulaire régulier de la marque déposée jusqu’à ce que la société en question reprenne ses engagements. Le fondateur peut donc agir en contrefaçon pour la défense de la marque dans l’intervalle.

 

Que se passe-t-il lorsque la société qui devait être créée et donc être titulaire de la marque, n’est finalement jamais formée ?

La Cour de Cassation s’est exprimée sur ce point dans une décision rendue le 14 octobre 2020. L’affaire opposait Madame T, qui avait déposé la marque « Dousè Péyi » au nom de la société Dousè Péyi en cours de formation, à la société Sérénade des saveurs (Cass. Comm. 14 oct 2020, n°18-23-965 T.c/ Sté Sérénade des saveurs).

Le litige concernait le dépôt de la marque « Doucè Péyi », quasiment identique à la marque antérieure.

Suite à ce dépôt, Madame T avait assigné en contrefaçon de marque et concurrence déloyale la société Sérénade des saveurs. Cette dernière avait soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir du fondateur de la société, en défense de la marque déposée pour le compte de la société non encore créée (cf. article 31 du Code de procédure civile).

La société Sérénade des saveurs avait invoqué la non titularité de la marque à titre personnel par Madame T. D’après la défenderesse, la société n’ayant jamais été créée, Madame T aurait dû procéder à une inscription auprès de l’INPI pour mettre à jour la titularité de la marque.

Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de Madame T, faute d’intérêt à agir, ce qu’a confirmé par la suite la Cour d’appel en affirmant que Madame T « ne peut revendiquer la propriété de cette marque à titre personnel sans en avoir fait la modification au Registre national des marques préalablement à l’engagement de toute action réservée au titulaire de celle-ci ». À défaut, le changement est inopposable et toute action en défense de la marque est irrecevable.

Madame T a formé un pourvoi en cassation. A raison, puisque la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a estimé que la Cour d’appel avait violé l’article L210-6, alinéa 2, du Code du commerce qui prévoit un système de reprise des actes réalisés pour le compte de la société en cours de formation : « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne, les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et a affirmé qu’en l’absence de personnalité juridique, le fondateur de la société, qui a déposé la marque, est titulaire de la marque et donc que Madame T pouvait tout à fait agir en contrefaçon de marque.

 

Cette solution permet de garantir la sécurité juridique des porteurs de projet. En effet, la création d’une société peut prendre du temps. Et, pendant ce délai, plusieurs actes doivent être accomplis, auxquels la loi reconnaît un effet rétroactif.

Déposer une marque au nom d’une société en cours de formation est une pratique intéressante pour valoriser l’actif marque et se défendre contre les tiers qui pourraient déposer une marque identique ou similaire tandis que la société n’est pas encore formée.

La jurisprudence en la matière n’est cependant pas constante et exige d’être rigoureux au moment du dépôt de la marque.

Afin que la société devienne automatiquement propriétaire de la marque au moment de son immatriculation, il convient de créer un état des actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation, qui sera annexé aux statuts et d’y mentionner le dépôt de la marque en indiquant que la société reprend l’acte juridique de dépôt à son compte.

 

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Webinar – Visual merchandising, protégez votre identité visuelle par le droit de la propriété intellectuelle !

Visual Merchandising

Protégez votre identité visuelle par le droit de la propriété intellectuelle !

L’identité visuelle d’une marque ou d’une boutique permet à vos clients de vous reconnaître. Valorisez votre investissement, protégez vos droits de propriété intellectuelle.

 

Mardi 27 octobre 2020

de 14h30 à 15h00

 

Dreyfus vous invite à son webinar afin de vous donner des conseils pratiques et de vous aider à établir une stratégie de protection de propriété intellectuelle pour votre identité visuelle.

 

Quelles sont les problématiques en matière de protection de visual merchandising ? Quels critères respecter pour bénéficier d’une protection (affaire Apple, affaire Kiko) ? Quels recours lorsque les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être reconnus (affaire Mariage Frères) ? Comment établir une stratégie optimale de protection de ses droits de propriété intellectuelle ?

 

Pour recevoir le lien de participation au webinar, merci de vous inscrire par mail : contact@dreyfus.fr.

A très vite !

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Webinar – Soft IP et greentech : quelles stratégies, quelles précautions ?

Protégez vos innovations et votre activité grâce au droit des marques et des logiciels !

 

Entreprises évoluant dans le secteur des énergies renouvelables, des biotechnologies, dans le traitement de l’eau et des déchets ou encore Start – up œuvrant pour la transition énergétique, votre propriété intellectuelle doit être protégée !

 

Jeudi 22 octobre 2020

de 14h30 à 15h

 

 

 

 

 

Prenez les bonnes dispositions et les précautions appropriées pour vous protéger et mettez en place une stratégie de défense !

 

Dreyfus vous invite à son webinar afin de vous donner des conseils pratiques et de vous aider à mettre en place les stratégies liées à la propriété intellectuelle et plus particulièrement au droit des marques et au droit des logiciels.

 

Greentech et propriété intellectuelle : quelles sont les spécificités ? Comment obtenir une marque de garantie et quel est l’impact du décret du 9 décembre 2019 ? Que doit contenir un règlement d’usage ? Quelles sont les bonnes pratiques en matière de label ? Comment établir sa stratégie de propriété intellectuelle tant dans le monde réel que dans le monde digital ? Comment se défendre dans un secteur d’activité très concurrentiel et en plein développement ? La protection de votre innovation est cruciale !

 

Pour recevoir le lien de participation au webinar, merci de vous inscrire par mail : contact@dreyfus.fr.

A très vite !

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Responsabilité des exploitants des plateformes en ligne : où en est-on vraiment ?

Les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne devront bientôt savoir exactement quelle responsabilité assumer pour les contenus illicites ou haineux publiés sur ces plateformes. Le climat actuel semble être très propice à une clarification de la nature et de l’étendue de leur responsabilité.

 

A cet égard, deux écoles s’affrontent : pour certains, il est nécessaire d’imposer des obligations de contrôle des contenus diffusés sur ces plateformes mais pour d’autres, cela traduirait l’attribution d’un nouveau rôle à ces exploitants, qui ne leur a pas été confié de base.

« Il y aurait un risque que les opérateurs de plateformes deviennent des juges de la légalité en ligne et un risque de « surretrait » du contenu stocké par eux à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, dans la mesure où ils retirent également du contenu légal« , a déclaré l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, qui a présenté ses conclusions devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 juillet dernier, à l’occasion de la  demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, ayant pour origine deux litiges portés devant les Cours nationales allemandes.

 

Le premier litige[1] a opposé Frank Peterson, un producteur de musique, à la plateforme de partage de vidéos YouTube et sa maison-mère Google au sujet de la mise en ligne par des utilisateurs, sans l’autorisation de M. Peterson, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir des droits.

Dans le second[2], Elsevier Inc., un groupe éditorial, a poursuivi Cyando AG, à propos de son exploitation de la plateforme d’hébergement Uploaded et de partage de fichiers, au sujet de la mise en ligne, là encore par des utilisateurs sans son autorisation, de différents ouvrages dont Elsevier détient les droits exclusifs.

 

Il est question de savoir, dans lesdites demandes de décision préjudicielle, si l’exploitant de plateformes de contenus comme YouTube effectue des actes de communication au public en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n°2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, directive  qui a été invoquée à l’encontre de Youtube.

 

La réponse est négative, selon l’avocat général, qui invite à cet égard la CJUE à ne pas oublier que le législateur de l’Union a précisé que la « simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de [cette directive] » [3].  Il importe donc de distinguer[4], selon l’avocat général, une personne réalisant l’acte de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, des prestataires, comme YouTube et Cyando, qui, en fournissant les « installations » permettant de réaliser cette transmission, servent d’intermédiaires entre cette personne et le public. En revanche, un prestataire de services dépasse le rôle d’intermédiaire lorsqu’il intervient activement dans la communication au public – s’il sélectionne le contenu transmis, ou encore le présente aux yeux du public d’une manière différente de celle envisagée par l’auteur.

 

Pareille conclusion entrainerait la non application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 à ces personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de « communication au public » illicites.

Par ailleurs, il est question de savoir si la sphère de sécurité« safe harbour »  – en cas de « fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » – prévue à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique n°2000/31 est en principe accessible à ces plates-formes (elle l’est selon l’avocat général).

Cette disposition prévoit que le prestataire d’un tel service ne peut être considéré responsable des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que ce prestataire, après avoir pris connaissance ou conscience du caractère illicite de ces informations, ne les a pas immédiatement retirés ou bloqués.

Cependant, selon l’avocat général, en se bornant à un traitement de ces informations qui soit neutre en ce qui concerne leur contenu sans acquérir la maîtrise intellectuelle de ce contenu, le prestataire – tel que YouTube – ne peut avoir connaissance des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service.

La CJUE devra donc se prononcer sur ces questions dans les prochains mois.

 

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’en 2019, le législateur de l’Union a adopté la directive n°2019/790 – non applicable aux faits – sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant notamment la précédente directive de 2001 ci-dessus. Un nouveau régime de responsabilité a été instauré à l’article 17 pour les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne – que la nouvelle directive appelle les « fournisseurs de services de partage de contenu en ligne », spécifiquement pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs. Il est donc fort probable que la CJUE examine la relation entre la directive de 2001 et celle de 2019.

 

Quoi qu’il en soit, « en l’état actuel du droit communautaire, les opérateurs de plateformes en ligne, tels que YouTube et Uploaded, – opérateurs intermédiaires – ne sont pas directement responsables du téléchargement illégal d’œuvres protégées par les utilisateurs de ces plateformes » rappelle l’avocat général.

 

Aucune disposition actuelle ne règle pour l’instant ces questions de responsabilité secondaire, supportée par ces intermédiaires. Cependant, la Commission européenne a l’intention d’aborder cette question avec de nouvelles règles connues sous le nom de « Digital Services Act » à la fin de l’année.

 

A suivre !

 

Sources :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf

[1] C-682/18 Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH

[2] C-683/18 Elsevier Inc. v Cyando AG

[3] Considérant 27 de la directive n°2001/29.

[4] Cette distinction a déjà été faite dans l’arrêt CJUE, 7 décembre 2006, SGAE. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le fait, pour un hôtelier, de capter une émission radiodiffusée et de la distribuer, au moyen de postes de télévision, aux clients installés dans les chambres de son établissement constitue un acte de « communication au public » des œuvres contenues dans cette émission. En distribuant l’émission radiodiffusée auxdits postes, l’hôtelier transmettait volontairement les œuvres qu’elle contenait à ses clients et ne se bornait pas à fournir simplement l’installation.

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Protection des données personnelles : quels sont les vrais enjeux actuels ?

Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.

Quels défis pour le responsable de traitement ?

Plusieurs défis à relever par le responsable de traitement – c’est-à-dire la personne morale ou physique qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement – à différentes échelles :

–          gestion des informations : réduire les données collectées en établissant un contexte commercial précis, et réduire les risques en soignant les contrats ;

–          communication avec les fournisseurs : pouvoir s’apporter des solutions et s’évaluer mutuellement ;

–          suivi des traitements des données : mettre en place de mécanismes de signalement de violation des données ou des menaces concernant les fournisseurs (par exemple, si Easyjet a eu une violation de données, le responsable de traitement, intervenant dans le même secteur d’activité que la compagnie aérienne, s’il en est averti, peut réorienter ses décisions.

Quelles méthodes de gestion des risques ?

Une gestion des risques plus efficace passe notamment par une identification précise des fournisseurs, des audits préalables lors de l’intégration de nouveaux fournisseurs, une automatisation des processus d’évaluation et de contrôle, prévention des risques pour protéger les données.

Quid des cookies ?

Ils servent à recueillir des données. Leur présence est matérialisée par les bannières que vous retrouvez sur les sites internet qui vous demandent si vous consentez à la récolte de certaines données.

En résumé, il existe 3 types de cookies :

–          cookies strictement nécessaires pour le fonctionnement du site ;

–          cookies destinés à améliorer la performance et fonctionnalités du site ;

–          cookies publicitaires (qui bientôt disparaîtront, Firefox y a déjà mis fin, et Google a annoncé que Chrome ne les utiliserait plus dès 2021)

Comment récolter du consentement en ligne ?

Rappelons qu’en France, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque (RGPD).

Néanmoins, pour en récolter, il faut que l’utilisateur comprenne à quoi il consent. Il doit recevoir des informations claires (finalité et durée de l’utilisation des cookies, liste des tiers avec lesquels les informations sont partagées etc…) et le responsable de traitement doit être particulièrement attentif à la mise en page de sa bannière.

Quel devrait être le rôle du DPD (délégué à la protection des données– ex CIL (en anglais DPO) dans une entreprise moderne ?

Si l’entreprise promeut l’éthique, l’innovation, la data, alors le DPD présente un rôle clé : il éclaire sur la collecte des données, il apporte sa vision sur les risques du point de vue des individus.

Auparavant, son rôle était purement administratif, mais aujourd’hui cela est différent, le DPD accompagne en permanence l’entreprise, mais il ne peut pas garantir à lui seul la conformité : il doit déployer une sorte de toile d’araignée au sein de l’organisation (auprès des départements digital ou marketing notamment afin de diffuser les principes essentiels.

Quelles évolutions au sein des entreprises, en terme de sensibilisation au RGPD ?

Des programmes ont été lancés pour sensibiliser au RGPD, puis lors de son entrée en vigueur, il a fallu mobiliser les entités et s’assurer de leur bonnes compétences (mises en place de e-learning en interne par exemple).

Bien qu’il semble y avoir des similitudes dans les législations, quelles divergences persistent et quels sont les défis à cet égard pour les entreprises ?

Il existe des différences techniques (en terme de durée de conservation des données, chaque pays à ses obligations) et des différences culturelles très importantes, la façon avec laquelle les interlocuteurs des différents pays prennent en charge ces sujets dépend de son histoire. Par conséquent, il est difficile de trouver des « golden rules » (= règles harmonisées).

Comment les organisations peuvent-ils tirer parti de leurs efforts de conformité ?

Une manière de reconnaitre que les entreprises ont correctement réalisé leur mission est de passer par des certifications, comme la certification HDS.

Dreyfus vous aide à vous mettre en conformité avec les nouvelles régulations.

 

 

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L’action en déchéance de marque est-elle désormais possible devant l’INPI ?

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.

Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.

Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.

 

Sur quels fondements agir en déchéance ?

 

Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :

  • Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
  • Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
  • Marque devenue trompeuse

 

Comment se déroule la procédure en déchéance ?

 

Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.

Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.

A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.

La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.

L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

 

 

Qui peut présenter une action en déchéance ?

 

Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.

La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.

Quid de la preuve d’usage de la marque

Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.

 

Conséquence de la décision de l’INPI

La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Conclusion

La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.

 

 

A CONSULTER SUR LE MÊME SUJET…

 

Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

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