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Nouvelle extension de nom de domaine : le « .polo » de Ralph Lauren victime d’une Community Objection

business-dreyfus-81-150x150L’Association Américaine de Polo (United States Polo Association) vient de porter un véritable coup de maillet aux prétentions de Ralph Lauren sur l’extension < .polo > (http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/expertise/icann-new-gtld-dispute-resolution/expert-determination/ ).

 

Ralph Lauren souhaitait devenir l’opérateur du registre <.polo> et avait, à cet effet, déposé une demande auprès de l’ICANN. Gérer cette extension de nom de domaine aurait été une formidable opportunité pour l’entreprise New-Yorkaise : elle lui aurait notamment permis d’augmenter sa visibilité, à rassurer sa clientèle sur l’authenticité de ses produits en ligne mais surtout à rattacher le « polo » – à la fois marque et vêtement phare de sa gamme – à son nom sur l’Internet.

 

Cependant, bien décidée à ne pas voir la fameuse marque partir au triple galop avec cette extension, l’Association Américaine de Polo a profité de la possibilité de déposer une objection pour s’opposer à la délégation des nouvelles extensions de noms de domaine. Cette action était notamment ouverte aux associations représentant une communauté restreinte. En effet, jusqu’au 13 mars 2013, quatre types d’objections étaient possibles :

 

  • Les String Confusion Objections : L’extension demandée est similaire avec une extension préexistante ou à une autre extension faisant l’objet d’une demande de délégation. La délégation de deux extensions similaires, ou plus, pourrait entrainer leur confusion.
  • Les Legal Rights Objections : L’extension viole les droits de l’objecteur.
  • Les Limited Public Interest Objections : L’extension entre en contradiction avec les normes légales de moralité généralement acceptées et l’ordre public international.
  • Les Community Objections : L’extension est sujette à une forte opposition d’une partie significative de la communauté qu’elle cible.

 

Ainsi, l’Association Américaine de Polo a déposé une Community Objection à l’encontre du <.polo> auprès de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. L’expert désigné a accueilli favorablement cette objection.

 

Pour l’expert, la délégation de l’extension < .polo > à la compagnie Ralph Lauren conduirait à interférer avec la capacité de la communauté sportive du polo à assurer la promotion de sa discipline et à attirer fans et participants. De plus, une telle délégation pourrait décourager les éventuels sponsors et entrainer une perte économique. En conséquence, l’expert affirme que l’extension de nom de domaine < .polo > « ne peut être monopolisée, notamment en raison de la dépendance de la communauté sportive du polo pour ses activités ».

 

Aucune procédure d’appel à l’encontre des décisions de Community Objection n’étant disponible, cette décision est un coup très dur pour Ralph Lauren en tant que postulant à l’extension <.polo>. Cependant, la société pourrait se tourner vers d’autres recours, telle une action judiciaire.

La décision de l’expert n’est pas insusceptible de toute critique.

 

En effet, si désireuse qu’elle soit d’exister pleinement sur l’Internet, l’Association Américaine de Polo, ni aucune autre association sportive de ce noble sport, n’a postulé à la délégation de l’extension litigieuse. Au final, le <.polo> sera inexistant et – comme le souligne l’expert – cela pourrait être nuisible aux intérêts de cette communauté sportive. La question de la légitimité d’une coexistence entre le sport « polo » et les droits de la société Ralph Lauren sur la marque «  polo » aurait mérité d’être approfondie.

 

L’expert reprend les recommandations du GAC, le comité représentant des Etats auprès de l’ICANN. L’expert a spécifiquement mentionné l’ancienne proposition du GAC de suspendre plus de 90 demandes pour des extensions contenant des mots génériques et opérées selon un mode fermé, en particulier la recommandation du GAC pour le rejet de la demande d’extension <.amazon>.

 

Toutefois, en cette matière les évolutions sont rapides : l’ICANN a récemment décidé de laisser avancer les candidatures des extensions génériques opérées en mode fermé sous réserve de modification des clauses contractuelles permettant leur ouverture aux tiers.

 

A suivre !

 

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Domaines sans point : l’ICANN les interdit et Google est déçu

business-dreyfus-81-150x150L’ICANN a confirmé début août que « l’utilisation des domaines sans point est interdite ». Tout au long de l’année 2012, nombreux ont été les rapports et les publications opposant d’une part l’ICANN et ses comités aux entreprises telles Google et au public d’autre part.

 

En effet, le Comité permanent du président sur la sécurité et la stabilité des systèmes de nommage et d’allocation d’adresses d’Internet (SSAC) et Carve Systems se sont opposés vigoureusement aux domaines sans point alors que Google y voyait une simplification de l’accès à la recherche pour les internautes et les entreprises. Les commentaires du public étaient quant à eux mitigés entre l’adoption ou non des recommandations du SSAC.

 

Mais cette simplification n’est pas sans risque, et l’ICANN le souligne très bien ! Les noms de domaine sans point sont source de confusion, puisqu’ils permettent généralement au détenteur d’une machine d’accéder à ce qu’il se trouve sur son ordinateur. S’ils étaient présents sur internet, cela rendrait impossible l’accès aux données en interne.
En outre, certains logiciels se basent sur le fait que ces domaines ne vont jamais sur internet et des informations confidentielles présentes pourraient être captées à l’insu de l’internaute.

 

C’est pourquoi le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) affirme qu’après avoir examiné tous les risques liés aux domaines sans point, il est « impossible d’atténuer ces risques ».

 

Faute d’une solution annulant ces risques, l’ICANN n’acceptera pas ces domaines.

 

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Le NIC-Argentina a installé un nouveau système d’enregistrement des noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Le Centre d’Information des Réseaux d’Argentine a récemment adopté un nouveau système d’enregistrement des noms de domaine.

 

Sous ce nouveau système, les manipulations devront se faire au moyen d’un compte unique par déclarant sur le site internet du registre. Les personnes physiques et juridiques étrangères devront présenter une copie certifiée de leur passeport ou de l’extrait du Kbis, une copie du statut juridique et un contrat de mandat.

 

Chaque titulaire peut dorénavant réserver jusqu’à 200 noms de domaine, recevoir des alertes lorsqu’un nom de domaine est disponible et demander l’annulation d’un nom de domaine déjà réservé par un tiers s’il peut faire valoir ses droits au moyen de preuves.

 

Les noms de domaine ont pu être renouvelés automatiquement jusqu’au 27 octobre 2013. Passée cette date, seuls les utilisateurs enregistrés pourront procéder au renouvellement !

 

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ICANN a délégué le 21 octobre les 4 premières nouvelles extensions

business-dreyfus-81-150x150L’ICANN a délégué les premières extensions génériques ce 21 octobre 2013.

 

شبكة (xn--ngbc5azd) – mot arabe signifiant “Web” ou “Réseau”
Registre: International Domain Registry Pty. Ltd.

онлайн (xn--80asehdb) – mot russe pour “Online”
Registre: Core Association

сайт (xn--80aswg) – en russe “Site Web”
Registre: Core Association

游戏 (xn--unup4y) – mot chinois pour “Jeu”
Registre: Spring Fields, LLC

 

On constate que toutes ces extensions sont en caractère non latins. On ne peut que saluer la position de l’ICANN de favoriser les internautes non anglophones pour pouvoir communiquer dans leur propre langue.

 

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Les registres offrent plus de choix pour faire face au lancement des nouveaux noms de domaine gTLDs

business-dreyfus-81-150x150Le récent lancement des nouveaux gTLDs ouvre des opportunités et des projets pour faire face à la concurrence. De nombreux registres permettent l’enregistrement de nouveaux domaines sous des extensions existantes ou récemment créées.

 

Les domaines numériques .TEL

Le registre Telnic a lancé depuis le 15 octobre 2013 les domaines numériques de 8 chiffres ou plus. Des noms de domaine tels que « 00442074676450.tel » ou « 0208-467-6450.tel » sont disponibles à l’enregistrement sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

 

Ré-ouverture des extensions .CO.DE et .CO.NU

Le registre DNNext S.A. a quant à lui décidé d’ouvrir de nouveau à l’enregistrement les noms de domaine sous les extensions non officielles .CO.DE pour l’Allemagne et .CO.NU pour l’île de Niue. Il est important de noter que ces extensions ne sont pas affiliées aux registres officiels DE et NU mais au seul registre DNNext.

 

Un .NZ pour concurrencer le .KIWI

Du côté de la Nouvelle Zélande, le Conseil d’InternetNZ a approuvé le 11 octobre l’enregistrement des noms de domaine en .NZ ce qui complètera les réservations de troisième niveau sous des extensions comme .CO.NZ, .ORG.NZ ou .NET.NZ.

Le registre DOT KIWI proposera l’enregistrement des noms en .NZ en plus du .KIWI dans les mois à venir. Il soutient cependant que le principal problème du registre concernant les enregistrements est le fait que ceux qui ont investi dans un .CO.NZ ne pourront peut-être pas sécuriser leur domaine en .NZ, faute de financement.

 

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Le programme Pionnier du .PARIS et comment les marques y sont protégées. Notre conseil : se positionner avant le 16 décembre 2013 !

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Comme nous vous l’avions annoncé, le programme Pionnier pour les 100 premiers noms en .PARIS est lancé depuis le 16 septembre 2013 et clôturera le 16 décembre 2013.

 

Face à ce projet d’envergure laissant présager de nombreuses opportunités, quelques précisions sont nécessaires.

 

Le programme Pionnier initié par la Ville de Paris consiste à présélectionner une centaine de projets sur appel d’offres, ces projets ayant pour but d’apporter de la visibilité au .PARIS dès son lancement.

 

Deux types de projets sont attendus qui vont permettre de mettre en avant des entreprises ou des associations en lien avec Paris.

 

Le premier appel à projets concerne les concessions sur des termes génériques sous .PARIS comme par exemple boulangerie.paris ou hotel.paris. La ville de Paris sera dans ce cas rémunérée sur la base d’une participation aux revenus du projet.

 

Le second projet va permettre de mettre en avant des entreprises, des associations en lien avec Paris. Dans le cadre de cet appel d’offre, les frais de participation dépendront de la catégorie de Pionnier dans laquelle l’entreprise souhaite inscrire son projet :

 

  • Dans la catégorie des Pionniers « ambassadeurs », les frais d’inscription pourront aller jusqu’à 100.000€. Ces Pionniers seront étroitement associés à la campagne promotionnelle et de communication autour du projet .PARIS.
  • Dans la catégorie des Pionniers « business », le budget à prévoir sera autour de quelques milliers d’euros. Ces Pionniersseront également associés à la campagne de communication dans une moindre mesure.
  • Dans la catégorie « écosystème », les starts-up et les ONG bénéficieront notamment d’un tarif autour d’une centaine d’euros.
  • Dans la catégorie « particulier », les frais seront autour de quelques dizaines d’euros afin de permettre aux grands prescripteurs parisiens de se faire entendre.

 

Des garanties vont être mises en place dans ce programme Pionner afin de faire respecter les droits de propriété intellectuelle : la ville de Paris va mettre en place un système de détection des risques en amont de la sélection des projets !

 

En effet, il est prévu que chaque projet présélectionné (entre 100 à 200) soit analysé pour vérifier qu’il ne porte pas atteinte à des marques antérieures enregistrées. Pour ce faire, les bases de données seront vérifiées (INPI, OHMI, OMPI) et une interaction sera mise en place avec les marques enregistrées au sein de la Trademark Clearinghouse.

 

A l’issue de ces vérifications le projet pourra être rejeté en raison de risques importants d’atteintes aux marques identifiées.

 

Une fois le projet validé, une procédure spécifique de contestation sera ouverte aux ayants droits. Certaines conditions devront être remplies pour pouvoir utiliser cette procédure, elles sont encore aujourd’hui susceptibles d’évolution :

 

  • être titulaire d’une marque verbale enregistrée avant le mois de juillet 2011 ayant un effet juridique en France et connue du public du secteur (nb : Une certaine souplesse existera certainement quant à la date d’enregistrement de la marque. Le but étant ici de ne pas avoir enregistré sa marque pour les seules fins de contester le projet et éviter la fraude. Reste à savoir comment sera interprétée la question de la connaissance du public du secteur) ;
  • le nom de domaine Pionnier doit être identique ou prêter à confusion avec la marque du contestataire ;
  • le Pionnier ne doit pas avoir d’intérêt légitime sur le nom de domaine Pionnier ;
  • le nom de domaine Pionnier doit avoir été demandé de mauvaise foi dans le but notamment de perturber les opérations commerciales de tiers, empêcher la reprise du nom ou attirer des utilisateurs d’autrui.

 

Cette procédure devrait être traitée en interne directement par le registre du .PARIS et ne faire l’objet que d’un coût relativement limité.

 

Notre cabinet peut vous conseiller sur la stratégie à adopter et vous fournir toutes les informations complémentaires dont vous auriez besoin.

 

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Une victoire pour Facebook dans la lutte contre le cybersquatting et le typosquatting

business-dreyfus-81-150x150Une Cour fédérale de Californie(1) a récemment accordé à Facebook 2,8 millions de dollars de dommages-intérêts dans une affaire qui mettait en cause 10 titulaires de noms de domaine et 105 noms litigieux.

 

La Cour a rendu sa décision en se basant sur l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA). Ce dernier tend à réprimer les agissements des cybersquatters et rend civilement responsable toute personne qui, de mauvaise foi, a enregistré un nom de domaine similaire ou identique à une marque, notoire ou non, dans le but d’en tirer un profit direct ou indirect. Selon le texte, les condamnations peuvent aller de 1000$ à 100 000$ par nom de domaine.

 

Facebook demandait le montant maximum de dommages-intérêt, à savoir 100 000$ par nom de domaine contrefaisant sans distinguer de degrés variables dans les fautes. Le jugement a été rendu par défaut, aucun des défendeurs n’ayant comparu ni même répondu à la plainte de Facebook.

 

Pour évaluer les dommages-intérêts de chaque défendeur, la Cour s’est basée sur les critères de l’ACPA mais aussi sur les circonstances de l’espèce. En effet, même si tous les défendeurs avaient agi de mauvaise foi et de manière totalement volontaire la Cour a décidé de distinguer différents degrés de malveillances et de fautes.

 

Les facteurs pris en compte par la Cour incluaient notamment :

  • Le nombre de noms de domaines contrefaisants : la Cour a considéré que le nombre de noms de domaine contrefaisants détenu par chaque défendeur était un indicatif de mauvaise foi et a fixé des seuils allant de 5000$ à 25 000$ en fonction du nombre de noms de domaine enregistrés par chacun des défendeurs. 
  • La manière dont était orthographié le mot « Facebook » : les dommages-intérêts ont été doublés pour les défendeurs qui avaient enregistré un nom de domaine dans le but de tromper le consommateur en lui laissant croire qu’il accédait au site officiel de Facebook, l’entrainant par ailleurs à divulguer ses informations personnelles.
    La Cour a condamné à 5000$ de dommages-intérêts supplémentaires les cybersquatters qui avaient orthographié correctement le mot Facebook.
    Aussi, le fait d’utiliser la marque Facebook bien orthographiée aux côtés d’autres mots bien orthographiés a été considéré comme d’autant plus trompeur et a fait l’objet d’une majoration de 10 000$ de dommages-intérêts par nom de domaine. 
  • L’éventuelle récidive du contrefacteur : le montant des dommages-intérêts a également été doublé pour les cybersquatteurs ou typosquatteurs récidivistes.

 

Ainsi, la Cour fédérale de Californie a appliqué de manière raisonnée les principes posés par l’ACPA tout en adressant un message clair et dissuasif aux cybersquatters et aux typosquatteurs qui tentent de détourner des marques célèbres sur internet.

 

Facebook n’est pas la première société à agir sur la base de l’ACPA. D’autres sociétés, comme Microsoft(2), se sont déjà basées sur le texte dans le passé pour protéger leur présence en ligne et leur réputation. Peuvent engager une action civile fondée sur l’ACPA les titulaires de marques protégées aux Etats-Unis quelque soit la localisation du défendeur.

 

La procédure judicaire est certes beaucoup plus longue et couteuse qu’une procédure de type UDRP mais le montant des dommages-intérêts octroyés par les juges américains laisse présager que les actions en justice fondées sur l’ACPA seront de plus en plus nombreuses à l’avenir en fonction des éléments propres à chaque espèce. À envisager au cas par cas.

                                                                               

(1) Cour fédérale du District nord de Californie, 30 avril 2013.

(2) Cour fédérale du District de Washington, affaire Microsoft Corp. v. Shah, 20 juillet 2011.

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Nouvelles extensions de noms de domaine : l’ICANN publie ses dernières recommandations sur les mécanismes de protection des droits

business-dreyfus-81-150x150Cette version finale contient des changements importants.

Pour aboutir à celle-ci, l’ICANN s’est basé sur les commentaires des intervenants reçus lors de sa réunion d’avril à Pékin, les commentaires fournis par divers groupes d’intervenants et personnes en mai et juin ainsi que les discussions ayant eu lieu en juillet lors de la réunion de l’ICANN à Durban.

Le contrat liant les Registres à l’ICANN impose aux gestionnaires des nouvelles extensions d’inclure dans l’accord registry-registrar tous les mandats de l’ICANN ainsi que tout mécanisme de protection des droits développé indépendamment. Ainsi, les Opérateurs de Registres doivent – conformément aux exigences établies par l’ICANN – considérer comme impératives et immédiatement applicables chacune des recommandations.

Ces recommandations finales apportent quelques nouveautés.

 

Les nouveautés apportées à la période de Sunrise

Pour rappel, la Sunrise désigne la période prioritaire de lancement des nouvelles extensions. Durant cette période, une procédure prioritaire d’enregistrement sera mise en place. Elle permet à un titulaire de marques d’enregistrer en priorité les noms de domaine reproduisant ses marques. Cette procédure est obligatoire pour les nouveaux Opérateurs de Registres. La Sunrise couvre aussi les procédures prioritaires de règlement des conflits.

La grande nouveauté introduite par l’ICANN dans cette publication est la création d’une « End-Date Sunrise ». Les Registres seront donc en mesure de choisir entre :

  • Une « Start-Date Sunrise ». Elle permet d’attribuer des noms de domaine avant la fin de la période de Sunrise. Si un registre veut le faire, il doit fournir au préalable une date de début à la période de Sunrise, et cela au minimum 30 jours avant l’ouverture des réservations au grand public
  • Une « End-Date Sunrise ». Le Registre ne peut allouer les noms de domaine revendiqués qu’à la fin de la période de Sunrise. Cette période peut commencer à n’importe quel moment, à condition que le Registre fournisse un préavis annonçant la fin de la Sunrise aux services attitrés, et cela au minimum 60 jours avant la date d’ouverture des réservations au grand public.

Vu la période d’attente prévue pour éviter les collisions de nom après qu’un accord de registre soit signé, la plupart des registres risquent de se prononcer pour une End-Date Sunrise.

 

Les nouveautés apportées au service de réclamation

Les Opérateurs de Registres devront assurer les services de réclamations pendant au moins les 90 premiers jours, au lieu des 60 prévus précédemment, à partir de la date d’ouverture des réservations au grand public. La période de Sunrise et la période de réclamation doivent être deux phases bien distinctes et ne se chevauchant pas.

 

La création d’une nouvelle période d’enregistrement

Les Opérateurs de Registres auront la possibilité d’établir une période additionnelle durant laquelle ils pourront accepter l’enregistrement de noms de domaine. Cette période d’enregistrement devra être limitée et avoir lieu après la période de Sunrise mais avant la période d’ouverture générale des réservations au grand public. Cependant la période de Sunrise et cette période limitée d’enregistrement peuvent se chevaucher à condition que les Opérateur de Registres n’allouent ni n’enregistrent aucun nom de domaine durant ladite période limitée d’enregistrement et ce jusqu’à ce que la période d’enregistrement prioritaires soit complètement terminée.

Si les Opérateurs de Registres proposent une période limitée d’enregistrement, ils devront assurer pendant toute sa durée le service des réclamations, en plus de la période de 90 jours dédiée à la période standard de réclamation.

 

La possibilité de réserver 100 noms de domaine

L’ICANN précise également que chaque Opérateur de Registre pourra allouer ou créer pour lui-même jusqu’à 100 noms de domaine tout au long de la durée de vie de l’extension, auxquels s’ajoutent – le cas échéant – leurs variantes IDN.

Par ailleurs, afin de promouvoir les TLD, l’ICANN se montre favorable à la signature d’un avenant aux règles de la Trademarks Clearinghouse (TMCH) pour qu’il soit permis aux Opérateurs de Registres d’allouer ou d’enregistrer, avant ou pendant la période de Sunrise, une partie (voire la totalité) de ces 100 noms de domaine, à des tiers.

 

Reste à savoir si ces recommandations deviendront définitives…

 

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Dreyfus participe à la Journée de la Propriété Intellectuelle et Numérique – 11ème édition le 26 novembre 2013

business-dreyfus-81-150x150Notre cabinet évoquera le sujet suivant : « Actualités de la jurisprudence sur les noms de domaine : focus sur le contentieux des nouvelles extensions ».

 

L’évolution du monde virtuel est constante, c’est pourquoi il est important d’appréhender les nouveaux enjeux numériques ou de maîtriser les risques juridiques du web 2.0. Au cours de cette journée, les intervenants transmettront leurs connaissances sur des sujets variés tels que l’arrivée des nouvelles extensions internet (NewgTLDs), les derniers contentieux en matière de noms de domaine, l’e-réputation ou la maîtrise du Cloud Computing.

 

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Nouvelles réglementations pour la validation et l’enregistrement des noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Quelques pays ont mis en place de nouvelles procédures de validation ou ont ouvert à l’enregistrement des noms comportant des caractères accentués (ou IDN).

ARGENTINE : Nic.ar, le registre argentin vient de mettre en place une procédure de validation des noms de domaine déjà enregistrés qui entrera en vigueur le 28 octobre 2013. Les propriétaires de noms de domaine devront présenter des documents authentifiés attestant leur identité.

La non-validation des données d’enregistrement pourra entraîner le blocage ou l’annulation des noms de domaine. Les noms de domaine ne pourront pas être renouvelés, transférés ou mis à jour !

 

COSTA RICA : Le Nic Costa Rica réalisera quant à lui la mise à jour des informations de contact des noms de domaine en .CR entre le 7 octobre et le 29 novembre 2013. Cette mise à jour s’effectuera via email et téléphone.

 

COLOMBIE : A partir du 15 octobre, les caractères accentués français seront acceptés pour l’enregistrement des noms de domaine en .CO. Aucune période d’enregistrement prioritaire n’aurait lieu et l’attribution des noms se fera sur la base du premier arrivé, premier servi.

En plus des caractères accentués français, le registre acceptera les caractères issus de l’allemand, du hongrois, du letton, du lituanien, du polonais, du portugais et du russe. Depuis début 2013, les IDN scandinaves (danois, finnois, islandais, norvégien et suédois) avaient déjà été acceptés.

 

TUNISIE : L’Agence Tunisienne d’Internet a approuvé l’enregistrement des noms de domaine à deux caractères et de nouveaux IDN : á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î ï, ñ, ò, ó, ô, õ, ö œ, ù, ú, û, ü, ý, ÿ, ß.

Contrairement à la Colombie, la Tunisie organise déjà des périodes d’enregistrement :

  • du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 pour les organisations gouvernementales locales,
  • du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014 pour les candidats possédant des marques enregistrées en Tunisie,
  • du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014 pour les candidats possédant un enregistrement en .tn et
  • après le 31 janvier 2014, les enregistrements seront ouverts sans condition.

 

SEYCHELLES : Le registre .SC accepte dorénavant les enregistrements de noms de domaine à un et deux caractères (hors codes pays se trouvant sur la liste ISO3166). Le registre désire identifier les candidats ayant les meilleurs potentiels pour maximiser le développement de noms de qualité et accroître l’utilisation des noms en .SC. Ce programme n’est donc pas ouvert à la publicité sur internet mais cherche à trouver des postulants qui ont un droit légitime pour promouvoir la marque .SC en tant que marque forte.

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