Written by Dreyfus30/11/2010 L’Office espagnol de propriété industrielle a créé sa chaîne You tube.
On peut y découvrir le fonctionnement général de l’Office mais aussi des vidéos de conférences, discours…
Written by Dreyfus16/09/2010 Google a décidé de faire évoluer à partir du 14 septembre 2010 sa politique en matière d’AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE pour la rapprocher de celle déjà en place dans la plupart des pays du monde.
Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la décision Google de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 23 mars 2010 Louis Vuitton vs Google dans laquelle il avait été jugé que « le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques ».
Ce changement de politique n’est pas sans conséquence pour les titulaires de droits.
GOOGLE ADWORDS : LA PUBLICITÉ AU PLUS PRÈS DE L’INTERNAUTE !
Le programme Google AdWords a pour finalité de proposer aux annonceurs d’afficher des publicités contextuelles et ciblées le plus précisément possibles sur les domaines d’intérêts des internautes. Le programme repose sur deux principes : les mots-clés et la géolocalisation qui, combinés, permettent de choisir finement le public visé par les annonces.
LES DIFFÉRENTS TYPES D’ADWORDS
Il existe trois options de ciblage des mots-clés qui déterminent le mode de recherche Google
déclenchant la diffusion des annonces :
La plus connue, la plus souvent utilisée (sans doute parce qu’elle est choisie par défaut), est la requête large ou broad match. La requête large permet d’afficher une annonce lorsque l’internaute saisit l’un des termes du mot clé acheté, même lorsqu’ils sont inversés ou entrecoupés d’autres mots.
Les annonces se déclencheront pour toutes les requêtes quelque soit l’ordre dans lequel les mots clés sont saisis par l’internaute même si la requête contient d’autres termes.
Aujourd’hui, une annonce est susceptible d’être diffusée avec:
LA GÉOLOCALISATION
Les campagnes de publicité utilisant les Google AdWords tiennent compte de deux facteurs de géolocalisation :
Le déclenchement des annonces est enfin lié à la politique de protection des marques mis en place par Google dans les pays considérés.
L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES MARQUES
Jusqu’à présent, dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, lorsqu’un titulaire de marques adressait une réclamation à Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots-clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots-clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords
QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES TITULAIRES DE DROITS À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 2010 ?
– sur requête d’un titulaire de droit et après enquête de Google ayant confirmé l’atteinte
– sur décision judiciaire
Par ailleurs, pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots-clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur.
LA JURISPRUDENCE RÉCENTE
La responsabilité des annonceurs a été rappelé et précisé dans l’arrêt de la CJUE du 8 juillet 2010 Portakabin vs Primakabin notamment lorsqu’il s’agit d’un vendeur de produits d’occasion. L’annonceur ne peut être sanctionné que s’il résulte de l’annonce un risque de confusion relatif à la fonction d’indication d’origine de la marque concernée. [Le titulaire d’une marque a le droit d’interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot clé identique à sa marque mais uniquement si la publicité génère de la confusion : à savoir quand elle « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».]
La CJUE précise également « qu’il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque. » L’utilisation d’une marque à titre de mot-clé par un revendeur ne pourra être interdite que si l’usage du mot clé donne l’impression que le revendeur et le titulaire de la marque sont économiquement liés ou si cet usage s’effectue sérieusement au détriment de la réputation de la marque.
Ces éléments seront appréciés souverainement par les différentes juridictions nationales.
En France, la Cour de cassation dans la décision France vs Gifam en date du 13 juillet 2010 a confirmé la jurisprudence de la CJUE et notamment le fait qu’en proposant aux annonceurs l’usage comme mots-clés des signes déposés en tant que marques, Google n’a pas commis d’acte de contrefaçon.
La Cour d’Appel a également confirmé dans l’arrêt Multipass / Smart&Co en date du 19 mai 2010 que l’annonceur a commis une faute en ne procédant pas à l’inscription des termes litigieux en « mot clé négatif » alors qu’il avait connaissance de la situation depuis plusieurs mois. Toutefois, cette affaire intervenait dans un contexte très concurrentiel et concerne l’utilisation de la requête large. Elle doit donc s’analyser en étant rattachée au cas d’espèce.
QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?
Avec l’évolution récente de la jurisprudence et la nouvelle politique de protection des marques de Google, les titulaires de droits devront faire preuve de davantage de vigilance quant à l’utilisation de leurs marques en tant que mots-clés afin de déceler les éventuels comportements abusifs et prendre les dispositions appropriées à l’encontre des annonceurs.
LA SURVEILLANCE DE L’USAGE DE MARQUES À TITRE DE MOTS–CLÉS
Avec la fin du système de blacklistage des marques dans le programme AdWords, les titulaires de droits devront mettre en place une surveillance spécifique permettant de détecter l’utilisation qui est faite de leurs marques à titre de mots-clés par des tiers et notamment par leurs concurrents. Une des difficultés majeures de cette surveillance tient au principe de la publicité géolocalisée qui nécessite de procéder à une surveillance « physique » dans chacun des pays d’intérêt ainsi que de l’analyse des annonces détectées et ce quelle que soit la langue de l’annonce.
Depuis fin juin 2010, Dreyfus & associés propose un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. N’hésitez pas à nous contacter !
Written by Dreyfus19/08/2010 Pourquoi opter pour la marque internationale ?
Principalement parce que le système de la marque internationale permet au titulaire d’une marque d’être protégé dans de nombreux pays (jusqu’à 85 pays dits « parties contractantes » au 1er septembre 2010 ) en n’engageant qu’une seule procédure de dépôt. Le dépôt s’effectue dans une seule langue (anglais, français ou espagnol) et entraîne le paiement d’un même ensemble de taxes dans une monnaie unique, le franc suisse. Ce système permet de n’avoir qu’une date d’expiration et donc qu’un seul renouvellement.
Pour autant, son utilisation parait souvent opaque et complexe.
1. Comprendre la dualité du système :
Le système de Madrid comprend deux traités : l’Arrangement de Madrid (AM) de 1891 et le Protocole de Madrid (PM) de 1989, qui contient des règles similaires si ce n’est qu’elles ont été assouplies pour permettre un plus grand nombre d’adhésions.
Les différences fondamentales sont au nombre de quatre :
– Contrairement à l’AM qui ne permet l’adhésion que d’Etats, le PM permet à des Organisations Internationales (comme l’Union Européenne) d’adhérer au système.
– Contrairement à l’AM, l’enregistrement de base peut sous le PM être une simple demande d’enregistrement de marque qui n’a pas encore été examinée. Cependant, cette possibilité s’avère risquée étant donné que la demande de marque internationale va être « rattachée » à cette demande de base pendant 5 ans. Si la demande de base nationale est invalidée ou déclarée irrecevable, la demande de marque internationale suit le sort de la marque de base. C’est pourquoi le PM assure une porte de secours aux marques internationales qui se retrouveraient sans base : elles peuvent être « transformées » en marques nationales.
– Le système de taxes est différent selon les deux traités. Dans l’AM, la taxe de désignation est toujours la même. Dans le PM, les parties contractantes ont la possibilité d’exiger des taxes complémentaires, les taxes individuelles.
– Enfin, les délais de refus de la marque que peuvent prendre les offices des pays désignés pour examiner et le cas échéant refuser la demande de protection dans leur pays sont différents dans les deux traités. Ce délai est de 12 mois pour l’AM. Au-delà de cette période, la demande est réputée acceptée. Dans le PM, les parties contractantes peuvent exiger plus de temps (délais de 18 mois et plus), ce qui retarde la procédure mais a considérablement facilité l’entrée de nouvelles parties contractantes dont les législations nationales nécessitaient plus de temps d’examen.
Si le titulaire de la marque est une partie contractante au PM, il ne pourra demander une protection que dans une partie contractante au PM. Il est donc important de savoir à quel traité le pays de désignation a adhéré, et pour quelles particularités celui-ci a opté au niveau des taxes ou des délais de refus s’il a adhéré au PM. Ces déclarations des parties contractantes sont énumérées sur le site de l’OMPI à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/export/sites/www/madridgazette/en/remarks/declarations.html
2. Ne pas confondre marque supranationale et système de Madrid :
Le système de Madrid ne crée pas un titre unitaire de marque supranationale. Il institue simplement une procédure unique de demande internationale de marque donnant lieu à un enregistrement international avec plusieurs « désignations ».
En cela, il facilite la gestion d’un portefeuille de marques à l’international et évite aux entreprises de déposer des marques pays par pays.
3. Avoir un lien avec une partie contractante :
Pour être habilité à utiliser le système et donc lancer une procédure d’enregistrement international, une société doit d’abord avoir un rattachement avec une partie contractante à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid. Ce rattachement se fait par un établissement industriel et commercial effectif et sérieux sur le territoire d’une partie contractante, un domicile ou par le biais de la nationalité.
4. Disposer d’une demande de base:
Avant tout dépôt international, il faut disposer d’une demande ou d’un enregistrement de base de la marque. Cela signifie qu’une demande de marque internationale ne peut jamais être un premier dépôt. Il faut qu’elle se base sur un enregistrement ou une demande d’enregistrement national ou régional d’une partie contractante au système de la marque internationale.
Dans la demande, le Conseil en Propriété Industrielle va désigner les pays de protection. Les offices des parties contractantes désignés vont alors procéder à un examen de fond du signe selon leur propre législation. Cet examen de fond est limité dans le temps. Il dure au maximum 12 mois si la partie désignée a adhéré à l’Arrangement de Madrid, 18 mois ou plus si celle-ci a adhéré au Protocole de Madrid. Les offices peuvent refuser la demande de protection de la marque sur leur territoire. La marque n’est pas automatiquement admise à la protection. Si l’office désigné estime que la protection de la marque ne peut être assurée, le refus sera inscrit au registre international. De même, toute modification et renouvellement de l’enregistrement international fera l’objet d’une inscription au registre international.
La procédure de demande de marque internationale peut se résumer ainsi : la demande internationale aboutit devant le Bureau International qui va procéder à un examen de forme de la demande, publier la demande au registre international et la notifier aux parties désignées. Les offices des parties contractantes vont procéder à un examen de fond et dans un délai de 12 à 18 mois ou plus refuser ou accepter la demande.
5. Il n’y a pas que les certificats qui prouvent que la protection a été acceptée par une partie contractante :
Une fois le délai de refus dépassé (de 12 selon l’AM et de 18 mois ou plus selon le PM) et dans le silence de l’office concerné, la demande est réputée acceptée. L’Office de désignation ne délivre donc pas forcément de certificats.
Cette situation crée un chevauchement dans le temps entre les offices qui acceptent au bout de 12 mois et les autres au bout de 18 mois ou plus. La base de données relatives aux marques internationales (ROMARIN) met à jour les refus ou acceptations des différents offices désignés.
L’acceptation de la demande par l’office désigné confère à l’enregistrement international l’effet d’un enregistrement national ou régional dans la partie contractante désignée.
6. Savoir que les transferts des enregistrements de la marque internationale sont limités :
De nombreux pays n’ont pas encore adhéré au système, comme le Canada, Hong Kong, l’Inde, le Mexique, la Nouvelle Zélande, les Philippines, l’Afrique du Sud, Taïwan et la majorité des pays d’Amérique du Sud. Or, tout transfert de la marque internationale ne peut se faire qu’en faveur d’une société ressortissante d’un pays membre de l’AM ou du PM ou ayant un établissement effectif et sérieux dans l’un de ces pays. Par exemple, une société qui a son siège social à Paris ne pourra pas céder une marque internationale à une société qui a son siège social à New Dehli, car, contrairement à la France, l’Inde n’est pas membre du système.
Le transfert d’une marque internationale n’est donc pas possible si une des parties au contrat n’est pas rattachée au système de Madrid. Une difficulté supplémentaire résulte du fait que ce transfert n’est valide que si les parties sont rattachées au même traité au sein du système de la marque internationale. Ainsi, une cession de marque internationale ne peut avoir lieu entre une société ressortissante du Kazakhstan (qui a adhéré à l’AM) et une société ressortissante du Japon (qui a adhéré au PM).
Si la cession s’effectue entre deux parties rattachées aux deux traités à la fois (comme la France et la Suisse qui sont toutes deux parties contractantes aux deux traités), il convenait jusqu’au 1er août 2008 d’appliquer l’AM (selon la clause dite de sauvegarde). Depuis le 1er août 2008, la clause de sauvegarde est abrogée.
7. Certains offices exigent des déclarations sous serment d’usage de la marque.
Les offices des États-Unis d’Amérique, de l’Irlande, du Royaume-Uni, et de Singapour exigent des déclarations d’intention d’utiliser la marque lors de la désignation ou du renouvellement de la marque. Lors de la demande d’enregistrement, la désignation des Etats-Unis nécessite le dépôt d’une déclaration d’intention d’usage de la marque dans le pays (formulaire OMPI MM18).
8. Un enregistrement international peut être transformé si la demande est rejetée ou si l’enregistrement est annulé.
L’enregistrement international est rattaché les cinq premières années à sa demande de base. Si l’enregistrement de base est annulé, l’enregistrement international sera aussi automatiquement annulé. De la même manière, des limitations de l’enregistrement de base limitent la portée des biens et des services de l’enregistrement international.
Le protocole de Madrid a atténué les effets de ce rattachement en estimant que le titulaire de la marque aura 3 mois à compter de l’annulation pour transformer s’il le souhaite sa marque internationale en marques nationales.
9. Les produits et services sélectionnés dans l’enregistrement de base vaudront pour l’enregistrement international.
On ne peut pas demander une protection de la marque plus large que celle de l’enregistrement de base pour un pays particulier en passant par le système de la marque internationale. Si le titulaire de la marque internationale souhaite élargir sa protection dans un pays qui a été désigné, il devra passer par un nouvel enregistrement national de la marque pour pouvoir sélectionner plus de produits et services.
10. Un système de simplification des procédures d’enregistrement de la marque voué à devenir planétaire :
Lorsqu’un pays rejoint le système de Madrid, celui-ci doit se conformer aux règles du Protocole. Israël, qui rejoindra le Protocole de Madrid à compter du 1er Septembre 2010, a dû préalablement opérer quelques modifications de son système national d’enregistrement. Par exemple, le renouvellement de la marque a maintenant lieu tous les 10 ans et non plus tous les 14 ans. Une base de données en anglais a dû être mise en place et certaines structures ont été adaptées pour que l’examen de la demande d’enregistrement international ne dépasse pas les 18 mois.
Le système de la marque internationale facilite donc le dépôt à l’international et constitue un outil formidable pour protéger une marque dans de nombreux pays.
Written by Dreyfus11/08/2010 Dans la droite ligne de la décision Google de la CJUE du 23 mars 2010 (Cf. notre article « La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE »), Google modifiera à partir du 14 septembre 2010 le règlement applicable au service AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE.
Jusqu’à présent, lorsqu’un titulaire de marques de cette zone géographique adressait une réclamation à la société Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords
A partir du 14 septembre 2010, Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots clés. Ainsi, les annonceurs seront autorisés à utiliser des marques tierces en tant que mots clés. Google n’interviendra, le cas échéant, que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité. Par conséquent, les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherche sur des marques concurrentes.
D’après Google, cette modification de règle est justifiée par des considérations juridiques et commerciales, dans la mesure où « une telle modification serait en accord avec la loi en vigueur dans ces pays » et que « le règlement de Google est conforme aux principes promulgués lors du jugement rendu en mars 2010 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre des affaires connexes C-236/08 à C-238/08 ». La CJUE avait en effet jugé que le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques.
Google adopte ainsi une position passive dans la résolution des conflits liés à l’utilisation du service « AdWords ». Pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur. Un mécanisme qui paraît insuffisant pour répondre aux problématiques posées par ce service et l’obligation pour les titulaires de droits d’adapter leur système de veille.
En effet, le système AdWords se caractérise par son principe de géolocalisation permettant de cibler les annonces en fonctions de divers paramètres et en particulier le lieu géographique de consultation (indiqué par l’adresse IP du poste de l’ordinateur utilisé) et la langue d’affichage du moteur de recherche. Ainsi, une requête effectuée sur le même terme en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Etats-Unis ne donnera-t-elle pas les mêmes résultats.
Dreyfus & associés propose ainsi depuis fin juin 2010 un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. Les différents paramètres du système de veille permettent de choisir les pays de surveillance ainsi que la version linguistique du moteur Google utilisé. Cette souplesse permet aux titulaires de droits de limiter la surveillance aux pays d’intérêts et de surveiller finement l’usage de leurs marques dans le monde entier.
Written by Dreyfus22/07/2010 La jurisprudence se clarifie sur la question de la responsabilité, encourue par le prestataire du service de référencement, et par l’annonceur, dans la mise en œuvre du système d’annonces publicitaires “Adwords”, développé par Google.
Plusieurs sociétés titulaires de marques utilisées via ce système, dont la société Louis Vuitton, avaient engagé des actions en contrefaçon et en publicité mensongère contre la société Google.
Suite au succès de leurs actions devant les juridictions du fond (CA Versaille, 10 mars 2005, Sté Google France c/ Sté Viaticum et Sté Luteciel ; CA Versailles, 23 mars 2006, Google France c/ CNRRH, Pierre Alexis T., Bruno R., Sté Tiger), la Cour de cassation, saisie des pourvois formés contre ces arrêts, avait adressé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).
En mars 2010, la CJUE avait établi que le fait de stocker en tant que mot-clé un signe identique à une marque et d’organiser l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’était pas un usage assimilable à celui d’une marque. En revanche, le prestataire d’un service de référencement pouvait bel et bien voir sa responsabilité engagée, s’il a joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des informations transmises ou stockées (Voir notre article Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)).
Cette interprétation a été confirmée presque ad verbatim dans un second arrêt de la CJUE le 8 juillet 2010 (Affaire C-558/08), à la suite d’une question préjudicielle introduite par la juridiction néerlandaise, dans une affaire qui opposait deux fournisseurs de bâtiments mobiles.
C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu les quatre arrêts du 13 juillet dernier, en réponse aux pourvois formés par la société Google. En interprétant l’arrêt de la CJUE, elle juge fort logiquement que « le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et afficher les annonces » ne commet pas une contrefaçon au sens des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la Cour confirme la responsabilité de l’annonceur qui avait fait publier une annonce dont la présentation ne permettait pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si l’annonceur était lié ou non au titulaire de la marque.
La Haute juridiction française s’est donc ralliée à la jurisprudence de la CJUE. En cassant les arrêts de cour d’appel qui avaient jugés la société Google responsable des actes de contrefaçon et de publicité mensongère, la Cour renvoie les parties devant les juridictions du fond, dont il conviendra de suivre les prochaines appréciations.
Written by Dreyfus18/06/2010 Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 mai 2010 précise la responsabilité de l’annonceur qui a recours à la fonctionnalité de type « Google Adwords », permettant l’apparition de liens commerciaux ciblés lors d’une recherche sur Internet.
Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, la Cour a admis la faute de l’annonceur qui n’avait pas inscrit sur la liste des mots clés négatifs de Google les termes correspondant aux noms commerciaux et de domaine appartenant à son concurrent.
La Cour a d’abord affirmé que la simple apparition de ces liens commerciaux n’entraînait aucune présomption de responsabilité de l’annonceur. Il convenait en effet d’appliquer les règles de la responsabilité civile de l’article 1382 du Code civil, qui « ne sauraient être écartées ou inversées en matière informatique ».
En l’espèce, la faute de l’annonceur n’était pas démontrée par l’acquisition ou l’utilisation de mots clés. En effet, l’annonceur n’avait sélectionné comme mot clé aucun nom commercial et de domaine appartenant à son concurrent. L’apparition des liens commerciaux ciblés résultait vraisemblablement de l’intervention de tiers, d’une erreur technique ou des fonctionnalités de recherche étendue de Google.
En revanche, les juges d’appel ont reproché à l’annonceur de ne pas avoir mis fin à la sélection automatique dès qu’il avait eu connaissance de l’apparition des liens commerciaux, tandis qu’il en avait la possibilité en inscrivant les termes litigieux sur la liste de mots clés négatifs de Google. La faute de l’annonceur réside donc dans le retard apporté à la régularisation de la situation concernant l’affichage des liens commerciaux.
Cette nouvelle jurisprudence accentue ainsi la responsabilité des annonceurs en matière de concurrence déloyale, en reconnaissant un nouveau cas de comportement fautif sur Internet.
Cette décision est intéressante dans la mesure où le système de « broad match» du programme AdWords est souvent mis en cause. En effet, ce système permet de déclencher une annonce publicitaire à partir d’un seul des termes saisis dans le champ de recherche. Ainsi, une recherche contenant un mot générique et une marque pourra déclencher une annonce publicitaire d’un concurrent des titulaires de la marque par le seul achat comme mot clé du terme générique. En l’espèce, si la responsabilité de l’annonceur ne peut pas être mise en cause de prime abord, elle devient inéluctable dès qu’il a connaissance des faits litigieux et n’agit pas promptement pour faire cesser le trouble.
Moralité : n’oubliez pas d’inscrire en mots clés négatifs les marques de vos concurrents, sinon vos annonces vous couteront très cher.
Written by Dreyfus21/05/2010 Si le commerce électronique avait déjà révolutionné la vente des produits de consommation, il n’avait jusqu’alors pas pu pénétrer le domaine très protégé de la vente des médicaments.
Il semble pourtant que cette piste soit sérieusement envisagée en France par le Ministre de la Santé.
La réglementation encadrant la vente de médicaments est aujourd’hui très stricte. Outre la directive 2001/83/CE posant la définition du médicament, la directive 97/7 sur la protection du consommateur en matière de contrats à distance évoquant les médicaments, et les articles 28 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’UE interdisant les restrictions à la circulation des marchandises, la CJUE a adopté une position assez précise en la matière. Elle se montre favorable au commerce électronique des médicaments non soumis à prescription tout en soutenant le monopole des officines de pharmacies pour les médicaments soumis à prescription médicale. Elle se positionne en outre fermement contre la vente par le biais d’Internet de médicaments non autorisés dans le pays acheteur.
Le Code de la santé publique français pose un principe de monopole des pharmaciens pour la vente des médicaments, pharmaciens devant exercer au sein d’une officine dont l’ouverture est soumise à l’obtention d’une licence. Toutefois, la vente en ligne de médicaments n’est pas expressément interdite dans ce code.
L’ouverture à la vente en ligne des médicaments pose divers problèmes juridiques qui entraineront probablement des modifications législatives.
A titre d’exemple, la législation française, tout comme la CJUE, n’autorise les officines virtuelles que dans la mesure où elles sont rattachées des officines physiques. Ainsi, la préparation des médicaments devra se faire dans une officine physique afin de respecter l’intégrité des produits et la livraison ne devra se faire que sous certaines conditions garantissant cette intégrité.
Le devoir de conseil du pharmacien envers le patient, qui doit être exercé de manière physique, est une autre illustration des problèmes juridiques posés par la vente en ligne. Ce problème semble relativement secondaire compte tenu des moyens de communication sans cesse grandissant permettant une bonne interaction entre le pharmacien et le patient. Une évolution législative sera toutefois requise.
Il est ainsi évident que l’ouverture à la vente en ligne des médicaments ne se fera pas du jour au lendemain en l’état actuel du droit. Les développements sur cette question seront donc à suivre de près !
Written by Dreyfus21/05/2010 Dans un arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la contrefaçon par suppression ou modification d’une marque régulièrement apposée.
La société Champagne Louis, titulaire de deux enregistrements de marques françaises de champagne « BRUT PREMIER LOUIS », avait découvert dans les locaux d’un supermarché, à la suite d’une saisie-contrefaçon, des bouteilles de champagne vendues sous la marque Louis Roeder et dont le code d’identification apposé sur l’étiquette avait été rayé par un épais trait noir.
Champagne Louis a assigné le supermarché et son fournisseur pour violation, d’une part, des dispositions de l’article L.713-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée, et d’autre part de l’article L.217-3 du Code de la Consommation qui réprime le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre ou de détenir dans des locaux commerciaux des marchandises dont les signes ont été altérés.
Les juges d’appel ont considéré que, « si le code d’identification n’est pas en lui-même protégé par le dépôt de marque, l’étiquette qui en constitue le support est au contraire reproduite au certificat d’enregistrement, et est dès lors, couverte par la protection attachée à la marque ».
La Cour de cassation, faisant une application stricte du droit des marques, a cassé cette motivation en considérant que l’élément protégé à titre de marque était l’étiquette et non le code d’identification.
Les présumés contrefacteurs ont tout de même été condamnés sur le fondement de l’article L.217-3 du Code de la Consommation au motif que le code d’identification permettant d’établir la traçabilité du produit et notamment son circuit de commercialisation, l’apposition de la rature litigieuse porte un préjudice commercial certain à Champagne Louis qui se trouve ainsi privé du moyen de contrôle de la qualité des produits revêtus de la marque et de l’étanchéité de ses circuits de distribution.
Cour de cassation, chambre commercial, 19 janvier 2010, arrêt n° 08-70.036 P+B ; décision attaquée : CA Rennes, 1er avril 2008, arrêt RG n° 07/00079.
Written by Dreyfus12/05/2010 En 1998, le représentant d’une société néozélandaise Rodd & Gunn Ltd, Baldwins, charge le cabinet anglais Page White and Farrer en tant que mandataire agréé auprès de l’OHMI d’enregistrer une marque communautaire figurative représentant un chien.
En 2004, Page White and Farrer est informé que la responsabilité du renouvellement de cette marque est transférée à CPA (Computer Patent Annuities) qui n’est ni un cabinet d’avocat, ni un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle, mais un prestataire de services de renouvellement de marque.
En 2006, l’OHMI envoie différentes notifications à Page White and Farrer pour le renouvellement de la marque, celle-ci devant être renouvelée avec règlement des taxes afférentes au plus tard le 28 février 2007. En parallèle, en avril 2006, Baldwins donne des instructions à CPA pour ledit renouvellement.
Le 2 janvier 2007, un employé de CPA annonce à ses supérieurs qu’il va procéder au paiement des taxes de renouvellement mais ne le fait pas. Au 28 février 2007, les taxes de renouvellement de la marque ne sont toujours pas acquittées alors qu’il s’agit de de la date d’expiration du délai de renouvellement, délais de grâce inclus. Le 19 mars 2007, l’OHMI notifie alors à Page White and Farrer l’annulation de la marque avec effet rétroactif au 15 août 2006.
Le cabinet Page White and Farrer va alors essayer d’obtenir la restauration de la marque. En mai 2007, Page White and Farrer dépose une demande de renouvellement de la marque et une requête en restitutio in integrum.
Pendant la période de renouvellement, la marque avait été transférée à Pulp & Gunn Holdings Pty, le 30 juin 2006. Au cours de la procédure de restauration de la marque, celle-ci fait l’objet d’un second transfert en mars 2008 de Pulp & Gunn Holdings Pty à Rodd & Gunn Australia Ltd
L’OHMI rejette la requête en restitutio in integrum considérant que le cabinet Page White and Farrer n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire au vu des circonstances et confirme l’annulation de la marque.
Un appel est alors formé devant la 4ème Chambre des Recours de l’OHMI mais celui-ci est rejeté par une décision du 12 mars 2008.
La 4ème Chambre des Recours considère d’abord que la vigilance nécessaire doit s’apprécier au regard du mandataire agréé. Elle expose alors que Page White and Farrer n’a pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire au motif qu’il n’a pas entrepris d’action, ni exercé de contrôle lors du renouvellement de la marque.
Elle précise également qu’à supposer que l’analyse doive se faire du point de vue du titulaire de marque, il y a lieu dans ce cas de constater une négligence. La Chambre des Recours a en effet considéré que le fait pour un titulaire de la marque de décharger un mandataire agréé de sa mission de suivi du statut juridique d’une marque était, en tant que tel, négligent.
La Chambre prend également le soin de préciser qu’à supposer même qu’en l’espèce, l’analyse de la vigilance nécessitée par les circonstances doive s’apprécier au regard du comportement de CPA, l’erreur ayant conduit au dépassement du délai n’était pas isolée ou inexplicable mais relevait d’un problème interne sérieux de CPA.
Un recours est alors formé devant le Tribunal de l’Union Européenne, mais celui-ci est rejeté par un jugement du 20 avril 2010.
Le Tribunal a retenu la responsabilité de CPA. Il a en effet considéré que dans cette affaire il suffisait de constater qu’en toute hypothèse CPA n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Il précise que le non-renouvellement de la marque ne procède pas d’une circonstance exceptionnelle, mais d’un défaut plus général de vigilance de CPA. Il souligne également le manque de suivi de la part du représentant du titulaire de marque, Baldwins.
Le Tribunal ne répond cependant pas à toutes les questions soulevées par cette affaire.
En effet, il a considéré inutile dans cette affaire de se prononcer sur la question de savoir si un mandataire non agréé peut procéder au renouvellement d’une marque communautaire et sur celle de savoir si le fait de déléguer le renouvellement de ses marques à une entité telle CPA, plutôt qu’à un mandataire agréé caractérise une négligence pour un titulaire de marque.
Written by Dreyfus07/05/2010 La directive 2001/84/CE instaure un droit de suite obligatoire au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art et, après sa mort, à ses ayants droit. Le droit de suite est undroit de propriété intellectuelle qui permet à l’auteur, puis à ses ayants droit, de percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de l’une de ses œuvres après sa première cession. Ce droit profite à l’auteur pendant toute sa vie et, ensuite, à ses ayants droit pendant soixante-dix ans à compter de la mort de l’artiste.
Salvador Dali, décédé en 1989, a cinq héritiers légaux. Toutefois, il avait institué par testament l’Etat espagnol comme légataire universel pour ses droits de propriété intellectuelle. Ces derniers sont gérés par la Fundación Gala-Salvador Dalí.
En 1997, la Fundación Gala-Salvador Dalí a confié un mandat exclusif, valable pour le monde entier, de gestion collective et d’exercice des droits d’auteur sur les œuvres de Dali à VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticaos, société de droit espagnol).
VEGAP est par ailleurs contractuellement liée à son homologue français, l’ADAGP, chargé de la gestion des droits d’auteur de Salvador Dalí pour le territoire français.
Depuis 1997, l’ADAGP a donc prélevé en France les droits d’exploitation se rapportant à l’oeuvre de Salvador Dali, qui ont été reversés, par l’intermédiaire de VEGAP, à la Fundación Gala-Salvador Dalí, à l’exception du droit de suite, qui a été reversé aux seuls héritiers légaux.
En effet, l’article 123-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que : « Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. »
Ainsi, l’AGAGP, conformément au droit français, a reversé le montant du droit de suite récolté sur les œuvres de Dali aux seuls héritiers légaux du peintre, et a donc exclu les héritiers testamentaires. Ces derniers ont donc décidé d’assigner l’ADAGP devant le TGI de Paris.
Le TGI de Paris a décidé de surseoir à statuer et a posé à la CJUE plusieurs questions préjudicielles, dont celle de savoir si la France pouvait maintenir une disposition limitant les bénéficiaires du droit de suite après la mort de l’artiste.
Pour répondre à cette question, la CJUE, dans un arrêt du 15 Avril 2010, (aff C-518/08) a rappelé le double objectif de la directive de 2001.
D’une part, celui d’assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Ce sont donc les artistes qui sont visés par ce premier objectif, et la limitation de la transmission de ce droit à une certaine catégorie de sujets de droit revêt, selon la Cour, « un caractère accessoire »
D’autre part, la directive vise à mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art dans la mesure où le paiement d’un droit de suite dans certains États membres peut conduire à délocaliser les ventes d’œuvres d’art dans les États membres où un tel droit n’est pas appliqué.
Ainsi, la Cour déclare « qu’il n’y a pas lieu de supprimer les différences entre les législations nationales qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur ».
En conséquence, il est permis aux Etats membres de faire leur propre choix législatif pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l’auteur.
La Cour ne tranche cependant pas le litige. Le législateur de l’Union n’a pas entendu écarter l’application des règles régissant la coordination entre les différents droits internes en matière successorale, en particulier celles relevant du droit international privé.
Ainsi, reste à trancher un classique conflit de lois entre la loi française et loi espagnole, afin de déterminer quelle loi nationale régit en l’espèce, la succession des droits de suite.
