Marques

Uncle Ben’s, Eskimo Pie, Quaker Oats… Outre le fait d’appartenir au secteur de l’alimentaire, ces marques ont un point commun : pendant longtemps, elles n’ont pas semblé poser problème et pourtant, l’actualité, le mouvement #BlackLivesMatter et l’évolution de la société a, à juste titre, fait ressortir le côté raciste de leur nom, logo ou slogan. Ces entreprises ont pris la décision de faire évoluer leur image et de modifier les marques qu’elles exploitent.

Pour faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’INPI, une marque doit impérativement remplir une condition de licéité : elle ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. De ce fait, un dessin obscène, un insigne nazi, un slogan raciste seront évidemment déclarés irrecevables au moment de leurs examens par les services de l’INPI suite à leurs dépôts.

L’appréciation indépendante de la spécialité

En droit des marques, c’est le signe lui-même que l’on prend en considération. Ainsi, la licéité des produits ou services qu’elle couvre n’est pas pertinent pour évaluer la conformité à l’ordre public d’un signe. Lorsque l’on apprécie la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs du signe, la nature du produit sur lequel la marque est apposée ou du service qu’elle désigne ne rentre pas en compte.

A l’inverse, une marque jugée raciste le demeure quelle que soit la nature des produits ou services qu’elle désigne. La marque d’emballages « Paki » aurait pu échapper à la qualification de « contraire à l’ordre public », au regard des produits qu’elle désigne. En effet, le nom de la marque n’a probablement pas vocation à revendiquer une idée raciste, puisqu’il s’agit d’un dérivé du verbe « To Pack » signifiant « emballer ». Cependant, le terme « Paki » étant également utilisé pour désigner de façon péjorative les pakistanais, l’enregistrement de cette marque aurait contrevenu au principe de respect de l’ordre public et des bonnes mœurs à cause de la référence raciste à laquelle la marque fait échos.

L’appréciation en fonction du public pertinent

La conformité à l’ordre public d’une marque et par extension, son caractère raciste, se déterminent par rapport à sa susceptibilité de choquer ou non le public auquel elle sera confrontée. Par « public », on entend évidemment les consommateurs ciblés mais également d’autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne. A cet égard, la marque « Paki » refusée au Royaume-Uni, où le terme raciste y est très courant, n’aurait sans doute pas provoqué le même malaise dans un pays où cette insulte raciste n’est pas utilisée.

Cela pourrait également expliquer pourquoi des marques comme Uncle Ben’s ou Quaker Oats n’ont pas, au moment de leur enregistrement et durant des années, été considérées comme racistes. Destinées à un public majoritairement occidental et distribuées dans des pays où le racisme ordinaire a longtemps été normalisé, le public auquel elles étaient confrontées ne se retrouvait pas « choqué » par leur image.

Cette situation n’est pas sans rappeler l’affaire Banania, marque qui arborait comme slogan « Y’a bon Banania », prononcé par un tirailleur sénégalais. Le slogan, signifiant « C’est bon » dans un français approximatif, perpétrait, selon les associations de lutte contre le racisme telles que le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), le stéréotype raciste et dénigrant selon lequel une personne noire n’était pas capable de parler dans un français correct.  Jusque dans les années 70, le slogan était couramment utilisé par la marque. Le 19 mai 2011, la Cour d’appel de Versailles a donné raison au MRAP en rendant une décision dans laquelle elle exigeait que Nutrimaine, société titulaire de la marque Banania, cesse la vente de tout produit portant le slogan.

Les entreprises détenant les marques Uncle Ben’s, Quaker’s Oats et Eskimo pie ont annoncé qu’elles allaient faire disparaître ou modifier leur identité visuelle qui perpétue des stéréotypes raciaux. Du côté du droit des marques, l’appréciation du caractère raciste par les offices se veut de plus en plus minutieuse.

Notre étude du projet de transposition de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE), nous amène aujourd’hui à examiner l’action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure agissant en nullité peut désormais s se voir opposer par le défendeur le non-usage de sa marque antérieure. En outre, l’action en nullité devient imprescriptible.

Le non-usage, moyen de défense invocable lors d’une action en nullité

En l’état actuel du droit, une marque ne peut être enregistrée en France si elle est constituée par :

• Un signe qui n’est pas susceptible de d’être représenté graphiquement (Article L. 711-1) ;
• Un signe dépourvu de caractère distinctif (Article L. 711-2) ;
• un signe trompeur ou bien portant atteinte aux bonnes mœurs (Article L. 711-3)
• ou bien encore un signe portant atteinte à un droit antérieur (Article L. 711-4).

Seule la nécessité d’une représentation graphique est supprimée par le projet d’ordonnances. Les conditions de validité restantes demeurent autant de fondements possibles pour une action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure peut demander la nullité d’une marque portant atteinte à ses droits, et le ministère public peut agir d’office en nullité sur la base des autres conditions de validité (Article L. 714-3). Le titulaire d’une marque notoire peut également agir en nullité, en vertu de l’article L. 714-4, contre une marque enregistrée postérieurement à la sienne.

Le projet de transposition de la directive « Paquet Marques » introduit la possibilité d’invoquer en défense dans les actions en nullité le non-usage de la marque antérieure. Autrement dit, le titulaire d’une marque attaquée en nullité pourra argumenter en défense que la marque antérieure n’a pas été sérieusement utilisée durant une période ininterrompue de cinq ans. La marque antérieure sera réputée enregistrée uniquement pour les produits et services ayant fait l’objet d’un usage sérieux, et le demandeur à l’action devra apporter la preuve de cet usage sérieux.Le nouvel article L. 716-2 prévoit deux cas de figure :

• Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans à compter de la demande en nullité, mais depuis moins de cinq ans avant le dépôt de la marque postérieure : le titulaire devra apporter la preuve d’un usage sérieux durant les cinq ans précédant sa demande en nullité ou bien faire état de justes motifs à son non-usage ;
• Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans lors du dépôt de la marque postérieure : le titulaire de la marque devra apporter la preuve d’un usage sérieux durant les cinq ans précédant le dépôt de la marque postérieure et durant les cinq ans précédant sa demande en nullité. Là encore, seuls de justes motifs pourront excuser l’absence d’usage sérieux.

L’action en nullité devient imprescriptible

En application de l’article 2224 du Code civil, l’action en nullité de marques est actuellement soumise à la prescription de droit commun, soit « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle précise en outre que l’action en nullité d’un titulaire de droits antérieurs n’est pas recevable si la marque contestée « a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. ».

Le projet d’ordonnances du Gouvernement rend l’action en nullité imprescriptible (article L. 716-2-6 nouveau). Seule la marque notoirement connue, au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, demeurera soumise à une prescription de cinq ans, et le point de départ de cette prescription demeurera fixé à la date d’enregistrement de la marque, à moins que le déposant n’ait été de mauvaise foi (Article L. 716-2-7 nouveau).

Ce nouveau régime de l’imprescriptibilité de l’action en nullité affaiblit ainsi les droits des titulaires de marques puisque ces droits peuvent être contestés à tout moment.

Ces nouvelles mesures mises en place par le projet de transposition de la direction « Paquet Marques » devraient encourager les titulaires de marques à vérifier diligemment la validité de leur signe avant son enregistrement en tant que marque.

A suivre…

Le 1^er février 2019, une nouvelle version du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid pour la marque internationale est entrée en vigueur.

Dans son avis N° 21/2018, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a détaillé les différents changements qui ont été apportés à ce texte.

Ceux-ci concernent :

• la division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée (nouvelle règle 27bis, nouveau point 7.7),
• la fusion d’enregistrements internationaux (nouvelle règle 27ter),
• la radiation d’un enregistrement international résultant d’une division due à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.2)b)),
• les notifications possibles conformément aux nouvelles règles 27bis, 27ter et 40.6) du règlement d’exécution commun,
• la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales (règle 32).

Les nouveautés apportées, ainsi que les principales règles concernant ces procédures, sont détaillées ci-après :

• Division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée (nouvelle règle 27bis, nouveau point 7.7)

La nouvelle règle 27bis du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet Arrangement précise en son alinéa 1)a) que « la demande de division d’un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l’égard d’une partie contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet par l’Office de cette partie contractante désignée, dès que ce dernier s’est assuré que la division dont l’inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes ».

Ainsi, le titulaire d’un enregistrement international peut demander la division d’un enregistrement international pour une seule partie des produits et services désignés, et ce à l’égard d’une seule partie contractante désignée.

L’avis N° 21/2018 détaille la procédure à suivre pour une telle division. Ainsi, le titulaire d’un enregistrement international doit demander sa division à l’office de la partie contractante désignée à l’égard de laquelle l’enregistrement international doit être divisé.  Ensuite, tel que précisé par, l’avis N° 21/2018 , « l’office concerné peut examiner la demande de division d’un enregistrement international afin de s’assurer qu’elle satisfait aux exigences de la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas, avant de la présenter au Bureau international de l’OMPI ».

Il revient alors au Bureau international de l’OMPI d’examiner la demande afin de déterminer si elle remplit les conditions de la règle 27bis. En cas d’irrégularité, l’OMPI  notifie en même temps l’office qui a présenté la demande,  et informe et le titulaire. L’office dispose alors d’un délai de trois mois à compter de la date de notification afin de corriger l’irrégularité. A défaut de correction, la demande sera considérée comme abandonnée.

Si les conditions sont respectées, le Bureau international de l’OMPI procède à l’inscription de la division de l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée et crée également un enregistrement international divisionnaire pour les produits et services mentionnés dans la demande. La partie contractante concernée est alors l’unique partie contractante désignée. L’OMPI notifie l’Office ayant présenté la demande et informe en même temps le titulaire.

• Fusion d’enregistrements internationaux (nouvelle règle 27ter)

L’avis N°21/2018 précise que, suite à la suppression de la règle 27.3) du règlement d’exécution commun, « les dispositions relatives à la fusion d’enregistrements internationaux [sont] regroupées dans la nouvelle règle 27ter du règlement d’exécution commun »

Ces dispositions sont relatives à la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire, à la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international ainsi qu’à l’inscription et à la notification de ces fusions.

Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire doit être présentée par le titulaire, soit directement au Bureau international de l’OMPI, soit par l’intermédiaire de l’office de la partie contractante dudit titulaire.

L’avis N°21/2018 précise à ce sujet qu’ « un enregistrement international divisionnaire peut être fusionné uniquement avec l’enregistrement international dont il a été divisé ». Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international ne peut être présentée que par le titulaire par l’intermédiaire de l’office ayant présenté la demande de division.

• Radiation d’un enregistrement international résultant d’une division due à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.2)b))

L’OMPI explique dans son avis N° 21/2018 que « le Bureau international de l’OMPI est tenu de radier, en tout ou en partie, selon le cas, un enregistrement international résultant de l’inscription d’une division lorsque l’enregistrement international dont il a été divisé a été, en tout ou en partie, radié à la demande de l’office d’origine compte tenu de la cessation des effets de la marque de base ».

• Notifications possibles conformément aux nouvelles règles 27bis, 27ter et 40.6) du règlement d’exécution commun

L’avis N°21/2018 de l’OMPI précise qu’ « une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d’enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général de l’OMPI, avant la date à laquelle la nouvelle règle 27bis entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid, le fait qu’elle ne présentera pas au Bureau international de l’OMPI des demandes de division d’enregistrements internationaux ».

Il en va de même pour les demandes d’une partie contractante de fusion d’enregistrements internationaux issus d’une division conformément à la nouvelle règle 27ter.2)a).

En vertu du nouvel alinéa 6) de la règle 40 du règlement d’exécution commun, les parties contractantes ayant adressé de de telles notifications au Directeur général de l’OMPI peuvent changer de position par la suite à tout moment et accepter de telles demandes.

Enfin, ce même avis précise qu’ « une partie contractante peut notifier au Directeur général de l’OMPI, avant la date à laquelle les nouvelles règles 27bis.1) et 27ter.2a) du règlement d’exécution commun entrent en vigueur ou avant la date à laquelle la partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid, le fait que l’une ou l’autre des nouvelles règles 27bis.1) et 27ter.2)a) du règlement d’exécution commun ou les deux règles ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas ». Les parties contractantes qui ont envoyé une telle notification ont également la possibilité de la retirer.

• Publication dans la Gazette OMPI des marques internationales (règle 32)

Enfin, les modifications et les points détaillés dans les paragraphes précédents ont également un impact sur la règle 32 du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid., relative à la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales.  Cette règle prévoit désormais en son alinéa 1) viiibis) que « Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives aux divisions inscrites en vertu de la règle 27bis.4) et aux fusions inscrites en vertu de la règle 27ter ». En outre, il est prévu à l’alinéa 2)i) que « le bureau international publie dans la gazette toute notification faite en vertu des règles […], 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) […]».

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Parmi les changements apportés par le projet de transposition en France du  « Paquet Marques », outre la suppression de l’exigence de représentation graphique et l’apparition de nouveaux motifs de refus d’une demande d’enregistrement, figure la modification de la procédure d’opposition.

Ainsi, la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) exige avant tout une procédure rapide et efficace, sans pour autant préciser les différentes étapes qui doivent être suivies. En revanche, l’article 5 de la Directive détaille les droits invocables. Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français prévoit d’étendre les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués et de modifier la procédure d’opposition, conduisant ainsi à modifier le Code de la propriété intellectuelle.

L’extension des droits antérieurs susceptibles d’être invoqués

En l’état actuel du droit, une demande d’opposition à l’enregistrement d’une marque doit être formée dans un délai de deux mois, être faite par des personnes bien identifiées et invoquer des droits antérieurs donnés (article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuellerenvoi de l’article L. 712-4 du même Code). À cet égard, l’article L. 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’une opposition peut être faite par :

« (…) 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;

 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique (…) ;

 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. (…) »

Les droits antérieurs protégeables par une collectivité territoriale selon le paragraphe 3°) sont son nom, son image et sa renommée, ainsi que les indications géographiques, telles que définies par l’article L 721-2 comportant  le nom de cette collectivité territoriale. L’organisme de défense et de gestion d’indications géographiques mentionné au paragraphe 4°) est un organisme privé doté de la personnalité morale.

Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français a choisi de traiter séparément les droits invocables et les titulaires de droits pouvant former opposition : le nouvel article L. 712-4 s’attache ainsi aux premiers tandis que le nouvel article L. 712-4-1 traite des seconds. Ce changement de forme est accompagné d’un changement de fond. Les droits invocables sont étendus, ce qui a des répercussions sur les titulaires pouvant agir. A cet égard, il en résulte que :

• L’existence d’une marque de renommée antérieure c’est-à-dire d’une marque dont la notoriété a un rayonnement international, est invocable dans une procédure d’opposition ;
• Toute personne morale peut invoquer l’existence d’une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
• Toute personne morale de droit public peut faire état d’une atteinte au nom, à l’image ou la renommée d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public ;
• L’existence d’une marque protégée dans un Etat membre de la Convention de Paris est invocable dans une procédure d’opposition.

Par ailleurs, des modifications ont été apportées concernant les droits qui étaient déjà invocables auparavant. Les indications géographiques homologuées ou enregistrées sont invocables, mais il n’est plus question de l’atteinte à leur nom, à leur image ou à leur réputation. Le changement est le bienvenu puisque qu’une indication géographique est une dénomination servant à désigner un produit spécifique. Cette dernière peut difficilement prétendre avoir un nom, une image et encore moins une réputation. Seuls l’entité ou le territoire auxquels cette dénomination est rattachée peuvent y prétendre. Ladite formule est donc réservée aux atteintes portées à une collectivité territoriale, à une institution, à une autorité ou bien à un organisme de droit public.

A cet égard, le projet d’ordonnance permet également à toute personne exerçant ses droits sur une indication géographique homologuée ou enregistrée de former une opposition. En l’absence de précision, il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale, telles que les collectivités territoriales, si leur nom est utilisé.

En revanche, les appellations d’origine ne sont plus mentionnées dans la nouvelle rédaction de l’article L. 712-4. Ce terme regroupe aujourd’hui plusieurs sous-catégories. Il est donc probable que les appellations d’origine seront incluses dans les indications géographiques, puisque le but recherché dans les deux cas est d’offrir un gage de qualité et la reconnaissance d’un lieu de production particulier ou d’un savoir-faire propre à une région.

En outre, l’opposition à une demande d’enregistrement peut désormais être formée par le titulaire d’une marque déposée, sans son autorisation, au nom de son agent ou de son représentant. Ce dernier ajout prend ainsi en compte cette pratique afin de protéger les intérêts du titulaire de la marque. Jusqu’à présent, l’article R 712-13 prévoyait la possibilité pour un titulaire d’agir par l’intermédiaire d’un représentant, mais n’envisageait pas que ce dernier puisse agir sans autorisation. Le Code de la propriété intellectuelle ne donnait d’ailleurs aucunes lignes directrices dans un tel cas.

Pour finir, il convient de préciser que, désormais, plusieurs de ces droits seront invocables en même temps dans une seule procédure d’opposition, dès lors qu’ils appartiennent à un titulaire unique ou que les différents titulaires aient désigné un mandataire commun (Article R. 712-13 nouveau), et que les produits et / ou services des marques sont identiques au moins pour partie à ceux de la marque contestée.

À suivre…

La République Tchèque a récemment modifié sa législation relative au droit des marques afin de transposer la directive de l’UE du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) et d’intégrer ses dispositions dans son propre système législatif. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

Diverses modifications ont été ainsi apportées à la loi tchèque, dont les principales sont les suivantes.

L’exigence de représentation graphique de la marque a été supprimée et il est à présent possible d’enregistrer une marque à condition que celle-ci puisse être représentée par tout moyen technologique existant tels que des fichiers MP3 par exemple. Ainsi, outre l’enregistrement de marques verbales, semi-figuratives ou figuratives, il est dorénavant possible de procéder à l’enregistrement d’une marque sonore, d’une marque de position, d’une marque de forme, d’une marque de couleur, d’une marque de mouvement, ou encore d’une marque hologramme par exemple.

De surcroît, il n’est plus possible d’enregistrer une marque pour des produits et services dont l’intitulé est trop large par exemple en reprenant un intitulé de la classification de Nice ou un terme trop général.

En outre, l’Office tchèque des marques effectuait jusqu’à maintenant une recherche parmi les marques antérieures enregistrées pour des produits ou services identiques. A présent, ce n’est plus le cas et il appartient au titulaire de droits de marques antérieurs de mettre en place une surveillance de leurs marques et de former opposition dans le délai imparti.

Par ailleurs, des modifications relatives à la procédure d’opposition ont également été introduites. La possibilité de requérir de la part de l’opposant des preuves d’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition a été mise en place pour les marques qui sont enregistrées depuis plus de 5 ans. Le déposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de l’opposition afin de pouvoir faire une telle demande et les preuves doivent être déposées par l’opposant dans un délai de 4 mois à compter de la demande de preuves d’usage.

Enfin, des changements relatifs à la thématique de la contrefaçon ont également été introduits grâce à cette réforme, ceci afin de permettre une meilleure protection contre la contrefaçon. Par exemple, le titulaire de droits de marques antérieurs peut empêcher l’importation sur le territoire tchèque de produits dont les caractéristiques principales ressemblent à ses marques antérieures, avant que ces produits ne soient mis en libre pratique en République Tchèque.

Le droit des marques au sein de l’Union européenne s’uniformise de plus en plus. Il reste toutefois des spécificités dont il faut tenir compte. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des marques dans l’Union européenne et peut vous trouver des solutions adaptées à vos besoins.

En France, la transposition de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) suit son cours. Le projet d’ordonnance, publié le 15 février dernier, prévoit de nombreuses modifications au Code de la Propriété Intellectuelle. Nous nous intéresserons ici aux motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque, élargis par le projet.

En l’état actuel du droit, l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce trois motifs permettant le refus d’une demande d’enregistrement :

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

1. a) Exclu par l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe I C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ;
2. b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ;
3. c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »

Le paragraphe c) fait ici référence aux armoiries, drapeaux ou emblèmes d’un État de l’Union Européenne, ainsi qu’aux signes contenant une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux, dès lors que les produits désignés n’ont pas réellement cette origine.

Le projet de transposition de la directive 2015/2436 UE apporte des modifications à cet article, bien établi en droit français. Ainsi, si l’atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, la tromperie sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou service, ou bien encore l’utilisation d’emblèmes étatiques resteraient des motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque, le projet d’ordonnance modifie l’article L. 711-3 et y ajoute d’autres motifs de refus.

Les appellations d’origine et indications géographiques

Conformément à l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, une demande d’enregistrement de marque peut être refusée si le signe est, ou bien contient, une indication géographique identifiant faussement l’origine des vins ou des spiritueux.

Ce motif est conservé par le projet d’ordonnance, mais il est reformulé et étendu. Ainsi, le refus d’une demande d’enregistrement pourra désormais se fonder sur les mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties, qui renvoient notamment aux méthodes de production, d’élaboration, d’exploitation et de vieillissement du vin ou bien à sa qualité.

En outre, l’existence antérieure d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique pourra justifier, à elle seule, le refus d’une demande d’enregistrement de marque. L’article L. 711-4 permet déjà d’invoquer une appellation d’origine ou une indication géographique antérieure pour contrer l’enregistrement d’une marque postérieure dans une procédure d’opposition. nouvelle rédaction de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle vient donc renforcer la protection accordée aux appellations d’origine et aux indications géographiques et témoigne ainsi de leur importance économique.

Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées

Le droit français protège les variétés végétales par la délivrance d’un titre : le certificat d’obtention végétale (Article L. 623-4 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cependant, le Code de la Propriété Intellectuelle ne fait aucun lien explicite entre cette protection et l’enregistrement d’une marque. Protéger une marque reproduisant les caractéristiques d’une plante nouvelle n’est donc pas possible.

Désormais, l’existence d’une variété végétale antérieure dûment enregistrée constituerait un motif de refus d’enregistrement d’une marque nouvelle qui reprendrait ses caractéristiques principales ou sa dénomination (article L. 711-3 modifié). Par conséquent, à l’instar des appellations d’origine et des indications géographiques, le dépôt de la marque sera bloqué dès le début de la procédure.

Le déposant de mauvaise foi

La Directive « Paquet Marques » laisse aux États la possibilité de refuser une demande d’enregistrement en raison de la mauvaise foi du déposant. Le gouvernement français a usé de cette possibilité dans son projet d’ordonnances et a introduit ce nouveau motif de refus à l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le texte est clair à cet égard mais, en revanche, laisse la question de l’interprétation de la notion de « mauvaise foi » sans réponse. La définition de cette notion est ainsi laissée à la libre appréciation des représentants de l’INPI. C’est au fur et à mesure des décisions que les contours de cette mauvaise foi seront précisés. Dans le cadre de procédures d’annulation, la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le sens à donner à cette notion. Il en ressort que la mauvaise foi est un élément subjectif, qui est apprécié au moment du dépôt et déterminé par rapport à l’ensemble des faits. Le déposant devra avoir l’intention de faire obstacle à l’utilisation d’une marque antérieure, en méconnaissance des intérêts de son titulaire. Autrement dit, il s’agit de caractériser une intention de nuire. (Cass. Com., 3 Février 2015 n°13-18025)

Afin de caractériser cette mauvaise foi au jour de la demande d’enregistrement, on peut donc supposer que l’intention du déposant d’agir frauduleusement et sa connaissance de l’existence d’un droit antérieur joueront également un rôle. Cependant, il n’est pas possible de limiter la mauvaise foi au cas où le demandeur chercherait à s’approprier la marque d’autrui. La mauvaise foi peut également faire référence aux situations où un déposant souhaite empêcher le dépôt d’autres marques. Le refus d’enregistrement de la marque permet donc également de lutter contre le parasitisme et la concurrence déloyale.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le refus d’enregistrement est prononcé, en France, par un représentant de l’INPI. Ce dernier interprétera la mauvaise foi au cas par cas et en toute indépendance.

En somme, les motifs de refus introduits par les ordonnances du « Paquet Marques » ne sont pas négligeables. Ils étendent la marge de manœuvre accordée à l’INPI dès le début de la procédure d’enregistrement. Ces changements mettent l’accent sur le développement des indications géographiques, des appellations d’origines et des obtentions végétales afin de prendre en compte la réalité économique.

A suivre…

Suite à notre précédente analyse des modifications générées par le projet de transposition en droit français du « Paquet Marques », nous analysons plus particulièrement la suppression de l’exigence de la représentation graphique de la marque.

En effet, l’entrée en vigueur de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) signifie la disparition au niveau européen du critère de représentation graphique, jusqu’alors essentiel à l’enregistrement d’une marque. Il suffit désormais que le signe soit distinctif et qu’il soit représenté « dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à [son] titulaire. » (Article 3). Cette modification est prise en compte par les projets d’ordonnances « Paquet Marques » avec un nouvel article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui ouvrirait la possibilité de l’enregistrement de marques olfactives ou gustatives.

La représentation graphique, frein à la reconnaissance des marques olfactives et gustatives

L’exigence de représentation graphique n’a pas empêché la protection de marques tridimensionnelles ou sonores, mais elle s’est révélée être un obstacle insurmontable à l’enregistrement de  marques olfactives ou gustatives.

Pourtant, les offices d’enregistrement n’étaient pas réfractaires à une telle protection, comme en témoigne un dépôt réussi pour une odeur d’herbe (OHMI, 11 Février 1999, R. 156/1998-2), ou pour une odeur de bière (Unicorn Products, GB 2000234). Si les demandes n’étaient pas toujours couronnées de succès, la possibilité d’une protection avait au moins le mérite d’exister. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) avait cependant mis un terme à cette évolution par son arrêt Sieckman (CJCE, 12 décembre 2002, aff. C- 273/00), en affirmant que « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments. ». Satisfaire l’exigence de représentation graphique nécessitait donc la présence « de figures, de lignes ou de caractères », ce qui était possible pour les marques sonores (graphiques) et tridimensionnelles (figures), mais impossible pour les marques olfactives et gustatives.

Une suppression pour contrer la jurisprudence européenne

En supprimant cette exigence, le nouvel article L. 711-1 opèrerait un changement bienvenu. Les dessins et modèles, les brevets, et le droit d’auteur, étaient insuffisants pour assurer la protection de ces signes olfactifs et gustatifs. Intenter une action en contrefaçon n’était donc pas possible, et seule demeurait l’action en concurrence déloyale. Celle-ci était pourtant trop contraignante.

Désormais, l’article L. 711-1 exigera que le signe soit représenté « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection. ». L’objet de la protection, c’est à dire le signe pour lequel on sollicite un enregistrement en tant que marque, doit donc avant tout être identifiable.

La principale difficulté pour enregistrer une marque olfactive ou gustative consistera donc à trouver un moyen suffisamment intelligible, durable, clair et précis pour traduire l’odeur ou le goût que l’on souhaite protéger. Cette traduction devra permettre de déterminer ce qu’est le signe et la particularité qui le rend reconnaissable. Par exemple, pour une odeur de rose, il faudra pouvoir distinguer l’odeur d’une espèce de rose en particulier et non toutes les odeurs de roses. Le signe correspondra à cette odeur en particulier et sa  représentation devra permettre de l’identifier et de la reconnaître. Le déposant pourra également fournir une formule chimique. On identifiera ainsi l’odeur grâce à cette formule, capable d’être représentée graphiquement. En effet, si les limites du signe ne sont pas clairement déterminées, il sera ensuite impossible de vérifier qu’il remplit bien les autres critères de la marque, notamment celui de la distinctivité.

Ces représentations nouvelles sont désormais possibles à mettre en œuvre grâce à des moyens techniques offrant des garanties suffisantes. Ainsi, une formule chimique, une description, un échantillon, ou la combinaison de ces éléments, peuvent à présent remplir le critère de représentation.

Les répercussions de la suppression de l’exigence de représentation graphique

Supprimer l’exigence de représentation graphique conduit à s’adapter aux nouvelles technologies, aux développements de l’innovation et à la  compétitivité entre entreprises. Néanmoins, l’évolution du droit des marques en la matière ne fait que commencer et soulève de nombreuses questions. Par exemple, l’INPI (comme les autres offices européens) est peu habitué à devoir examiner des formules chimiques ou des échantillons, et il devra s’adapter à ces nouveaux moyens de représentation et à leurs conséquences pratiques. En outre, ces changements auront également un impact pratique sur l’appréciation de la contrefaçon. Par exemple, établir l’existence d’une utilisation frauduleuse d’une odeur pourra se révéler plus ardu que d’établir la fraude pour une marque représentée graphiquement.

Les consommateurs utilisent bien peu leur odorat ou leurs papilles pour identifier une marque. De ce fait, une fois enregistrée, une marque olfactive ou gustative pourrait avoir de grandes chances de se voir frapper de déchéance. Ces marques sont, pour le moment du moins, peu nombreuses et par conséquent les juridictions compétentes devront  probablement attendre longtemps afin de pouvoir apprécier ce qui constitue ou non une représentation claire et précise. La prise en compte de l’existence de ces marques par le droit est bienvenue, mais elle n’entrainera pas nécessairement leur usage répandu.

A suivre…

Le 15 février dernier, le Gouvernement français a rendu public les projets de transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, dites « Paquet Marques », harmonisant et modernisant le droit des marques entre les Etats membres de l’Union Européenne.

Cette réforme, entrée en vigueur le 23 mars 2016, a conduit à l’adoption de deux nouveaux textes législatifs :

• Le Règlement 2015/2424, modifiant les règlements 207/2009/CE et 2868/95/CE, devenu pleinement effectif depuis le 1er octobre 2017.
• La Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, modifiant la Directive 2008/95/CE. Cette dernière doit être transposée au sein des législations nationales dans un délai de trois ans, soit avant le 14 janvier 2019.

Les projets d’ordonnance publiés le 15 février dernier arrivent donc avec un mois de retard. Ils apportent des modifications majeures aux parties législative et réglementaire du Code de la Propriété Intellectuelle. Ils impactent également le Code de l’Organisation Judiciaire et le Code de la Consommation.

Il est donc indispensable de se pencher sur les principales modifications que pourrait subir notre Code de la Propriété Intellectuelle.

Les motifs de refus d’une demande d’enregistrement sont élargis. Ainsi, si les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou encore les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service étaient déjà exclus de l’enregistrement, l’ordonnance y ajoute :

• Les appellations d’origine ;
• Les indications géographiques ;
• Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ;
• Les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.

Ces motifs de refus sont donc désormais expressément inscrits dans le texte modifié de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le projet d’ordonnance, conforme à l’objectif du « Paquet Marques », supprime certaines spécificités nationales, rapprochant ainsi le droit français du droit du l’Union Européen. Ainsi, l’exigence de représentation graphique figurant à l’article L. 711-1 est supprimée. Cette suppression devrait permettre de déposer notamment des fichiers sonores, multimédias, marques en mouvements…, à l’instar de ce qui est possible depuis 2017 auprès de l’EUIPO (Office européen des marques et modèles).

De la même façon, la procédure d’opposition à l’encontre d’une marque française est modifiée et se rapproche de celle qui existe à l’Office européen des Marques (EUIPO).

Les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués dans une opposition sont étendus – Modification de l’article L. 712-4 du CPI. Désormais, une opposition à une demande d’enregistrement pourra être fondée sur :

• Une marque notoirement connue ou une marque de renommée, lorsque la marque contestée est de nature à tirer injustement profit de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice ;
• Une dénomination sociale ou une raison sociale ;
• Une indication géographique ;
• Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public.

Le projet d’ordonnance ajoute que l’opposition pourra être basée sur plusieurs droits appartenant au même titulaire, comme c’est déjà le cas dans les procédures d’oppositions devant l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne.

Le déroulement de la procédure d’opposition est également modifié. Pendant un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition formelle à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’INPI en cas d’atteinte à un des droits antérieurs. Il s’agit d’une déclaration d’opposition à une demande d’enregistrement, constituée avec seulement les informations sur l’identité des parties et de le marque mise en cause, mais sans l’exposé des moyens. Le projet modifie en ce sens les articles L. 712-4 et R. 712-14 du Code de la Propriété Intellectuelle : en plus du délai habituel d’opposition formelle, l’opposant dispose d’un mois supplémentaire pour fournir l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition, ainsi que certaines preuves.

La décision sera alors rendue après une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, mettant en œuvre un débat entre l’opposant et le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.

Le régime de protection des marques de certification et des marques collectives est modifié – Modification des articles L. 715-1 et suivants. Le projet d’ordonnance créé en effet de nouveaux articles portant sur le régime de ces deux types de marques.

Le contentieux en matière de nullité ou de déchéance de marques est précisé. Les articles L. 716-1 à L. 716-5 sont créés, modifiés, renumérotés, et l’ordonnance propose ainsi de nombreux changements :

• L’action en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure peut être rejetée si, sur requête du titulaire de la marque postérieure, il ne peut rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période de 5 ans précédant la demande.Il sera donc désormais possible de se défendre, lors d’une action en nullité à l’encontre de sa marque, en s’appuyant sur le manque d’usage sérieux de la marque antérieure.

• Les actions en nullité deviennent imprescriptibles (Article L. 716-2-6) à l’exception de celles fondées sur une marque notoirement connue au sens de la Convention d’Union de Paris (article 6 bis) qui se prescrivent par 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée, et à l’exception de la tolérance de la marque postérieure par le titulaire des droits antérieurs pendant une période d’au moins 5 ans. Cette disposition sera inscrite à l’article L. 716-2-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

• Précision du point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon. Selon le nouvel article L. 716-4-2. Il s’agit de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

A ces dispositions, on peut ajouter que la modification de l’article L. 714-5 précise le point de départ du délai de déchéance pour non-usage. Si l’on savait que le défaut d’usage d’une marque devait durer sur une période ininterrompue de 5 ans pour être un motif de déchéance, le point de départ de cette période était parfois obscur du fait d’une jurisprudence fluctuante. Le projet pose ainsi explicitement le principe selon lequel le délai court au plus tôt à partir de la date de publication de l’enregistrement de la marque.

La procédure d’action en nullité ou en déchéance de marque est simplifiée, grâce à l’instauration d’une procédure administrative devant l’INPI. L’ancien article L. 713-6 devient l’article L. 716-5. Ainsi, les actions en déchéance et les actions en nullité formées à titre principal (dès lors que l’action en nullité est fondées sur des motifs de nullité absolue ou certains motifs de nullité relative) relèveront désormais de la compétence exclusive de l’INPI, sous réserve qu’un contentieux judiciaire ne soit pas déjà en cours entre les parties. Le cas échant, le juge restera exclusivement compétent. De la même façon, les autres actions civiles et autres demandes relatives aux marques, comme les actions en nullité et les actions en déchéance de marque formées à titre reconventionnel, relèveront toujours de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance.

Cette nouvelle procédure auprès de l’INPI devrait entrer en vigueur au premier trimestre 2020.

Enfin, le dernier point notable du projet d’ordonnance est la modification de la date de renouvellement d’une marque française, inscrite à l’article R. 712-24 modifié. En principe, une marque peut être renouvelée jusqu’au dernier jour du mois d’expiration et dans un délai de grâce additionnel de six mois. Le projet d’ordonnance prévoit que la demande de renouvellement peut être faite, au plus tôt, un an avant l’expiration de la marque, et au plus tard dans un délai additionnel de six mois à compter du lendemain de la date d’expiration – moyennant évidemment le paiement d’un supplément de redevance.

Conclusion

Il s’agit très probablement de la plus grande réforme de notre droit national des marques depuis la loi du 4 janvier 1991 qui transposait la Directive de 1988. Si ce projet n’est pas encore validé, il est néanmoins soumis à la consultation publique. Les différentes associations spécialisées en PI concernées par cette consultation avaient jusqu’au 20 mars 2019 pour proposer des modifications. Le projet de transposition du « Paquet Marques » devrait ensuite être adopté sous 3 mois.

Dans un arrêt du 10 juillet 2018 (n° 16-23694), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du parasitisme ainsi que l’utilisation de la notion de juste motif au regard de l’usage d’une marque renommée, ceci, dans le cadre de l’emploi contesté du nom de famille Taittinger. L’affaire oppose d’une part l’un des membres de la famille Taittinger et la société Taittinger CCVC ayant procédé au rachat des parts de la société familiale. En effet, la famille Taittinger a procédé à la cession de l’ensemble des parts de cette société, propriétaire d’une marque de champagne éponyme. L’une des clauses du contrat de cession était une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur qui stipulait que les membres de cette famille s’engageaient à ne pas faire usage de la marque « TAITTINGER » pour désigner des produits qui entreraient en concurrence avec l’activité cédée, à savoir la commercialisation de champagne. Plus tard, l’une des membres de la famille Taittinger a procédé au dépôt de la marque « Virginie T » pour désigner divers produits et notamment du champagne. Afin de promouvoir son activité, la déposante a réservé le nom de domaine <virginie-t.com> mas également plusieurs noms reproduisant son nom de famille en entier, et notamment : <virginie-taittinger.com> et <virginie-taittinger-champagne.com>. Ces derniers redirigent vers le site internet rattaché au nom de domaine <virginie-t.com>, où apparaît d’ailleurs le nom Taittinger à diverses reprises. En conséquence de ce qui précède, la société Taittinger CCVC invoque l’utilisation du signe Taittinger afin de promouvoir et vendre le champagne dénommé « Virginie T » mais également la « mise en œuvre d’une communication systématiquement axée sur le nom de famille » Taittinger et assigne la titulaire de la marque « Virginie T » sur la base de la violation du contrat de cession des titres, de l’atteinte à la marque renommée « TAITTINGER » et du parasitisme.

La clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur

Si ce point ne constitue pas le cœur de l’arrêt, il permet néanmoins d’apporter des précisions sur la portée d’un mandat dans le cadre de la cession de titres. En effet, et en l’espèce, la titulaire de la marque « Virginie T » avait mandaté son père, avec faculté de substitution, qu’il avait d’ailleurs exercée, pour procéder à la cession de ses parts au profit de la société Taittinger CCVC. A cet égard, la Cour d’appel avait condamné Madame Taittinger pour avoir enfreint la clause constituant une garantie d’éviction du fait personnel du vendeur. Or la Cour de cassation rappelle que le mandat embrasse uniquement les actes d’administration, le mandataire ne pouvant rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Ainsi, si le mandat de vente autorisait le mandataire « à souscrire à tout engagement ou garantie », cela n’emportait pas le pouvoir de consentir une interdiction ou une limitation de l’usage par le mandant de son nom de famille dans la mesure où ceci constitue un acte de disposition.

La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. L’atteinte à la marque renommée « Taittinger » L’un des deux apports principaux de l’arrêt du 10 juillet 2018 se trouve dans l’appréciation de la notion de juste motif vis-à-vis de l’usage d’une marque renommée. En effet, la société Taittinger CCVC avait invoqué l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». Si la renommée de la marque « TAITTINGER » n’est pas contestée, Virginie Taittinger réplique toutefois en invoquant l’exception de juste motif issu de l’article 5, 2° de la directive européenne 89/104/CEE du 21 décembre 1999 et à la lumière duquel le juge national se doit d’interpréter le texte français. En conséquence de quoi la Cour d’appel avait relevé que le consommateur était conduit à établir un lien entre la marque cédée et invoquée et la promotion faite des produits de Virginie Taittinger. Toutefois, la Cour d’appel n’avait pas condamné cette dernière dans la mesure où, en rappelant son origine familiale, celle-ci ne tirait pas indument profit de la renommée de la marque « TAITTINGER », ni ne portait préjudice à sa valeur distinctive. La cour avait alors ajouté que son nom suffisait à identifier son parcours professionnel ou son expérience passée, même agrémentés de photographies. Dans son arrêt du 10 juillet 2018, la Cour de cassation censure la Cour d’appel sur ce point. En effet, la cour souligne que l’application de l’article L713-5, à la lumière de la directive européenne, doit se faire en deux temps. Ainsi, le titulaire de la marque renommée doit tout d’abord démontrer qu’il a été indûment tiré profit de la renommée de la marque, puis il appartient au tiers de démontrer que l’usage de cette marque renommée, ou d’un signe similaire, a un juste motif. En conséquence, la Cour d’appel n’avait pas à apprécier le profit indûment tiré de la renommée de la marque par rapport à l’existence éventuelle d’un juste motif mais aurait dû apprécier cette dernière une fois l’atteinte caractérisée. La nouveauté apportée par cet arrêt réside donc dans le fait, pour la Cour de cassation, d’indiquer que l’exception de juste motif n’est pas un élément de l’atteinte portée à la marque relevée, mais un fait exonératoire qui s’applique une fois l’atteinte caractérisée. Aucune précision n’est cependant donnée quant à une éventuelle définition ou application de la notion de juste motif. Or l’homonymie entre une marque renommée et le patronyme du tiers en faisant usage aurait pu être l’occasion pour Cour de cassation d’utiliser cette notion et, par conséquent, de la préciser. Le parasitisme  L’appréciation du parasitisme qui est faite par la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 juillet 2018 constitue le deuxième apport de celui-ci. A cet égard, et comme le rappelle la Cour de cassation, le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour d’appel avait ainsi également rejeté les prétentions de la société Taittinger CCVC sur la base du parasitisme. En effet, et selon les juges, la société n’avait pas démontré en quoi l’adoption d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls leurs efforts et investissements, notamment promotionnels, nécessaires à la caractérisation d’un acte de parasitisme. Ici encore, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, et selon les juges de cassation, cette dernière aurait dû prendre en considération le prestige et la notoriété acquise, et non contestés, de la dénomination sociale et du nom commercial de la société pour étudier la caractérisation, ou non, d’un acte de parasitisme dans l’espèce présentée.

Ainsi, cette décision s’inscrit non seulement parmi les affaires traitant de l’homonymie entre une marque renommée et un nom patronymique, mais permet également de mieux appréhender l’utilisation de la notion de motif légitime dans le contexte de l’atteinte à une marque renommée ainsi que le critère de la notoriété dans le cadre de la caractérisation d’un acte de parasitisme. Le fait de tirer profit de la renommée d’une marque n’implique donc pas nécessairement la caractérisation de l’atteinte à une marque renommée, mais ce fait peut être déterminant au regard de la caractérisation d’un acte de parasitisme pour lequel il n’existe pas d’exception pour juste motif.

Le 14 novembre 2018, le projet d’accord porté par Theresa May a été approuvé par son Gouvernement, après une délibération de plus de 5 heures en conseil des ministres. Un pas a donc été franchi vers la pérennisation d’un retrait en douceur de l’Union européenne. Mais deux étapes importantes restent à franchir pour le projet May : l’accord des 27 pays membres et, surtout, la ratification du Parlement britannique.

Si l’accord de retrait, en l’état, parvient à surmonter ces deux obstacles, quel sera son impact sur les droits des marques ?

Du côté des droits de propriété intellectuelle, peu d’inquiétude : les directives européennes concernant le droit d’auteur ont déjà été transposées en droit britannique. Aucun changement dans le niveau de protection n’est donc à craindre ici.

En revanche, pour les droits de propriété industrielle, l’accord du Gouvernement May se veut être un accord de maintien de la situation juridique acquise dans le cadre de l’Union européenne (UE). Dès lors, la transition en droit britannique de la protection sera assurée par plusieurs mesures.

• Les marques et modèles de l’UE enregistrés avant le 31 décembre 2020 (date de la cessation de l’application des traités européens au Royaume-Uni) seront automatiquement, sans réexamen ni coûts supplémentaires, convertis en droit de marque et de modèle britannique.
• Si une marque ou un modèle de l’UE est déclaré nul ou invalide après une procédure engagée avant le 31 décembre 2020, le droit britannique correspondant le deviendra également.
• Les titulaires des marques et modèles déposés devant l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) dont la demande est encore pendante à la date de sortie du Royaume-Uni disposeront de 9 mois à partir de cette sortie pour déposer une demande nationale de protection par le Royaume-Uni.
• La demande nationale britannique bénéficiera des mêmes dates de dépôt et de priorité que celle déposée devant l’EUIPO.
• En outre, il est précisé qu’un droit de propriété industrielle épuisé à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni au 31 décembre 2020 le demeurera pour les deux.
• En revanche, le titulaire d’une marque européenne ne verra pas sa marque britannique déchue suite à un défaut d’usage sérieux de sa marque européenne au Royaume-Uni avant l’expiration de la période de transition.

La grande nouveauté de l’accord approuvé par le Gouvernement britannique réside ainsi dans une précision procédurale. La question jusqu’ici laissée en suspens par le projet d’accord était celle des démarches nécessaires à l’octroi de la protection britannique. Désormais, le texte prévoit la mise en place d’une coopération entre les autorités nationales et européennes compétentes. Dès lors, l’ensemble des informations nécessaires au renouvellement de la protection, détenu par l’EUIPO, devra être transmis aux autorités britanniques, sans que le titulaire des droits européens n’ait besoin d’effectuer une démarche administrative ou de payer une nouvelle taxe.

Cette précision est heureuse. En effet, ces différentes mesures permettraient aux titulaires de droits de propriété industrielle dans l’UE de sauvegarder leur entier périmètre de protection territorial, via le maintien d’un niveau équivalent de protection en droit britannique. Pourtant, si le Brexit venait à se réaliser sans accord de retrait, ces mesures de transition tomberaient. Or, à l’heure actuelle, un tel risque ne peut être écarté. C’est pourquoi, toute décision sur la stratégie des marques dans l’UE doit être consciencieusement étudiée en amont. Dreyfus & Associés, expert en droit des marques, pourra utilement vous accompagner pour ce type de décisions.

Après le vote de la population britannique en faveur d’une sortie de l’Union Européenne le 23 juin 2016, les autorités britanniques ont communiqué à plusieurs reprises sur les conséquences du Brexit en matière de droit des marques. A l’approche de la date officielle de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 29 mars 2019, il est de plus en plus probable qu’un Brexit sans accord (hard Brexit) se réalise. Il faut donc parer à cette éventualité afin d’éviter toute déconvenue le jour venu.

Cet été, le Parlement britannique a déclaré que les marques de l’Union européenne seraient automatiquement dupliquées en marques nationales au Royaume-Uni sans taxe supplémentaire, après le Brexit.

La dernière communication en date sur le sujet émane du Département des Affaires, de l’Energie et des Stratégies industrielle, le 24 septembre dernier. Celui-ci a publié une note d’orientation dans l’éventualité d’un Brexit sans accord confirmant les déclarations du Parlement britannique sur la duplication automatique des marques de l’Union européenne en marques nationales au Royaume-Uni, sans taxe supplémentaire, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il a aussi annoncé que les demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne en instance au jour du Brexit bénéficieraient d’une période de 9 mois durant laquelle une demande de marque nationale au Royaume-Uni reprenant les caractéristiques de la marque de l’Union européenne serait possible.

Il faut cependant garder à l’esprit que rien n’est encore définitivement fixé et que la probabilité qu’un Brexit sans accord se réalise est assez importante. Nous maintenons donc notre conseil. Ainsi, afin de prévenir tout incident, nous vous recommandons vivement de déposer une marque nationale au Royaume-Uni simultanément à toute demande de marque de l’Union européenne ou de marque internationale visant l’Union européenne. En outre, pour les marques européennes les plus importantes, il peut être utile de déposer une marque nationale au Royaume-Uni. Enfin, nous vous recommandons également pour tout dépôt de marque nationale au Royaume-Uni de déposer une demande de marque de l’Union Européenne en parallèle afin de pouvoir conserver la possibilité de former opposition contre une marque de l’Union européenne après le Brexit.

En cas de Brexit avec accord, les demandes de marques et marques de l’Union Européenne ou marques internationales visant l’Union européenne seraient protégées au Royaume-Uni, ce qui pourrait causer des doublons. Il conviendra d’affiner la stratégie dans une telle hypothèse.

Affaire à suivre !

Dans un arrêt du 5 avril 2018 (n°16-19655), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public précisément dans les conflits entre marque et dénomination sociale.

L’affaire oppose d’une part les sociétés Capstone System Industry et Capstone Properties et d’autre part la société Capstone ayant chacune une activité dans le domaine de l’immobilier. Cette dernière a déposé les marques semi-figuratives « Capstone » et « Capstone l’immobilier neuf » qui ont fait l’objet d’actions en annulation par les deux sociétés précitées au motif que ces marques portent atteinte à leur dénomination sociale antérieure. Ces dernières se fondent sur l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté à titre de marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment une dénomination sociale.

Si la Cour de justice, dans l’affaire des couteaux Laguiole du 5 avril 2017, avait déjà apporté des précisions sur le conflit entre dénomination sociale antérieure et marque, les deux juridictions ne regardent pas le problème sous le même angle et ces décisions apparaissent alors comme complémentaires. D’une part, la Cour de justice rappelle que l’appréciation du risque de confusion doit prendre en compte l’activité réelle de la société qui agit sur la base d’une dénomination sociale antérieure et non celle désignée dans les statuts. Une position qui avait déjà été adoptée par les juridictions françaises et notamment dans l’arrêt Cœur de Princesse du 10 juillet 2012 où la Cour de cassation avait énoncé que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ». D’autre part l’arrêt de la Cour de cassation de 2018 est l’occasion de se placer du côté de la marque pour apporter des précisions au sujet de l’appréciation du risque de confusion. Dans le cadre d’un tel conflit, seuls les produits et services visés dans le dépôt de marque doivent être pris en considération. A contrario, l’activité effective de la marque n’aura pas d’impact sur l’issue du litige. Ainsi, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de s’être fondés sur l’activité effectivement exercée par le titulaire et sur les conditions d’exploitation des marques.

Par ailleurs, ce nouvel arrêt de la Cour de cassation permet de rappeler que l’évaluation du risque de confusion doit s’apprécier de façon globale, sur une impression d’ensemble produite par les dénominations sociales antérieures invoquées et la marque. En l’espèce, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de ne pas avoir caractérisé les raisons pour laquelle ils ont écarté le terme « Capstone » dans l’appréciation du risque de confusion.

Enfin, l’arrêt énonce que les éléments étrangers aux signes antérieurs invoqués, notamment les logos ne doivent pas être pris en considération.  En effet, les juges de cassation font grief aux juges d’appel de s’être fondés sur la différence apparente entre la charte graphique et calligraphique de la marque semi-figurative « Capstone L’immobilier neuf » et le logo de la société Capstone Properties.

En prenant en considération le logo choisi par la société ayant pour dénomination sociale « Capstone Properties », la cour d’appel s’est fondée sur un élément étranger aux signes antérieurs invoqués or elle aurait dû se limiter à la dénomination sociale au sens strict, c’est-à-dire à l’élément verbal.

Ainsi, cette décision est riche d’enseignements en ce qu’elle permet d’appréhender l’appréciation des juges lorsqu’une dénomination sociale est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque.

La Cour de justice et la Cour de cassation ont antérieurement adopté une attitude pragmatique et pratique dans l’appréciation du risque de confusion lorsque l’on se place du point de vue de la dénomination sociale en retenant l’activité effective de l’entreprise. Cet arrêt de la Cour de cassation semble au contraire rester sur une appréciation plus théorique en ce qui concerne la marque. La Cour ne retient en effet que les produits et services indiqués dans le dépôt de marque pour caractériser l’activité du titulaire de la marque. Au sujet de la marque, l’activité réelle sera alors laissée, on le comprend, à l’action en concurrence déloyale. Il s’agit donc de porter une attention particulière à l’action que l’on engage et aux bons fondements à invoquer.

Si le projet d’accord de transition pour la sortie du Royaume-Uni (« European Commission Draft Withdrawal Agreement ») se voulait rassurant en développant des compromis avantageux, tel que la transformation des titres de propriété intellectuelle de l’Union européenne en titre du Royaume-Uni, encore faut-il que cet accord soit signé et ratifié. Et nous n’en avons pas fini avec les questionnements liés au Brexit et à l’avenir, en Grande Bretagne, des droits de marque enregistrés dans l’Union européenne. Il semble même qu’à ce jour, à moins de huit mois du départ de la Grande-Bretagne, les chances de parvenir à un accord s’éloignent de plus en plus et les négociations tendent vers un éventuel échec.

Si la Commission travaille toujours à un accord, elle a cependant appelé les Etats, dans une communication de juillet, à se préparer à toutes les issues et notamment à un « no deal ». Ce qui a de quoi effrayer les Etats qui espéraient, sur de nombreux points et notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle, voir assurée une transition. Et cette hypothèse ne va qu’en se précisant. Le 9 août 2018, Jeremy Hunt, ministre britannique des affaires étrangères, a déclaré à Helsinkin lors d’une conférence de presse « Tout le monde doit se préparer à l’éventualité d’un Brexit chaotique sans accord » ; ce qui bien entendu n’est souhaitable pour personne.

La question reste donc ouverte sur le sort des droits de marque de l’Union européenne enregistrés avant la sortie du Royaume-Uni. Le UKIPO (Office de la propriété intellectuelle du Royaume Uni) confirme sa position favorable au sujet des droits de marque enregistrés dans l’Union européenne et leur conversion en droit nationaux. Cette position devait être formalisée dans l’accord de retrait. Si aucun accord ne vient à être signé, des moyens seront probablement trouvés pour assurer une transition des droits, mais elle sera certainement plus laborieuse à établir que si l’hypothèse était formalisée dans un accord.

Dans un tel contexte et face à ces incertitudes, il est essentiel de prendre toute mesure nécessaire à une sécurisation de vos droits de propriété intellectuelle. A cet effet, notre conseil reste constant pour le moment et se maintient en faveur d’un enregistrement simultané d’une marque nationale au Royaume Uni pour tout enregistrement de nouveau droit de marque de l’Union européenne ou marque internationale visant l’Union européenne.

En France, et bien que cela puisse paraître surprenant pour des observateurs étrangers, des conditions bien spécifiques doivent être remplies au moment de déposer une demande de renouvellement de marque française auprès de l’INPI. Ainsi, un des éléments primordiaux requis est la confirmation que le titulaire inscrit au Registre national des marques est bien la même entité que celle qui apparaît dans la demande de renouvellement de la marque française. À défaut d’identité entre le titulaire inscrit et le demandeur de renouvellement de la marque, les conséquences peuvent être très lourdes.

La société C BECAUSE TV en a fait l’amère expérience et, n’eut été l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 28 novembre 2017, les répercussions économiques de ce défaut d’identité auraient pu s’avérer sévères pour cette société. Les faits de l’espèce sont les suivants : la société C BECAUSE TV a acquis, par un acte de cession en date du 22 février 2016, deux marques françaises parmi lesquelles la marque ‘CULTURE PUB’ dont la protection arrivait à expiration le 10 juin 2016.

La société C BECAUSE TV n’a procédé auprès de l’INPI à la demande d’inscription en accéléré sur le Registre national des marques de la cession que le 16 septembre 2016. Puis, le 20 septembre 2016, elle a déposé une demande de renouvellement de la marque ‘CULTURE PUB’ dans le délai de grâce de six mois imparti, au nom de la société C BECAUSE TV, nouveau propriétaire de facto de la marque. Or, la demande d’inscription en accéléré déposée le 16 septembre 2016 n’avait pas encore abouti à la modification de l’état des inscriptions au Registre national des marques. Ainsi, la société C BECAUSE TV, au jour de la demande de renouvellement de la marque française ‘CULTURE PUB’, n’était pas le titulaire inscrit au registre français des marques.

En conséquence, le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable la demande de renouvellement de la marque ‘CULTURE PUB’. Toutefois, l’INPI accusant un certain retard, cette décision de refus n’a été notifiée à la société C BECAUSE TV que le 13 février 2017. Cette dernière se trouvait alors dans une situation très problématique, étant dans l’incapacité de présenter des observations de manière effective en réponse à la décision d’irrecevabilité dans la mesure où le délai de grâce pour procéder au renouvellement de la marque était désormais échu.

C’est dans ce contexte qu’intervient la décision de la Cour d’appel de Paris en date du 28 novembre 2017. La Cour va ici venir réaffirmer que l’irrecevabilité d’une demande ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations. En conséquence, et considération faite également de la gravité des répercussions économiques susceptibles de résulter du non-renouvellement de la marque ‘CULTURE PUB’, la Cour annule la décision d’irrecevabilité du renouvellement de l’INPI.

Cette affaire met donc en lumière la grande importance de l’état des inscriptions au Registre national des marques au moment d’une demande de renouvellement. L’extrême rigueur concernant l’état de ces inscriptions n’étant contrebalancée en l’espèce que par la protection des droits de la défense, notamment le droit pour le déposant d’être mis en mesure de présenter des observations de manière effective.

Contributor: Nathalie Dreyfus, Dreyfus & Associés

Selon l’article L.713-3 du Code français de la propriété intellectuelle, pour retenir qu’un signe imite une marque antérieure, il est nécessaire qu’il existe une similarité entre les signes en cause et que les produits ou services soient identiques ou similaires. Egalement, il doit en résulter un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.

Le risque de confusion entre les signes s’apprécie globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. L’appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence s’effectue traditionnellement entre les signes tels qu’ils ont été déposés, indépendamment de l’exploitation qui en est faite.  Dans un arrêt du 8 février 2018, la Cour d’appel de Douai a pris en considération, au-delà des ressemblances visuelles et phonétiques, la signification propre des signes pour apprécier l’absence de risque de confusion entre les deux marques en cause (CA Douai, 1e chbre, section 2, 8 février 2018, n°17/04715).

Dans cette affaire, la société Décathlon avait formé opposition à l’enregistrement de la marque verbale Résathlon le 27 novembre 2016, sur la base de sa marque antérieure communautaire Décathlon du 28 avril 2004. Ces deux marques désignaient en effet des services identiques tels que publicité, activités sportives ou conception de logiciels. L’opposition ayant été rejetée par le Directeur général de l’INPI, Décathlon avait alors formé un recours devant la Cour d’appel de Douai. Cette décision a été confirmée par l’arrêt de la Cour.
En effet, la Cour a considéré que « le terme Décathlon est un nom propre désignant une épreuve masculine d’athlétisme comprenant dix spécialités différentes et donc une activité sportive au sens propre, le terme ‘Résathlon’ est le fruit d’une invention. Il est construit à partir du terme ‘resa’ renvoyant au concept de réservation et du suffixe ‘athlon’ renvoyant aux activités sportives. Ce faisant, il acquiert une signification différente de celle de la marque Décathlon ».

Des solutions similaires ont été adoptées dans de nombreuses décisions. Il n’a par exemple pas été retenu de risque de confusion entre la marque antérieure Cultura et la marque Culturapy, la Cour ayant considéré que le signe contesté constituait un « néologisme arbitraire évoquant la notion de joie ou de thérapie par la culture » (CA Bordeaux, 1^ère chbre, 18 janvier 2016, n° 15/00352). De même, dans un arrêt Cicaderma c/Cicareva, la Cour a conclu en une absence de risque de confusion dû aux fortes différences conceptuelles entre les marques : la marque antérieure faisait directement référence aux crèmes cicatrisantes pour la peau, alors que la marque contestée était un terme de fantaisie (CA Lyon, 1^ère chbre, 25 juillet 2013, n°13/01142). Enfin, dans un arrêt Angulus c/Angel’us, étant donné que la marque antérieure était un mot latin qui signifie angle, alors que le signe contesté était constitué de l’association des mots Angel (« ange » en français) et de l’acronyme des Etats-Unis (US), la Cour a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques en cause du fait d’une absence de similitude conceptuelle, et ce, malgré des ressemblances visuelles et phonétiques évidentes (CA Aix en Provence, 2^e chbre, 25 juin 2015, n°14/14876).

Ainsi, il convient de retenir que le risque de confusion entre deux signes ayant de fortes similitudes visuelles et phonétiques doit être écarté si leur signification est différente, la jurisprudence étant constante en ce sens.

Face à la lourdeur des procédures administratives et les nombreux courriers reçus, les entreprises font face à une très préoccupante forme d’escroquerie. Celle-ci prend la forme de factures frauduleuses émanant d’entreprises se faisant passer pour des organismes officiels domiciliées à l’étranger afin de percevoir des paiements pour des services relatifs aux marques.

Les factures frauduleuses

Si en toute logique, les entreprises sont précautionneuses sur leurs comptabilités et le règlement de leurs factures, des organismes fantomatiques réclament des paiements, prétendant avoir servi d’intermédiaires pour un dépôt de marque. Cette pratique est finalement simplissime pour ces escrocs puisque lors du dépôt d’une marque nationale ou européenne, la marque sera publiée dans un bulletin officiel tel que le BOPI. Dès lors, les malfaiteurs n’ont alors qu’à se procurer dans ce bulletin les coordonnées des déposants, photocopier l’avis de publication puis leur adresser une facture qu’ils régleront pensant qu’il s’agit des frais subséquents à leurs dépôts de marque.

Les coupables

De nombreux acteurs actifs en matière d’escroquerie sont aujourd’hui identifiés ce qui peut permettre d’éviter de tomber dans le piège de telles manœuvres frauduleuses. Les coupables sont notamment connus sont le nom de Globus Edition SL, Global Edition, Edition the Marks ou Trademark Publisher avec lesquels les offices de marques notamment l’INPI ne présentent aucun lien. D’ailleurs, les prestations proposées par ces derniers n’ont aucun caractère officiel et par suite, sont dénuées de tout effet juridique.

Une jurisprudence favorable aux entreprises

Face à ces pratiques frauduleuses, une jurisprudence s’est progressivement dessinée en faveur des entreprises. Déjà  en 2000, les juges français condamnaient deux escrocs autrichiens attaqués par l’INPI. En 2017, la Cour d’Appel de Svea, en Suède faisant suite à un jugement rendu par le Tribunal de District d’Uppsala condamnait à son tour, vingt personnes. Cette condamnation fait suite à l’envoi entre 2011 et 2014 de fausses factures par ce qui semblait être l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO) à des centaines de destinataires de différents états suite à leurs demandes d’enregistrement d’une marque communautaire auprès de l’OHMI. Suite à la réception de ces factures, les services financiers des entreprises victimes ne remarquaient pas la fraude et payaient la somme estimant qu’il s’agissait de factures officielles. Au regard des faits, les juges ont estimé que « ces courriers étaient conçus pour induire les destinataires en erreur en leur faisant payer quelque chose qui n’avait aucune valeur » , expliquant leurs condamnations pour délits de fraude. Toutefois, les entreprises se doivent d’être extrêmement vigilantes au risque que leurs escrocs ne soient pas condamnés devant les tribunaux par manque de preuve évidente que les payeurs étaient effectivement induits en erreur. En effet, certains fraudeurs ont pu échapper à de lourdes condamnations puisque dans certaines hypothèses, la preuve que les entreprises ont été effectivement induites en erreur n’était pas rapportée.

Les recommandations

Face à ce phénomène, l’EUIPO met à sa diposition un outil pour identifier les fraudeurs via sa page « fausses factures ». De plus, il est fortement recommandé d’informer les collaborateurs et de mettre en place des procédures d’approbation internes correctes avant de procéder à tout paiement. En effet, ces fraudes sont facilitées puisqu’en interne, les services procédant aux paiements ne sont pas ceux qui connaissent la marque. La sensibilisation sur la fraude est essentielle, car au-delà des marques, les brevets, et les noms de domaine sont aussi victimes de ces escroqueries. Par précaution, les entreprises doivent avoir conscience que par exemple, seul l’INPI intervient en matière de brevet. Dès lors, toute facture émanant d’une autre entité doit éveiller des soupçons.
Face à ces soupçons, l’OMPI, l’EUIPO, l’ensemble des offices nationaux et les conseils se tiennent à la disposition des entreprises afin de les conseiller sur la meilleure façon d’échapper aux manœuvres frauduleuses.

Face aux tentatives de fraudes indénombrables touchant les entreprises, celles-ci se doivent d’être très vigilentes sur leurs droits de propriété intellectuelle et l’ensemble des élèments y afférant tels que leurs facturations. Résolument déterminé à vous apporter tout le conseil nécessaire en matière de marques et vous éviter tous préjudices relatifs à ces dernières, le cabinet Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation.

Deux marques tridimensionnelles portant sur la silhouette du fameux taxi londonien invalidées pour défaut de distinctivité.

La silhouette d’un produit enregistré à titre de marque : quels enjeux ?  

La marque tridimensionnelle, qui vise à protéger la silhouette d’un produit, est un enjeu clé pour les entreprises. Un tel enregistrement de marque se voit cependant régulièrement refusé pour défaut de distinctivité par les tribunaux. En témoigne la décision du 1^er Novembre 2017 de la Cour d’Appel d’Angleterre et d’Ecossequi a confirmé une décision de première instance visant à l’annulation des marques européennes tridimensionnelles 951871 et 2440659 en classe 12 pour les véhicules dont les taxis. Ces marques avaient été enregistrées par la London Taxi Corporation, les fameux taxis londoniens. Cette société avait assigné sa concurrente Frazer-Nash Research Ltd & Anor en contrefaçon de ses marques pour la fabrication et la commercialisation de véhicules de forme similaire, qui avait répliqué en annulation de ces marques.

Cet arrêt rappelle les principes fondamentaux énoncés par les législations et jurisprudences communautaire en matière de marque tridimensionnelle. Même si aujourd’hui de nombreuses marques portent sur la silhouette des produits qu’elles visent (par exemple la fameuse bouteille de la marque Coca-Cola), il est exigé que cette forme soit suffisamment distinctive, c’est-à-dire qu’elle présente un caractère arbitraire par rapport aux services ou produits qu’elle désigne.

Une forme certes fameuse, mais peu distinctive…

Dans la présente affaire du 1^er novembre 2017 (après avoir défini le public visé par les produits commercialisés sous les marques litigieuses, à savoir à la fois les chauffeurs de taxis mais également leurs clients, s’est attelée à apprécier le caractère distinctif de ces dernières. Ce caractère distinctif est un des éléments essentiels relatifs à l’enregistrement d’une marque. Si cette dinstinctivité peut être acquise de manière relativement évidente en matière de marques verbales et figuratives, son appréciation reste plus complexe en matière de marques tridimensionnelles. A cet effet, la Cour d’Appel a suivi la décision de première instance qui avait jugé que les marques enregistrées étaient dépourvues de caractère distinctif car ne s’éloignaient pas suffisamment des normes et habitudes du secteur, tel qu’exigé par la jurisprudence (CJUE, Arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet / OHMI, C-344/10).

En effet, il a été jugé que les silhouettes de taxis enregistrées à titre de marque ne peuvent être perçues par le consommateur que comme une variante de la silhouette typique d’un taxi ou plus largement d’un véhicule et non entant qu’une forme qui distinguerait réellement l’origine de la production. Ce caractère distinctif inhérent faisant défaut, la Cour a par la suite apprécié si cette distinctivité avait pu être acquise par l’usage.  Encore une fois, elle a validé la décision de première instance, établissant qu’aucune preuve ne permettait d’affirmer que le public visé, à savoir notamment les clients des chauffeurs de taxis, associeraient de manière évidente la forme du taxi à la production de véhicule fournie par la société London Taxi Corporation. Elle a ainsi souligné que, en toute circonstance, la silhouette d’un produit n’est que rarement utilisée comme indicateur d’origine par le public pertinent. Elle a ainsi conclu qu’en l’espèce, la clientèle accordait plus d’importance au fournisseur de services et à la réglementation londonienne y étant relative qu’au producteur desdits véhicules lorsqu’ils utilisaient les services proposés.

Les tribunaux britannique, sévères envers la marque tridimensionnelle ?

Cette décision s’inscrit dans une appréciation stricte du caractère distinctif par les juridictions britanniques, et plus généralement européennes et communautaires. En effet, la haute Cour avait déjà refusé l’enregistrement de la forme de la fameuse barre chocolatée KitKat, commercialisée par Nestlé, à titre de marque tridimensionnelle pour défaut de distinctivité et ce, en dépit de la renommée acquise par le produit au fil des dernières décennies. Elle avait ainsi suivi la décision antérieure de l’OHMI. (Décision de la Haute Cour d’Angleterre et des pays de Galle, 20 janvier 2016,CH/2014/0392, CH/2013/0394).

Il avait à l’époque été estimé qu’un tel enregistrement aurait donné un avantage compétitif important au géant du biscuit. Une telle appréciation peut également être fait concernant le constructeur de taxis londoniens. 

Cet arrêt met en lumière la difficulté à conférer à la silhouette d’un produit le droit accordé par la marque tridimensionnelle. Il aurait cependant été intéressant de se questionner sur l’issue du présent jugement si la forme du taxi avait été déposée à titre de dessins et modèles et non à titre de marque…

Symptômes de la révolution du langage à l’ère d’internet, les émoticônes, sortes d’ « émotions numérisées », se sont confrontées au droit des marques.

Les émoticônes sont des suites de caractères qui relatent les émotions, sentiments ou encore ressenties dans un discours écrit. Aujourd’hui largement utilisés sur les réseaux sociaux, la paternité de ces derniers est encore un sujet à débat.  Bien que l’idée de dessiner une figure souriante soit largement antérieure, il semble que le premier à utiliser l’émoticône à proprement parler soit le New York Herald Tribune en 1953 lors d’une campagne publicitaire. Personne ne chercha cependant à cette époque à protéger la petite figure souriante.

Un sourire suspicieux pour la marque

Il est incontestable que les émoticônes sont devenus un élément incontournable de notre société ; il est donc tout naturel que les sociétés s’y soient intéressées. Largement utilisés dans le monde du marketing, comme en témoigne par exemple la campagne publicitaire de McDonald’s, de nombreuses sociétés ont tenté d’acquérir un droit de marque sur ces suites de caractères, sensés exprimer les émotions de leurs émetteurs. Le droit de la propriété intellectuelle s’est vue alors questionnée, principalement en ce qui concerne le caractère distinctif – nécessaire à l’enregistrement d’une marque – de ces signes totalement banalisés. Il est intéressant pour analyser ce point d’observer sur ces dernières années la jurisprudence en Europe mais également aux Etats-Unis. A vos marques, prêts ? Souriez !

Les Etats- Unis, enclins à un tel enregistrement

La société Despair. Inc. (du site satirique despair.com) avait créé le buzz en enregistrant l’émoticône « 🙁 » en 2000 à titre de marque et en annonçant son intention de poursuivre les 7 millions d’utilisateurs qui y porteraient atteinte. Le site a plus tard annoncé la portée satirique de cette menace, qui visait à souligner certains aspects jugés absurde de la propriété intellectuelle. Despair. Inc critiquait notamment l’accaparation d’une protection par certaines sociétés de signes pourtant déjà banalisés. De quoi, en effet, faire sourire … Cet événement avait néanmoins souligné un point intéressant : un tel enregistrement avait totalement été toléré Etats-Unis qui ne semblaient alors pas gênées par un potentiel manque de caractère distinctif ou par le fait d’appliquer un droit de propriété intellectuelle sur un signe appartenant au domaine public.

Une Europe moins souriante ?

C’est d’abord en France, en 1971 que l’histoire sourit au jeune entrepreneur Franklin Loufrani. Il avait alors déposé une figure stylisée nommée « Smiley » à titre de marque et créé la société The Smiley Company, aujourd’hui basée à Londres et titulaire des droits du sourire jaune. Confrontée à de nombreux litiges, la marque de Loufrani n’a pas perdu la face, faisant par exemple condamner en 2005 le fournisseur d’accès AOL pour avoir exposé un smiley sur sa page d’accueil ou encore, en 2006, la chaîne d’ameublement Pier Import pour commercialisation de « ballons souriants ». Les tribunaux  ont à chaque fois, validé le caractère distinctif du smiley et jugé qu’aucune banalisation du signe antérieurement à l’enregistrement ne pouvait être prouvée. La marque jaune est-elle infaillible ? Enregistrée dans plus de 100 pays, rien n’indique que d’autres tribunaux seront aussi cléments envers elle dans de futurs litiges…

Le doute est d’autant plus probant que les juridictions européennes ont été beaucoup moins enclines à l’enregistrement d’émoticônes. De nombreux tribunaux et cours, aussi bien nationaux qu’européens se sont vus réticents à l’idée d’un tel enregistrement. En effet l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de la société Pricer AB portant sur le signe « ;-( » (EUIPO, 3 Octobre 2011, ref. no. V2909 IEUOO/AD/cer), arguant notamment qu’il était contraire à l’intérêt public qu’une entreprise puisse disposer d’un monopole sur un signe aussi banalisé. Elle avait également soulevé le manque de caractère distinctif du signe. Cette décision a été suivie par les tribunaux allemands et finlandais concernant d’autres émoticônes.

Reste à savoir si les tribunaux français s’aligneront sur ces dernières jurisprudences.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

Le 4 février 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de préciser la portée de l’article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne.

Malgré une argumentation détaillée résultant d’une lecture téléologique dudit règlement, l’on peut s’interroger sur la clarté et le bien-fondé de cette décision.

1/ Contexte général de la décision rendue

Pour rappel, le contrat de licence de marque permet au titulaire d’une marque de concéder à une autre personne (le licencié) des droits sur cette marque, de manière exclusive ou non (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279716). Le licencié devient donc titulaire de droits sur ladite marque et peut notamment, sous certaines conditions, agir sur le fondement de la contrefaçon de marque.

A ce titre, les conditions de formalités relatives à ces licences dépendent de la loi nationale applicable et diffèrent d’un Etat à un autre. Par exemple, en droit allemand, le contrat de licence est valable dès sa signature et n’a pas besoin d’être inscrit auprès du registre allemand pour produire ses effets auprès des tiers. Au contraire, la législation française prévoit que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » (article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle).

Quid des marques de l’Union européenne ? Inévitablement, et en dépit d’une législation européenne très claire sur le sujet, ces divergences nationales ont entrainé une absence d’harmonisation sur le territoire de l’Union européenne et une incertitude s’agissant de l’opposabilité ou la non-opposabilité des licences de marque de l’Union européenne non-inscrites auprès du registre concerné. C’est en voulant clarifier ce point et mettre un terme à ces interrogations que la CJUE a interprété l’article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 portant sur l’opposabilité aux tiers (CJUE, 4 février 2016, C-163/15, Youssef Hassan contre Breiding Vertriebsgesellschaft mbH).

2/ Une décision favorable au concédant et au licencié négligent

En l’espèce, la société Breiding bénéficiait d’une licence de marque de l’Union européenne, l’autorisant notamment à agir en contrefaçon.  Celle-ci a exercé ce droit à l’encontre de M. Youssef Hassan, lui reprochant de commercialiser des articles de literie en violation de son droit de marque. Le défendeur, condamné en première instance en Allemagne, a engagé un recours contre cette décision en se fondant sur l’article précité. Celui-ci soulignait l’absence d’inscription de la licence concédée auprès du registre de marques de l’Union européenne et, par conséquent, arguait de l’inopposabilité des droits du licencié.

Dès lors, le tribunal de Düsseldorf a sursis à statuer et a adressé la question préjudicielle suivante à la CJUE : le licencié d’une marque de l’Union européenne peut-il agir en contrefaçon de ladite marque dès lors que la licence n’est pas inscrite au registre des marques de l’Union européenne ?

Aux termes de l’article 23 § 1, première phrase, dudit règlement, il apparaît de façon très claire qu’une licence de marque n’est opposable aux tiers que si elle a fait l’objet d’une inscription au registre des marques.

Cependant, reprenant la lecture de l’article point par point, la CJUE interprète cette disposition au regard de son contexte et des objectifs poursuivis par le règlement. Ainsi, elle explique que la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques (et notamment des licences) qui n’ont pas été inscrits au registre concerné « vise à protéger celui qui a, ou est susceptible d’avoir, des droits sur une marque communautaire en tant qu’objet de propriété » et non pas le tiers contrefacteur. Autrement dit, la Cour interprète ici l’article du règlement en lui attribuant deux finalités différentes selon le tiers et la situation concernés dans le cas d’espèce.

Par conséquent, la Cour considère que le licencié de la marque de l’Union européenne peut agir en contrefaçon bien que cette licence n’ait pas été inscrite au registre des marques.

3/ Observations

Certes, cette solution est cohérente au regard de l’objectif poursuivi par le règlement qui est, entre autres, de lutter contre la contrefaçon. Pour autant on ne peut s’empêcher de regretter cette lecture distributive faite par la CJUE, laquelle s’éloigne ici de la lettre de l’article – pourtant très clair – et fournit une interprétation quelque peu bancale et non fondée.

En tout état de cause, cette décision nous permet de rappeler que l’inscription de la licence de marque – qu’elle soit nationale ou européenne – demeure utile et essentielle aux fins d’opposabilité. Bien que la position de la Cour soit tranchée et qu’elle ait été appliquée également aux dessins et modèles de l’Union européenne (CJUE, 22 juin 2016, C-419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG contre Grüne Welle Vertriebs GmbH), rien ne permet d’assurer que les juridictions nationales suivront systématiquement cette interprétation.

En conclusion, il est donc recommandé de rester prudent et de toujours procéder à l’inscription auprès du registre des marques des contrats de licence concerné, sous peine de risque d’inopposabilité aux tiers. Il est possible d’inscrire uniquement un acte confirmatif de licence afin de ne pas révéler aux tiers certains éléments confidentiels de la licence.

Depuis le 1^er Août 2017, le droit des marques aux Iles Caïmans comporte de nouvelles dispositions suite à l’adoption de la Loi Marques 2016 (Trade Marks Law 2016). Cette nouvelle loi avait été annoncée, et vient remplacer l’ancienne législation – The Patents and Trade Marks Law 2011. Plusieurs points importants ont ainsi changé dans le régime applicable au droit des marques aux Iles Caïmans.

1. LES NOUVEAUTES NOTABLES

• L’enregistrement directement auprès du CIIPO: désormais c’est officiel, il n’est plus nécessaire de préalablement déposer une marque britannique ou une marque européenne pour obtenir un droit de marques aux Iles Caïmans. Le CIIPO (l’Office de Propriété Intellectuelle des Iles Caïmans) est à présent habilité à recevoir directement les demandes d’enregistrement de marque.

• La période d’opposition: elle est prévue au paragraphe 16 du Trade Marks Law 2016. Elle court à compter de la publication de l’acceptation de la demande d’enregistrement dans la Gazette, et ce pour une durée de 60 jours. Auparavant une marque aux Iles Caïmans étant une extension d’une marque anglaise ou européenne, cette période d’opposition n’existait pas.

• Absence de déchéance pour défaut d’usage : la nouvelle loi n’a toujours pas instauré cette possibilité de déchéance de la marque pour défaut d’usage (§44 du Trade Marks Law 2016).

2. L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

A cet égard, le 28 Juillet 2017 a été publié le Trade Marks (Transitional provisions) Regulations 2017. Il précise notamment les conséquences de la nouvelle règlementation sur les marques existantes, les procédures en cours, les actes de contrefaçon actuel, les cessions et transmissions de droit de marque et les licences.

Ainsi, à partir du 1 août 2017, les marques existantes seront transférées au nouvel office d’enregistrement, jusqu’à la date de leur renouvellement. A partir de cette date, les marques existantes devront être considérées comme soumises au nouveau régime du Trade Marks Law 2016. Si la marque avait expiré ou était suspendue pour non-paiement des frais annuels, elle ne sera pas automatiquement transférée au nouvel office. Dans de telles situations, les titulaires doivent soumettre une nouvelle demande d’enregistrement de marque sous la nouvelle législation. Et enfin, les litiges en cours concernant une marque enregistrée avant l’application de l’application de la loi, et les cas de contrefaçon d’une marque également enregistrée avant le 1^er août 2017, restent soumis à la loi ancienne.

En conclusion, de nouvelles possibilités sont ouvertes pour les titulaires de marques aux Iles Caïmans, ou les personnes désireuses d’enregistrer leur marque sur ce territoire. Dreyfus & associés est spécialisé en droit des marques et pourra vous aider dans toutes vos démarches, et également dans la gestion de votre portefeuille de marques.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 31 mars 2015) validant la marque verbale vente-privee.com qui a acquis un caractère distinctif par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048).

Le 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a assigné la société Vente-privee.com en annulation de marque et dépôt frauduleux. Le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête de Showroomprive.com, considérant que la marque verbale vente-privee.com était dépourvue de caractère distinctif et prononçant de ce fait la nullité de celle-ci (TGI Paris 3^e ch., 1^e section, 28 nov. 2013). Cependant, la société défenderesse a interjeté appel et la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que vente-privee.com était dotée d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque.

Showroomprive.com forme un pourvoi en cassation en se fondant sur l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle français (CPI) qui permet de prononcer la nullité d’une marque dépourvue de caractère distinctif. La société soutient que, si l’article prévoit la possibilité de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque, cette possibilité doit être interprétée à la lumière de l’article 3§3 de la directive 2008/95/CE sur les marques et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 juin 2014, Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG c/ Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV, C-217/ 13 et C-218/ 13). Effectivement, d’une part, l’article 3§3 de la directive prévoit également cette possibilité tout en laissant aux Etats membres le choix concernant le moment d’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, à savoir avant ou après l’enregistrement. D’autre part, l’arrêt de la CJUE précise qu’à défaut d’usage de cette faculté d’apprécier l’acquisition du caractère distinctif par un usage postérieur à l’enregistrement, il convient d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Ainsi, Showroomprive.com considère que, puisque l’article L711-2 CPI ne prévoit pas expressément cette faculté, la marque vente-privee.com doit être déclarée nulle, étant donné qu’elle a acquis un caractère distinctif par un usage postérieur, et non antérieur, à son enregistrement.

En revanche, la Cour considère qu’en prévoyant la possibilité d’acquisition du caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage, l’article L.711-2 CPI a bien usé de la faculté laissée aux Etats membres par la directive. D’ailleurs, la Cour de cassation souligne les éléments relevés démontrant l’acquisition, avant la demande en nullité, du caractère distinctif par venteprivee.com par son usage, notamment des publications médiatiques et un sondage la listant parmi les marques préférées des Français.

Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant de ce fait la possibilité d’acquérir un caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage même postérieurement à la date d’enregistrement.

Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 21 juillet 2016, C-226/15, Apple and Pear Australia Ltd/ Star Fruits Diffusion

Par cette décision, la Cour de Justice rappelle l’étendue et les limites des pouvoirs et fonctions de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et des tribunaux nationaux saisis en tant que tribunaux des marques de l’UE.

Rappel des faits et procédure

En 2009, la société belge Carolus C dépose en tant que marque de l’Union Européenne le signe verbal « English Pink » auprès de l’EUIPO. En 2010, les sociétés Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion, forment opposition auprès de l’EUIPO sur la base de trois marques antérieures, et notamment la marque verbale « Pink Lady ».

Paralèllement, Apple and Pear et Star Fruits Diffusion intentent une action en contrefaçon à l’encontre de Carolus C, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi en tant que tribunal des marques de l’UE.

Le tribunal belge des marques de l’Union annule la marque « English Pink », en interdisant Carolus C d’utiliser ce signe pour l’ensemble du territoire de l’UE.

Dans la mesure où, le tribunal de commerce de Bruxelles a rendu sa décision avant que l’EUIPO ne statue sur l’opposition, l’Office de l’Union européenne aurait par conséquent pu tenir compte du jugement rendu par le tribunal belge des marques de l’UE.

L’EUIPO a néanmoins rejeté l’opposition au motif qu’il n’y avait pas de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel, conceptuel, et phonétique. Les requérantes saisissent alors le Tribunal de l’Union européenne dans l’objectif de faire annuler la décision rendue par l’EUIPO.

Le Tribunal de l’UE accueille la demande en annulation au motif que l’EUIPO, bien que non lié par la décision du tribunal belge des marques de l’UE, n’avait pas tenu compte des éventuelles répercussions de ce jugement sur l’issue de la procédure d’opposition.

Le Tribunal de l’Union s’oppose cependant à l’enregistrement de la marque litigieuse au motif qu’il n’est pas compétence à se substituer à l’appréciation de la chambre des recours en la matière.

Solution

Les requérantes n’étant pas de l’avis du tribunal de l’UE, ces dernières forment alors un pourvoi devant la CJUE.

La CJUE rejette à son tour le pourvoi, et rappelle tout d’abord que l’EUIPO est l’organe de l’UE ayant pour compétence exclusive, d’autoriser ou de refuser l’enregistrement d’une marque de l’UE.

Elle ajoute que les tribunaux nationaux des marques de l’UE sont pleinement compétents pour prononcer des interdictions de poursuivre des actes de contrefaçon d’une marque de l’UE s’étendant à l’ensemble du territoire de l’Union.

Par conséquent, toute procédure portée devant l’EUIPO aura nécessairement un objet différent d’une procédure en contrefaçon devant un tribunal national des marques de l’UE.

Les procédures n’ayant pas le même objet, l’EUIPO n’est en principe pas lié par les jugements définitifs des tribunaux nationaux des marques de l’UE.

En revanche, l’EUIPO se doit d’apprécier les incidences éventuelles que tout jugement rendu par un tribunal national des marques de l’UE pourrait avoir sur l’issue des procédures dont il est saisi.

Il convient en conséquence de bien établir la stratégie et la chronologie de défense dans le cadre de la défense d’un droit de marque européenne.

Etat d’Asie du Sud Est, le Sultanat de Brunei est situé dans l’île de Bornéo. Son PIB figure parmi les plus élevés de la planète.

Avec l’adhésion du Brunei le 6 décembre 2016 au système de la marque internationale, le système de Madrid compte désormais 98 membres.

Brunei devient ainsi le 6^ème pays, sur les 11 que totalise l’Asie du Sud Est (ASEAN), à intégrer le système de Madrid.

Une protection géographique étendue

Depuis le 6 janvier 2017, date d’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Brunei, la possibilité est offerte aux titulaires de marques nationales du Brunei de protéger leur marque dans les 114 territoires des 98 membres du système de Madrid.

Ainsi, les titulaires de marques étrangères peuvent facilement étendre leur protection sur le marché d’Asie du Sud-Est et plus spécifiquement sur celui de Brunei.

Un système pratique et économique

L’avantage majeur procuré par le système de Madrid, consiste en la simplification des procédures de dépôt et de gestion de l’enregistrement multinational de marques.

A partir d’une simple demande d’enregistrement de marque, ou d’un enregistrement de marque auprès d’un office de propriété intellectuelle national ou régional, il est possible de déposer une demande d’enregistrement international unique auprès du même office, qui se chargera ensuite de la transmettre à l’OMPI.

Le dépôt d’une demande internationale revient donc à déposer une multitude de demandes nationales, permettant ainsi de réaliser un gain considérable de temps mais également d’argent.

L’enregistrement international tout comme la plupart des enregistrement nationaux a une durée de validité de 10 ans.

Future adhésion de la Thaïlande

La Thaïlande devrait être le prochain pays de l’ASEAN à rejoindre le système de Madrid.

Après, il restera à l’Indonésie, la Malaisie, la Birmanie ainsi qu’au Timor Oriental à obtenir leur adhésion au Protocole de Madrid pour que l’ensemble des pays de l’ASEAN fassent partie du système international d’enregistrement de marques.

Affaire à suivre…

Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 22 juin 2016, C-207-15P, Nissan/ EUIPO

Nissan est titulaire d’une marque figurative de l’Union Européenne « CVTC » déposée en classes 7, 9 et 12. La marque « CVTC » arrivant à échéance en avril 2011, Nissan demande son renouvellement, mais uniquement pour les produits et services visés en classes 7 et 12.

Pendant la période de grâce (délai supplémentaire de 6 mois, prenant effet suivant l’expiration de l’enregistrement , permettant au titulaire de marque de présenter sa déclaration de renouvellement tardive ; et ce moyennant le paiement d’une surtaxe), la société Nissan demande également le renouvellement de sa marque en classe 9, sur le fondement des articles 47 et 48 du règlement CE n°207/ 2009.

L’Office de l’Union Européenne rejette la demande de Nissan. Le refus de renouvellement de la marque CVTC en classe 9 est confirmé, tant par la première chambre de l’EUIPO que par le tribunal de l’EUIPO.

Nissan forme alors un pourvoi devant la Cour de justice de l’UE, visant à annuler l’arrêt rendu par le tribunal de l’UE, par lequel celui-ci rejette la demande de renouvellement partiel de la marque CVTC en classe 9.

 La Cour de justice donne finalement gain de cause à la société Nissan et annule la décision de l’EUIPO.

La CJUE reconnait la possibilité de renouveler une marque pour différentes classes, de manière successive, avant mais également pendant la période de grâce.

En d’autres termes, la seule condition requise pour que des demandes successives de renouvellement partiel de marques de l’Union européenne soient acceptées, est le respect du délai de grâce, assorti du paiement de la surtaxe.

Avant l’entrée en vigueur du « Paquet Marques », les demandes de renouvellement devaient être introduites « dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin » (article 47 du règlement n° 207/2009).

La CJUE consacre par cet arrêt le nouvel article 47 du RMUE, qui pose le principe selon lequel, la demande de renouvellement doit être présentée dans le délai de 6 mois précédant l’expiration de l’enregistrement. Autrement dit, exactement 10 ans après la date de dépôt.

Une ordonnance de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 8 septembre 2016 met l’accent sur l’intérêt pour les entreprises titulaires de marques d’inscrire tous les changements les concernant auprès des Registres de marque.

Le changement de dénomination sociale nécessite l’accomplissement de diverses formalités, comme la modification des statuts ou encore une publicité dans un Journal d’annonces légales. Dès lors que l’entreprise est titulaire d’une marque, il faudra ajouter à ces formalités une inscription de la modification auprès du registre des marques.

Ce conseil  résulte d’une ordonnance de la CJUE en date du 8 septembre 2016. A cette occasion, une société s’est vue rejeter son opposition à un dépôt de marque au motif que son changement de dénomination sociale ne lui permettait pas d’opposer ses marques déposées aux tiers dans la mesure où il n’avait pas été inscrit au Registre des marques. Cette position de la CJUE prend le contre-pied du cadre juridique français existant en matière de marques.

La réglementation française actuelle

Conformément à l’article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle, seules certaines modifications contraignent le titulaire d’une marque à procéder à une inscription auprès de l’INPI.

Cet article est à l’origine de la distinction faite en pratique entre les inscriptions « incontournables », visant les cas de changement visant la propriété de la marque (cession, fusion…), et les inscriptions «facultatives » affectant le titulaire de la marque (nouvelle forme juridique, nouveau siège social, nouvelle dénomination sociale).

Cette distinction importante permettait aux entreprises de prioriser les formalités à effectuer. Dès lors qu’une entreprise était confrontée à un cas d’inscription «incontournable», l’inscription de la modification auprès de l’INPI est fortement recommandée. A défaut, la titularité des droits n’était pas opposable aux tiers. A l’inverse, en cas d’inscription «facultatives », l’absence d’inscription auprès du registre des marques de l’INPI était en principe sans conséquence pour les droits existants.

Cette stratégie est néanmoins remises en question par la récente décision de la CJUE qui semble exiger une adéquation entre les informations relatives à la société au registre du commerce et celles relatives aux marques dans les différents Offices de marque.

Une stratégie ébranlée par la CJUE

Si la CJUE a récemment amoindri ses exigences concernant l’inscription au registre des marques de licences de marque ou de dessins et modèles, tel n’est pas le cas s’agissant de l’inscription des modifications concernant le titulaire d’une marque.

Le 8 septembre 2016, la CJUE a en effet rejeté l’opposition de la société Real Express SRL au dépôt d’une marque de l’Union Européenne par MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co KG. La Cour confirme alors la position adoptée par les précédentes institutions européennes saisies, à savoir l’EUIPO et le Tribunal de l’Union Européenne, et considère que la requérante ne justifie pas être titulaire de droits sur les enregsitrements de marques roumaines à la base de l’opposition.

Ce débat intervient suite à un changement de dénomination sociale, la société Real Express SRL se dénommant SC Unibrand SRL au moment du dépôt. La demande d’inscription auprès de l’Office roumain (OSIM) n’est intervenue que quelques jours avant l’opposition. Les différentes instances européennes vont juger cette demande d’inscription tardive insuffisante et considérer que la société Real Express SRL n’établit pas l’existence de droits des marques antérieures à l’origine de l’opposition.

La production tardive et après le dépôt de l’opposition d’un simple fax envoyé par l’OSIM attestant de la demande d’inscription du changement de la dénomination et confirmant la titularité des marques depuis juin 2011 sera jugée insuffisante. La CJUE impose donc que la situation du demandeur soit régulière au jour de la demande, sous peine de voir son opposition rejetée.

Cette solution devrait naturellement s’appliquer aussi bien aux changement de dénomination sociale, mais également  aux modifications de siège social ou de forme juridique.

Enjeux et incertitudes 

Les conséquences de cette décision sont importantes pour les titulaires de marques. Dès lors que les informations sur le titulaire d’une marque ne sont pas à jour, la défense d’un droit de marque devient à risque.

Bien évidemmment une simple demande d’inscription au registre des marques est insuffisante, l’enregistrement de l’inscription doit être effective. Or en fonction des pays, cet enregistrement peut prendre du temps. Il existe certes des procédures accélérées.

Cette décision incite à anticiper et sécuriser les droits de marques en procédant aux inscriptions de toutes les modifications pouvant affecter une marque.

Le Guatemala accède au système de dépôt de marque « multi classes »

Pays le plus peuplé d’Amérique centrale, le Guatemala en est aussi la première économie.

Depuis la conclusion en 2013 d’un accord d’Association entre le Guatemala et l’Union Européenne, la propriété intellectuelle est devenue un enjeu majeur pour le pays.

En effet, la conclusion de cet accord a entrainé un certain nombre de réformes touchant notamment au droit de la propriété intellectuelle. De nouveaux types de marques ont vu le jour au Guatemala, et notamment les marques hologrammes, olfactives et sonores. En outre, la création d’un bulletin électronique publié sur la page web du service d’enregistrement de la propriété intellectuelle permet désormais à tout un chacun de consulter en ligne les marques enregistrées au Guatemala.

L’année 2016 marque une étape supplémentaire dans la construction du droit de la propriété intellectuelle guatémaltèque.

Le 31 mars dernier, le gouvernement de la République du Guatemala a promulgué le décret No. 20-2016 relatif à l’adhésion du Guatemala au traité sur le droit des marques (TLT), traité signé à Genève le 27 octobre 1994.

Sa date d’entrée en vigueur est prévue pour le 12 décembre 2016.

L’adhésion du Guatemala au TLT a pour conséquence l’harmonisation et la simplification des procédures guatémaltèques. d’enregistrement et de renouvellement de marques (à l’exception des marques hologrammes, sonores, olfactives et collectives).

Simplification de dépôt de marques 

Il sera à l’avenir plus simple pour un titulaire de droit étranger de déposer sa marque au Guatemala dans la mesure où un seul et même pouvoir pourra désormais s’appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements de marques.

Adoption du dépôt de marques « multi-classes »

Autre changement important à venir, l’introduction en droit de la propriété intellectuelle guatémaltèque. du système de dépôt de marque « multi classes ».

Conformément à l’article 6 du TLT, un seul et même enregistrement de marque pourra désigner des produits et services relevant de plusieurs classes.

Ce système présente de nombreux avantages, et notamment la simplification dans la gestion des dépôts de marque ainsi que la diminution du temps d’examen relatif aux dépôts de marques. Il permet également de faciliter le suivi des procédures de renouvellement de marques.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute vos procédures de demande d’enregistrement de marque guatémaltèque. en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Une nouvelle loi sur le droit des marques devrait être votée prochainement aux Iles Caïmans rendant obligatoire le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office de Propriété Intellectuelle des Iles Caïmans (CIIPO).

Un changement considérable du droit des marques aux Iles Caïmans

Auparavant, selon la loi relative aux Brevets et au Marques de 2011 (The Patents and Trade Marks Law 2011), pour protéger une marque aux Iles Caïmans, il fallait avoir déposé au préalable soit une marque britannique, soit une marque européenne. Puis, muni d’un numéro d’enregistrement, il convenait de demander l’extension de la protection de cette marque aux Iles Caïmans. Le CIIPO n’opérait alors qu’un examen minimum de la marque.

En outre, puisque les Iles Caïmans ne font pas parties de la Convention de Paris, il n’était pas possible de revendiquer une priorité et l’entrée effective de la protection de la marque datait du jour de l’enregistrement. Le système des classes internationales était utilisé et il était possible d’enregistrer sa marque pour plusieurs classes, dans la mesure où ces classes avaient été demandées pour l’enregistrement de la marque britannique ou européenne.

La loi imposait également le paiement de frais de maintien en vigueur dus auprès du gouvernement des Iles Caïmans chaque année en janvier. Il était possible de s’acquitter de ces frais jusqu’au 31 mars de l’année due. Le défaut de paiement entrainait alors la suspension de la protection de la marque jusqu’au paiement. Au-delà de douze mois, la marque devenait vulnérable à l’annulation par l’Office des marques.

Que change la nouvelle loi ?

Dorénavant, le CIIPO n’acceptera plus que des demandes nationales faites directement auprès de l’Office des marques.

En outre, l’examen ne sera plus minimum mais sera tant absolu que relatif. Il y aura également une publication permettant ainsi le dépôt d’une éventuelle plainte.

Enfin, il reste obligatoire d’acquitter les frais annuels de maintien en vigueur nécessaire pour conserver la marque.

Attention au dépôt de vos marques !

Avec la nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur courant 2017, les délais pour obtenir un enregistrement d’une marque seront allongés.

Nous vous conseillons de déposer vos marques directement auprès de l’Office Caïmanien afin d’anticiper l’arrivée de la nouvelle loi et les éventuelles complications qui en surviendraient. Il est préférable de le faire rapidement afin d’anticiper le rallongement des délais et les difficultés qu’aura l’Office des marques local à s’adapter à la nouvelle loi.

Dreyfus & associés ne manquera pas de vous tenir informer de l’évolution du droit des marques aux Iles Caïmans. Nous restons à votre entière disposition pour toute information supplémentaire.

Motivé par le désir de faciliter l’accès à la propriété intellectuelle et de moderniser son fonctionnement, le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a pris une Décision le 15 avril 2016 (Décision, 15 avril 2016, n° 2016-69) relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

Alors, un opposant devra désormais toujours faire sa demande via le service en ligne, en acceptant sans réserve la Notice d’utilisation de l’INPI relative au service de dépôt électronique d’une opposition à enregistrement d’une marque et des conditions générales d’utilisation relatives au service E-Procedures de l’INPI. Il n’est donc aujourd’hui plus possible de faire une telle demande en dehors de ce type de procédure numérisée.

Ainsi, depuis le 1er mai 2016, l’INPI a rendu la formation d’une opposition à l’enregistrement d’une marque sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI obligatoire.

En outre, tous les échanges ultérieurs, mais également la présentation des observations, doivent être soumis exclusivement via le service en ligne de l’Office national de la propriété industrielle français.

Une évolution est survenue dans la législation de la République Biélorusse avec une loi adoptée le 5 janvier 2016. Grace à elle, ce droit va pouvoir prendre en considération la pratique actuelle en droit des marques. Des possibilités additionnelles pour les demandeurs de marques ont également été introduites. Cet amendement est entré en vigueur le 15 juillet 2016.

Avant tout, cette loi permet à une marque d’être enregistrée par des sociétés mais aussi par des citoyens, dont des citoyens étrangers auprès du Centre national de la propriété intellectuelle. En effet, avant son adoption, il était impossible pour un étranger de déposer une marque biélorusse nationale.
On retrouve également un certain nombre de changements importants dans la loi du 5 janvier 2016, et notamment concernant les points suivants :

Les motifs de refus d’enregistrement
Une liste des motifs de refus d’enregistrement de marque a été ajoutée et amendée par la loi du 5 janvier 2016. Avant celle-ci, il n’était pas autorisé d’enregistrer une marque constituée exclusivement de symboles ou d’indications utilisées pour désigner, par exemple :
– une espèce,
– une qualité,
– une quantité,
– une propriété,
– une valeur des marchandises,
– un processus de fabrication ou de vente.

Aujourd’hui, une nuance a été apportée. Selon l’amendement, l’enregistrement sera refusé seulement si les symboles ou les indications précédemment cités sont des éléments dominants du signe litigieux, et non plus de par leur seule présence. Aussi, si une marque est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à un dessin et modèle ou une obtention végétale protégé en Biélorussie, et si les produits et services sont, eux aussi, identiques ou similaires, il est impossible d’enregistrer ce signe en tant que marque.

L’intégration de la Classification Internationale des biens et services (Classification de Nice)
La demande d’enregistrement d’une marque doit aujourd’hui comporter les produits et services de la Classification de Nice, répartis en classes. Avant la loi du 5 janvier 2016, de telles indications dans la demande étaient simplement optionnelles.
On voit ici une volonté claire de la Biélorussie d’harmoniser son droit de propriété intellectuelle avec le droit international en la matière.

La restauration des délais manqués
Il est désormais possible de restaurer divers délais manqués :

– Le délai de réponse à la demande d’examen préliminaire
– Le délai de réponse à la demande d’examen d’expert
– Le délai de présentation d’une pétition pour la conduite d’un réexamen par un expert
– Le délai de chargement d’une plainte auprès de la cour d’appel

Cependant, il est seulement envisageable de restaurer les délais mentionnés dans les trois mois à compter de la date de leur expiration. En outre, des frais de restauration doivent être payé pour que ces délais puissent être rétablis. Enfin, le demandeur de ce rétablissement doit apporter la preuve d’une justification raisonnable du délai expiré.

D’autres apports ont été amendés grâce à la loi du 5 janvier 2016 comme la prohibition des licences volontaires entre entités commerciales. Ces amendements ont permis à la République Biélorusse de rapprocher sa législation du droit des pays signataires de Conventions internationales comme l’arrangement de Nice.