Marques

Pour procéder à l’enregistrement d’une marque, les procédures devant les offices de propriété industrielle en France et au Canada différent. Les spécificités du droit des marques canadien tiennent non seulement à l’absence de classe à proprement parler mais aussi à l’exigence que la marque soit utilisée ou tout le moins que le demandeur projette d’utiliser la marque au Canada. En effet, il existe trois différents fondements pour prétendre à l’enregistrement d’une marque au Canada. Un dépôt peut ainsi s’assoir sur l’usage préalable de la marque au Canada, ce qui signifie que la marque est déjà utilisée sur le territoire au moment de la demande, ou bien s’appuyer sur l’intention d’usage de la marque au Canada qui correspond au fait que le déposant projette d’utiliser la marque sur le territoire. Enfin, un dépôt peut encore être fondé sur l’enregistrement de la marque au pays d’origine. Ce dernier cas de figure implique que le déposant soit déjà titulaire d’un enregistrement et utilise la marque dans un pays étranger. Ces différents fondements influencent la procédure canadienne qui comprend cinq étapes majeures.

La loi canadienne sur les marques de commerce dispose notamment qu’: « une marque de commerce est enregistrable sauf [si] elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée »[1]. Ainsi, après avoir mené une recherche au sein de la base de données des marques canadiennes pour s’assurer d’éviter tout conflit avec un enregistrement antérieure, le demandeur pourra poursuivre sa demande d’enregistrement.

Le déposant doit fournir au moment du dépôt, une liste des biens et des services en liaison avec lesquels la marque est destinée à être utilisée ou a été utilisé au Canada. Dans ce dernier cas, le demandeur devra également fournir la date de première utilisation de la marque pour chacun des biens et services. L’usage revêt donc une réelle importance pour l’acquisition des droits. A cet égard, il convient de souligner que l’exploitation de la marque par le demandeur lui-même n’est pas la seule à être prise en considération. En effet, l’usage par le biais d’un licencié est également retenu.

L’usage en tant que tel mérite une attention particulière dans la mesure où il ne recouvre pas la même signification lorsqu’il a trait à des biens ou des services. L’usage d’une marque en rapport avec des biens signifie que «la marque doit être associée à des marchandises au moment de la vente, par exemple en étant inscrite sur les produits, emballages, étiquettes, visible pour le consommateur». L’utilisation d’une marque en liaison avec des services implique quant à lui que «la marque soit affichée dans la prestation des services, ou figure au sein de publicité et que le demandeur soit prêt à effectivement exécuter les dit services ».

Une phase d’examen permet ensuite à un examinateur de l’Office, d’étudier la demande et de formuler, si nécessaire, des objections. Ce faisant, ce dernier détermine si la demande de marque peut être ou non acceptée et publiée dans le Journal Canadien des marques de commerce.

Ces premières étapes s’avèrent déterminantes puisque le déposant ne pourra plus modifier sa demande d’enregistrement (i.e. pour une date de premier usage plus tardive, pour un dépôt basé sur un « usage au Canada » plutôt qu’un « usage projeté au Canada ») dès lors que cette dernière aura fait l’objet d’une publication dans le Journal Canadien des marques de commerce. Une fois publiée, les tiers ont la possibilité de s’opposer à l’enregistrement pendant deux mois. Afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque, une opposition peut notamment être formée sur la différence entre la date de la première utilisation communiquée par le demandeur et la date de première utilisation réelle.

Si la demande d’enregistrement n’a pas été sujette à opposition ou que l’opposition a été rejetée, la demande sera accueillie favorablement. Après acquittement des frais d’enregistrement, la marque sera donc enregistrée. Si la demande d’enregistrement est basée sur l’intention d’usage de la marque, une déclaration d’usage doit également être déposée.

Ainsi, la procédure pour enregistrer une marque au Canada est plus longue qu’en France. En effet, le processus peut durer de 15 à 18 mois dans le meilleur des cas, s’il n’y a aucune objection de la part de l’examinateur ou opposition d’un tiers.

En 1994, Dyson enregistra un modèle de l’une de ses gammes d’aspirateurs au Royaume-Uni. En se fondant sur cet enregistrement, le célèbre fabriquant a introduit un recours devant la Haute Cour de Justice britannique, arguant que le modèle d’aspirateur Mach Zen C-91 MZ de la société Vax contrefaisait le modèle d’aspirateur DC02 de Dyson. Le 29 Juillet 2010, l’honorable juge Arnold refusa de faire droit à la demande de Dyson considérant que l’aspirateur introduit par son concurrent ne violait pas le modèle précédemment enregistré[1].

Dyson décida d’interjeter appel de ce jugement.

Attirant l’attention sur le fait que son modèle rompait de façon majeure avec l’art antérieur, Dyson soutenait que le DC02 devait de ce fait bénéficier d’une plus grande protection. La Cour d’appel a cependant estimé, que chacune des similitudes constatées entre les deux aspirateurs se justifiait techniquement. La Cour en a par conséquent conclu que le degré de liberté du créateur dans ses choix de conception en avait ainsi été affecté.

En outre, les juges soulignent que l’utilisateur averti confronté aux deux modèles remarquerait la différence. Rappelons que l’utilisateur averti, selon la jurisprudence précédente[2], doit être distingué du consommateur moyen habituellement rencontré en droit des marques. En effet, l’utilisateur averti, lui, est une personne qui utilise le produit incluant le modèle et sans toutefois être un expert, a connaissance des différents modèles existant dans le secteur concerné.

En l’espèce, aux yeux de cet utilisateur averti dont le degré d’attention est relativement élevé, le modèle enregistré par Dyson semble avoir des « courbes régulières et harmonieuses » et être « élégant», tandis que l’aspirateur contesté  apparaît « robuste, angulaire et industrielle, même un peu grossier ». A l’image du jugement retenu par la Haute Cour de Justice, la Cour d’appel a considéré que les impressions globales produites sur l’utilisateur averti étaient différentes et par conséquent que les deux modèles d’aspirateurs étaient, eux-mêmes, différents.

L’appel formé par Dyson a ainsi été rejeté par la Cour d’appel[3]. Le célèbre fabricant aura appris, à ces dépens,  l’importance de l’impression générale créée sur l’utilisateur averti.

Le 8 mars 2011, l’Institut Max Planck soulignait au sein de son rapport annuel l’impérieuse nécessité de préciser les contours de l’exploitation d’une marque pour qu’elle soit considérée comme renommée dans l’Union Européenne. Ce concept fait l’objet d’acceptions plus ou moins restrictives en fonction des législations des Etats membres. Il s’avère crucial de considérer l’environnement juridique et ses idiosyncrasies législatives avant d’initier un contentieux. Certains pays limitrophes francophones ont une appréciation stricte du concept de marque de haute renommée. Inutile de dire que peu de marques ont accès à ce statut. C’est au nom de la sécurité juridique qu’une telle application a été adoptée. Si le droit de marque n’existe pas ab initio mais s’acquiert par l’enregistrement, en sus de l’enregistrement les marques de haute renommée doivent satisfaire une myriade de critères.

Le droit suisse et le droit du Liechtenstein offrent une protection accrue à la marque de haute renommée. Cependant, il n’existe pas de disposition législative qui définirait les critères de la marque de haute renommée, ces critères sont d’origine purement prétorienne. La marque doit avoir été utilisée intensivement sur le territoire suisse par le truchement d’une publicité intensive par exemple. Il faut en sus démontrer les effets positifs de la marque en versant aux débats une série de tests réalisés sur un éventail de consommateurs. L’impact mélioratif d’une marque étant difficile à prouver au vu des périodes de crise que toute marque peut rencontrer.

Si certaines marques ne se sont pas qualifiées de marque de haute renommée comme SMOBY, une décision du 31 janvier dernier concernant la marque VOGUE démontre preuve s’il en est que cette qualification demeure accessible. En l’espèce, le raisonnement du Tribunal cantonal de Neuchâtel relève du simple bon sens. La notoriété de la marque VOGUE est évaluée non pas au regard du nombre d’abonnés suisses au célèbre magazine mais au regard de : « la pénétration de celui-ci dans la conscience collective ». Le Tribunal poursuit en soulignant que prendre en compte le nombre d’abonnés ne serait pas opportun comme il ne serait pas pertinent de prendre en compte le nombre de propriétaires de produits de voitures luxe pour en apprécier la renommée. L’adage du luxe étant « small is beautiful », la haute renommée d’une marque ne dépend pas du nombre de propriétaires des objets marquetés.

En matière de procédures extrajudiciaires, à ce jour, seulement quatre litiges portant sur l’extension « .li » ont été portés à l’attention de l’OMPI et seulement huit concernant l’extension « .ch ».

Inutile de dire qu’initier une procédure extrajudiciaire ou judiciaire en Suisse ou au Liechtenstein doit faire l’objet d’un travail en amont pour ne pas passer sous les fourches caudines. Mieux vaut parfois s’abstenir plutôt qu’engager des frais par trop onéreux pour un succès bien incertain.

L’Australie est le premier pays au monde à avoir voté une loi permettant l’introduction des marques blanches pour les cigarettes en novembre 2011. Les paquets de cigarette comporteront désormais des images sensibilisant le public aux dangers du tabac et la marque sera apposée dans une typographie standard en noir sur fond couleur olive. Les paquets de cigarettes ne comporteront dorénavant plus de logos ou de couleurs chatoyantes. Les marques blanches seront définitivement introduites en décembre 2012, cependant, elles suscitent depuis des années déjà l’ire de nombreux acteurs économiques. L’introduction de cette loi controversée a fait l’objet d’un véritable pavé dans la marre et a été à l’origine de l’éclosion d’un contentieux riche de la part des magnas du tabac. Philip Morris a fait de cette législation son véritable cheval de bataille et sollicite le paiement de dommages-intérêts de plusieurs millions de dollars. Imperial Tobacco, Philip Morris, British American Tobacco, la liste de multinationales du tabac contestant la constitutionnalité de la loi australienne devant le prétoire ne cessent de croître. Néanmoins, l’Australie fait figure de laboratoire expérimental vers lequel les regards se tournent en particulier en Europe, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Ces derniers pays attendent patiemment que les multinationales du tabac agissent contre ladite loi afin d’en tirer des conclusions pour l’introduction éventuelle d’une loi similaire. La protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des engagements ratifiés auprès de l’OMC étaient de véritables leitmotivs lors de la rédaction et du vote de la loi australienne. De nombreux députés européens ont établi un dialogue avec les membres du gouvernement australien afin d’obtenir des conseils avisés pour la rédaction d’une directive sur le sujet.

Les contempteurs de cette loi introduisant les marques blanches affirment sans ambages que celle-ci serait contraire aux traités internationaux dument ratifiés par l’Australie. De plus, les marques blanches entraîneraient une augmentation notable du marché noir et de la contrefaçon. En Australie, l’introduction de marques blanches pour les cigarettes va de pair avec une augmentation des taxes. Les autorités australiennes insistent sur les effets positifs de la loi en matière de santé publique, les marques blanches en Australie devraient instiller une diminution notable de la consommation de tabac sur le continent. Les marques blanches suscitent néanmoins des questions byzantines car elles sapent le fondement même du droit des marques dont le dessein est d’éviter le sacrosaint risque de confusion entre les produits et services d’entreprises concurrentes. Sans marque, c’est tout un schéma économique et juridique qui doit être repensé. Cette législation impétueuse soulève également des problématiques quant à l’usage de la marque qui est particulièrement altéré. L’usage d’une marque sous la forme d’une typographie épurée sur un fond olive vaut-elle usage de la marque qui a été enregistrée en couleur avec un logo ? Reste à savoir si certaines entreprises titulaires de marques pourtant renommées ne devront pas redéposer leur marque afin que leur usage soit en adéquation avec leur enregistrement.

Au Parlement européen, un livre Blanc avait proposé l’introduction de marques blanches pour les cigarettes il y a de cela quelques années. L’expérience australienne est de ce fait riche d’enseignements et pourrait inspirer les législateurs européens afin d’introduire ou non une législation en ce sens. Le Commissaire européen chargé de la Santé, le maltais John Dalli, a d’ores et déjà affirmé qu’il évoquerait cette possibilité lors de l’évaluation de la directive européenne 2001/37/EC sur les produits du tabac qui se tiendra cette année. Le lobby des industries du tabac présent au Parlement européen ont déjà averti qu’ils agiraient contre une telle législation. Ce lobby se réunit à Bruxelles en cénacle afin de dresser une stratégie commune à l’encontre de ces marques blanches qui entraineraient une baisse substantielle de leur chiffre d’affaires.

L’ordre public est un concept qui fait l’objet de diverses acceptions en fonction de la culture juridique considérée. Si en France, un nombre restreint de marques sont annulées au motif qu’elles sont en contradiction avec l’ordre public, un cas topique qui s’est déroulé en Indonésie mérite l’attention. L’entreprise Georges V Entertainment avait pour dessein de créer une franchise de bars lounge alliant luxe et divertissement. Le premier Buddha bar est né à Paris, le concept s’étant développé dans de nombreuses villes hétéroclites telles que Kiev, Washington ou Dubaï. En 2008, lorsque le groupe ouvrit une franchise à Jakarta il déposa sa marque pour des services de la classe 43 devant l’Office des marques asiatique le « Ditjen HAKI ». La pièce centrale du bar devait être surplombée d’une sculpture dorée de Buddha d’une hauteur de 15 mètres ce qui choquait particulièrement les croyants de confession bouddhiste. Le hiatus créé entre la juxtaposition d’iconographies bouddhistes et les activités du bar était jugée blasphématoire.

Dès lors, nombreux furent les bouddhistes qui crièrent haro contre l’ouverture de la franchise. Le mouvement s’étendit et mena à la création d’un site Internet fervemment opposé à l’ouverture du Buddha Bar le FABB (Forum Anti-Buddha Bar) et à des manifestations devant l’ambassade française. L’Office des Marques indonésien a annulé le 15 avril 2009 la marque Buddha Bar n° IDM00018981 qui avait été enregistrée pour les services de bar et restaurant en classe 43. Le 8 janvier 2010, le FABB porte plainte devant le Tribunal de Première Instance du Centre de Jakarta contre le licencié, le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme de Jakarta et sollicite le paiement d’un montant de 50 000 dollars de dommages-intérêts ainsi que la fermeture du bar. Le 8 janvier 2010, le Tribunal condamne in solidum le licencié ainsi que le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme au paiement de dommages-intérêts s’élevant à un montant de 111 000 dollars et ordonne la fermeture immédiate du bar. Le Tribunal a considéré que les défendeurs n’avaient pas respecté la loi en vigueur en matière de commerce dans le secteur de la restauration. Les régulations indonésiennes imposent que l’ouverture d’un commerce dans le secteur de la restauration ne soit pas préjudiciable au bien-être social, ce qui fut le cas en l’espèce. En effet, en dépit des manifestations extensives qui se sont déroulées dans le pays, le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme ont délivré un permis d’exploitation au licencié le 12 novembre 2008. L’usage de l’iconographie bouddhiste fut jugée offensif par le Tribunal, l’image hédoniste du bar n’étant pas en adéquation avec les préceptes bouddhistes.

Suite à la décision rendue par le Tribunal indonésien, le groupe hôtelier renomma le bar en utilisant le nom qu’il avait à l’époque coloniale à savoir le Bataviasche Kunstkring. La décoration et le thème du bar demeurèrent intacts. La marque Buddha Bar n’a jamais été à l’origine de manifestations dans d’autres pays de la part de communautés bouddhistes. Ceci  est surprenant puisque l’Indonésie est une nation où la communauté religieuse la plus importante est musulmane, le bouddhisme étant une pratique religieuse peu répandue dans le pays. Le signe Bataviasche Kunstkring, dorénavant simple nom commercial non enregistré à titre de marque remplit la fonction de marque. Ce cas d’école prouve que l’enregistrement d’une marque ne mène pas inéluctablement au succès commercial. La marque n’aurait pas dû être délivrée en premier lieu par l’Office Indonésien qui aurait pu invoquer la contrariété avec l’ordre public, la marque Buddha Bar étant un oxymore blasphématoire pour les communautés bouddhistes. C’est d’ailleurs ce qu’a conclu quelque temps plus tard la Cour Fédérale administrative Suisse qui a refusé d’enregistrer la marque Buddha Bar dans les classes 9 et 41 sur le fondement qu’elle était susceptible de blesser les convictions religieuses des Suisses appartenant à la Communauté Bouddhiste (Décision B-438/2010).

Un laboratoire pharmaceutique qui copie l’emballage du produit d’une entreprise pour un même segment de marché commet non seulement un acte de concurrence déloyale mais aussi un agissement parasitaire fautif, lequel : « rompt l’égalité entre les divers intervenants, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial ».

Soulignant l’importance de la recherche d’une confusion dans l’esprit de la clientèle, la Cour rappelle que le bien fondé de l’action en concurrence déloyale s’apprécie via un faisceau d’indices. Toutefois, le jugement de première instance qui avait considéré que la société concurrente n’avait pas commis d’acte de parasitisme est sur ce point infirmé. En effet, la Cour d’appel retient que : « l’appelante en s’inspirant sensiblement de l’emballage du produit […] s’est approprié[e] une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’une recherche et d’un travail de conception spécifique ».

Le parasitisme est ainsi invoqué alors même que les deux laboratoires sont en concurrence sur le même segment de marché. Si l’imitation de l’emballage est effectivement constitutive d’une concurrence déloyale, il semble inutile d’invoquer la théorie du parasitisme économique qui vient sanctionner le fait de détourner la notoriété d’autrui, sans clientèle potentiellement commune.

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Le règlement communautaire n° 1383/2003 est un moyen pour les titulaires de droits de bloquer l’import ou l’export de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

Cependant, pour bénéficier de cette procédure, le titulaire de droit doit avoir préalablement introduit une demande d’intervention écrite auprès du service douanier compétent. Valable un an, la demande peut être renouvelée indéfiniment.

Lorsque les douanes prennent des mesures de retenue, elles appellent immédiatement le titulaire de droits ou son conseil puis lui adressent une notification. Les marchandises litigieuses sont alors retenues pendant une durée de 10 jours ouvrables, renouvelable une seule fois (3 jours non prorogeables pour les denrées périssables).

Ce délai permet de procéder à l’inspection des marchandises litigieuses et d’établir ou non l’existence d’une atteinte.

En l’absence d’atteinte ou de confirmation du caractère contrefaisant des marchandises litigieuses dans le délai imparti, la retenue est immédiatement levée.

En revanche, en cas de violation des droits de propriété intellectuelle, le titulaire de droits doit saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle dans le délai imparti, à défaut de quoi la retenue est également levée.

Selon les dispositions du règlement communautaire n°1383/2003, les Etats membres peuvent également prévoir une procédure simplifiée en matière de retenue douanière.

Cette procédure permet aux autorités douanières de procéder à la destruction des marchandises litigieuses quand bien même l’existence d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’a pas été établie.

Cette procédure n’est applicable que si certaines conditions sont remplies.

Ainsi, la destruction des marchandises litigieuses ne peut être effectuée que si le titulaire de droit a préalablement obtenu l’accord du déclarant/propriétaire des biens. Cet accord est réputé accepté en l’absence d’opposition à la destruction dans le délai imparti. La destruction se fait au frais du titulaire et est systématiquement précédée d’un prélèvement d’échantillons pouvant éventuellement servir de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

En cas d’opposition à la destruction, le titulaire de droit peut toujours saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle.

A l’heure actuelle, cette procédure simplifiée n’a pas été mise en place en France. En effet, dès lors que le caractère contrefaisant des marchandises retenues a été confirmé, si le titulaire de droits ne souhaite pas engager une action en justice, les autorités douanières peuvent saisir et détruire les marchandises contrefaisantes au titre de leurs pouvoirs douaniers.  Toutefois, lors d’un groupe du travail des autorités douanières françaises tenu le 9 juillet 2010, ces dernières ont indiqué être favorables à l’introduction de cette procédure simplifiée en France, à condition qu’elle soit plus encadrée.

L’avantage de l’introduction d’une procédure simplifiée en droit français est qu’elle devrait permettre aux titulaires de connaître l’identité des exportateurs et des destinataires, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle, sauf à ce que le titulaire s’engage à introduire une action en justice. Il faut espérer toutefois que l’introduction d’une procédure simplifiée ne remettra pas en cause l’exercice par les douanes de leurs pouvoirs de saisir et détruire des marchandises contrefaisantes, une méthode facile et peu onéreuse à la disposition des titulaires de droits pour éviter que des marchandises contrefaisantes sont mises sur le marché.

La procédure de retenue douanière peut être un outil efficace pour lutter contre la contrefaçon, mais encore faut-il savoir s’en servir.

Le Cabinet vous propose de vous assister dans la mise en place d’une surveillance douanière afin de protéger au mieux vos intérêts.

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Depuis le 24 octobre 2011, l’OHMI propose un service de médiation au stade de la Chambre des recours. Il s’agit d’une procédure qui permet aux parties de parvenir à un accord à l’amiable et qui a pour effet de suspendre la procédure de recours.

Les pourparlers de médiation se déroulent à Alicante, auquel cas le service est gratuit. Une taxe unique est facturée si les parties souhaitent que la médiation se tienne à Bruxelles, afin de couvrir les frais de déplacement du médiateur.

La médiation procure une alternative rapide et moins onéreuse à un procès. Elle a pour objectif de réunir les parties et de les aider à trouver un terrain d’entente pouvant permettre d’aboutir à un accord. Le sujet de la médiation peut dépasser l’objet de la procédure de recours de l’Office et toucher des intérêts commerciaux et économiques présents et futurs des parties.

Une équipe de huit médiateurs qualifiés a été créée. Ce sont tous des agents de l’Office qui ont suivi une formation spéciale auprès de l’Institut des Arbitres Agréés de Londres (Chartered Institute of Arbitrators). Leurs curriculum vitae sont publiés sur le site de l’OHMI de sorte que les parties peuvent, si elles le désirent, requérir les services d’un médiateur en particulier.

Les parties restent maîtresses de la manière dont la procédure est gérée et de son résultat. Si la médiation échoue, le cours de la procédure de recours reprend là où il avait été interrompu. Le médiateur ne peut jamais participer à la procédure de recours et est tenu de garder confidentielle la teneur de la médiation. Par ailleurs, l’Office ne conserve aucun dossier ou fichier relatif à la médiation.

En fonction de la réussite de ce service, l’Office pourrait envisager d’étendre l’offre de médiation dans les procédures inter partes d’opposition ou d’annulation. A suivre donc !

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