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Les marques françaises ne couvrent plus la Polynésie française… sauf validation !

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus03/10/2013

©La Polynésie française a obtenu un statut d’autonomie depuis la loi du 3 mars 2004(1).

Une loi du 6 mai 2013(2) et un arrêté du 22 juillet 2013(3) viennent préciser les modalités pour qu’une marque nationale soit protégée en Polynésie française dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, notamment en terme de durée de protection.

Les marques françaises déposées à l’INPI et les désignations françaises de marques internationales ne sont pas les seuls titres concernés, il en va de même pour les brevets, les certificats d’utilité, les dessins & modèles et les topographies des produits semi-conducteurs français délivrés par l’INPI.

Pour la période de dépôt antérieure au 3 mars 2004, il n’y a aucune difficulté, une reconnaissance automatique et sans formalités est prévue. Pour les dépôts effectués postérieurement au 1er janvier 2014, une extension de la protection à la Polynésie française sera possible en acquittant la taxe correspondante.

Pour tous les autres titres, une validation est impérative afin d’être protégé en Polynésie française :

Il est prévu une période transitoire pour les dépôts effectués entre le 3 mars 2004 et le 31 décembre 2013(4) où il est nécessaire de faire valider l’enregistrement de son titre national afin qu’il produise des effets en Polynésie française.

Il convient de préciser que les renouvellements intervenus après le 3 mars 2004 doivent faire l’objet d’une validation.

Quand peut-on valider sa marque pour la Polynésie française ?

La demande de reconnaissance doit nécessairement intervenir entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2015.

Notre cabinet est à votre entière disposition pour vous renseigner sur le sujet.

                                                                                                
(1) Loi n°2004-192
(2) Article LP 138 de la Loi n°2013-14
(3) Arrêté n°1002/CM
(4) Pour les marques déposées entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre, une reconnaissance sera possible dans le courant du 4ième trimestre 2013, dès publication d’un nouvel arrêté par le Gouvernement de la Polynésie française.

 

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L’Union des Comores adhère à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)!

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus05/09/2013

Symbole copyrightLe 25 mars dernier, l’Union des Comores a ratifié l’accord de Bangui(1), devenant ainsi le 17e état membre de l’OAPI avec le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

Cette adhésion est effective depuis le 25 mai 2013.

 

Depuis cette date, tout dépôt de marques, brevets, dessins & modèles et variétés végétales déposés auprès de l’OAPI inclut une protection au sein de l’Union des Comores.

Les marques déposées avant le 25 mai 2013 en OAPI ne couvrent pas l’Union des Comores mais il est possible d’étendre leur protection par une simple demande de prolongation et le paiement d’une taxe.

De même, les titulaires de marques enregistrées dans l’Union des Comores avant le 25 mai 2013 peuvent étendre leur protection à tous les pays membres de l’OAPI en déposant une demande d’extension.

En ce qui concerne les marques en cours d’enregistrement ou de publication à l’OAPI, une extension au nouveau pays membre est également possible.

La date limite pour procéder à ces prolongations est le 25 janvier 2015.

 

Dreyfus est à votre disposition pour vous conseillez sur l’opportunité d’une prolongation de vos droits en OAPI ou à l’Union des Comores.

                                                                               
(1) Relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle conclue le 2 mars 1977.

 

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Les marques et modèles Communautaires étendus à la Croatie !

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus22/08/2013

Symbole copyrightDepuis le 1er juillet 2013, l’Union Européenne s’est élargie suite à la signature du traité d’adhésion avec la Croatie du 9 décembre 2011. Elle est désormais composée de 28 Etats Membres. La Croatie est dorénavant couverte pour toute demande de marque ou de modèle communautaire.

Depuis la mise en place de la marque(1) et du modèle communautaire(2), il est possible de protéger des droits de propriété industrielle dans tout le territoire de l’Union Européenne à partir d’une seule procédure d’enregistrement.

Les marques et modèles communautaires enregistrés ou déposés avant le 1er juillet 2013 sont automatiquement et gratuitement étendus à la Croatie sans formalités ni frais supplémentaires.

 

En ce qui concerne les problèmes d’articulation pouvant survenir entre les titulaires de marques nationales et communautaires, l’Office a mis en place les mesures transitoires suivantes:

  • Une mesure de coexistence avec les droits antérieurs : Les titulaires de marques ou modèles communautaires déposés ou enregistrés avant le 1er juillet 2013 ne peuvent voir leurs droits annulés en Croatie, même si une antériorité existe dans ce pays.
  • Une atténuation : Une marque ou un modèle communautaire déposé ou enregistré entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013 peut faire l’objet d’un droit d’opposition à enregistrement sur la base de droits antérieurs en Croatie(3).
  • Une mesure d’interdiction : Le titulaire d’une marque Croate n’a pas le pouvoir de faire annuler la marque ou le modèle communautaire antérieur mais peut en faire interdire l’exploitation sur son territoire uniquement.

 

Ce dispositif est encadré par la notion de bonne foi, par exemple, la demande d’opposition ou d’interdiction d’exploitation formée par le titulaire d’un droit antérieur en Croatie n’est possible qu’à la condition que le droit qu’il invoque ait été acquis de bonne foi !
L’OHMI tente de cette façon de pallier à la pratique des dépôts frauduleux, pratique qui se développe souvent dans des situations de droit transitoire.

Ce système est avantageux pour tous les titulaires de marques ou modèles communautaires dans la mesure où il offre automatiquement et gratuitement une protection dans les nouveaux Etats Membres de l’Union Européenne. Il serait dommage de s’en passer !

 

Notre Cabinet est à votre service afin de vous aiguillez dans vos stratégies de dépôts, et saura vous conseiller habilement.

                                                                  

(1) Règlement sur la marque communautaire n° 40/94 entré en vigueur le 15 mars 1994 et le Règlement d’exécution (CE) n° 2868/95, portant modalités d’application du Règlement MC.
(2) Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
(3) Article 165§3 du Registre des Marques Communautaires

 

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Les propositions du projet de réforme des marques communautaires: une chance pour les PME ?

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus11/07/2013

Symbole copyrightLa Commission Européenne a présenté le 27 mars une série d’initiatives dans l’objectif de rendre le système d’enregistrement des marques à travers l’Union Européenne moins cher, plus rapide, plus fiable et plus prévisible(1).

Cette série d’initiatives contient trois éléments : une refonte de la Directive de 1989 rapprochant les législations des Etats Membres sur les marques (codifiée par la directive 2008/95/CE), une révision du règlement de 1994 sur la marque communautaire (codifié par le règlement n° 207/2009/CE), ainsi qu’une révision du règlement n° 2869/95 de 1995 relatif aux taxes à payer à l’OHMI.

La proposition de réforme prévoit de supprimer le principe de « trois classes pour le prix d’une » pour le remplacer par un système d’« une taxe par classe », qui serait applicable aussi bien pour les demandes d’enregistrement de marque communautaire que pour les demandes d’enregistrement de marque dans les Etats Membres. Partant, cette disposition permettrait aux entreprises, et particulièrement aux PME, de faire des demandes d’enregistrement selon leurs véritables besoins. En effet, le système actuel permet l’enregistrement d’une marque jusqu’à trois classes pour une taxe unique. Selon le projet de réforme, les demandeurs à l’enregistrement devraient pouvoir requérir la protection d’une marque pour une seule classe. Dès lors, la taxe à acquitter serait moins importante pour une demande d’enregistrement de marque portant sur une ou deux classes, alors que la taxe applicable pour une demande d’enregistrement portant sur trois classes demeurerait inchangée. L’objectif de la réforme est de rendre possible l’accès à la protection par le droit de marques à toutes les entreprises. Le but poursuivi est ainsi d’accroître la sécurité juridique, de limiter les risques de contentieux et d’améliorer la compétitivité du Marché Européen.

Ce nouveau système de taxation réduirait également les coûts relatifs au renouvellement de marque. Il limiterait encore l’encombrement potentiel des offices d’enregistrement qui n’auraient plus à s’occuper de demandes d’enregistrement de marques portant sur des classes de produits et de services qui ne sont pas indispensables au titulaire de la marque.

De manière pratique, alors que la taxe actuellement payable pour l’enregistrement d’une marque portant sur trois classes est de 900 euros, une demande d’enregistrement portant sur une classe couterait 775 euros. Une taxe supplémentaire serait à acquittée pour chaque classe de produits ou de services supplémentaires (50 euros pour la deuxième et 75 euros pour la troisième). La taxe demeurerait la même pour la quatrième classe et les classes suivantes (150 euros)(2) .

La révision proposée du règlement relatif aux taxes à payer à l’OHMI devrait être adoptée avant la fin de l’année 2013 après approbation préalable du comité compétent pour les questions relatives aux taxes à payer à l’OHMI.

                                                                       
(1)   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_en.htm?locale=en
(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-291_en.htm?locale=en

 

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La Cour de cassation recentre la jurisprudence sur le système publicitaire Google Adwords.

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus28/03/2013

Dans un précédent article[1] nous commentions la décision rendue par la Cour d’appel de Paris[2] dans laquelle Cobrason avait obtenu la condamnation de Google et de la société Solution pour concurrence déloyale et publicité mensongère en raison de l’affichage d’un lien commercial dirigeant vers le site de cette dernière lors de recherches sur le mot clé « Cobrason » utilisé dans le cadre d’une campagne d’adwords.

Cet arrêt ne nous paraissait pas conforme à la position de la CJUE[3] et nous interrogions sur sa portée réelle. La réponse à cette question vient d’être apportée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 29 janvier 2013, casse et annule l’arrêt d’appel précité.

La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que la société Solution s’était livrée à des actes de concurrence déloyale « sans relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises et alors que le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ». Elle censure encore les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de la société Solution pour publicité trompeuse en considérant qu’ils se sont déterminés « par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article L.121-1 du code de la consommation ».

Ceci confirme la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2012 dans lequel elle indiquait que dès lors que les annonces commerciales sont nettement séparées des résultats naturels et qu’elles sont suffisamment précises, elles sont de nature à permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés ne proviennent pas du titulaire de la marque. L’utilisation d’une marque ou dénomination sociale comme mot clé par un concurrent dans le cadre d’une campagne d’adwords n’est alors pas illicite.

Quelques jours plus tard, la Haute Cour australienne[4] a également décidé que Google ne pouvait être l’auteur des annonces publicitaires affichées dans son moteur de recherche, l’utilisateur moyen comprenant que ces annonces sont le fait de tiers et ne sont nullement adoptées ou validées par Google.

La Cour de cassation vient également recadrer les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de Google. En effet, dans son premier attendu, elle censure l’arrêt d’appel en raison de l’absence de réponse aux conclusions de Google qui revendiquait le régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévu à l’article 6.1.2 de la LCEN. Ce faisant, la Cour de cassation confirme la position adoptée dans ses trois arrêts du 13 juillet 2010 dans lesquels elle avait écarté toute responsabilité de Google pour acte de contrefaçon en la faisant bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN.

Cet arrêt sonne comme un rappel adressé aux juges du fond leur reprécisant les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité des annonceurs utilisant le système publicitaire Google Adwords. En outre, en décidant que si la responsabilité de Google peut être recherchée mais ne doit être retenue que dans les cas limités où l’activité de cette dernière ne respectera pas les conditions lui permettant de bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN, la Haute juridiction rappelle que c’est la responsabilité des annonceurs qui reste au premier plan.

[2] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[3] CJUE, 23 mars 2010 affaires C-236/08, C-237/08 et C-238/08 : dans lesquelles la Cour européenne indique que pour qu’il puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, l’activité de l’hébergeur doit revêtir un caractère « purement technique, automatique et passif ».

[4] High Court of Australia, 6 février 2013, Google Inc v Australian Competition and Consumer Commission [2013] HCA 1, 6 February 2013, S175/2012.

 

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Marque internationale : à partir du 19 février 2013 le Mexique pourra être désigné

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus10/01/2013

Le ministre mexicain de l’économie a déposé le 19 novembre auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’instrument d’adhésion du Mexique au Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, portant ainsi à quatre-vingt-neuf le nombre d’Etats parties.

Pour le Mexique, deuxième économie d’Amérique latine et membre du G20, cette adhésion est une continuité dans la politique mise en œuvre par son gouvernement, visant à élargir ses accords commerciaux par la diversification de ses partenaires.

L’adhésion du Mexique sera effective à partir du 19 février 2013 et la désignation du  Mexique par le biais d’une marque internationale sera alors possible.

En 2012, les Philippines, la Colombie et la Nouvelle Zélande avaient déjà rejoint le système de la marque internationale.

Le système de Madrid, régi par deux traités, l’Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989), permet au titulaire d’une marque de la protéger dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Administré par le Bureau international de l’OMPI, ce système est avantageux à plusieurs égards : dépôt dans une seule langue, économies en terme de frais de dépôt et de renouvellement.

 

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La Thaïlande en route vers le système de Madrid

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus29/11/2012

Le Parlement thaïlandais vient tout juste d’approuver le projet du gouvernement d’adhésion au Système de Madrid.

Le Système de Madrid, mis en place par l’Arrangement de Madrid en 1891 et le Protocole de Madrid en 1989, offre au titulaire d’une marque la possibilité d’obtenir la protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Ce système permet d’économiser les frais particulièrement importants engendrés par de multiples procédures de dépôt national. Le protocole permet aussi une gestion facilitée de sa marque en permettant un changement ou un renouvellement de l’enregistrement par une même procédure.

La Thaïlande, seconde économie d’Asie du Sud, se met donc progressivement en conformité avec la tendance internationale. L’objectif recherché est d’accompagner l’expansion économique du pays en renforçant son attractivité aux yeux des titulaires de droit de marque.

Cependant, pour que l’adhésion de la Thaïlande soit rendue possible, il faut encore que le Parlement modifie la loi sur les marques. Les amendements, déjà rédigés par l’Office des Marque thaïlandais, devraient être approuvés d’ici six mois. L’adhésion de la Thaïlande au Système de Madrid est elle prévue pour 2015.

 

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Contrefaçon de marque suisse: Omega n’est pas Mega

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus25/10/2012

Franck Muller est un fabriquant de montres dont le slogan est « Master of Complications ». Le 14 janvier 2011, l’adage s’est vérifié puisque le Tribunal de commerce de Berne a donné raison à Franck Muller dans une affaire de contrefaçon de marque.

En mars 2009, lors d’un salon, Franck Muller avait dévoilé de nouveaux modèles de montres présentant l’inscription « MEGA » en leur centre. Un autre fabriquant de montres, Omega AG, détenteur de la fameuse marque « OMEGA », avait alors considéré que l’utilisation du signe « MEGA » pour des montres constituait une contrefaçon de sa marque.

Omega avait alors saisi le Tribunal de commerce de Berne en juillet 2009 afin d’empêcher Franck Muller d’utiliser le signe en question.

Selon la législation suisse, un signe ne peut être enregistré que s’il présente un caractère distinctif. Pour cela, le signe doit être suffisamment éloigné des termes normalement employés pour décrire le produit ou le service visé. Par exemple, le mot « pendule » n’est pas suffisamment distinctif pour une montre. De même, le terme « rouge » employé pour désigner un produit de couleur rouge est trop descriptif. Il ne peut donc pas être déposé comme marque.

Dans l’affaire qui nous concerne, le Tribunal a décidé que le mot « MEGA » appartenait au domaine public et rejeté l’action d’Omega. Les juges ont considéré que le mot « MEGA », un terme descriptif tiré de l’alphabet grec et signifiant « super » ou « grand », ne pouvait être utilisé que pour décrire le produit en cause. Il ne peut donc pas constituer une marque valide pour les montres. D’ailleurs, le mot « MEGA » apposé sur les montres Franck Muller était employé pour décrire la qualité particulière de ces montres, et plus précisément un type très complexe de mécanique.

L’usage du signe « MEGA » ne constituait donc pas un acte de contrefaçon de la marque OMEGA.

Le Tribunal aurait pu s’arrêter là, mais les juges ont tenu à répondre aux arguments du demandeur concernant le risque de confusion.

Le risque de confusion est l’un des éléments essentiels de la contrefaçon de marque. Il est constitué lorsque le consommateur d’attention moyenne est susceptible d’être induit en erreur sur l’origine du produit ou du service.

Pour établir ce risque de confusion, les signes, comme les produits ou services, doivent être comparés. Plus ils seront similaires, voire identiques, plus le risque de confusion sera caractérisé.

Dans le jugement du 14 janvier 2011, les juges ont considéré que le mot « OMEGA » devait être comparé aux mots « MEGA » et « FRANCK MULLER » ou « MEGA » et « FRANCK MULLER GENEVA ». En effet, « MEGA » n’était pas la seule inscription présente sur les montres. « FRANCK MULLER » et « GENEVA » étaient aussi inscrits sur les montres, avec la même taille et le même axe vertical. Pour les juges, cette impression d’unité poussait  les consommateurs à envisager le mot « MEGA » comme un terme descriptif du produit en non comme une marque.

Pour que le risque de confusion soit caractérisé, une autre condition est nécessaire : la similarité entre les produits ou services visés par les signes.

De façon surprenante, le Tribunal a décidé que les produits en cause, des montres dans les deux cas, n’étaient pas similaires. Il est expliqué que le prix des montres n’avait rien de comparable, le prix de la plus chère des montres Omega étant cinq fois moins élevé que le prix de la moins chère des montres Franck Muller. De plus, les réseaux de distribution, la technologie employée et le public visés étaient différents.

La décision du Tribunal suisse est particulièrement dure pour Omega AG. Les juges ont fait preuve d’une grande sévérité dans la comparaison des produis en cause. Il n’est pas certain que le consommateur d’attention moyenne aurait remarqué la moindre différence entre les deux montres, même si l’une est beaucoup plus chère que l’autre !

 

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Les Philippines et la Colombie rejoignent le système de la marque internationale

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus20/09/2012

Deux nouveaux Etats viennent de rejoindre l’Union de Madrid, portant ainsi à 87 le nombre total de parties contractantes au système de Madrid.

L’adhésion de la Colombie au Protocole de Madrid a eu lieu le 29 mai 2012 et est entré en vigueur le 29 août 2012. Les titulaires de droits pourront ainsi protéger leurs marques sur ce territoire par le biais d’une marque internationale désignant la Colombie. Une désignation postérieure est également envisageable, même si la marque internationale est antérieure à l’adhésion de la Colombie. Le délai pour notifier un refus provisoire de protection est porté à 18 mois et la notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition pourra intervenir après l’expiration du délai de 18 mois.

Les Philippines ont quant à elles déposé leur instrument d’adhésion au Protocole auprès de l’OMPI le 25 avril 2012, rendant ce dernier effectif le 25 juillet 2012. Contrairement à la Colombie, une marque internationale enregistrée avant l’adhésion des Philippines au Protocole ne pourra pas faire l’objet d’une extension à leur égard. Ainsi, seules les marques internationales enregistrées après le 25 juillet 2012 pourront désigner les Philippines. A l’instar de la Colombie, le délai pour notifier un refus provisoire de protection est désormais de 18 mois.

L’adhésion de la Colombie pourrait marquer un tournant majeur dans l’Histoire de la marque internationale. En effet, la Colombie est le premier pays d’Amérique latine à adhérer au système de Madrid. Il est probable que d’autres pays d’Amérique du sud suivent ce mouvement, à l’image du Mexique dont le Sénat vient récemment d’adopter une loi autorisant une future adhésion à l’Union de Madrid. Des discussions sont d’autre part en court au sein de l’Office de la Propriété Intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) en vue d’une éventuelle adhésion.

Depuis la création du Protocole de Madrid en 1989, le nombre de parties contractantes au système de Madrid ne cesse d’augmenter, facilitant ainsi la protection internationale des marques des titulaires de droits. Ces récentes adhésions démontrent à nouveau l’intérêt porté au système de Madrid et la vitalité de la marque internationale.

Il serait dommage de ne pas en profiter !

 

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Lady Gaga c. Lady Goo Goo – Haute Court de Justice d’Angleterre [10.10.11]

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus24/05/2012

Dès sa création au sein du jeu en ligne et site de réseautage social pour enfants « Moshi Monsters » exploité par la compagnie Mind Candy Ltd, Lady Goo Goo a fait l’unanimité. Si l’adorable petit bébé, avec sa poussette rose et ses couches-culottes de soie, a immédiatement séduit les bambins, les frasques du personnage ont attiré les foudres de la célèbre chanteuse Lady Gaga.

 

Le désamour entre les deux Dames est né lors de la sortie d’une chanson intitulé « Dance Moshi » (« Moshi Dance ») interprétée par Lady Goo Goo. En effet, ce personnage de dessin animé aux allures de bébé qui porte de grandes lunettes de soleil et des cheveux blonds, coiffés de manière excentrique,  rappelle étrangement la célèbre pop star. Lady Goo Goo, adulée par son jeune public, rencontra un franc succès avec la « Dance Moshi » postée sur YouTube. L’entreprise exploitante, Mind Candy, forte de cette réussite, envisagea dans la foulée de vendre le tube sur iTunes.

Ce projet fit s’insurger Ate My Heart Inc, société contrôlée par Lady Gaga, qui déposa une demande d’injonction provisoire afin d’empêcher Lady Goo Goo de chanter. Titulaire de deux marques LADY GAGA enregistrées dans les classes 9, 38 et 41 pour, entre autres choses, des enregistrements sonores et vidéos, le streaming audio et vidéo sur Internet et des services de divertissement et d’éducation, la société Ate My Heart invoqua un risque de confusion entre les dites marques LADY GAGA et Lady Goo Goo, pour contrainte ce petit personnage à ne plus pousser la chansonnette (voir l’article 5 (1) (b) de la Directive sur les marques (2008/95 CE)[1]).

Appliquant le test de l’utilisateur moyen, la Haute Cour de Justice anglaise considéra que les consommateurs concernés susceptibles d’écouter la chanson litigieuse se trouvaient dans une tranche d’âge allant de 6 à 12 ans et qu’une si jeune audience pouvait facilement croire que Lady Gaga et Lady Goo Goo étaient liées. Il est vrai qu’une proportion de la population aurait été en mesure de distinguer la célébrité du personnage de dessin animé créé par « Moshi monster »; toutefois, comme le souligne le juge, certains de ces consommateurs, même plus âgés, pouvaient eux aussi être amenés à croire que Lady Gaga sponsorisait Lady Goo Goo voire que les deux Dames étaient simplement connectées. Pour ce faire, la Haute Cour de Justice anglaise retient que le terme « Goo Goo » et « Ga Ga » sont tous deux des bruits émis par les bébés ; que Lady Gaga a développé sa réputation dans le domaine de la musique ; que la pop star utilise le terme « Little Monsters » pour se référer à ses fans sur le réseau social Twitter et enfin, que l’entreprise Mind Candy a elle-même marquée la chanson litigieuse sur YouTube afin qu’elle apparaisse comme résultat, lorsque le mot «Gaga» et «monstres» sont utilisés ensemble comme termes de recherche (voir les paragraphes 55-58 du jugement[2]).

La Cour a également constaté que Lady Gaga ainsi que sa marque jouissent d’une grande notoriété et que l’utilisation de Lady Goo Goo tirait avantage de cette réputation. En outre, le juge en tenant compte de l’approche retenue dans Interflora Inc v  Marks & Spencer Plc [2009] EWHC 1095 (Ch.), 2009 ETMR 54, considéra que exploiter Lady Goo Goo dans le domaine de la musique et la façon dont ce personnage imite Lady Gaga, tendaient non seulement à induire en erreur les consommateurs, pouvant ainsi croire que Lady Goo Goo était liée à la célèbre chanteuse, mais aussi conduire à la dilution ou risquer d’entacher la réputation de la marque LADY GAGA.

Par conséquent, la Haute Cour de justice anglaise en faisant droit à la requête de la société Ate My Heart, décida d’interdire à l’entreprise Mind Candy de promouvoir et vendre la « Danse Moshi » sur YouTube et iTunes.
Mind Candy n’a pas seulement donné naissance à Lady Goo Goo mais aussi à d’autres personnages basés sur des célébrités actuelles, parmi lesquels on compte notamment Brocoli Spear, Goo Fighters, 49 percent et Hairosmith. Il semblerait que Mind Candy aurait du se contenter d’exploiter Lady Goo Goo au sein du jeu en ligne et site de réseau social dédié aux enfants, au lieu de chercher à lancer sa carrière artistique sur le marché lucratif de la musique!

[1]Directive sur les marques (2008/95 CE), Article 5(1)(b) : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

[2] Ate My Heart Inc v. Mind Candy Limited [2011] EWHC 2741 (Ch) – 10.10.11

 

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