Marques

Dans une récente décision (1), l’Office des marques américain a admis l’opposition à l’enregistrement de la marque EPI-KEY basée sur un risque de confusion avec la marque EPIPEN.

L’Office a rejeté l’argument du déposant selon lequel le risque de confusion était écarté par le caractère obligatoire de la prescription médicale afin d’obtenir le produit en cause.

En l’espèce, les deux marques étaient utilisées pour des traitements médicaux contre les allergies à base d’épinéphrine. L’Office admet qu’il est plausible que les patients se trompent en demandant à leurs médecins une ordonnance pour l’un des médicaments en pensant qu’il s’agit en fait de l’autre. Les patients et même les médecins pourraient également penser injustement que les deux médicaments sont fabriqués par la même société.

Ainsi, le fait que les produits soient prescrits par des intermédiaires professionnels ne permet pas d’écarter tout risque de confusion entre deux marques.

(1) Mylan, Inc. v. Beaufort County Allergy, opposition No. 91195868 (USPTO TTAB 19 juin 2013)

Les douanes jouent un rôle important en identifiant, aux frontières, les marchandises suspectées de contrefaire des marques, des modèles ou des brevets.

Quels sont les moyens à disposition des douanes pour apporter la preuve de la contrefaçon ?

Deux catégories de saisies sont prévues par la loi, l’une à titre préventif et l’autre à titre répressif.

A titre préventif, la douane protège les entreprises ayant déposé une demande d’intervention. Celle ci permet aux services douaniers de retenir toute marchandise suspecte pendant une durée de dix jours, limitée à trois jours en cas de marchandises périssables.

A titre répressif, la douane met en œuvre la procédure de saisie lorsque la contrefaçon est avérée et assure ainsi le retrait immédiat des contrefaçons des circuits de vente tout en poursuivant les infracteurs en justice.

LA PREVENTION : la retenue douanière

Le titulaire des droits de propriété intellectuelle doit déposer une demande d’intervention afin de mettre en place une surveillance douanière lui permettant d’être informé de l’importation en France de contrefaçon présumée des produits.

Quand ?

La demande doit être déposée sur simple fourniture d’un certificat d’enregistrement de marque, de modèle ou de brevet délivré par l’Institut national de la Propriété Intellectuelle (INPI) ou tout autre office d’enregistrement. Cette mesure est préventive est peut avoir avant toute contrefaçon avérée.

Comment ?

Le formulaire de dépôt reprend certaines informations permettant d’assurer l’efficacité des contrôles douaniers :

• Titre de propriété intellectuelle
• Personnes à contacter (techniques et administratifs)
• Description technique des marchandises authentiques et des circuits de production et d’acheminement
• Description du faux si la contrefaçon est connue.

Durée ?

La demande d’intervention est valable un an à compter de la date d’acceptation du dossier par l’administration. La demande est renouvelable sur demande écrite.

Toutes ces informations sont couvertes par le secret professionnel douanier !

Avantages de la procédure de retenue en douane :

• Les informations communiquées vont permettre de mieux cibler les contrôles douaniers et donc de les rendre plus efficaces.
• La demande d’intervention est le préalable indispensable avant la mise en retenue de dix jours des marchandises suspectes.

Lorsqu’une demande d’intervention a été déposée et que les douaniers soupçonnent des marchandises d’être contrefaisantes : ils retiennent la marchandise en cause pendant une période de 10 jours.

Cette procédure s’exerce en étroite collaboration avec les titulaires de droits

Pour introduire une demande d’intervention, le titulaire de droits (ou son représentant) doit remplir les deux conditions suivantes :

• Le titulaire doit fournir des informations très précises relatives à la description des marchandises afin d’aider les douanes à déceler les éventuelles contrefaçons.
• Elle doit être accompagnée de preuves confirmant que le demandeur est bien le titulaire des droits en question.

Afin de faciliter le contrôle douanier et le rendre plus effectif, une formation des douanes peut être nécessaire.
Le titulaire des droits a la possibilité de former les douanes afin de les aider à authentifier les marchandises soumises à la demande d’intervention.

LA REPRESSION : La saisie douanière

Le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou son licencié exclusif doit adresser une requête au président du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) dans le ressort duquel la saisie de contrefaçon doit être effectuée. Cette saisie peut être descriptive ou réelle.

Pour valider la saisie, le requérant doit assigner, soit au civil devant le TGI, soit au pénal devant le Tribunal Correctionnel dans un délai de 15 jours.

La responsabilité civile

L’action en contrefaçon portée devant le TGI territorialement compétent s’exerce selon les règles de compétence de droit commun et se prescrit par 3 ans à compter des faits qui en sont la cause. Elle est exercée par le titulaire des droits mais son licencié exclusif a la possibilité de poursuivre en lieu et place du titulaire si ce dernier, préalablement mis en demeure d’agir, n’exerce pas ce droit et sauf stipulation contraire du contrat de licence.

Lorsqu’il introduit une action en contrefaçon, le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit faire la preuve du ou des actes de contrefaçon en application du principe général de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, mais la saisie-contrefaçon est le moyen le plus utilisé par les titulaires de droit.

Dans sa décision au fond, le Tribunal peut prononcer l’interdiction des activités contrefactrices, la confiscation des objets revêtus de la marque contrefaite ainsi que le versement de dommages-intérêts  au propriétaire de la marque afin de réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon.

La responsabilité pénale

Cette action est exercée dans les mêmes conditions que l’action civile, c’est-à-dire, soit par le titulaire de la marque, soit par son licencié exclusif.
L’action publique est déclenchée soit par le Ministère Public, soit par la victime se portant partie civile. La contrefaçon étant un délit, l’action se prescrit par 3 ans.
Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 400.000€ (si l’infraction est réalisée en bande organisée cela peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500.000€ d’amende).
Le juge a toujours l’opportunité de prononcer des peines complémentaires facultatives : affichage de la décision, publication du jugement, confiscation des produits et instruments ayant servi à commettre le délit).

L’intervention douanière au niveau français permet aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une protection effective de leurs droits. Le droit communautaire à travers deux règlements(1) organise également un contrôle douanier des droits de propriété intellectuelle très efficace.

Le Parlement européen a adopté le 11 juin 2013, le nouveau règlement relatif aux mesures douanières afin d’assurer un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2014 et remplacera le règlement CE 1383/2003 en y apportant certaines améliorations :

• La procédure simplifiée mènera à la destruction des marchandises contrefaisantes, sans ordonnance du tribunal, à condition que le détenteur des droits  l’accepte et que l’importateur ne s’y oppose pas ;
• Les personnes qui sont surprises à recevoir de petites quantités (moins de 2 kilos) de marchandises de contrefaçon par la poste auront 10 jours pour consentir à leur destruction sans avoir à payer le stockage et la destruction ;
• La liste des droits de propriété intellectuelle protégés est étendue pour une protection encore plus complète (protection des noms commerciaux, des topographies de semi-conducteurs…) ;
• La procédure existante pour la destruction rapide de marchandises contrefaisantes est maintenant obligatoire dans tous les Etats membres ;
• L’exercice du droit d’être entendu est harmonisé pour les parties auxquelles la retenue est préjudiciable.

Nous coopérons régulièrement avec les services des douanes dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseillez sur la stratégie à adopter en matière de surveillance douanière.

                                                                     
(1) Règlement n°1383/2003 du 27 juillet 2003 complété par le règlement n°1891/2004 du 21 octobre 2004.

Le 17 mai 2013, le Gouvernement de la République du Rwanda a déposé son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »).

Le Protocole de Madrid est entré en vigueur le 17 août 2013 pour le Rwanda.

L’article 290 de la loi n°31/2009 du 26/10/09 sur la Protection de la Propriété Intellectuelle au Rwanda énonce que :

• Les dispositions de tout traité international en matière de propriété intellectuelle auquel la République du Rwanda est signataire doivent s’appliquer. En cas de conflits avec les dispositions de cette loi, les dispositions du traité international prévaudront sur cette dernière.

Cette adhésion est favorable aux titulaires de marque qui peuvent inclure la République du Rwanda lors du dépôt d’une marque internationale ou étendre des enregistrements internationaux existants au Rwanda.