Marques

En décembre dernier, et après dix ans de dialogue, l’Union européenne et la Chine sont parvenues à un accord renforçant leur coopération en matière de propriété intellectuelle. Avec un budget avoisinant les 10 millions d’euros sur les trois prochaines années, la collaboration s’étend sur tous les champs de la propriété intellectuelle par la mise en œuvre d’une vingtaine de cadres de travail.

L’accord prévoit l’adoption de textes européens et chinois en la matière allant dans le sens d’une collaboration consolidée entre les autorités, la publication de banques de données relatives à la propriété intellectuelle, ainsi que le renforcement de la coopération en matière douanière. Dans un contexte de dématérialisation, l’objectif affiché est la mutualisation des moyens pour la protection des innovations. A long terme, l’accord prévoit d’encourager le développement économique et commercial.

L’Union européenne et l’OHMI ont d’ores et déjà envoyé à Beijing des experts, afin de mettre en œuvre la collaboration avec la Chine. Le président de l’OHMI António Campinos, souligne « l’importance de la coopération Union européenne-Chine dans une économie mondialisée ».

Cette collaboration prend la suite d’un précédent accord signé en 2009 entre l’Union européenne et la Chine.

Le 11 avril 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt ASA Sp. Z o.o. contre l’Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) s’est prononcée sur le risque de confusion existant entre les marques FEMIFERAL et FEMINATAL déposées toutes deux pour  des produits pharmaceutiques notamment pour enfants en classe 5.

La société ASA Sp. Z o.o. avait déposé la marque « FEMIFERAL » auprès de l’OHMI le 18 septembre 2006, or Merck sp. Z o.o. titulaire de la marque antérieure FEMINATAL a rapidement engagé une procédure d’opposition. L’OHMI s’est alors prononcée en faveur de Merck sp. Z o.o.  le 19 novembre 2010.

La société ASA Sp. Z o.o. ASA s’est alors retournée contre l’OHMI, le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé dans une décision Asa/OHMI – Merck le 22 mai 2012 rejetant toutes ses demandes, elle a alors formé un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

La Cour a rejeté le pourvoi jugeant que ces marques étaient similaires et qu’elles engendraient un risque de confusion. La cour n’a pas retenue l’argumentation selon laquelle le préfixe FEMI est entendu par le consommateur moyen comme des produits destinés aux femmes, ainsi malgré la localisation dans le domaine pharmaceutique c’est donc bien au consommateur moyen qu’il a été fait référence et non pas au public pertinent.

Les dépôts à titre de marque de « Saveur de menthe poivrée » et « Un parfum de menthe poivrée » pour un spray de nitroglycérine ont récemment été rejetés par le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) de l’Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO). En effet, le TTAB a mis en avant le fait que la substance de menthe poivrée constitue une caractéristique fonctionnelle du produit et que le demandeur n’apporte aucune preuve de la distinctivité des marques.

La menthe poivrée comme caractéristique fonctionnelle du produit

L’examinateur a en effet estimé que la menthe poivrée est une caractéristique exclusivement fonctionnelle du produit et non pas un signe distinctif pouvant remplir le rôle de marque. Pour éclaircir cette notion de caractéristique « fonctionnelle » il convient de se pencher sur l’arrêt de la cour suprême des Etats-Unis Inwood Laboratories, INC v Ives Laboratories, INC en 1982 qui dispose qu’une caractéristique d’un produit est « fonctionnelle si elle est essentielle à son usage ou à ses fins, ou encore si elle en affecte son coût ou sa qualité ».

En l’espèce, le demandeur alléguait que c’est un ingrédient inactif du médicament n’ayant aucune propriété thérapeutique. Ainsi, il ne pouvait, selon lui, être considéré comme une caractéristique fonctionnelle.

Or, l’examinateur démontre par la production du descriptif d’un brevet américain délivré pour un spray de nitroglycérine que l’usage du menthol améliore les effets du médicament et en limite les effets secondaires.

La menthe poivrée ne constitue donc pas un élément superflu mais bel et bien un élément utile au médicament.

Le caractère distinctif

La distinctivité est une condition essentielle pour l’obtention d’un droit de marque. Non seulement la marque doit permettre aux clients de différencier le produit d’un produit concurrent, mais également être suffisamment différente du produit ou service qu’elle désigne.

L’examinateur rapporte que l’usage de la menthe poivrée pour un spray de nitroglycérine par la société n’est pas exclusif puisque d’autres en contiennent également. Il rappelle également que les arômes et parfums n’ont jamais porté intrinsèquement de caractère distinctif et qu’il est dès lors nécessaire que le demandeur démontre en quoi cette senteur était susceptible de fonctionner en tant que marque.

Dans le cas d’espèce, le demandeur n’a rapporté aucun élément de preuve de la distinctivité de sa marque.

La contrefaçon est un fléau économique et social : selon l’OCDE, la contrefaçon représente 5 à 7 % du commerce mondial, soit un volume approximatif de 200 milliards d’euros.

Contrairement aux idées reçues, elle ne se limite pas au commerce de cigarettes ou de produits de luxe. Evoluant en parallèle du marché légal, la contrefaçon touche tous les secteurs d’activité : alimentation, vêtements, soins corporels ou encore les médicaments. Certaines saisies effectuées cette année expriment bien ce phénomène. Ainsi, le 17 mai 2013, les services de douane du port du Havre ont saisi 1,2 millions de sachets d’aspirine contrefaisants en provenance de Chine. Autre cas : le 15 mai 2013, un contrôle effectué au port de Marseille a permis l’interception de 10.000 paquets de biscuits contrefaisants la célèbre marque « BN ».

Bien que significatives, ces saisies ne suffisent pas à redonner le sourire aux douaniers français. Malgré un afflux toujours plus massif de marchandises contrefaites, principalement en provenance d’Asie (70 %), les saisies se sont effondrées en 2012.  En constante augmentation, elles avaient atteint les 8,9 millions d’articles saisis en 2011, pour retomber à 4,6 millions l’année suivante. Soit une chute de… 47 % !

Si les coupes budgétaires affectent aussi les douaniers, ceux-ci attribuent plutôt cette baisse à l’effet de la jurisprudence européenne Nokia-Philips (CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et a. et Nokia Corporation c/ Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs).

En effet, la solution retenue par la décision Nokia-Philips limite les possibilités d’intervention de la Douane sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement, en exigeant notamment de l’Administration des éléments de preuves justifiant son action. Ainsi, depuis début 2012, la Douane française a cessé toute intervention sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement. Cette jurisprudence expose clairement l’Europe au risque de devenir une plateforme de redistribution de la contrefaçon !

Cependant, la jurisprudence Nokia-Philips n’est pas encore gravée dans le marbre. Le Règlement européen n°608/2013, qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2014, ne proscrit pas la retenue des marchandises en transit ou en transbordement. En outre, la Commission Européenne dans ses propositions en date du 27 mars 2013, a affirmé sa volonté de rendre plus efficace la réglementation de l’Union sur ce point.

La Douane française constate également une hausse exponentielle de la vente des produits contrefaisants sur l’Internet. Ces articles, saisis par fret postal ou fret express, concernaient 1 % des articles saisis en 2005 (soit 35.000 articles) et 15 % en 2011 (soit 1.421.773). En 2012 les articles contrefaisants vendus via l’Internet représentaient un total de 1.428.281, soit 30 % des saisies ! Ayant réalisé l’ampleur du trafic de marchandises contrefaites sur l’Internet, les Douanes ont lancé en mars 2009 une cellule opérationnelle spécialisée dénommée « Cyberdouane ». Ces constatations sont également dues à l’activité accrue de cette cellule.

Ainsi, face à des contrefacteurs en constante évolution, la Douane française tâche de s’adapter. Pour être efficiente, cette adaptation de la Douane doit s’appuyer sur la coopération permanente avec tous les acteurs directement ou indirectement concernés.

Parmi ceux-ci, on retrouve les autres services de Douane, aussi bien Européens qu’étrangers. Si une meilleure harmonisation au niveau Européen est en cours, notamment via le règlement UE n°608/2013 et la proposition du « paquet marque » de la Commission Européenne en date du 27 mars 2013, elle demeure un processus de longue haleine. Quant à la coopération avec les services de douanes étrangers, la Douane française à bien pris la mesure de son importance, et ne cesse d’essayer de la renforcer, principalement avec les services Chinois et Hongkongais.

Par ailleurs, le partenariat avec les titulaires de droits améliore l’efficacité des services. Les titulaires de droits peuvent faire des demandes d’intervention. Gratuite et valable pendant une année, ces demandes d’intervention permettent aux  douaniers de retenir toute marchandises suspectes pendant 10 jours et de mieux cibler leurs contrôles. Elles permettent également aux titulaires d’obtenir gain de cause pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle en justice.

Entre la protection des droits de propriété intellectuelle d’une part, et la liberté de circulation des marchandises légitimes d’autre part, la Douane française cherche constamment le juste équilibre sans avoir toujours les moyens de ses ambitions.

Le Ministère du Commerce et de l’Industrie en charge de la protection des marques en Arabie Saoudite a récemment opéré des changements importants dans la procédure de dépôt de marque entrée en vigueur le 25 septembre 2013.

Une plateforme en ligne dédiée

La principale nouveauté réside dans la numérisation de la procédure de dépôt de marque, en effet, les dépôts de demandes de marques devront dorénavant être effectués uniquement en ligne sur le portail prévu à cet effet et disponible sur le site du Ministère(1). Mais il convient de préciser que les différents conseils locaux spécialisés dans la protection des marques devront  préalablement s’enregistrer afin d’avoir accès à cette plateforme.

La procédure de dépôt de la demande

Pour pouvoir procéder à une demande de marque, il convient de déposer le pouvoir signé par le demandeur à son conseil en version scannée en couleurs sur la plateforme dédiée, dans la journée ou le lendemain, l’office procède soit au rejet du pouvoir soit à l’approbation de celui-ci.
Toutefois, la procédure n’est pas entièrement numérisée, en effet, si le pouvoir est validé, il conviendra alors de le déposer en version originale auprès de l’office, là encore les délais de traitement prévus sont courts : dans la journée ou dans les jours qui suivent le pouvoir sera ajouté sur le compte en ligne du conseil qui pourra ainsi procéder à une demande de dépôt de marque au nom de son client.  Le pouvoir ainsi inscrit sera valable pour tous les futurs dépôts.
Quant au choix des classes, celui-ci est cantonné aux libellés de la 10ème édition de la classification de Nice de 2012. Le seul inconvénient de cette nouvelle procédure est qu’en cas de priorité revendiquée, le document de priorité doit être obligatoirement fourni au moment du dépôt en version scannée et en version originale auprès de l’office.

Le suivi de la demande inscrit dans la modernisation

Toujours dans un souci de modernité, les informations quant à l’avancée du dossier sont transmises au conseil par SMS ou par e-mail.

La procédure numérique limitée aux nouveaux dépôts

Précision importante, cette procédure n’est pour l’instant mise en œuvre que pour les nouveaux dépôts, en effet, les prorogations, changement de nom du titulaire de la marque, et autres actions connexes ne sont pas encore accessibles en ligne.

Tous ces changements s’inscrivent dans une volonté de modernisation engagée depuis quelques années par l’Arabie Saoudite en matière de protection des marques. Ils ne peuvent qu’être salués.

                                                      
(1) http://tm.mci.gov.sa.

Le mot « BIO » signifiant « vie » en grec, est compréhensible dans la plupart des pays comme racine du mot « biologique ». Souvent considéré comme synonyme de « bon » ou « sain », il a été l’objet au cours des dernières années d’un formidable engouement des services marketing au niveau mondial.

Pourtant, celui-ci a atteint de tels sommets que l’emploie de ce terme pourrait perdre de son utilité.

L’usage intensif du mot « BIO » conduit à une diminution du caractère distinctif des marques  l’employant et ainsi à une augmentation du risque de confusion.

Rien qu’en France, plus de 4800 marques en vigueur contiennent le mot « BIO ». Si environ 1400 d’entre elles portent sur l’alimentation (1425 enregistrements en classe 30 et 1035 en classe 31), elles touchent de plus en plus d’autres produits comme les produits pharmaceutiques (classe 5 avec 1311 enregistrements) et les produits cosmétiques ou d’entretien (classe 3, 1317 enregistrements).

Cette tendance se confirme dans tous les autres pays (Union Européenne 7800 marques en vigueur, Etats-Unis 3600).

L’Australie constitue une flagrante illustration de ce phénomène : environ 2300 marques comportent le mot « BIO » et 90 % d’entre elles l’utilisent comme préfixe.

Dans un tel contexte, les marques sont difficiles à défendre.

A titre d’exemple, le Tribunal fédéral allemand des brevets a récemment statué sur la similitude entre deux marques comportant le préfixe « BIO » : « BIONSEN » et « BIOPHEN ». Bien qu’il ne se soit pas attardé sur le terme « BIO »,  le Tribunal a imposé la suppression de la seconde en raison du risque évident de confusion.

La sortie de la nouvelle loi de propriété intellectuelle qui devait être promulguée en juillet dernier a été repoussée à une date ultérieure, prévue courant 2014.

Le gouvernement de Myanmar doit en effet revoir certaines des déclarations afin de remplir des conditions supplémentaires de l’OMC(1) et de l’OMPI(2). Jusque là, la loi actuelle est toujours en vigueur.

Ainsi, il n’y a toujours pas de système d’examen pour l’enregistrement des marques ni de remise de Certificat d’Enregistrement de Marque, mais il y a une Déclaration de Propriété de Marque à remplir auprès de l’Office of the Registrar of Deeds de Yangon.

Cette déclaration est un début de preuve lors de conflits et peut être appuyée par les publications des archives du registre dans les journaux locaux.

Cette déclaration n’a pas de durée précise de validité, mais il est conseillé de la renouveler tous les trois ans. La première et la dernière déclaration offriront donc de bonnes preuves en cas de contestations éventuelles.

(1) Organisation Mondiale du commerce (WTO – World Trade Organization).
(2) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO – World Intellectual Property Organization)