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La CJUE ouvre le champ d’application du Règlement européen sur les douanes à la saisie de produits achetés sur internet

Symbole copyrightLe 6 février dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’application du Règlement européen sur les douanes à la saisie de produits contrefaits achetés sur internet.

 

Ce Règlement requiert, pour permettre une saisie, que les produits soient distribués au public dans le cadre d’échanges commerciaux. En l’espèce, une juridiction danoise a donc posé à la Cour une question préjudicielle. Etait en jeu l’applicabilité dudit Règlement à des produits contrefaits achetés sur internet par un particulier. Et la juridiction danoise de souligner que ce scenario caractérisait davantage une importation à des fins personnelles et non commerciales.

 

Aux termes d’un attendu laconique, la Cour de Justice a estimé que « le titulaire de droits de propriété intellectuelle sur des biens vendus au résident d’un Etat Membre par un site domicilié hors de l’Union européenne, jouit de la protection accordée à ce titulaire au jour de l’entrée des biens sur le territoire de cet Etat Membre ». Elle considère donc les critères du Règlement comme superflus.

 

La Cour ajoute qu’il n’est pas nécessaire « que les biens en question aient fait l’objet, avant la vente, d’une offre d’achat ou de publicité visant les consommateurs de cet état ». Suivant sa jurisprudence Philips (Case C-446/09 Philips and Nokia du 1er décembre 2011), la CJUE abandonne donc également le critère de focalisation de l’activité du site internet.

 

Cela amène à une application nécessairement plus large de la règlementation, qui s’appliquera à tous les biens entrants sur le territoire de l’Union.

 

En paralysant les critères du Règlement, la Cour s’octroie des pouvoirs qu’elle n’a pas. En matière de renvoi préjudiciel, son rôle est en effet limité à l’interprétation des textes européens. Pour autant, sa position est compréhensible dans la mesure où la protection accordée aux titulaires de droits de propriété intellectuelle est importante. Dans un contexte mondialisé, la protection des innovations des entreprises européennes doit être une priorité.

 

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Protégez les noms de vos dirigeants : ouverture de l’extension .CEO

business-dreyfus-81-150x150Depuis le 28 mars 2014, le .CEO est disponible à l’enregistrement. C’est une extension prisée par les dirigeants d’entreprise puisqu’elle leur permet désormais de protéger leur identité sur la toile.

Nous recommandons vivement de procéder à un enregistrement préventif. En effet, les noms des dirigeants sont enregistrés rarement à titre de marque et les mécanismes de protection UDRP ou URS seront inopérants dans ce cas.

Notre cabinet est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour vous assister dans le cadre de ces enregistrements préventifs.

 

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La TMCH approche le cap des 20.000 notifications

business-dreyfus-81-150x150La Trademark Clearinghouse (TMCH) est un mécanisme qui permet aux titulaires de marques d’introduire les données relatives à leur marque dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi, elle alerte les titulaires de marques dès qu’un nom de domaine identique et porteur d’une nouvelle extension est enregistré par un tiers. Elle leur permet par ailleurs de bénéficier d’un droit de priorité à l’enregistrement de leurs noms de domaine en période de Sunrise.

 

Les notifications ont commencé à être envoyées dès le 3 février dernier, date à laquelle l’extension .شبكة signifiant .web est devenue active. Depuis le lancement du programme de nouvelles extensions par l’ICANN, quelques 180 000 noms de domaines ont été enregistrés. Or, la TMCH a envoyé environ 17 500 notifications aux titulaires de marques, soit 10% du nombre d’enregistrements !

 

Selon Jan Corstens, chef de projet de la TMCH, « nombreux sont ceux qui vont vouloir mettre la main sur les nouveaux noms de domaine à la première opportunité. Les titulaires de marques qui ne sont pas encore inscrits à la TMCH s’exposent à un risque important »

 

Les prochaines années vont voir l’arrivée de nombreuses extensions de nom de domaine. « Si les titulaires de marques veulent tirer avantage des opportunités que cela représente, il est nécessaire qu’ils agissent d’abord pour leur protection » ajoute Corstens.

 

Mais la TMCH n’est pas exempte de défauts. D’abord parce qu’elle n’interdit pas aux tiers de réserver des noms de domaine reproduisant les marques qu’elle contient. Ensuite parce que seuls les noms reprenant la marque à l’identique sont repérés, ne prenant pas en compte les cas de typosquatting.

 

Malgré ces réserves, la Trademark Clearinghouse fonctionne convenablement et se révèle efficace. En témoignent les 17 500 notifications envoyées en peu de temps aux titulaires de marques.

 

Le cabinet Dreyfus est agent accrédité TMCH et peut vous aider à résoudre vos litiges de noms de domaine et à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Les douanes françaises publient leur rapport 2013

Symbole copyrightC’est une année record à tous les niveaux pour les services douaniers français. Les chiffres publiés le 12 mars 2014 par l’administration sont en effet en augmentation flagrante par rapport à 2012.

 

Les douanes ont ainsi saisi 7,6 millions de produits contrefaisants pendant l’année 2013, contre seulement 4,6 millions en 2012, soit une augmentation de 65 %. Le podium des produits contrefaits les plus saisis est constitué des médicaments (18%), des vêtements (14%) et des « accessoires personnels » (6%). En queue de peloton, l’on retrouve les produits informatiques avec les CD, DVD et logiciels (1%) ou encore les équipements électroniques et informatiques (1,3%).

 

Le rapport 2013 liste également les évènements marquants de cette année pour le service des douanes. Ainsi en mai plus d’un million de sachets d’aspirine contrefaite ont été saisis et en décembre, Cyberdouane a interpelé un vendeur de stupéfiants agissant sur le web caché.

 

Désormais, la France se situe au deuxième rang des pays pour la mise en œuvre de la protection de la propriété intellectuelle et le pays est classé 12e dans le domaine de la logistique et de la douane selon le rapport.

 

L’Union des Fabriquants (UniFab) a diffusé un communiqué de presse dès la publication du rapport par les autorités. Elle se « félicite des résultats de la douane » et remercie les services douaniers « pour leur implication sans faille dans la protection des consommateurs ». Alors que l’Unifab s’inquiétait publiquement en 2011, « cette nouvelle redonne un élan d’enthousiasme à la lutte contre la contrefaçon » indique l’UniFab.

 

Le rapport des douanes et l’UniFab évoquent enfin le développement des trafics par les canaux d’internet, et appellent les consommateurs à la vigilance.

 

Le cabinet Dreyfus propose des services de surveillance et de saisies douanières. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Les nouvelles extensions de nom de domaine .BIKE .GURU et .VENTURE au cœur de procédures UDRP

business-dreyfus-81-150x150Les nouvelles extensions de nom de domaine telles que les .HOME, .BIKE ou encore .PARIS font leur apparition sur le marché. Certains profitent de ces lancements pour contrefaire des marques renommées, et des noms de domaine avec ces extensions font déjà l’objet de procédures UDRP.

 

Le 5 février dernier, le nom de domaine <canyon.bike> a été réservé sous couvert d’anonymat auprès du bureau d’enregistrement Godaddy.com.

 

La société allemande Canyon Bicycles GmbH a alors réagi, déposant rapidement une plainte UDRP (Uniform Domain Resolution Policy) auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). La société entend faire jouer son droit de propriété intellectuelle, puisqu’elle est titulaire de plusieurs marques Canyon depuis 1993.

 

Cette plainte est la première procédure UDRP depuis l’introduction sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine. IBM a également déposé deux plaintes sur les noms de domaines <ibm.guru> et <ibm.ventures>. Mais il s’agit de procédures URS (Uniform Rapid Suspension). Contrairement aux procédures UDRP, leur but n’est pas d’aboutir au transfert ou l’annulation du nom de domaine, mais simplement d’en obtenir la suspension. Le 12 février, l’expert auprès du National Arbitration Forum (NAF) a répondu favorablement aux demandes d’IBM et a ordonné la suspension des deux noms de domaine.

 

Plus de 1000 extensions de noms de domaine vont être déployées dans les prochains mois, et avec elles les conflits vont s’intensifier. Il sera intéressant de voir lesquelles auront un intérêt pour les réservataires, à l’image de l’extension .CO. Le réservataire du nom de domaine <tes.co> avait été considéré comme violant le droit de marque de la société Tesco, alors que l’extension n’était jusqu’alors pas prise en compte pour apprécier la similitude entre marque et nom de domaine.

 

A n’en pas douter, les décisions de l’OMPI et du NAF sur ces nouvelles extensions seront d’une importance capitale pour les titulaires de marques.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans les conflits de noms de domaine. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

 

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Noms de médicaments : des difficultés à enregistrer les marques aux Etats-Unis

Symbole copyrightAux Etats-Unis tout comme en Europe, l’acceptation du nom d’un médicament est semée d’embuches bien spécifiques. Au-delà des critères applicables à tout dépôt de marque, l’enregistrement d’un nom de médicament dépend en grande partie de la Food and Drug Administration – FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux).

 

Plusieurs critères sont examinés par la FDA, au premier rang desquels la déceptivité du nom, le risque de confusion (notamment avec un médicament sur le marché), avec pour objectif principal la santé et la prévention des erreurs médicales. D’autres analyses sont effectuées, sur le packaging, les patients cibles ou encore le nom générique. Des tests sont également effectués sur les indications de posologie, ou par l’écriture manuscrite. Il est essentiel en effet qu’une prescription médicamenteuse ne soit pas comprise différemment par le médecin et la personne qui délivre les traitements.

 

Cette procédure est financée par les lois PFUDA (Prescription Drug User Free Act), qui donnent également des objectifs à atteindre à la FDA. Depuis 1992, le délai d’enregistrement d’une marque de médicaments été divisé par deux aux Etats-Unis. Cependant, une marque pharmaceutique ne sera enregistrée que lorsque le composant sera lui-même autorisé par l’agence.

 

Une procédure d’urgence existe également concernant les traitements médicamenteux de maladies mortelles dont le potentiel succès est inégalé. L’issue de cette procédure peut être désavantageuse pour les candidats à la procédure ordinaire. La marque déposée en procédure d’urgence est prioritaire, même si le dépôt de la demande est postérieur.

 

A cause de ce contrôle, seuls 40% des noms de médicaments sont enregistrés, la sécurité des patients étant une priorité.

 

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Fédération de Russie : la contrefaçon se durcit

Symbole copyrightPar une loi fédérale No. 194-FZ, adoptée le 23 juillet 2013, les autorités russes ont décidé d’augmenter les amendes en cas de contrefaçon. La mise en œuvre de sanctions plus sévères a pour objectif de dissuader les tiers de distribuer des produits contrefaisants.

 

Le nouvel article 14.10, introduit dans le code russe des infractions administratives, prévoit de nouvelles pénalités pour contrefaçon de marque. Ces dernières seront prononcées lors d’utilisation illégale de marque, d’appellations d’origine, de fabrication et de distribution de marchandises contrefaisantes.

Dans le passé, les autorités russes ne faisaient aucune corrélation entre le prix des marchandises contrefaites et le montant de l’amende. Désormais, elles différencient les peines encourues selon qu’il s’agisse d’une entreprise ou de son dirigeant. Une entreprise devra payer le triple du prix des marchandises avec une base minimum de 40,000 RUB (environ 850 euros) et les produits contrefaisants seront confisqués. Les dirigeants d’entreprise, quant eux, devront payer le double du prix des marchandises contrefaisantes avec une base minimum de 20,000 RUB. Enfin, s’il s’agit de particuliers, ils devront simplement payer le prix de la marchandise avec une base minimum de 2,000 RUB (environ 50 euros).

 

Bien que la lutte contre la contrefaçon soit difficile en Fédération de Russie, ces mesures sont bienvenues et devraient avoir un caractère dissuasif pour certains.

 

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Cybersquatting et nouvelles extensions de noms de domaine : de l’intérêt de la TMCH

business-dreyfus-81-150x150Alors que les nouvelles extensions de noms de domaine apparaissent sur le marché, la Trademark Clearing House (TMCH) a dévoilé un rapport mettant en avant l’inquiétant risque de cybersquatting sur les noms de domaine des grandes entreprises américaines.

 

La TMCH est un mécanisme mis en place par l’ICANN qui permet aux titulaires de marques de se protéger dans le cadre de l’expansion des nouvelles extensions. Elle permet d’introduire les données relatives aux marques dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions.

 

L’étude de la TMCH, réalisée sur les nouvelles extensions <.web>, <.online>, <.blog> <.shop> et <.app>, montre que les 50 marques les plus réputées aux Etats-Unis sont toutes l’objet de pré-réservations de noms de domaine par des tiers. Elle révèle par ailleurs que la moitié des titulaires de ces marques ne dispose pas des noms de domaines primordiaux dans les extensions déjà existantes, tels que <pepsi.us> ou encore <kelloggs.net>. Et Jonathan Robinson, consultant à la TMCH, estime que « avec le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine, toutes ces marques risquent d’être contrefaites ».

 

Pourtant des mécanismes ont été mis en place pour éviter ce genre de situations. L’inscription à la TMCH permet ainsi de faire valoir sa marque, et de bénéficier d’un droit de préférence de réservation pendant la période prioritaire Sunrise réservée aux titulaires de marques. L’inscription dans la TMCH permet également d’être informé de toute réservation indue d’un nom de domaine reprenant ou imitant une marque. « Il vaut mieux prévenir que guérir, estime Jonathan Robinson, et l’adhésion à la TMCH est la pierre angulaire de la protection des marques avec les nouvelles extensions. »
Plus de 80% des grandes marques américaines ont déjà fait appel à des procédures alternatives de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine, tels que la procédure UDRP. Alors qu’avec les nouvelles extensions de noms de domaine, les cas de cybersquattage devraient augmenter, l’objectif affiché de la TMCH est justement de prévenir ces litiges.

 

Si le but premier du cybersquatteur est d’attirer du trafic sur son site grâce à des noms de domaine évocateurs, l’objectif à moyen terme est de négocier à bon prix les noms de domaines ainsi réservés à l’insu des titulaires de marques. Dans ce contexte, le rôle de la TMCH est essentiel pour les titulaires de marques.

 

Dreyfus & associés est un agent accrédité pour la TMCH. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

 

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Nouvel accord de collaboration UE/Chine en matière de propriété intellectuelle

Symbole copyrightEn décembre dernier, et après dix ans de dialogue, l’Union européenne et la Chine sont parvenues à un accord renforçant leur coopération en matière de propriété intellectuelle. Avec un budget avoisinant les 10 millions d’euros sur les trois prochaines années, la collaboration s’étend sur tous les champs de la propriété intellectuelle par la mise en œuvre d’une vingtaine de cadres de travail.

 

L’accord prévoit l’adoption de textes européens et chinois en la matière allant dans le sens d’une collaboration consolidée entre les autorités, la publication de banques de données relatives à la propriété intellectuelle, ainsi que le renforcement de la coopération en matière douanière. Dans un contexte de dématérialisation, l’objectif affiché est la mutualisation des moyens pour la protection des innovations. A long terme, l’accord prévoit d’encourager le développement économique et commercial.

 

L’Union européenne et l’OHMI ont d’ores et déjà envoyé à Beijing des experts, afin de mettre en œuvre la collaboration avec la Chine. Le président de l’OHMI António Campinos, souligne « l’importance de la coopération Union européenne-Chine dans une économie mondialisée ».

 

Cette collaboration prend la suite d’un précédent accord signé en 2009 entre l’Union européenne et la Chine.

 

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Marque Communautaire : les marques FEMIFERAL et FEMINATAL jugées similaires

Symbole copyrightLe 11 avril 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt ASA Sp. Z o.o. contre l’Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) s’est prononcée sur le risque de confusion existant entre les marques FEMIFERAL et FEMINATAL déposées toutes deux pour  des produits pharmaceutiques notamment pour enfants en classe 5.

 

La société ASA Sp. Z o.o. avait déposé la marque « FEMIFERAL » auprès de l’OHMI le 18 septembre 2006, or Merck sp. Z o.o. titulaire de la marque antérieure FEMINATAL a rapidement engagé une procédure d’opposition. L’OHMI s’est alors prononcée en faveur de Merck sp. Z o.o.  le 19 novembre 2010.

 

La société ASA Sp. Z o.o. ASA s’est alors retournée contre l’OHMI, le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé dans une décision Asa/OHMI – Merck le 22 mai 2012 rejetant toutes ses demandes, elle a alors formé un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

 

La Cour a rejeté le pourvoi jugeant que ces marques étaient similaires et qu’elles engendraient un risque de confusion. La cour n’a pas retenue l’argumentation selon laquelle le préfixe FEMI est entendu par le consommateur moyen comme des produits destinés aux femmes, ainsi malgré la localisation dans le domaine pharmaceutique c’est donc bien au consommateur moyen qu’il a été fait référence et non pas au public pertinent.

 

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