Dans un arrêt du 21 juin 2013 (1), la Cour d’appel de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée par la Société des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF) à l’encontre de Youtube pour la remise en ligne par des internautes de vidéos contrefaisantes.
En 2008, Youtube avait retiré plus de 200 vidéos litigieuses de sa plateforme suite à une lettre de mise en demeure de la SPPF indiquant que les ayant-droits n’avaient pas consenti à leur mise en ligne. Une grande partie de ces vidéos ayant été remise en ligne quelques mois plus tard, la SPPF a assigné Youtube et Google en contrefaçon.
La Cour d’appel de Paris a rappelé que seule l’autorité judiciaire a le pouvoir d’imposer aux hébergeurs une obligation de surveillance temporaire et ciblée conformément à la lettre de l’article 6-I-7 alinéa 2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
Pour rappel, il résulte des dispositions combinées des articles 6-I-2, 6-I-5 et 6-I-5 de la loi LCEN que les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites et que le retrait d’un contenu par un hébergeur ne peut intervenir sans notification préalable.
La Cour d’Appel de Paris a confirmé l’absence d’obligation de retrait définitif de la part de l’hébergeur et la nécessité d’une nouvelle notification pour les contenus retirés remis en ligne. En d’autres termes, toute nouvelle mise en ligne d’un contenu illicite doit faire l’objet d’une nouvelle demande de retrait.
Cet arrêt s’inscrit dans la solution de la Cour de Cassation dégagée dans trois arrêts du 12 juillet 2012 (2), aux termes desquels elle refusait de valider l’obligation de retrait définitif considérée comme une obligation de surveillance générale non prévue par la loi LCEN. La remise en ligne d’un contenu illicite, a fortiori par un internaute différent, doit être considérée comme un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification conforme aux exigences de l’article L 6-5 LCEN. La reconnaissance d’une obligation de retrait durable impliquerait une modification de l’article 6 de la LCEN et nécessiterait une révision de la directive e-commerce.
Ainsi, il est encore plus important aujourd’hui de surveiller les réseaux sociaux pour pouvoir réagir de façon adaptée.
(1) Cour d’Appel de Paris, pôle 5 chambre 2, arrêt du 21 juin 2013, Société civile SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF) contre Société de droit américain YOUTUBE LLC, SARL GOOGLE France et Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LTD
(2) Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2012, n°11-13-666; n°11-15.165 et 11-15.188 ; n°11-13.669
En avril dernier, les Îles Vierges Britanniques ont adopté une nouvelle loi sur les marques afin de laisser au passé le régime de marques instauré au 19ème siècle.
Parmi les nouvelles dispositions :
– le système de classification sera basé sur la Classification de Nice à moins que la Commission des Services Financiers en décide autrement,
seul un agent de marques accrédité peut déposer une marque,
– il sera possible d’invoquer un droit de priorité pour une marque déjà déposée dans un pays membre de la Convention de Paris ou de l’Organisation Mondiale du Commerce,
– une fois qu’une marque est enregistrée, la période de renouvellement est de 10 ans. Cependant, si une marque a été enregistrée avant l’entrée en vigueur de cette loi, sa période de validité de 7 ans restera inchangée jusqu’à son expiration, et
– pour les marques non déposées pour les Îles Vierges Britanniques, l’utilisation du sigle ® ou du terme « enregistré » sans pouvoir justifier d’un certificat valide d’enregistrement d’une autre juridiction sera passible d’une amende.
Le rapport publié par la Commission Européenne pour l’année 2012 présente des statistiques sur le nombre de retenues et autres actions menées par la douane ces dernières années(1).
Il a été recensé une baisse de 65% dans la détention des articles individuels. En effet, 114 772 812 articles ont été retenus en 2011 contre 39 917 445 en 2012. En revanche, pour ce qui concerne les importations en lot, le résultat s’est révélé plutôt stable (91 245 détentions en 2011 contre 90 473 en 2012).
Il est également stipulé dans le rapport que ces changements sont dus à la disponibilité des marchandises sur Internet enfreignant les droits de propriété intellectuelle et qui arrivent en Europe via la poste et les coursiers.
Les provenances de ces articles sont majoritairement la Chine pour les CD, les DVD ainsi que le tabac, le Maroc pour les denrées alimentaires, et la Bulgarie pour les matériaux de conditionnement.
Dans 90% des cas, les marchandises détenues ont été détruites en commun accord entre le propriétaire des articles et le titulaire des droits ou si ce dernier a entamé une action judiciaire. Le rapport recense également que 8% des détentions ont été remises dans le circuit pour cause d’inaction venant du propriétaire des droits ou s’il s’agissait de marchandises authentiques.
Il est important de mettre en place une surveillance en douane. Notre cabinet peut vous conseiller et vous assister sur ces sujets.
Dans le cadre des « Legal Awards 2013 » décernés par le magazine « Acquisition International », Dreyfus a été élu « Boutique IP Law Firm of the Year »(1).
Nathalie Dreyfus explique dans une interview que le cabinet n’aurait pu recevoir un tel prix sans son expertise dans la stratégie de protection et de défense des marques sur Internet.
Depuis 10 ans, Dreyfus traite les litiges au quotidien et a acquis une expérience l’aidant à anticiper l’issue des contentieux.
Dreyfus informe également qu’il existe des tendances dans le domaine de la propriété intellectuelle. On évoque les marques internationales pouvant être déposées – et protégées – en même temps dans plusieurs pays mais aussi « la relation entre la propriété intellectuelle et l’économie numérique » avec le lancement des nouvelles extensions génériques qui accentueront « le besoin d’ajuster les stratégies juridiques des entreprises liées à la présence de leurs marques sur Internet ».
Dreyfus a également été qualifié d’ « excellent » dans le classement des meilleurs cabinets de conseils en propriété industrielle du magazine « Décideurs »(2). On y retrouve ce qui différencie le cabinet : un approfondissement du « lien entre la protection de la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies, notamment sur les noms de domaine » et un investissement actif « auprès des centres d’arbitrage et de l’Icann notamment».
Dans une récente décision (1), l’Office des marques américain a admis l’opposition à l’enregistrement de la marque EPI-KEY basée sur un risque de confusion avec la marque EPIPEN.
L’Office a rejeté l’argument du déposant selon lequel le risque de confusion était écarté par le caractère obligatoire de la prescription médicale afin d’obtenir le produit en cause.
En l’espèce, les deux marques étaient utilisées pour des traitements médicaux contre les allergies à base d’épinéphrine. L’Office admet qu’il est plausible que les patients se trompent en demandant à leurs médecins une ordonnance pour l’un des médicaments en pensant qu’il s’agit en fait de l’autre. Les patients et même les médecins pourraient également penser injustement que les deux médicaments sont fabriqués par la même société.
Ainsi, le fait que les produits soient prescrits par des intermédiaires professionnels ne permet pas d’écarter tout risque de confusion entre deux marques.
(1) Mylan, Inc. v. Beaufort County Allergy, opposition No. 91195868 (USPTO TTAB 19 juin 2013)
Les douanes jouent un rôle important en identifiant, aux frontières, les marchandises suspectées de contrefaire des marques, des modèles ou des brevets.
Quels sont les moyens à disposition des douanes pour apporter la preuve de la contrefaçon ?
Deux catégories de saisies sont prévues par la loi, l’une à titre préventif et l’autre à titre répressif.
A titre préventif, la douane protège les entreprises ayant déposé une demande d’intervention. Celle ci permet aux services douaniers de retenir toute marchandise suspecte pendant une durée de dix jours, limitée à trois jours en cas de marchandises périssables.
A titre répressif, la douane met en œuvre la procédure de saisie lorsque la contrefaçon est avérée et assure ainsi le retrait immédiat des contrefaçons des circuits de vente tout en poursuivant les infracteurs en justice.
LA PREVENTION : la retenue douanière
Le titulaire des droits de propriété intellectuelle doit déposer une demande d’intervention afin de mettre en place une surveillance douanière lui permettant d’être informé de l’importation en France de contrefaçon présumée des produits.
Quand ?
La demande doit être déposée sur simple fourniture d’un certificat d’enregistrement de marque, de modèle ou de brevet délivré par l’Institut national de la Propriété Intellectuelle (INPI) ou tout autre office d’enregistrement. Cette mesure est préventive est peut avoir avant toute contrefaçon avérée.
Comment ?
Le formulaire de dépôt reprend certaines informations permettant d’assurer l’efficacité des contrôles douaniers :
Titre de propriété intellectuelle
Personnes à contacter (techniques et administratifs)
Description technique des marchandises authentiques et des circuits de production et d’acheminement
Description du faux si la contrefaçon est connue.
Durée ?
La demande d’intervention est valable un an à compter de la date d’acceptation du dossier par l’administration. La demande est renouvelable sur demande écrite.
Toutes ces informations sont couvertes par le secret professionnel douanier !
Avantages de la procédure de retenue en douane :
Les informations communiquées vont permettre de mieux cibler les contrôles douaniers et donc de les rendre plus efficaces.
La demande d’intervention est le préalable indispensable avant la mise en retenue de dix jours des marchandises suspectes.
Lorsqu’une demande d’intervention a été déposée et que les douaniers soupçonnent des marchandises d’être contrefaisantes : ils retiennent la marchandise en cause pendant une période de 10 jours.
Cette procédure s’exerce en étroite collaboration avec les titulaires de droits
Pour introduire une demande d’intervention, le titulaire de droits (ou son représentant) doit remplir les deux conditions suivantes :
Le titulaire doit fournir des informations très précises relatives à la description des marchandises afin d’aider les douanes à déceler les éventuelles contrefaçons.
Elle doit être accompagnée de preuves confirmant que le demandeur est bien le titulaire des droits en question.
Afin de faciliter le contrôle douanier et le rendre plus effectif, une formation des douanes peut être nécessaire.
Le titulaire des droits a la possibilité de former les douanes afin de les aider à authentifier les marchandises soumises à la demande d’intervention.
LA REPRESSION : La saisie douanière
Le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou son licencié exclusif doit adresser une requête au président du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) dans le ressort duquel la saisie de contrefaçon doit être effectuée. Cette saisie peut être descriptive ou réelle.
Pour valider la saisie, le requérant doit assigner, soit au civil devant le TGI, soit au pénal devant le Tribunal Correctionnel dans un délai de 15 jours.
La responsabilité civile
L’action en contrefaçon portée devant le TGI territorialement compétent s’exerce selon les règles de compétence de droit commun et se prescrit par 3 ans à compter des faits qui en sont la cause. Elle est exercée par le titulaire des droits mais son licencié exclusif a la possibilité de poursuivre en lieu et place du titulaire si ce dernier, préalablement mis en demeure d’agir, n’exerce pas ce droit et sauf stipulation contraire du contrat de licence.
Lorsqu’il introduit une action en contrefaçon, le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit faire la preuve du ou des actes de contrefaçon en application du principe général de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, mais la saisie-contrefaçon est le moyen le plus utilisé par les titulaires de droit.
Dans sa décision au fond, le Tribunal peut prononcer l’interdiction des activités contrefactrices, la confiscation des objets revêtus de la marque contrefaite ainsi que le versement de dommages-intérêts au propriétaire de la marque afin de réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon.
La responsabilité pénale
Cette action est exercée dans les mêmes conditions que l’action civile, c’est-à-dire, soit par le titulaire de la marque, soit par son licencié exclusif.
L’action publique est déclenchée soit par le Ministère Public, soit par la victime se portant partie civile. La contrefaçon étant un délit, l’action se prescrit par 3 ans.
Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 400.000€ (si l’infraction est réalisée en bande organisée cela peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500.000€ d’amende).
Le juge a toujours l’opportunité de prononcer des peines complémentaires facultatives : affichage de la décision, publication du jugement, confiscation des produits et instruments ayant servi à commettre le délit).
L’intervention douanière au niveau français permet aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une protection effective de leurs droits. Le droit communautaire à travers deux règlements(1) organise également un contrôle douanier des droits de propriété intellectuelle très efficace.
Le Parlement européen a adopté le 11 juin 2013, le nouveau règlement relatif aux mesures douanières afin d’assurer un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2014 et remplacera le règlement CE 1383/2003 en y apportant certaines améliorations :
La procédure simplifiée mènera à la destruction des marchandises contrefaisantes, sans ordonnance du tribunal, à condition que le détenteur des droits l’accepte et que l’importateur ne s’y oppose pas ;
Les personnes qui sont surprises à recevoir de petites quantités (moins de 2 kilos) de marchandises de contrefaçon par la poste auront 10 jours pour consentir à leur destruction sans avoir à payer le stockage et la destruction ;
La liste des droits de propriété intellectuelle protégés est étendue pour une protection encore plus complète (protection des noms commerciaux, des topographies de semi-conducteurs…) ;
La procédure existante pour la destruction rapide de marchandises contrefaisantes est maintenant obligatoire dans tous les Etats membres ;
L’exercice du droit d’être entendu est harmonisé pour les parties auxquelles la retenue est préjudiciable.
Nous coopérons régulièrement avec les services des douanes dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseillez sur la stratégie à adopter en matière de surveillance douanière.
(1) Règlement n°1383/2003 du 27 juillet 2003 complété par le règlement n°1891/2004 du 21 octobre 2004.
Le Trademark Claims Service est un service offert par la Trademark Clearinghouse (TMCH). Pendant les 90 premiers jours de l’ouverture générale, des alertes sont envoyées aux demandeurs désirant enregistrer un nom identique à la marque enregistrée dans la TMCH ainsi qu’aux titulaires de ladite marque si le nom venait à être enregistré.
La nouveauté réside dans le service d’envoi de notifications post-enregistrement envoyées aux titulaires de marques qui sera étendu indéfiniment alors que celui des alertes de pré-enregistrement dirigées vers le demandeur ne restera actif que pendant la période de 90 jours initiale.
Cette extension du service est un avantage pour les titulaires de marques puisqu’ils pourront être informés de l’enregistrement des noms et pourront agir en conséquence même après la période initiale de 90 jours. Cependant, les alertes de pré-enregistrement cesseront d’être envoyées, mais cette situation pourra être amenée à changer si les unités d’enregistrement décident de coopérer en ce sens.
Ce service présente un intérêt particulier dans la mesure où il permet de maintenir une surveillance – certes limitée – sur les marques enregistrées dans la TMCH. Il est alors parfaitement adapté à la défense de marques secondaires ne faisant pas l’objet de surveillances étendues.
Le 28 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la nullité de la marque Vente-privée.com au motif qu’il s’agissait d’un nom commun.
Nathalie a été interviewée par l’Express et commente la décision.
Plus d’informations sur le sujet à cette adresse : lien
Le programme continue et après le lancement de 7 nouvelles extensions cette semaine, Donuts Inc. a annoncé les 7 suivantes pour le 10 décembre. Nous rappelons que les différentes périodes du programme sont comme suit :
Les Sunrises :
– Sunrise du 26 novembre 2013 au 24 janvier 2014 : les extensions proposées sont les .BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURES
– Sunrise du 3 décembre 2013 au 31 janvier 2014 : les extensions en vente sont : .CAMERA, .EQUIPMENT, .ESTATE, .GALLERY, .GRAPHICS, .LIGHTING et .PHOTOGRAPHY .
– Sunrise du 10 décembre 2013 au 7 février 2014 : les 7 nouvelles extensions seront .CONTRACTORS, .CONSTRUCTION, .DIRECTORY, .KITCHEN, .LAND, .TODAY et .TECHNOLOGY
Pour accéder à la Sunrise, il faut être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.
Donuts acceptera les enregistrements pour les noms bloqués par l’ICANN pour cause de collisions de noms de domaine. Ces noms ne pourront être activés et utilisés qu’une fois les tests techniques finalisés par l’ICANN.
Retrouvez la liste complète des domaines de second niveau bloqués par l’ICANN à cette adresse : http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-2-17nov13-en
« Early Access Program » :
Pendant une semaine après chaque Sunrise, les extensions seront disponibles sur la base du « 1er arrivé, 1er servi ». Le tarif pour l’inscription à cette période sera dégressif selon le jour de la semaine. Certains noms Premium ne pourront pas être enregistrés.
Ouverture Générale :
A partir du 5, du 12 ou du 19 février 2014 (selon la date de début de la Sunrise), les noms seront disponibles à tous sur une base du « 1er arrivé, 1er servi ».
New gTLDs : . みんな, la première et seule extension japonaise
Google prévoit de lancer prochainement la Sunrise pour son premier new gTLD, l’IDN japonais みんな(minna) qui signifie « tout le monde ».
New gTLDs : Uniregistry va lancer les extensions .SEXY et .TATOO
Uniregistry, qui s’était porté candidat pour les new gTLDs .GUITARS, .CHRISTMAS et .BLACKFRIDAY, annoncera prochainement une première Sunrise de 60 jours pour ses .SEXY et .TATOO.
Le registre proposera un mécanisme de protection des droits par blocage de marques enregistrées dans la TMCH.
New gTLDs : lancement prochain du .MENU
Le registre ARI prévoit de lancer prochainement son .MENU.
Les cibles de cette nouvelle extension sont les restaurants, les chefs et toutes les personnes intéressées de près par la cuisine. Puisque le mot « menu » est utilisé dans 33 langues différentes, le .MENU sera amené à rassembler une large communauté en ligne partout dans le monde.
New gTLDs et TMCH : le Trademark Claims Service évolue
La Trademark Clearinghouse va faire évoluer une partie de son Trademark Claims Service.
Le service d’envoi de notifications post-enregistrement envoyées aux titulaires de marques sera étendu indéfiniment alors que celui des alertes de pré-enregistrement dirigées vers le demandeur restera actif que pendant la période des 90 jours de départ.
Enregistrement possible du .UK prévu pour l’été 2014
Nominet va bientôt accepter l’enregistrement des noms de domaine en .UK sous réserve que le nom n’existe pas déjà sous les extensions .CO.UK et ORG.UK.
Les clients de .CO.UK ou de .ORG.UK pourront décider dans les 5 ans s’ils veulent enregistrer leurs noms existants sous .UK ou opter pour ne garder que l’adresse en .UK. Dans le cas où une personne possède un .CO.UK et une autre un .ORG.UK, le nom en .UK sera proposé en priorité au titulaire du .CO.UK.
Le registre du .DE ajoute un service de restauration de noms
Depuis le 3 décembre 2013, le DENIC a présenté son service de restauration de nom, la RGP ou Redemption Grace Period, qui permettra aux titulaires de récupérer leurs noms de domaine jusqu’à 30 jours après la date d’expiration.
Ce service est disponible pour tous les noms de second niveau dans le cas d’une suppression accidentelle des noms de domaine. Dans le cas où la récupération du nom n’est pas demandée pendant les 30 jours, le nom de domaine sera de nouveau disponible à l’enregistrement.
Le 30 septembre 2013, un juge a accordé à Pinterest 7,2 millions de dollars en dommages-intérêts et en frais de justice contre un cybersquatteur chinois.
Qian Jin avait acheté plus de 100 noms de domaine incluant pinterests.com, pimterest.com et pinterost.com tous dirigeant vers des sites parking.
Le juge a déclaré que la violation était « volontaire et récurrente » et qu’ « il n’y avait aucun signe d’erreur de bonne foi ou de négligence excusable qui justifieraient le refus de l’accusé à répondre ou à se défendre contre les allégations faites par le demandeur ».
Pinterest a repris également possession des noms de domaine.
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Written by Nathalie Dreyfus23/01/2014 
Dans un arrêt du 21 juin 2013 (1), la Cour d’appel de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée par la Société des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF) à l’encontre de Youtube pour la remise en ligne par des internautes de vidéos contrefaisantes.
