Le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), la division du contentieux au sein de l’Office des marques américain (USPTO), a rendu le 8 avril 2009 une décision[1] particulièrement intéressante pour les entreprises qui souhaitent protéger leur marque aux États-Unis.
Honda s’est opposé à la protection aux États-Unis de la marque « V.I.C.» par Winkelmann pour des véhicules de transport et des pièces détachées en classe 12, soutenant que la condition d’intention d’usage n’était pas satisfaite. En effet, lors de l’enregistrement d’une marque aux États-Unis, il est nécessaire d’apporter la preuve soit de l’usage de la marque précédant le dépôt soit de l’intention d’usage (bona fide intent to use)[2].
Sommé de produire des documents concernant son activité, sa stratégie et ses accords commerciaux, Winkelmann a répondu qu’il n’avait pas exploité sa marque aux États-Unis et qu’il n’avait pas réalisé de démarche en vue de le faire. Il a néanmoins produit des documents détaillant son site Internet allemand et l’enregistrement de sa marque dans divers pays. Le TTAB a considéré que, ce faisant, il n’avait démontré ni l’usage de sa marque, ni l’intention d’usage, les documents qu’il avait produit n’étant parfois même pas traduits en anglais.
Cette décision vient conforter la jurisprudence antérieure du TTAB selon laquelle il est réputé ne pas y avoir d’intention d’usage au moment du dépôt dès lors que le titulaire de la marque ne peut pas produire de document prouvant le contraire[3]. La décision Honda Motor Co., Ltd v. Friedrich Winkelmann a en outre le mérite de préciser que les preuves de l’intention d’usage peuvent être différentes selon les cas, et qu’elles doivent porter sur l’ensemble des produits concernés et non sur une partie seulement.
Sachant que l’enregistrement d’une marque peut être contesté pendant 5 ans pour défaut d’usage et qu’il n’est pas possible de pallier à l’absence de preuves montrant l’intention d’exploiter de façon rétroactive, cet arrêt vient fortement limiter l’opportunité du dépôt de marques de défense. Il oblige également les entreprises à documenter de façon exhaustive leur intention d’exploiter aux États-Unis l’ensemble des produits qu’ils entendent protéger.
Si l’on se fie au moteur de recherche de l’USPTO, plus des deux tiers des enregistrements de marques aux États-Unis reposent sur l’intention d’usage. Une telle décision risque donc d’inciter la multiplication de procédures envers les déposants indélicats.
En 2002, la Société des Produits Nestlé SA (Nestlé) a cherché à déposer la forme de ses barres chocolatées KitKat en tant que marques tridimensionnelle communautaire. Après avoir tout d’abord été refusée en 2006, sa demande a été accordée concernant certains produits de la classe 30 (pain, pâtisserie et confiserie, gâteaux, gaufres) et refusée concernant les produits chocolatés. La société concurrente Cadbury UK Limited (Cadbury) a alors contesté la validité de cette marque en juillet 2007, considérant qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.
Au cours de la procédure devant la Division d’annulation de l’OHMI, la défense de Nestlé a consisté à affirmer que cette marque avait acquis son caractère distinctif par l’usage. Elle a produit un ensemble conséquent de documents concernant les parts de marché de son produit en Europe, ses dépenses marketing et des études de consommateur. Malgré cela, la division d’annulation a accédé aux demandes de Cadbury et a invalidé la marque tridimensionnelle représentant les deux ou quatre barres. Elle a rappelé que « seules les marques tridimensionnelles qui diffèrent de façon significative de la norme ou des usages du secteur et de ce fait remplissent leur fonction indispensable qui est d’indiquer l’origine, ne sont pas dénuée de caractère distinctif en ce qui concerne l’art.7(1) CTMR (Community Trade Mark Regulation)[1]». La division d’un produit en barres afin de faciliter son utilisation par le consommateur n’est donc pas apte à conférer un caractère distinctif à la marque.
En outre, elle a considéré que Nestlé aurait du prouver l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble des pays de l’Union et non simplement extrapoler celle-ci de son existence dans une partie seulement des pays membres. En l’espèce, Nestlé avait prouvé l’acquisition par l’usage du caractère distinctif dans 10 des 15 pays membres de la l’Union Européenne à l’époque. De ce fait, au vu de l’art.7(2) du CTMR, la division d’annulation n’a pu qu’invalider la demande de marque communautaire.
Cette décision s’inscrit dans le sillage de celle rendue par le Tribunal de 1ère instance de l’Union Européenne le 8 juillet 2009. Ce dernier avait confirmé le refus d’enregistrement par l’OHMI d’une marque tridimensionnelle protégeant la forme des barres BOUNTY. A l’inverse, la forme des barres TOBLERONE étant arbitraire, elle a pu être protégée. Il s’avère donc que pour les produits dont les formes ne s’éloignent pas de façon significative de la norme ou des usages du secteur, il semble plus judicieux de déposer de multiples demandes nationales plutôt que de passer par la marque communautaire.
Le 24 mars dernier, l’avocat général Jäänskinen a rendu ses conclusions dans le litige opposant Interflora à Mark & Spencer.
Interflora Inc., société américaine, exploite un réseau mondial de livraison de fleurs. Interflora British Unit est titulaire d’une licence conférée par Interflora Inc. Le réseau Interflora est constitué de fleuristes indépendants auprès desquels des commandes peuvent être passées notamment via Internet.
INTERFLORA est protégé à titre de marque communautaire et de marque nationale au Royaume-Uni. Selon l’avocat général, « ces marques jouissent d’une renommée importante au Royaume-Uni ainsi que dans d’autres États membres de l’Union ».
Marks & Spencer est quant à lui l’un des principaux détaillants au Royaume-Uni. Cette société distribue un large choix de produits et propose des services via ses magasins et son site Internet. L’une de ses activités est la vente et la livraison de fleurs. Cette activité commerciale est donc en concurrence avec celle d’Interflora Inc.
Dans le cadre du service de référencement «AdWords» de Google, Marks & Spencer a réservé le terme «interflora», ainsi que des variantes comportant le mot interflora : «interflora flowers», «interflora delivery», «interflora.com», «interflora co uk», etc. en tant que mots clés. Par conséquent, lorsqu’un internaute entrait le mot «interflora» ou l’une des variantes comme terme de recherche dans le moteur de recherche Google, une annonce de Marks & Spencer apparaissait dans la rubrique «liens commerciaux». Il faut alors préciser que l’annonce affichée ne contenait aucune expression faisant référence à Interflora choisi en tant que mot clé, et ne reproduisait pas la marque Interflora.
Interflora a introduit un recours pour violation de ses droits de marque contre Marks & Spencer devant la High Court of justice of England and Walles, laquelle a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Jutice de l’Union Européenne à titre préjudiciel. Elle lui posait ainsi 10 questions. Cependant, ce nombre a été réduit à 4, suite à l’arrêt Google France et Google rendu le 23 mars 2010 par la CJUE (affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08). L’avocat général divise ces questions en deux groupes : le premier concerne la protection des marques en général, le second concerne la protection de la marque renommée plus particulièrement.
Une de ces questions était de savoir comment interpréter l’article 5§1 a) de le directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les Etats membres sur les marques.
Cet article intitulé «Droits conférés par la marque» dispose:
«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».
Au sujet de l’interprétation de cet article, l’avocat général propose de considérer que le §1 doit s’interpréter comme signifiant que :
– un signe identique à une marque est« utilisé «pour des produits ou des services»au sens de cet article « lorsqu’il a été sélectionné comme mot clé pour un service de référencement sur Internet sans le consentement du titulaire de la marque, et que l’affichage d’annonces publicitaires est organisé sur la base du mot clé ;
– le titulaire de la marque est donc fondé à interdire une telle pratique « lorsque cette annonce ne permet pas, ou ne permet que difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers »;
– l’internaute est induit en erreur sur l’origine de produits ou services lorsque le lien commercial du concurrent est susceptible de conduire une partie du public à croire que le concurrent est membre du réseau commercial du titulaire de la marque alors qu’il ne l’est pas. Le titulaire de la marque est de ce fait en droit d’interdire au concurrent en question de faire usage du mot clé dans la publicité;
– Il précise enfin que « l’attitude du prestataire du service de référencement quant à la possibilité pour le titulaire de la marque d’interdire l’usage de ses marques en tant que mot clé est sans pertinence en ce qui concerne les réponses précédentes».
Ensuite, l’avocat général étudie les circonstances dans lesquelles la contrefaçon de la marque renommée est établie. Il examine le §2 et conclut qu’il doit s’interpréter comme signifiant que :
L’usage d’un signe comme mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet pour des produits ou des services identiques à ceux couverts par une marque identique jouissant d’une renomméepeut être interdit par le titulaire de la marque lorsque :
« (a) l’annonce qui apparaît lorsque l’internaute entre le mot clé identique à une marque renommée comme mot de recherche mentionne ou reproduit cette marque; et que
(b) la marque
– y est utilisée comme un terme générique couvrant une classe ou une catégorie de produits ou de services; ou que
– l’annonceur tente par ce biais de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation ou de son prestige, et d’exploiter les efforts commerciaux déployés par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de cette marque ».
Les titulaires de marques, pourraient alors, lorsque les conditions sont remplies, interdire l’usage de leur marque par des annonceurs sur Internet.
Cependant, il convient d’être attentif car les circonstances étaient particulières en l’espèce. En effet, le risque pour les consommateurs était de croire que Mark & Spencer faisait partie du réseau d’Interflora. L’interprétation du risque de confusion et en particulier des termes « entreprise économiquement liée » était originale.
Ces propositions viennent compléter la décision Google France et Google rendu par la Cour de Justice le 23 mars 2010, nous indiquant que l’opérateur d’un moteur de recherche exploitant un service de référencement payant ne fait pas « usage » de la marque.
Les conclusions de l’avocat général sont favorables aux titulaires de marques, ce dont on ne peut que se réjouir. Cependant, il nous faut encore attendre la décision de la Cour, prévue avant la fin de l’année.
La commission des lois du Sénat a décidé de créer en son sein, en 2009, une mission d’information sur la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon. Deux rapporteurs ont été désignés.
La finalité de cette commission était de vérifier si la loi avait produit les effets escomptés. S’il apparait que la loi a constitué globalement un net progrès, il convient d’y apporter des précisions, des clarifications et d’améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France.
17 recommandations sont inscrites dans ce rapport d’information : 12 en matière civile, 4 en matière pénale et 2 en matière douanière.
Six de ces recommandations ont plus particulièrement retenu notre attention :
– Recommandation n°1 sur la spécialisation des juridictions
– Recommandation n°7 sur les dédommagements
– Recommandations n°10 et n°11 sur le droit de la preuve
– Recommandation n°12 sur la lutte contre la cyber-contrefaçon
– Recommandation n°17 sur les moyens d’action des douanes
1) Recommandation n° 1 sur la spécialisation des juridictions : plafonner à 4 ou 5 le nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques, dessins & modèles, d’indications géographiques et de propriété littéraire et artistique
Il est conseillé que le nombre de tribunaux compétents en la matière soit restreint afin qu’ils soient spécialisés. Les rapporteurs soulignent que la concurrence des pays voisins est toujours très forte dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il faut des tribunaux spécialisés afin d’améliorer le « rayonnement du droit français » ainsi que « l’attractivité juridique » pour le pays. Cette recommandation trouve sa place à un moment où la France lutte pour être le siège de la juridiction européenne des brevets.
Quant au cas particulier de la propriété littéraire et artistique, la SACEM a fait part de son mécontentement dû aux frais occasionnés par la nouvelle loi. En effet, les juridictions de proximité n’ont plus aucune compétence. Ceci occasionne des frais d’avocat. En outre, les juridictions de proximité et tribunaux d’instance y perdent un contentieux intéressant. Les rapporteurs ne sont pas convaincus par ces arguments car si la juridiction donne raison à la SACEM, elle bénéficie du remboursement de ces frais en vertu de l’article 700 du CPC. En outre, ils estiment que la perte d’un contentieux intéressant n’est qu’un faible inconvénient au regard de la nécessité de concentrer les compétences en matière de propriété intellectuelle.
Les rapporteurs suggèrent que le nombre de tribunaux compétents soit réduit à 4 ou 5 du fait de la répartition très inégale des contentieux traités. En effet, les TGI de Paris, Nanterre, Lille, Lyon et Marseille représentent 72% du contentieux tandis que les TGI de Bordeaux, Fort-de-France, Nancy, Rennes et Strasbourg représentent uniquement 4% du contentieux.
2) Recommandation n°7 sur les dédommagements : introduire en droit de la propriété intellectuelle la notion de « restitution des fruits » afin d’éviter tout enrichissement du contrefacteur de mauvaise foi.
Les rapporteurs constatent que les dommages-intérêts versés en matière de propriété intellectuelle sont faibles. Ceci est dû au fait que les parties au litige n’apportent pas assez de preuves à leurs prétentions notamment en ce qui concerne la preuve de l’étendue du préjudice subi. En effet, les juges sont liés par les preuves du préjudice qui sont apportées dans les dossiers.
Les condamnations en matière de contrefaçons font partie des « fautes lucratives » dont les dommages-intérêts versés ne neutralisent pas le bénéfice occasionné pour le contrefaisant. Ces fautes doivent être neutralisées.
Les rapporteurs proposent donc d’inclure dans le Code de la Propriété Intellectuelle la notion de « restitution des fruits ». Ceci reviendrait à inclure le texte suivant : « si les fruits de la contrefaçon dépassent les dommages-intérêts et si le contrefacteur est de mauvaise foi, la juridiction les restitue au titulaire du droit auquel il a été porté atteinte ».
Il appartiendrait alors aux tribunaux de déterminer les réels fruits de la contrefaçon qui pourront si les conditions sont remplies, être restituées aux titulaires des droits violés.
3) Recommandation n°10 sur le droit de la preuve : prévoir que dans la cadre d’une saisie-contrefaçon, l’huissier peut procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons.
Les rapporteurs observent que la saisie-contrefaçon telle qu’elle est prévue dans le Code de la Propriété Intellectuelle ne permet que la « saisie réelle ». Cependant, ils ajoutent que dans certains cas, une simple description détaillée du matériel et des instruments utilisés pour produire la contrefaçon pourrait suffire.
4) Recommandation n°11 sur le droit de la preuve : préciser que le juge peut ordonner la production d’éléments de preuve détenue par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon.
Le problème soulevé est celui du refus des juridictions d’ordonner la production de preuves détenues par la preuve adverse lorsqu’il n’y avait pas eu préalablement de saisie-contrefaçon. Or, la directive 2004/48/CE dont est issue la loi du 29 octobre 2007 prévoit bien deux mécanismes différents : la saisie-contrefaçon (article 6) et la production forcée de preuves ordonnée par le juge (article 7).
Les rapporteurs invitent à introduire une disposition de transposition pour préciser que la juridiction peut ordonner la production forcée sans qu’il y ait eu au préalable de saisie-contrefaçon.
5) Recommandation n°12 sur la lutte contre la cyber-contrefaçon : faire évoluer la directive Commerce électronique de 2000 pour : créer aux côtés de l’hébergeur et de l’éditeur, la catégorie d’ « éditeur de services » caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ; imposer aux « éditeurs de services » une obligation de surveillance des contenus hébergés.
La question ici est celle de la cybercriminalité. Le développement d’Internet a ouvert la voie aux contrefacteurs.
Les rapporteurs rappellent qu’il existe des éditeurs et des hébergeurs. L’éditeur est celui qui « édite un service de communication en ligne », qui créé ou rassemble un contenu qu’elle met en ligne. L’hébergeur est la personne ou société qui, « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». L’hébergeur est soumis à un régime particulier plus souple que l’éditeur.
Les rapporteurs notent que cette catégorie s’est diversifiée. Certains publient des informations, vendent des espaces publicitaires, proposent des services aux internautes, exercent une activité commerciale. C’est le cas des sites collaboratifs et des sites d’enchères. Les rapporteurs proposent de les qualifier d’ « éditeurs de services ». En effet, certaines juridictions qualifient ces sites d’éditeur, alors que d’autres les qualifient d’hébergeur. La CJUE a effacé les doutes et a qualifié ces sites d’hébergeurs lorsqu’ils agissent en tant que prestataire « passif ».
Selon les rapporteurs, il est nécessaire de faire apparaitre une troisième catégorie aux côtés de l’éditeur et de l’hébergeur : les « éditeurs de services ». Ils proposent de qualifier ces « éditeurs de services par la société qui « retire un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ». Rentreraient notamment dans cette catégorie les sociétés dont la rémunération est issue des pay-per-click.
Cette catégorie se verrait appliquer un régime de responsabilité intermédiaire entre celle de l’éditeur et de l’hébergeur. Ils proposent de leur imposer une double obligation : mettre en place un système de signalement pour les titulaires de droits ou les internautes de contenu hébergé susceptible d’être illicite ; mettre en place tous les moyens propres à assurer une surveillance des contenus qu’ils hébergent (reposant sur une obligation de moyens et non de résultats).
6) Recommandation n°17 sur les moyens d’action des douanes : clarifier la réglementation douanière communautaire pour prévoir explicitement la possibilité pour les douanes d’intervenir pour les produits en transbordement, c’est-à-dire pour les produits de provenance et de destination extracommunautaires qui transitent en Europe.
La loi du 29 octobre 2007 a renforcé les compétences de douanes, notamment en faisant de la contrefaçon un délit douanier et non seulement une contravention de la troisième classe. De même, la nature des informations données aux titulaires de droits par les douanes a été élargie à l’origine et la provenance des marchandises. En outre, la « retenue en douanes » a été créée. Les titulaires de droits peuvent déposer une demande d’intervention assortie d’un justificatif de leurs droits auprès des douanes. Ceci permet de mieux repérer d’éventuelles contrefaçons. Lorsque cette demande n’aura pas été faite, les douanes pourront retenir la marchandise susceptible d’être contrefaisante pendant trois jours.
Cependant, les contrefaçons de marchandises en transbordement sont nombreuses. Or, il est actuellement discuté de la remise en cause de la compétence des douanes en matière de transbordement. En effet, pour des raisons d’apaisement avec l’Inde et le Brésil, il est question que la Commission européenne modifie le règlement afin que les douanes ne puissent plus intervenir pour les marchandises en transbordement. En outre, la CJUE doit rendre une décision sur ce problème suite à une question préjudicielle. L’avocat général Pedro Cruz Villalon a déjà rendu ses conclusions le 3 février dernier. Il est d’avis que pour qu’il y ait « marchandise de contrefaçon » au sens du règlement douanier 1383/2003, il doit être prouvé que les marchandises sont destinées au marché de l’Union européenne. Il propose à la Cour la solution suivante : « les marchandises non communautaires revêtues d’une marque communautaire soumises à la surveillance douanière dans un Etat membre et qui sont en transit en provenance d’un Etat tiers et à destination d’un autre Etat tiers peuvent faire l’objet d’une intervention des autorités douanières dès lors qu’il existe des motifs suffisants pour soupçonner qu’il s’agit de contrefaçons et, en particulier, qu’elles seront mises sur le marché dans l’Union européenne, soit conformément à un régime douanier soit au moyen d’un détournement illicite, même s’il n’existe pas de preuves à cet égard ».
Aux yeux des rapporteurs, cette compétence est nécessaire car la contrefaçon s’opère généralement par le réseau international. Une disposition communautaire devrait donc prévoir explicitement la compétence des douanes en ce domaine.
En conséquence, ce rapport d’information est une belle analyse complète et qui va dans le sens d’une évolution communautaire, ce dont on ne peut que se réjouir.
Le projet des nouvelles extensions gTLD a avancé à la dernière réunion de l’Icann qui s’est tenue la semaine dernière à San Francisco. Il reste toujours des divergences entre le Board et l’institution représentant les Etats, le GAC, notamment sur les mécanismes de protection des droits de propriété intellectuelle, tant à titre préventif que défensif. Toutefois, le projet avance dans le bon sens. L’Icann devrait publier la dernière version du guide candidature le 15 avril prochain, ouvrant ainsi une fenêtre de 30 jours pour commentaires.
Le guide devrait être entériné lors de la prochaine réunion de l’Icann à Singapour le 20 juin.
Il est en conséquence indispensable d’ouvrir la réflexion dans un premier temps pour envisager l’opportunité d’acquérir son .société et surtout pour s’y préparer en pratique tant d’un point de vue technique, marketing que juridique.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Daniel Morel, photographe professionnel originaire de Haiti, a posté sur l’application Twitpics (une plateforme de contenu liée au réseau de microblogging Twitter permettant l’envoi d’images et de photos) des photographies de Port-au-Prince suite au tremblement de terre de 2010. Ses photographies du désastre, accompagnées des mentions « Morel » et « by photomorel », furent parmi les premières à paraître hors d’Haïti. M. Morel a ensuite posté un tweet (message court de 140 caractères minimum) via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre ; un lien hypertexte permettait d’accéder à sa page Twitpic, où se trouvaient lesdites photographies.
Quelques minutes après que les photographies furent postées, Lisandro Suero, un résident de la République Dominicaine, copia lesdites photographies qu’il posta sur sa propre page Twitpic, sans attribution à M. Morel. Il a ensuite posté un tweet via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre.
Au même moment, plusieurs agences de presse sont entrées en contact avec M. Morel afin que ce dernier leur accorde l’autorisation d’utiliser ses photographies moyennant finances. En outre, dans l’heure suivant le tweet de M. Morel, Vincent Amalvy, un éditeur de l’Agence France Presse posta un lien hypertexte à partir de son compte Twitter permettant d’accéder à la page Twitpic de M. Morel. Cependant, une heure plus tard, le même éditeur entra en contact avec M. Suero afin d’obtenir les photographies, qu’il téléchargea sans en informer M. Morel. L’AFP a ensuite ajouté les photographies à sa base de données et les a transmises à Getty, licencié exclusif de l’AFP pour les USA et le Royaume-Uni. Les photographies furent cédées en licence à diverses agences d’information, accompagnées de la mention « AFP/Getty/Lisandro Suero ».
Dans les jours qui suivent, les photographies de M. Morel sont apparues sur CNN, CBS et d’autres médias, devenant des images iconiques du désastre haïtien. Malgré les mesures agressives de M. Morel et son agent pour protéger la diffusion des photographies, leur utilisation s’est poursuivie et ce, sans attribution à M. Morel.
L’AFP a fini par réclamer un jugement déclaratoire énonçant qu’elle n’avait pas violé les droits d’auteur de M. Morel. Ce dernier initia une action reconventionnelle à l’encontre d’AFP, Getty, CBS, ABC et d’autres entités auxquelles les photographies furent cédées en licence sur le fondement du droit d’auteur, du Digital Millenium Copyright Act (DMCA) et du Lanham Act. L’AFP réclama le rejet de la demande reconventionnelle ; le juge débouta ladite demande pour les prétentions relatives au droit d’auteur et au DMCA (Agence France Presse v. Morel, SDNY 2011, No. 10-02730).
Les demandeurs (AFP, Getty, CBS, ABC et autres) soutenaient principalement qu’en postant ses photographies sur un forum où celles-ci pouvaient être infiniment partagées et republiées, M. Morel avait accordé aux demandeurs l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies. A contrario, M. Morel affirmait qu’il avait eu l’intention de conserver ses droits d’auteur sur les photographies.
Le juge releva que bien que Twitpic soit une société distincte de Twitter incorporée dans un autre état et régie par des conditions d’utilisation différentes, la page d’ouverture de session indique qu’ « En cliquant sur « Autoriser », les conditions d’utilisation Twitter continuent de s’appliquer ». Or les conditions d’utilisation de Twitter lui accordent « une licence mondiale non exclusive, libre de redevance avec le droit de sous-licencier, utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer le Contenu à tous les médias ou à toutes les méthodes de distribution (connues à présent ou développées ultérieurement) ». Il est précisé que « Cette licence nous autorise à rendre vos tweets publics pour tous et autorise les autres utilisateurs à faire de même. Mais, ce qui est à vous est à vous – le contenu des tweets est le vôtre ». En outre, Twitter « encourag[e] et perme[t] la réutilisation du contenu » ; il est cependant précisé que la licence accorde « le droit à Twitter de mettre le Contenu à la disposition d’autres sociétés, organisations ou individus qui travaillent en partenariatavec Twitter ». De même, les conditions d’utilisation de Twicpic n’accordent le droit d’utiliser les photographies qu’à Twitpic.com et des sites affiliés.
Après un examen attentif de ces conditions d’utilisation, le juge considéra que la réutilisation du contenu posté sur Twitter et Twitpic était limitée puisque seuls des sociétés, organisations ou individus travaillant en partenariat avec Twitter pouvaient en bénéficier. Puisqu’en l’espèce, les demandeurs n’étaient ni en partenariat avec Twitter ni des tiers bénéficiaires de l’accord de licence entre M. Morel et Twitter. Le juge a donc estimé que M. Morel n’avait pu leur accorder l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies.
Il est intéressant de noter que la décision semble tracer une ligne autour de l’univers de Twitter et de ses affiliés, en permettant sans entraves la réutilisation du contenu posté au sein de cette sphère, peu importe le but commercial ou non de l’usage. Si CNN avait tout simplement posté à partir de son compte Twitter un lien hypertexte permettant d’accéder aux photographies litigieuses, la chaîne d’informations aurait respecté les conditions d’utilisation du réseau de microblogging et serait donc restée dans la légalité. Un tel havre de paix juridique n’existe cependant pas au dehors de cette sphère, ce que certains tendent à oublier.
Adoptée en 2004, la loi pour la confiance dans l’économie numérique a posé les bases de la régulation de l’Internet en France. Près de sept ans plus tard, le décret d’application de l’article 6 II, publié en 2011 (décret n° 2011-219 du 25 février 2011), est venu préciser les obligations de conservation des données d’identification pesant sur les intermédiaires techniques. Plus de quinze ans après l’entrée en vigueur de ce décret, et dans un environnement numérique profondément transformé, les effets concrets de ce dispositif méritent aujourd’hui d’être réévalués.
La question n’est donc plus celle de l’attente d’un texte d’application, mais celle de sa pertinence actuelle. À l’heure de la massification des données, de la structuration des grandes plateformes et de l’essor des régulations européennes, le cadre issu de la LCEN permet-il encore de répondre efficacement aux enjeux contemporains du numérique, ou révèle-t-il les limites d’un dispositif conçu pour un Internet désormais révolu ?
L’évolution de l’article 6 II de la LCEN dans un environnement numérique transformé
Le cadre juridique de l’article 6 II de la LCEN institue l’un des piliers du droit français de l’Internet. Affirmée dès 2004 dans un contexte technologique antérieur à la structuration des grandes plateformes, cette obligation a été pensée pour un Internet aux usages encore largement linéaires et centralisés. Elle s’est néanmoins déployée dans un environnement numérique en mutation constante, marqué par la diversification des services, l’émergence d’intermédiaires globaux et la croissance exponentielle des volumes de données traitées.
En imposant aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs de conserver les données permettant d’identifier les auteurs de contenus mis en ligne, le législateur a établi la contrepartie essentielle du régime de responsabilité limitée dont bénéficient les intermédiaires techniques. Ce régime repose sur une exonération de responsabilité conditionnelle, fondée sur l’absence de connaissance préalable des contenus et l’obligation d’agir promptement dès notification, excluant toute obligation générale de surveillance. La conservation des données constitue dès lors la contrepartie procédurale de cette neutralité, en permettant l’identification a posteriori des auteurs d’atteintes sans transformer les intermédiaires en acteurs de contrôle.
Toutefois, ce dispositif était, dès l’origine, conçu comme incomplet. Le législateur avait expressément renvoyé à un décret le soin de préciser la nature des données à conserver et leurs modalités, afin d’en garantir la proportionnalité et la sécurité juridique. L’absence prolongée de ce texte a généré une insécurité juridique durable. En pratique, les opérateurs ont dû s’appuyer sur des interprétations jurisprudentielles et des recommandations hétérogènes, conduisant à des pratiques de conservation inégales, parfois excessives, parfois insuffisantes. Le décret était donc attendu comme un outil de clarification normative et d’alignement avec les exigences européennes, notamment en matière de protection des données personnelles.
Le bilan du décret d’application face aux mutations de l’écosystème numérique
À l’époque, du décret d’application de l’article 6 II de la LCEN, le législateur cherchait avant tout à encadrer les premiers acteurs de l’hébergement et de l’accès à Internet, dans un environnement technique relativement stable et largement dominé par des opérateurs identifiables. Vingt ans plus tard, l’écosystème numérique a radicalement changé. Les plateformes se sont démultipliées.
Dans ce contexte, la liste détaillée des catégories de données d’identification imposées par le décret est apparue, avec le recul, à la fois nécessaire et structurellement décalée. Si elle a apporté, dans un premier temps, une clarification formelle attendue par les opérateurs, elle s’est rapidement heurtée aux limites d’un modèle de conservation pensé pour un Internet du début des années 2000.
Transposée à un environnement numérique en 2026 marqué par la fragmentation des services, l’automatisation des échanges et la généralisation des architectures distribuées, cette logique s’est révélée partiellement inadaptée. Les durées et modalités de conservation ont fait l’objet de contestations récurrentes, notamment au regard des principes contemporains de proportionnalité et de minimisation des données.
Loin d’avoir clos le débat, le décret a ainsi contribué, au fil des années, à nourrir un contentieux structurel portant sur la compatibilité entre exigences d’identification, protection des données personnelles et réalités techniques.
Les impacts opérationnels pour les acteurs du numérique
L’entrée en vigueur du décret s’est traduite, dans les années suivant sa publication, par des exigences opérationnelles importantes pour les hébergeurs, éditeurs et les plateformes notamment une obligation légale de conservation et de sécurisation des données d’identification. Cette obligation, conditionnant le régime de responsabilité limitée prévu par la LCEN a imposé aux opérateurs la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles substantielles, portant notamment sur la traçabilité des connexions, l’intégrité des données conservées et leur sécurisation, au sens de l’article 32 du RGPD. Avec le recul, ces obligations se sont inscrites dans un mouvement plus large de normalisation des fonctions de conformité au sein des acteurs du numérique. Elles se sont progressivement intégrées à des dispositifs globaux combinant exigences issues de la LCEN, du RGPD et, plus récemment, des règlements européens relatifs aux services numériques.
En 2026, cette superposition normative apparaît comme l’un des principaux défis opérationnels du secteur, tant en termes de coûts que de gouvernance juridique interne notamment en matière de répartition des responsabilités, de gestion du risque contentieux et de traçabilité des décisions de conformité.
Du point de vue des titulaires de droits de propriété intellectuelle, le décret a renforcé les instruments procéduraux permettant, sous le contrôle du juge, l’identification des auteurs d’atteintes en ligne. La précision apportée sur les catégories de données conservées comme l’adresse IP, les horodatages de connexion, les données d’abonnement conservées par l’hébergeur ou le registrar, a permis dans plusieurs contentieux, d’améliorer l’efficacité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Toutefois, l’expérience contentieuse acquise depuis 2011 montre que ce mécanisme demeure largement tributaire de la coopération effective des intermédiaires et de l’interprétation jurisprudentielle des obligations mises à leur charge. Le décret n’a donc pas instauré un droit automatique à l’identification, mais un cadre procédural dont la portée reste variable selon les situations.
Les risques juridiques et contentieux à anticiper
Les principaux risques juridiques liés au décret d’application de la loi pour la confiance dans l’économique numérique de 2004 tiennent à la conciliation délicate entre l’objectif légitime d’identification des auteurs de contenus illicites et la protection des libertés fondamentales, au premier rang desquelles figurent le droit au respect de la vie privée et la protection des données personnelles. En pratique, ces tensions se sont cristallisées autour des exigences de proportionnalité lequel impose que les obligations de conservation et de communication des données soient strictement nécessaires, limitées dans leur portée et encadrées par des garanties procédurales effectives.
Ces dernières ont donné lieu, au fil des années, à un contentieux nourri devant les juridictions nationales et européennes, portant tant sur la durée de conservation que sur les conditions d’accès aux données.
C’est le cas par exemple de cet arrêt en date du 25 mars 2021 (Cass. civ. 2e, 25 mars 2021, n°18-18.824), dans lequel la Cour de cassation a précisé les conditions d’accès aux données d’identification.
En l’espèce, la Haute juridiction était saisie d’une demande de communication de données formée par une partie privée dans le cadre d’un litige civil, fondée sur les obligations issues de l’article 6 II de la LCEN. La Cour a jugé que l’obligation de conservation instituée par la LCEN ne confère pas aux particuliers un droit automatique d’accès aux données, mais s’inscrit dans un cadre procédural strict, soumis au contrôle du juge.
Elle rappelle ainsi que la communication des données d’identification doit respecter les principes de proportionnalité, de finalité et de nécessité, conformément aux exigences issues tant du droit interne que du droit européen. Cette décision illustre la volonté de la Cour de cassation de maintenir un équilibre entre l’efficacité de la lutte contre les contenus illicites et la protection des données personnelles. Elle limite, en pratique, les possibilités d’identification directe par les titulaires de droits, et renforce le rôle du juge comme garant de cet équilibre.
Conclusion
Longtemps attendu, le décret d’application de l’article 6 II de la LCEN a indéniablement contribué à structurer les obligations de conservation des données d’identification en France. Avec le recul de plus de quinze années d’application, il apparaît toutefois qu’il n’a constitué ni une solution définitive, ni un instrument pleinement adapté aux mutations du numérique.
S’il a renforcé la traçabilité des usages en ligne, il a également accentué les tensions avec le droit des données personnelles et multiplié les zones de friction contentieuse, notamment en matière de proportionnalité, de responsabilité et de gouvernance des données.
Dans un environnement désormais dominé par les régulations européennes et les logiques de plateformes globales, ce dispositif révèle les limites d’une approche essentiellement nationale. Il invite les acteurs du numérique à adopter une stratégie juridique intégrée, articulant conformité, gestion des risques et anticipation des évolutions réglementaires.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1. Toutes les plateformes sont-elles soumises aux obligations de l’article 6 II de la LCEN ?
Non. Le régime dépend de la qualification de l’acteur : hébergeur, éditeur, fournisseur d’accès, ou acteur hybride. En pratique, de nombreux services combinent plusieurs fonctions (hébergement, publication, modération), ce qui rend la qualification plus délicate. L’analyse doit être menée service par service, en tenant compte du rôle réel joué dans la mise en ligne et le contrôle des contenus.
2. Les obligations de conservation prévues par la LCEN sont-elles compatibles avec le RGPD ?
Oui en principe, mais sous conditions strictes. La conservation doit reposer sur une base légale, être nécessaire et proportionnée, et respecter la minimisation et la limitation de durée. Le risque principal est de surconserver « par précaution », ce qui expose à un contentieux RGPD et à des critiques sur la proportionnalité.
3. Dans quelles conditions un juge peut-il ordonner la communication des données d’identification ?
En pratique, le juge exige une demande ciblée, justifiée par un objectif légitime (ex. identification d’un auteur d’acte illicite), et respecte un contrôle de nécessité et proportionnalité.
4. Les obligations de la LCEN s’appliquent-elles aux acteurs établis hors de France ?
Potentiellement oui, selon les critères de rattachement : ciblage du public français, activité dirigée vers la France, présence d’infrastructures ou d’un établissement. En pratique, l’exécution peut être plus difficile, ce qui renforce l’intérêt d’outils européens (DSA) ou de mécanismes de coopération transfrontalière.
5. L’IA et l’automatisation changent-elles la donne en matière d’identification ?
Elles changent surtout les volumes et la vitesse : modération automatisée, détection de comportements anormaux, corrélation d’événements. Mais elles n’allègent pas les obligations juridiques. Au contraire, elles exigent une gouvernance renforcée : explicabilité minimale, contrôle humain, et traçabilité des décisions.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
Attendu depuis plus d’une décennie, le recours à la procédure renforcée pour créer un système de brevet unifié a été approuvé par le Parlement européen le 17 février 2011. Alors qu’en décembre 2010, seuls douze Etats membres étaient partant pour le brevet communautaire, 25 ont finalement décidé de participer. Seuls l’Italie et l’Espagne ne souhaitent pas adhérer car ils refusent de participer à un système qui ne reconnaît pas leur langue nationale respective comme langue officielle. Les deux Etats réfractaires ont toutefois la possibilité de rejoindre le système ultérieurement.
Cette procédure de coopération renforcée viendra s’ajouter, pour les 25 Etats qui le souhaitent, aux deux systèmes de brevet proposés aujourd’hui en Europe. A savoir d’une part, la procédure de dépôt nationale et d’autre part le système de brevet européen.
Si une première étape a été franchie le 17 février 2011, le recours à la procédure renforcée doit encore être adopté à la majorité qualifiée par le Conseil de ministres de l’Union Européenne avant que la Commission ne puisse soumettre une proposition législative instituant le brevet unifié et une autre le régime linguistique applicable à la procédure.
La réunion entre le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC), qui accueille les représentants des Etats et des organisations internationales, et le Board de l’ICANN devait permettre de répondre à certaines questions non élucidées pendant conférence de Carthagène de décembre 2010, notamment concernant la protection des marques. Cette réunion n’a cependant pas eu le succès escompté.
Non seulement le Board n’est pas parvenu à répondre à tous les points soulevés par le GAC (voir notre article précédent sur la conférence de Carthagène pour la liste de ces points), mais il n’a pas manqué de préciser que les réponses apportées aux quatre premiers sujets ne pouvaient être considérées comme des prises de position définitives.
En outre, après une brève et infructueuse discussion sur la protection des marques, celle-ci fut intégralement mise de côté ; il fut en effet décidé que des téléconférences seraient programmées pour la fin de la semaine entre le GAC et le Board, et que le dialogue reprendrait à l’occasion de la conférence prévue le 17 mars à San Francisco.
Le Board a cependant fait part de certaines propositions modifiant l’actuel Nouveau Guide de Candidature, fondées sur les recommandations du GAC.
Concernant la Chambre de Compensation, le Board a accepté de ne plus réclamer que les marques aient subi un examen substantiel avant d’être introduite dans ladite Chambre. Néanmoins, l’usage de la marque devra être démontré. Quant au souhait du GAC de maintenir la Chambre opérationnelle après le lancement, si le Board n’est pas un fervent défenseur de l’idée, il a cependant exprimé son intention d’explorer d’autres mécanismes de notification continue.
Pour ce qui est du système de suspension rapide uniforme, le Board a déclaré qu’il mettait en oeuvre des efforts afin de rendre la procédure plus rapide, et que ceux-ci dépendraient des téléconférences prévues en fin de semaine. Il a aussi accepté de réduire le nombre limité de mots autorisés dans la plainte (ce nombre passe de 5,000 à 500 mots) et d’accorder aux requérants ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure extrajudiciaire l’option de récupérer le nom de domaine plutôt que de voir ce dernier mis de nouveau sur le marché. Le Board a cependant refusé d’introduire, à ce stade, une procédure selon laquelle le perdant à l’instance paierait les frais de la procédure.
Enfin, concernant la procédure de résolution des différends après cession de marque, procédure grâce à laquelle un titulaire de marque peut poursuivre un registre ayant fait preuve de mauvaise foi en tentant, par exemple, de tirer profit de l’enregistrement systématique de noms de domaines litigieux, le Board a résisté aux recommandations du GAC, qui réclamait qu’une charge de la preuve amoindrie soit appliquée. Le Board refusa aussi l’idée que l’on puisse réclamer le transfert de tous les noms de domaine litigieux à titre de dommages-intérêts dans le cas où le registre était jugé avoir encouragé des actes de cybersquatting.
Il nous faudra attendre les développements qui découlent de la prochaine conférence se tenant à San Francisco pour se prononcer sur un éventuel nouveau calendrier pour le lancement des nouvelles extensions génériques. On peut néanmoins admettre que la date de lancement des candidatures est fortement compromise. Affaire à suivre …
Régie publicitaire de Bing et de Yahoo!Search, les deux moteurs les plus utilisés après Google, Microsoft Advertising a annoncé une libéralisation de la politique de réservation de mots-clés. A partir du 3 mars 2011, il sera désormais possible de réserver des marques à titre de mots-clés dans le cadre de campagnes publicitaires s’affichant dans les moteurs de recherche Yahoo!Search et Bing.
Alignant ainsi sa politique en matière de protection des droits sur celle de Google, Microsoft n’agira qu’après avoir reçu une plainte d’un titulaire de droits et mené une enquête sur l’annonce litigieuse. En cas d’annonce litigieuse, Microsoft conseille ainsi de contacter en priorité l’annonceur et précise que les annonces suivantes seront autorisées :
– Utilisation de la marque par un revendeur de produits ou services authentiques,
– Sites d’information sur la marque, par exemple pour des revues de produits,
– Termes génériques,
– Publicité comparative par des opérateurs indépendants (par exemple sites comparateurs de prix)
Cette politique s’applique à partir du 3 mars aux Etats-Unis et au Canada uniquement.
Des conditions spécifiques s’appliquent en France, au Royaume-Uni et à Singapour, plus ou moins protectrices des droits de marque.
Cette tendance générale fait donc peser de nouvelles responsabilités sur les épaules des titulaires de droits. En effet, les nouvelles politiques mises en place imposent de mettre en place des outils de surveillance sur l’ensemble des moteurs de recherche tout en tenant compte des principes de géolocalisation des campagnes publicitaires.
Il s’agit également de mettre en place une stratégie de défense de ses marques sur les moteurs de recherche en tenant compte des (r)évolutions jurisprudentielles de la CJUE et des juridictions nationales dans ce domaine.
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Written by Nathalie Dreyfus07/04/2011 
