Nathalie Dreyfus

En ce début d’année 2011, qui n’a pas remarqué, lors de ses quotidiennes promenades sur la toile, la multitude de logos personnalisés dont Google a affublé sa page d’accueil entre Noël et le Jour de l’An ? Ces logos, que Google appelle subtilement « doodle» (gribouillage en anglais) et qui  apparaissent régulièrement depuis début 2000, sont le parfait exemple d’une nouvelle mode en marketing. Par ricochet, dans le milieu de la propriété intellectuelle, ces logos s’appellent « fluid trade marks ». Il s’agit de variantes temporaires au logo ou au branding d’une marque destinées à fidéliser les consommateurs en leur proposant des visuels innovants et le plus souvent amusants. Un certain nombre de lecteurs auront sans doute remarqué sur la table de leur soirée de Réveillon qu’Absolut pratique également cette technique en habillant ses fameuses bouteilles de vodka au fil des saisons comme le ferait un grand couturier avec ses mannequins. Les plus sages penseront davantage à la marque Perrier. L’objectif commun est de faire en sorte que le consommateur ne se lasse pas de la marque et donc continue de l’acheter.

Dès lors, les fluid trade marks ne sont plus seulement la fantaisie d’agences publicitaires inspirées mais deviennent de véritables signatures qu’il convient de protéger.

La première étape à une bonne protection juridique de ces fluid trade marks consiste à ne pas trop s’éloigner de la marque déposée. Ainsi, celle-ci pourrait être défendue par référence à la marque habituelle qui, elle, est enregistrée. Une autre raison importante de ne pas s’éloigner de l’identité de la marque est que la fluid trade mark doit être reconnaissable immédiatement sinon le consommateur risque de ne pas faire le lien avec la marque habituelle. Ainsi, chacun des logos de Google fait apparaitre quelques-unes des 6 lettres de manière imagée pour faire passer un message précis mais sans introduire le doute dans l’esprit du consommateur.

Faut-il déposer les fluid trade marks à titre de marque ? En pratique, cela semble difficile puisque cela imposerait de très nombreux dépôts de marques utilisées de façon circonstancielles. Si la fluid trade mark est utilisée régulièrement, le dépôt est opportun. C’est ce qu’a bien compris le chocolatier Toblerone dont l’emballage à l’effigie du Père-Noël réapparait chaque hiver. L’usage de la fluid trade mark suffit-il pour éviter la déchéance pour défaut d’usage ? On peut en douter. Ainsi, il est recommandé de toujours veiller à l’exploitation de la marque principale.

Les utilisateurs de fluid trade marks veilleront à rester vigilant et à ne pas devenir contrefacteur. Pour commémorer l’anniversaire du peintre Munch, Google avait repris Le Cri dans son logo en 2006, mais l’histoire ne dit pas si le peintre qui s’est déjà fait voler sa toile physiquement aurait apprécié de se la faire emprunter virtuellement. Toutefois, les exceptions en matière de droit d’auteur pourraient s’appliquer dans ce cas.

La demande d’enregistrement de marque internationale doit se faire par l’intermédiaire de l’office d’origine, c’est-à-dire l’office national de la marque qui sert de base à l’enregistrement international. La demande est transmise par l’office au Bureau international.

Ensuite, chaque office désigné examine, selon son propre droit des marques national, la demande d’enregistrement.

Depuis le 1^er janvier 2011, les offices des Etats membres du Protocole désignés par la demande doivent envoyer une notification au demandeur de marque internationale si sa demande aboutit et que la marque est acceptée à l’enregistrement.

Cette notification permettra de prévenir de l’issue positive de la demande de marque dans le pays concerné.

L’avis sera envoyé dans 3 cas :

–          dès lors qu’il n’y aura eu aucune irrégularité dans la demande ;

–          lorsque le délai d’opposition sera clos sans qu’il n’y ait eu d’opposition ;

–          lorsqu’une opposition aura eu lieu mais qu’elle aura été rejetée par l’Office concerné.

Cette modification du Protocole est issue de la 42^ème assemblée de l’Union de Madrid à Genève, entre le 22 septembre et le 1^er octobre 2009.

Cette mesure est la bienvenue puisqu’elle permettra ainsi de mieux gérer les désignations de marques internationales acceptées à l’enregistrement.

Toutefois, cette nouvelle disposition ne concerne que les désignations via le Protocole de Madrid. En ce qui concerne les désignations via l’Arrangement de Madrid, à défaut d’avis dans le délai d’un an à compter de la notification de l’enregistrement international, la protection dans le pays sera réputée acceptée.