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Nathalie Dreyfus

Le système de la marque internationale

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus19/08/2010

Pourquoi opter pour la marque internationale ?
Principalement parce que le système de la marque internationale permet au titulaire d’une marque d’être protégé dans de nombreux pays (jusqu’à 85 pays dits « parties contractantes » au 1er septembre 2010 ) en n’engageant qu’une seule procédure de dépôt. Le dépôt s’effectue dans une seule langue  (anglais, français ou espagnol) et entraîne le paiement d’un même ensemble de taxes dans une monnaie unique, le franc suisse. Ce système permet de n’avoir qu’une date d’expiration et donc qu’un seul renouvellement.
Pour autant, son utilisation parait souvent opaque et complexe.

1.    Comprendre la dualité du système :

Le système de Madrid comprend deux traités : l’Arrangement de Madrid (AM) de 1891 et le Protocole de Madrid (PM) de 1989, qui contient des règles similaires si ce n’est qu’elles ont été assouplies pour permettre un plus grand nombre d’adhésions.

Les différences fondamentales sont au nombre de quatre :
– Contrairement à l’AM qui ne permet l’adhésion que d’Etats, le PM permet à des Organisations Internationales (comme l’Union Européenne) d’adhérer au système.

– Contrairement à l’AM, l’enregistrement de base peut sous le PM être une simple demande d’enregistrement de marque qui n’a pas encore été examinée. Cependant, cette possibilité s’avère risquée étant donné que la demande de marque internationale va être « rattachée » à cette demande de base pendant 5 ans. Si la demande de base nationale est invalidée ou déclarée irrecevable, la demande de marque internationale suit le sort de la marque de base. C’est pourquoi le PM assure une porte de secours aux marques internationales qui se retrouveraient sans base : elles peuvent être « transformées » en marques nationales.

– Le système de taxes est différent selon les deux traités. Dans l’AM, la taxe de désignation est toujours la même. Dans le PM, les parties contractantes ont la possibilité d’exiger des taxes complémentaires, les taxes individuelles.

– Enfin, les délais de refus de la marque que peuvent prendre les offices des pays désignés pour examiner et le cas échéant refuser la demande de protection dans leur pays sont différents dans les deux traités. Ce délai est de 12 mois pour l’AM. Au-delà de cette période, la demande est réputée acceptée. Dans le PM, les parties contractantes peuvent exiger plus de temps (délais de 18 mois et plus), ce qui retarde la procédure mais a considérablement facilité l’entrée de nouvelles parties contractantes dont les législations nationales nécessitaient plus de temps d’examen.

Si le titulaire de la marque est une partie contractante au PM, il ne pourra demander une protection que dans une partie contractante au PM. Il est donc important de savoir à quel traité le pays de désignation a adhéré, et pour quelles particularités celui-ci a opté au niveau des taxes ou des délais de refus s’il a adhéré au PM. Ces déclarations des parties contractantes sont énumérées sur le site de l’OMPI à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/export/sites/www/madridgazette/en/remarks/declarations.html

2.    Ne pas confondre marque supranationale et système de Madrid :

Le système de Madrid ne crée pas un titre unitaire de marque supranationale. Il institue simplement une procédure unique de demande internationale de marque donnant lieu à un enregistrement international avec plusieurs « désignations ».
En cela, il facilite la gestion d’un portefeuille de marques à l’international et évite aux entreprises de déposer des marques pays par pays.

3.    Avoir un lien avec une partie contractante :
Pour être habilité à utiliser le système et donc lancer une procédure d’enregistrement international, une société doit d’abord avoir un rattachement avec une partie contractante à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid. Ce rattachement se fait par un établissement industriel et commercial effectif et sérieux sur le territoire d’une partie contractante, un domicile ou par le biais de la nationalité.
4.    Disposer d’une demande de base:

Avant tout dépôt international, il faut disposer d’une demande ou d’un enregistrement de base de la marque. Cela signifie qu’une demande de marque internationale ne peut jamais être un premier dépôt. Il faut qu’elle se base sur un enregistrement ou une demande d’enregistrement national ou régional d’une partie contractante au système de la marque internationale.

Dans la demande, le Conseil en Propriété Industrielle va désigner les pays de protection. Les offices des parties contractantes désignés vont alors procéder à un examen de fond du signe selon leur propre législation. Cet examen de fond est limité dans le temps. Il dure au maximum 12 mois si la partie désignée a adhéré à l’Arrangement de Madrid, 18 mois ou plus si celle-ci a adhéré au Protocole de Madrid. Les offices peuvent refuser la demande de protection de la marque sur leur territoire. La marque n’est pas automatiquement admise à la protection. Si l’office désigné estime que la protection de la marque ne peut être assurée, le refus sera inscrit au registre international. De même, toute modification et renouvellement de l’enregistrement international fera l’objet d’une inscription au registre international.

La procédure de demande de marque internationale peut se résumer ainsi : la demande internationale aboutit devant le Bureau International qui va procéder à un examen de forme de la demande, publier la demande au registre international et la notifier aux parties désignées. Les offices des parties contractantes vont procéder à un examen de fond et dans un délai de 12 à 18 mois ou plus refuser ou accepter la demande.

5.    Il n’y a pas que les certificats qui prouvent que la protection a été acceptée par une partie contractante :

Une fois le délai de refus dépassé (de 12 selon l’AM et de 18 mois ou plus selon le PM) et dans le silence de l’office concerné, la demande est réputée acceptée. L’Office de désignation ne délivre donc pas forcément de certificats.
Cette situation crée un chevauchement dans le temps entre les offices qui acceptent au bout de 12 mois et les autres au bout de 18 mois ou plus. La base de données relatives aux marques internationales (ROMARIN) met à jour les refus ou acceptations des différents offices désignés.

L’acceptation de la demande par l’office désigné confère à l’enregistrement international l’effet d’un enregistrement national ou régional dans la partie contractante désignée.

6.    Savoir que les transferts des enregistrements de la marque internationale sont limités :

De nombreux pays n’ont pas encore adhéré au système, comme le Canada, Hong Kong, l’Inde, le Mexique, la Nouvelle Zélande, les Philippines, l’Afrique du Sud, Taïwan et la majorité des pays d’Amérique du Sud. Or, tout transfert de la marque internationale ne peut se faire qu’en faveur d’une société ressortissante d’un pays membre de l’AM ou du PM ou ayant un établissement effectif et sérieux dans l’un de ces pays. Par exemple, une société qui a son siège social à Paris ne pourra pas céder une marque internationale à une société qui a son siège social à New Dehli, car, contrairement à la France, l’Inde n’est pas membre du système.

Le transfert d’une marque internationale n’est donc pas possible si une des parties au contrat n’est pas rattachée au système de Madrid. Une difficulté supplémentaire résulte du fait que ce transfert n’est valide que si les parties sont rattachées au même traité au sein du système de la marque internationale. Ainsi, une cession de marque internationale ne peut avoir lieu entre une société ressortissante du Kazakhstan (qui a adhéré à l’AM) et une société ressortissante du Japon (qui a adhéré au PM).

Si la cession s’effectue entre deux parties rattachées aux deux traités à la fois (comme la France et la Suisse qui sont toutes deux parties contractantes aux deux traités), il convenait jusqu’au 1er août 2008 d’appliquer l’AM (selon la clause dite de sauvegarde). Depuis le 1er août 2008, la clause de sauvegarde est abrogée.

7.    Certains offices exigent des déclarations sous serment d’usage de la marque.

Les offices des États-Unis d’Amérique, de l’Irlande, du Royaume-Uni, et de Singapour  exigent des  déclarations d’intention d’utiliser la marque lors de la désignation ou du renouvellement de la marque. Lors de la demande d’enregistrement, la désignation des Etats-Unis nécessite le dépôt d’une déclaration d’intention d’usage de la marque dans le pays (formulaire OMPI MM18).

8.    Un enregistrement international peut être transformé si la demande est rejetée ou si l’enregistrement est annulé.

L’enregistrement international est rattaché les cinq premières années à sa demande de base. Si l’enregistrement de base est annulé, l’enregistrement international sera aussi automatiquement annulé. De la même manière, des limitations de l’enregistrement de base limitent la portée des biens et des services de l’enregistrement international.

Le protocole de Madrid a atténué les effets de ce rattachement en estimant que le titulaire de la marque aura 3 mois à compter de l’annulation pour transformer s’il le souhaite sa marque internationale en marques nationales.

9.    Les produits et services sélectionnés dans l’enregistrement de base vaudront pour l’enregistrement international.

On ne peut pas demander une protection de la marque plus large que celle de l’enregistrement de base pour un pays particulier en passant par le système de la marque internationale. Si le titulaire de la marque internationale souhaite élargir sa protection dans un pays qui a été désigné, il devra passer par un nouvel enregistrement national de la marque pour pouvoir sélectionner plus de produits et services.

10.    Un système de simplification des procédures d’enregistrement de la marque voué à devenir planétaire :

Lorsqu’un pays rejoint le système de Madrid, celui-ci doit se conformer aux règles du Protocole. Israël, qui rejoindra le Protocole de Madrid à compter du 1er Septembre 2010, a dû préalablement opérer quelques modifications de son système national d’enregistrement. Par exemple, le renouvellement de la marque a maintenant lieu tous les 10 ans et non plus tous les 14 ans. Une base de données en anglais a dû être mise en place et certaines structures ont été adaptées pour que l’examen de la demande d’enregistrement international ne dépasse pas les 18 mois.

Le système de la marque internationale facilite donc le dépôt à l’international et constitue un outil formidable pour protéger une marque dans de nombreux pays.

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IKS chinois – désormais un délai de forclusion (2 ans) pour les actions extrajudiciaires.

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus19/08/2010

La procédure extrajudiciaire de règlement des litiges relatifs aux IKS chinois (Internet Keywords) a fait l’objet de modifications.

A compter du 29 août 2010, date d’entrée en vigueur des nouvelles règles, le recours à cette procédure extrajudiciaire ne sera possible que pour les IKS enregistrés depuis moins de deux ans. Le régime de la forclusion pour les actions relatives aux IKS chinois est alors aligné sur celui applicable aux noms de domaines en .cn.

D’autres modifications sont attendues : concernant les cas dans lesquels seront reconnus l’enregistrement et l’utilisation d’un mot clé de mauvaise foi et les cas dans lesquels les droits et les intérêts du réservataire seront légitimes.

Il est donc extrêmement important de réagir rapidement en cas d’atteinte en Chine que ce soit sur les noms de domaine ou sur les IKS

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Google libéralise le système « AdWords » : le blacklistage préventif des marques à titre de mots clés n’est plus possible

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus11/08/2010

Dans la droite ligne de la décision Google de la CJUE du 23 mars 2010 (Cf. notre article « La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE »), Google modifiera à partir du 14 septembre 2010 le règlement applicable au service AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE.

Jusqu’à présent, lorsqu’un titulaire de marques de cette zone géographique adressait une réclamation à la société Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

A partir du 14 septembre 2010, Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots clés. Ainsi, les annonceurs seront autorisés à utiliser des marques tierces en tant que mots clés. Google n’interviendra, le cas échéant, que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité. Par conséquent, les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherche sur des marques concurrentes.

D’après Google, cette modification de règle est justifiée par des considérations juridiques et commerciales, dans la mesure où « une telle modification serait en accord avec la loi en vigueur dans ces pays » et que « le règlement de Google est conforme aux principes promulgués lors du jugement rendu en mars 2010 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre des affaires connexes C-236/08 à C-238/08 ». La CJUE avait en effet jugé que le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques.

Google adopte ainsi une position passive dans la résolution des conflits liés à l’utilisation du service « AdWords ». Pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur. Un mécanisme qui paraît insuffisant pour répondre aux problématiques posées par ce service et l’obligation pour les titulaires de droits d’adapter leur système de veille.

En effet, le système AdWords se caractérise par son principe de géolocalisation permettant de cibler les annonces en fonctions de divers paramètres et en particulier le lieu géographique de consultation (indiqué par l’adresse IP du poste de l’ordinateur utilisé) et la langue d’affichage du moteur de recherche. Ainsi, une requête effectuée sur le même terme en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Etats-Unis ne donnera-t-elle pas les mêmes résultats.

Dreyfus & associés propose ainsi depuis fin juin 2010 un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. Les différents paramètres du système de veille permettent de choisir les pays de surveillance ainsi que la version linguistique du moteur Google utilisé. Cette souplesse permet aux titulaires de droits de limiter la surveillance aux pays d’intérêts et de surveiller finement l’usage de leurs marques dans le monde entier.

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.notaires.fr et .medecin.fr : à vos chartes, prêt, partez !

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus27/07/2010

La charte de nommage est aux noms de domaine ce que les conditions d’utilisations sont à un site Internet. Ainsi, c’est elle qui énonce, entre autres, les termes interdits, les conditions d’éligibilité à la réservation de nom de domaine, les contraintes syntaxiques …

En plus des chartes de nommage concernant les domaines de premier niveau (comme le .fr par exemple), il existe des chartes visant à encadrer des domaines de second niveau. Tel est le cas pour les sous-domaines <notaires.fr>, géré par le Conseil Supérieur du Notariat, et <medecin.fr>, géré par le Conseil National de l’ordre des Médecins.

Récemment, de nouvelles chartes de nommages concernant ces deux domaines de second niveau ont été mises en place. Il est donc désormais possible d’enregistrer les noms de domaine sous les formes suivantes :

–    Pour les notaires :

[nom de tous les associes].notaires.fr
[nom d’un associe]et[associes].notaires.fr
[nom d’un associe]et[associes]-[nom de la commune].notaires.fr
[un nom ancien]et[associes].notaires.fr

–    Pour les médecins :

nom-prenom-specialite.medecin.fr
raisonsociale-sel.medecin.fr
raisonsociale-selarl.medecin.fr
raisonsociale-scp.medecin.fr

Toutefois, seuls les professionnels de ces secteurs peuvent prétendre enregistrer un sous nom de domaine dans ces extensions. Ainsi, les notaires devront obligatoirement fournir un identifiant au répertoire INSEE, et les médecins un identifiant RPPS et le numéro d’inscription au tableau de l’ordre des médecins.

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Le futur brevet européen, un régime de traduction pensé pour favoriser l’innovation.

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus27/07/2010

Il n’existe pas de brevet communautaire (devenu « brevet de l’UE »). La seule possibilité pour obtenir la protection de son brevet dans plusieurs pays de l’Union Européenne est d’obtenir un brevet européen délivré par l’Office Européen des Brevets (OEB) siégeant à Munich.
Cependant, cela présente des inconvénients car la procédure est coûteuse et complexe particulièrement en matière de traduction, et nécessite une validation auprès de l’office national de propriété industrielle. Ceci décourage l’innovation et la recherche ayant des effets néfastes sur la compétitivité et le développement européen au profit principalement des Etats-Unis où il est globalement dix fois moins cher d’obtenir un brevet.

Pour y remédier, un projet concernant un brevet de l’UE a été initié. En août 2000, la Commission a proposé un règlement en ce sens. En 2009, les Etats membres ont à l’unanimité adopté les conclusions émises sur l’amélioration du système actuel des brevets en Europe. Parmi les mesures soumises à approbation figurait une disposition portant sur l’instauration d’un brevet unique de l’UE ainsi que sur la création d’un tribunal spécialement compétent dans cette matière. Aucune disposition n’abordait la traduction, question la plus épineuse en matière de coûts.

La Commission a donc présenté il y a quelques jours une proposition portant sur la traduction du futur brevet de l’UE. Il y est prévu que les frais de procédure pour déposer un brevet valable dans tous les Etats membres de l’Union européenne seront limités à 6200 euros dont 10% maximum seront consacrés aux frais induits par la traduction. Les brevets seront examinés, délivrés et publiés en allemand, anglais ou français qui constituent les trois langues officielles de l’OEB. Les revendications seront accessibles dans les deux autres langues officielles.

Une traduction supplémentaire ne pourra être exigée qu’en cas de litige mettant en cause ce brevet. La traduction pourra être réclamée dans la langue du défendeur ou encore dans la langue de la juridiction compétente. Les frais en découlant seront à la charge de l’inventeur.

Pour finir, afin d’encourager le dépôt de tels brevets et donner une place de choix à l’Union européenne dans l’innovation et le développement de la recherche, la proposition de la Commission comporte d’autres mesures destinées à rendre ce système plus accessible aux inventeurs et notamment aux petites et moyennes entreprises composant une majeure partie de l’activité économique de l’Union européenne. Ainsi, est envisagé le recours  à une traduction automatique des brevets européens dans toutes les langues officielles de l’UE pour une meilleure accessibilité aux données existantes. De plus, les inventeurs ne parlant ni allemand, anglais ou français pourraient déposer dans leur langue maternelle leur demande d’enregistrement, les frais de traduction dans l’une des langues officielles pourraient être remboursés.

Il ne s’agit donc plus actuellement de s’attarder sur des débats juridiques, politiques ou encore économique concernant la création d’un brevet de l’UE mais plutôt de s’intéresser à sa mise en œuvre.

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Jurisprudence confirmée sur le sort des « AdWords »

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus22/07/2010

La jurisprudence se clarifie sur la question de la responsabilité, encourue par le prestataire du service de référencement, et par l’annonceur, dans la mise en œuvre du système d’annonces publicitaires “Adwords”, développé par Google.

Plusieurs sociétés titulaires de marques utilisées via ce système, dont la société Louis Vuitton, avaient engagé des actions en contrefaçon et en publicité mensongère contre la société Google.

Suite au succès de leurs actions devant les juridictions du fond (CA Versaille, 10 mars 2005, Sté Google France c/ Sté Viaticum et Sté Luteciel ; CA Versailles, 23 mars 2006, Google France c/ CNRRH, Pierre Alexis T., Bruno R., Sté Tiger), la Cour de cassation, saisie des pourvois formés contre ces arrêts, avait adressé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).

En mars 2010, la CJUE avait établi que le fait de stocker en tant que mot-clé un signe identique à une marque et d’organiser l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’était pas un usage assimilable à celui d’une marque. En revanche, le prestataire d’un service de référencement pouvait bel et bien voir sa responsabilité engagée, s’il a joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des informations transmises ou stockées (Voir notre article Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)).

Cette interprétation a été confirmée presque ad verbatim dans un second arrêt de la CJUE le 8 juillet 2010 (Affaire C-558/08), à la suite d’une question préjudicielle introduite par la juridiction néerlandaise, dans une affaire qui opposait deux fournisseurs de bâtiments mobiles.

C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu les quatre arrêts du 13 juillet dernier, en réponse aux pourvois formés par la société Google. En interprétant l’arrêt de la CJUE, elle juge fort logiquement que « le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et afficher les annonces » ne commet pas une contrefaçon au sens des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la Cour confirme la responsabilité de l’annonceur qui avait fait publier une annonce dont la présentation ne permettait pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si l’annonceur était lié ou non au titulaire de la marque.

La Haute juridiction française s’est donc ralliée à la jurisprudence de la CJUE. En cassant les arrêts de cour d’appel qui avaient jugés la société Google responsable des actes de contrefaçon et de publicité mensongère, la Cour renvoie les parties devant les juridictions du fond, dont il conviendra de suivre les prochaines appréciations.

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La mise en place d’un nouveau mode de règlement des litiges pour le

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus02/07/2010

A compter du 1er juillet 2010, l’extension portugaise se verra doter d’une nouvelle procédure extrajudiciaire de règlement des litiges pour ses noms de domaine

Le nouveau contrat d’enregistrement instaure avec ses articles 51 à 53, un mode alternatif de règlement des conflits, administré par le Centre portugais d’arbitrage des litiges relatifs aux droits de propriété industrielle (arbitrare.pt).

Cette procédure est une variante de l’UDRP. Ainsi, il conviendra de démontrer que:

–         Le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi.

–         Le nom de domaine a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

–         Le nom de domaine a été enregistré OU utilisé de mauvaise foi (l’enregistrement et l’usage sont ici alternatifs, contrairement à une procédure UDRP traditionnelle).

Les solutions laissées à l’appréciation du tiers décideur sont les mêmes que pour une procédure UDRP : maintien, transfert ou suppression du nom. Par ailleurs, comme dans le cadre d’une procédure devant le centre d’Arbitrage et de médiation de l’OMPI, le nom litigieux sera gelé pendant la durée de la procédure.

Cette procédure comporte deux particularités.

La première concerne les personnes pouvant être concernées par cette procédure. Outre le réservataire du nom (ce qui est somme toute logique), le Registre (le FCCN) peut être inquiété lorsqu’il lui est reproché la suppression ou l’enregistrement d’un nom de domaine.

La seconde singularité est que cette procédure semble facultative. En effet, l’utilisation du terme « can agree» laisse à penser qu’aucune obligation ne pèse sur les réservataires de se soumettre à cette procédure. Cette discrétion quant à la soumission ou non à la procédure d’arbitrage est plutôt surprenante au regard de la quasi-totalité des procédures existantes.

Le Portugal s’inscrit donc aujourd’hui dans la mouvance UDRP et s’accorde ainsi avec les autres procédures extrajudiciaires existantes.

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En quoi l’action en concurrence déloyale permet-elle de dépasser les limites des procédures classiques en matière de noms de domaine ?

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus29/06/2010

Introduction

La concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, est parfois perçue comme une action généraliste, dont la mise en œuvre peut s’avérer délicate en raison de l’exigence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Cette souplesse, souvent critiquée, constitue néanmoins sa principale force : la concurrence déloyale demeure presque toujours mobilisable, dès lors qu’il existe une atteinte au jeu normal de la concurrence et ce, indépendamment du domaine concerné.

Les limites fonctionnelles des procédures classiques selon la configuration du litige

  • Le droit des marques

Le droit des marques constitue un instrument central de protection des signes distinctifs. Il repose toutefois sur l’existence de droits antérieurs valides, enregistrés et opposables, ainsi que sur une analyse structurée autour des produits et services visés.

Or, la pratique contentieuse révèle de nombreuses situations dans lesquelles ces conditions ne permettent pas d’appréhender efficacement les atteintes numériques.
Certains noms de domaine exploitent en effet des signes non déposés tandis que d’autres litiges impliquent des opérateurs se situant en dehors du champ de spécialité couvert par la marque, tout en tirant indûment profit de la valeur économique du signe.

De plus, l’action en concurrence déloyale présente l’avantage de ne pas subordonner la protection à la distinctivité du nom de domaine. Elle permet de sanctionner l’usage fautif d’un nom, dès lors qu’il produit un effet économique négatif sur un opérateur concurrent, indépendamment de la nature du signe.

Dans ces configurations, l’analyse strictement formelle du droit des marques montre ses limites. L’action en concurrence déloyale permet alors de recentrer le débat sur la réalité économique des comportements, en sanctionnant les effets concrets produits sur le marché, indépendamment des classifications ou des libellés.

  • Les procédures UDRP et mécanismes assimilés

Les procédures UDRP et mécanismes assimilés  offrent une réponse rapide et opérationnelle aux conflits relatifs aux noms de domaine. Leur efficacité repose toutefois sur un cadre normatif volontairement restreint, centré sur des critères précis et cumulatifs.

Ces procédures ne permettent ni l’octroi de dommages et intérêts, ni l’appréhension globale de stratégies de parasitisme numérique structurées, notamment lorsque celles-ci s’inscrivent dans la durée ou impliquent une pluralité de noms de domaine, de sites miroirs ou de canaux de communication. Là où l’UDRP exige une démonstration normée de la mauvaise foi, la concurrence déloyale permet d’appréhender l’ensemble du comportement économique, ses effets sur le marché et le préjudice subi.

Pour en savoir plus concernant le cadre de la procédure UDRP, nous vous invitons à consulter notre guide précédemment publié.

Les conditions de l’action en concurrence déloyale appliquée aux noms de domaine

La concurrence déloyale, repose sur un triptyque désormais bien établi : une faute, un préjudice et un lien de causalité.

  • La caractérisation de la faute

La faute peut prendre plusieurs formes, fréquemment retenues par les juridictions :

  • Parasitisme économique, notamment par l’enregistrement ou l’exploitation d’un nom de domaine s’inscrivant dans le sillage économique d’un acteur établi, afin de tirer indûment profit de ses investissements.
  • Risque de confusion : La jurisprudence indique qu’indépendamment de l’existence d’un droit privatif et de toute exigence de distinctivité, la concurrence déloyale peut être retenue dès lors que l’usage d’un second nom de domaine crée, dans un contexte concurrentiel, un risque de confusion avec un nom de domaine antérieurement exploité. (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, n°19-23.597)
  • Détournement de trafic par imitation de l’architecture, des contenus ou de la ligne éditoriale

Contrairement à certaines procédures administratives centrées sur la titularité des droits, la concurrence déloyale se concentre sur l’effet produit sur le public.

  • Le préjudice et la preuve du trouble commercial

Le préjudice caractérisé n’a pas à être chiffré de manière exhaustive. Les juges admettent largement la démonstration d’un trouble commercial, d’une perte de chance ou d’une atteinte à l’image, notamment lorsque le nom de domaine litigieux capte indûment une partie du trafic ou altère la perception du public quant à l’origine des services proposés.

Articulation stratégique des différents fondements

L’action fondée sur la concurrence déloyale ne constitue ni un recours de principe, ni une voie de droit supérieure aux autres mécanismes disponibles en matière de conflits relatifs aux noms de domaine. Elle s’inscrit dans une palette d’outils juridiques complémentaires, dont la mobilisation doit être appréciée au regard des circonstances propres à chaque dossier.

Selon la configuration du litige, la nature des droits invoqués, le comportement du titulaire du nom de domaine et les objectifs poursuivis, une action fondée sur le droit des marques ou une procédure extrajudiciaire telle que l’UDRP peut offrir une réponse pleinement satisfaisante, notamment lorsque l’atteinte est circonscrite et clairement caractérisée.

La concurrence déloyale trouve sa pertinence lorsque l’analyse révèle des agissements qui ne se laissent pas appréhender par une lecture strictement formelle du signe, mais traduisent un comportement économique global.

panorama concurrence deloyale

Conclusion

La concurrence déloyale ne répond pas à tous les conflits de noms de domaine, mais elle demeure une option de portée générale lorsque qu’un comportement révèle un comportement économique fautif.

Fondée sur la responsabilité civile délictuelle, elle offre une grille de lecture souple et transversale, permettant d’apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte de la réalité des usages et de leurs effets sur le marché.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Peut-on agir en concurrence déloyale sans être concurrent direct du titulaire du nom de domaine ?
Oui. La jurisprudence admet que l’existence d’un lien de concurrence directe n’est pas toujours exigée, dès lors que les agissements reprochés perturbent le jeu normal du marché ou causent un trouble économique identifiable.

2. Faut-il démontrer une intention de nuire pour caractériser la concurrence déloyale ?Non. La concurrence déloyale est une responsabilité civile objective : l’intention n’est pas requise. Seul compte le caractère fautif du comportement et ses effets économiques.

3. Un changement ultérieur de nom de domaine fait-il disparaître la faute ?
Non. La cessation des agissements n’efface pas rétroactivement la faute ni le préjudice déjà causé. Elle peut toutefois être prise en compte dans l’évaluation des dommages

4. La concurrence déloyale permet-elle d’obtenir le transfert du nom de domaine ?
L’action en concurrence déloyale ne permet pas, en principe, d’ordonner directement le transfert d’un nom de domaine. En revanche, le juge peut prononcer des mesures de cessation ou d’interdiction sous astreinte, pouvant conduire, en pratique, à l’abandon ou à la désactivation du nom de domaine litigieux.

5. Une concurrence déloyale peut-elle être retenue en l’absence de confusion avérée ?
Oui. En matière de concurrence déloyale, certains comportements, notamment le parasitisme économique, peuvent être sanctionnés indépendamment de tout risque de confusion, dès lors qu’ils traduisent une appropriation indue des investissements ou de la notoriété d’un opérateur.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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« Google Adwords » : Ne pas inscrire les marques de ses concurrents en mots clefs négatifs est une faute.

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus18/06/2010

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 mai 2010 précise la responsabilité de l’annonceur qui a recours à la fonctionnalité de type « Google Adwords », permettant l’apparition de liens commerciaux ciblés lors d’une recherche sur Internet.

Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, la Cour a admis la faute de l’annonceur qui n’avait pas inscrit sur la liste des mots clés négatifs de Google les termes correspondant aux noms commerciaux et de domaine appartenant à son concurrent.

La Cour a d’abord affirmé que la simple apparition de ces liens commerciaux n’entraînait aucune présomption de responsabilité de l’annonceur. Il convenait en effet d’appliquer les règles de la responsabilité civile de l’article 1382 du Code civil, qui « ne sauraient être écartées ou inversées en matière informatique ».

En l’espèce, la faute de l’annonceur n’était pas démontrée par l’acquisition ou l’utilisation de mots clés. En effet, l’annonceur n’avait sélectionné comme mot clé aucun nom commercial et de domaine appartenant à son concurrent. L’apparition des liens commerciaux ciblés résultait vraisemblablement de l’intervention de tiers, d’une erreur technique ou des fonctionnalités de recherche étendue de Google.

En revanche, les juges d’appel ont reproché à l’annonceur de ne pas avoir mis fin à la sélection automatique dès qu’il avait eu connaissance de l’apparition des liens commerciaux, tandis qu’il en avait la possibilité en inscrivant les termes litigieux sur la liste de mots clés négatifs de Google. La faute de l’annonceur réside donc dans le retard apporté à la régularisation de la situation concernant l’affichage des liens commerciaux.

Cette nouvelle jurisprudence accentue ainsi la responsabilité des annonceurs en matière de concurrence déloyale, en reconnaissant un nouveau cas de comportement fautif sur Internet.

Cette décision est intéressante dans la mesure où le système de « broad match» du programme AdWords est souvent mis en cause. En effet, ce système permet de déclencher une annonce publicitaire à partir d’un seul des termes saisis dans le champ de recherche. Ainsi, une recherche contenant un mot générique et une marque pourra déclencher une annonce publicitaire d’un concurrent des titulaires de la marque par le seul achat comme mot clé du terme générique. En l’espèce, si la responsabilité de l’annonceur ne peut pas être mise en cause de prime abord, elle devient inéluctable dès qu’il a connaissance des faits litigieux et n’agit pas promptement pour faire cesser le trouble.

Moralité : n’oubliez pas d’inscrire en mots clés négatifs les marques de vos concurrents, sinon vos annonces vous couteront très cher.

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La commission européenne approuve le principe du « brick and mortar »

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus11/06/2010

Le 20 avril dernier, la Commission européenne a adopté un nouveau règlement (Règlement (UE) n°330/2010) en matière d’exemptions par catégorie d’accords verticaux se substituant par conséquent pour l’avenir au règlement (CE) n°2790/1999 du 22 décembre 1999.

Ce texte  contient également des dispositions nouvelles au sujet des accords de distribution sélective. Ce nouveau règlement est applicable dès le 1er juin 2010 et s’appliquera jusqu’au 31 mai 2022. Toutefois, il convient de préciser qu’une exception est faite au profit des accords en vigueur. En effet, le texte réserve dans ce cas une période de transition d’un an.

Les lignes directrices de ce texte contiennent un point qui s’intéresse plus particulièrement aux ventes de produits et de services exclusivement en ligne, dits « pure players ». En effet, le projet de ce règlement contenait notamment un point consacrant la pratique nommée « brick and mortar » autorisant les réseaux de distribution sélective à contraindre leurs membres d’avoir un point de vente physique. Ainsi, des fabricants habituellement distribués par ces réseaux pourraient donc obliger les cybermarchands à ouvrir des points de vente physique  afin de vendre leurs produits. Ce point avait provoqué d’importantes controverses opposant d’une part les associations de consommateurs ainsi que les sites de vente de produits et services en ligne à d’autre part,  principalement les enseignes de luxe.

Toutefois, ce point confirmait la jurisprudence nationale. En effet, en 2006, le Conseil de la concurrence a validé l’interdiction faite par la société Festina de vendre des montres de la marque du même nom par un site de vente en ligne, Bijourama.com, au motif que ce dernier ne possédait pas de points de vente physiques. Une demande d’agrément avait été faite afin que le site puisse intégrer un réseau de distribution sélective, demande refusée par Festina pour cette raison. Cette décision a été ensuite confirmée par la première chambre de la Cour d’appel de Paris le 16 octobre 2007.

La Commission européenne a, par l’adoption du règlement n°330/2010, consacré cette règle allant de ce fait dans le sens de la jurisprudence française. Ceci apparaît au point 54 des lignes directrices du règlement.

Dans son communiqué du 20 avril 2010, la Commission européenne a justifié sa décision par des circonstances matérielles afin de laisser aux consommateurs la possibilité d’appréhender directement, avant leurs achats, la réalité des produits proposés afin d’observer, de tester ces derniers.

Cependant, l’adoption de ce règlement n’a pas pour conséquence de se désintéresser de la question de la protection des enseignes du e-commerce. En effet, le point 52 des lignes directrices du texte contient  des règles prohibant certains abus qui pourraient être commis. Effectivement, parmi ces interdictions, figure celle consistant pour un fournisseur de limiter la part des  ventes réalisées par le distributeur par le biais d’Internet. En revanche, ceci n’empêche pas que le fournisseur puisse demander à ce qu’une certaine quantité des produits soit vendue par le biais du point de vente physique, pour en  assurer sa pérennité. Il est également impossible d’imposer à un distributeur de payer un prix supérieur pour les produits distribués par Internet par rapport à ceux distribués par l’intermédiaire du point de vente physique.

Malgré l’existence de ces garanties, les inquiétudes perdurent notamment pour les sites de vente de produits et de services en ligne qui estiment voir leur modèle économique gravement remis en cause.

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