Marques

Le règlement communautaire n° 1383/2003 est un moyen pour les titulaires de droits de bloquer l’import ou l’export de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

Cependant, pour bénéficier de cette procédure, le titulaire de droit doit avoir préalablement introduit une demande d’intervention écrite auprès du service douanier compétent. Valable un an, la demande peut être renouvelée indéfiniment.

Lorsque les douanes prennent des mesures de retenue, elles appellent immédiatement le titulaire de droits ou son conseil puis lui adressent une notification. Les marchandises litigieuses sont alors retenues pendant une durée de 10 jours ouvrables, renouvelable une seule fois (3 jours non prorogeables pour les denrées périssables).

Ce délai permet de procéder à l’inspection des marchandises litigieuses et d’établir ou non l’existence d’une atteinte.

En l’absence d’atteinte ou de confirmation du caractère contrefaisant des marchandises litigieuses dans le délai imparti, la retenue est immédiatement levée.

En revanche, en cas de violation des droits de propriété intellectuelle, le titulaire de droits doit saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle dans le délai imparti, à défaut de quoi la retenue est également levée.

Selon les dispositions du règlement communautaire n°1383/2003, les Etats membres peuvent également prévoir une procédure simplifiée en matière de retenue douanière.

Cette procédure permet aux autorités douanières de procéder à la destruction des marchandises litigieuses quand bien même l’existence d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’a pas été établie.

Cette procédure n’est applicable que si certaines conditions sont remplies.

Ainsi, la destruction des marchandises litigieuses ne peut être effectuée que si le titulaire de droit a préalablement obtenu l’accord du déclarant/propriétaire des biens. Cet accord est réputé accepté en l’absence d’opposition à la destruction dans le délai imparti. La destruction se fait au frais du titulaire et est systématiquement précédée d’un prélèvement d’échantillons pouvant éventuellement servir de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

En cas d’opposition à la destruction, le titulaire de droit peut toujours saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle.

A l’heure actuelle, cette procédure simplifiée n’a pas été mise en place en France. En effet, dès lors que le caractère contrefaisant des marchandises retenues a été confirmé, si le titulaire de droits ne souhaite pas engager une action en justice, les autorités douanières peuvent saisir et détruire les marchandises contrefaisantes au titre de leurs pouvoirs douaniers.  Toutefois, lors d’un groupe du travail des autorités douanières françaises tenu le 9 juillet 2010, ces dernières ont indiqué être favorables à l’introduction de cette procédure simplifiée en France, à condition qu’elle soit plus encadrée.

L’avantage de l’introduction d’une procédure simplifiée en droit français est qu’elle devrait permettre aux titulaires de connaître l’identité des exportateurs et des destinataires, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle, sauf à ce que le titulaire s’engage à introduire une action en justice. Il faut espérer toutefois que l’introduction d’une procédure simplifiée ne remettra pas en cause l’exercice par les douanes de leurs pouvoirs de saisir et détruire des marchandises contrefaisantes, une méthode facile et peu onéreuse à la disposition des titulaires de droits pour éviter que des marchandises contrefaisantes sont mises sur le marché.

La procédure de retenue douanière peut être un outil efficace pour lutter contre la contrefaçon, mais encore faut-il savoir s’en servir.

Le Cabinet vous propose de vous assister dans la mise en place d’une surveillance douanière afin de protéger au mieux vos intérêts.

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Depuis le 24 octobre 2011, l’OHMI propose un service de médiation au stade de la Chambre des recours. Il s’agit d’une procédure qui permet aux parties de parvenir à un accord à l’amiable et qui a pour effet de suspendre la procédure de recours.

Les pourparlers de médiation se déroulent à Alicante, auquel cas le service est gratuit. Une taxe unique est facturée si les parties souhaitent que la médiation se tienne à Bruxelles, afin de couvrir les frais de déplacement du médiateur.

La médiation procure une alternative rapide et moins onéreuse à un procès. Elle a pour objectif de réunir les parties et de les aider à trouver un terrain d’entente pouvant permettre d’aboutir à un accord. Le sujet de la médiation peut dépasser l’objet de la procédure de recours de l’Office et toucher des intérêts commerciaux et économiques présents et futurs des parties.

Une équipe de huit médiateurs qualifiés a été créée. Ce sont tous des agents de l’Office qui ont suivi une formation spéciale auprès de l’Institut des Arbitres Agréés de Londres (Chartered Institute of Arbitrators). Leurs curriculum vitae sont publiés sur le site de l’OHMI de sorte que les parties peuvent, si elles le désirent, requérir les services d’un médiateur en particulier.

Les parties restent maîtresses de la manière dont la procédure est gérée et de son résultat. Si la médiation échoue, le cours de la procédure de recours reprend là où il avait été interrompu. Le médiateur ne peut jamais participer à la procédure de recours et est tenu de garder confidentielle la teneur de la médiation. Par ailleurs, l’Office ne conserve aucun dossier ou fichier relatif à la médiation.

En fonction de la réussite de ce service, l’Office pourrait envisager d’étendre l’offre de médiation dans les procédures inter partes d’opposition ou d’annulation. A suivre donc !

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Le 8 septembre 2011 marque l’entrée en vigueur de la nouvelle sur les marques au Kosovo. Celle-ci s’inscrit dans une réforme plus générale de la propriété intellectuelle du droit des dessins et modèles et des brevets dans le but d’une harmonisation avec la législation européenne.

Désormais, seul l’enregistrement permet d’acquérir un droit de marque, l’usage n’est plus suffisant. Il en va de même pour la marque notoire. Il n’est même plus nécessaire de prouver un usage lors du dépôt de la marque.

Un tiers peut présenter des observations dans un délai de trois mois à compter de la notification de la publication au journal officiel mais ce tiers ne prendra pas part pour autant à la procédure.

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En Chine, bien que les marques tridimensionnelles puissent être enregistrées, l’affaire Nestlé SA vs. Master Sauce CO. Ltd vient suggérer que la mise en œuvre des droits sur une marque tridimensionnelle n’est pas toujours aisée.

L’affaire concernait la forme d’une bouteille pourvue d’une base carrée et de couleur marron, conçue par Julius Maggi en 1886 et qui est désormais utilisée par Nestlé pour ses produits. En 1995, Nestlé a obtenu l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle constituée de la forme de cette bouteille dans plusieurs pays mais l’office des marques chinois s’y est opposé.

Saisie d’une requête déposée par Nestlé, la chambre des recours de l’office chinois a estimé que, même si ce signe tridimensionnel devrait normalement être considéré comme un récipient et ne peut à lui seul indiquer l’origine des produits, Nestlé était parvenu à démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage et pouvait donc être enregistrée.

Suite à la réception d’une mise en demeure adressée par Nestlé, Master sauce Co Ltd, qui utilise la bouteille litigieuse depuis 1983 pour plusieurs de ses produits, a intenté une action déclarative de non-contrefaçon devant le tribunal populaire de Jiangmen et a déposé une requête en annulation devant la chambre des recours chinoise, afin que l’enregistrement de la marque de la bouteille litigieuse soit annulé.

La procédure administrative devant la chambre des recours est toujours en cours mais les tribunaux ont rendu leurs décisions. En juillet 2010, le tribunal populaire de Jiangmen a considéré que la marque de Nestlé n’était pas suffisamment distinctive et que son usage par un tiers, combiné à l’apposition d’une autre marque, ne constituait pas un acte de contrefaçon.

En novembre 2010, la Cour d’appel populaire de Guangdong a considéré que la marque de Nestlé était utilisée come un récipient par d’autres fabricants et en a conclu que la forme de la bouteille n’était pas suffisamment distinctive. La Cour a également relevé que Master Sauce n’utilisait pas la bouteille à titre de marque et ne pouvait ainsi avoir agi de mauvaise foi.

Aussi les juges chinois ont-ils considéré qu’en dépit de la renommé de la marque en dehors de la Chine, son caractère distinctif ne peut être reconnu si la marque n’est pas suffisamment connue sur le territoire chinois.

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La marque Louboutin exploitée par le chausseur Louboutin est célèbre dans le monde entier pour ses chaussures à semelles rouges.
Louboutin a assigné Yves Saint Laurent (YSL) pour contrefaçon lorsqu’elle a appris qu’YSL avait utilisé des semelles de couleur rouge pour des chaussures de sa collection, estimant qu’en adoptant la couleur rouge, YSL créait un risque de confusion et qu’il y avait atteinte à ses droits de marque.

Le 10 août 2011, un tribunal de New York a jugé que la couleur, qualifiée de rouge chinois par Louboutin, ne pouvait pas être considérée comme un signe distinctif et n’était pas susceptible de protection par le droit des marques.

Louboutin précisait que la semelle de couleur rouge représente « l’élément vital de l’entreprise », et que de nombreuses marques figuratives, telles que le logo de Louis Vuitton ou les carreaux de Burberry étaient protégés.

Le juge a cependant estimé que dans l’industrie de la mode, la couleur a des fonctions esthétiques et ornementales et qu’afin de stimuler la compétition la couleur rouge utilisée par Louboutin ne pouvait faire l’objet d’un droit exclusif. La semelle de couleur rouge n’est pas considérée comme un signe distinctif permettant d’identifier le produit. Le juge a ajouté que le monopole d’une couleur ne doit pas être attribué à une maison de couture en particulier, tout comme l’utilisation d’une palette de couleurs ne peut être conférée à un seul artiste.

En comparant avec le droit communautaire, la couleur, enregistrée à titre de marque communautaire, est envisageable à certaines conditions énoncées par la CJUE dans son arrêt du 6 mai 2003 : elle doit présenter un caractère distinctif à condition, notamment, qu’elle puisse faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Le caractère distinctif est très rarement retenu, le Tribunal de l’Union Européenne a même récemment rejeté deux demandes de marques consistant en une combinaison de couleurs, pour absence de caractère distinctif. A noter toutefois que l’OHMI a récemment accepté l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle sur la fameuse semelle rouge, la description de la marque précisant qu’il s’agit de « chaussures à talons hauts » et non seulement de « chaussures ».

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1. Christian Louboutin SA et al v. Yves Saint Laurent America, Inc et al., 1:11-cv-2381 NYSD August 10, 2011
2. CJCE, 6 mai 2003, Libertel Groep BV contre Bureau Benelux des Marques, C104/01.
3. TUE, 12 nov. 2010, aff. T-404/09 et T-405/09

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Le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), la division du contentieux au sein de l’Office des marques américain (USPTO), a rendu le 8 avril 2009 une décision[1] particulièrement intéressante pour les entreprises qui souhaitent protéger leur marque aux États-Unis.

Honda s’est opposé à la protection aux États-Unis de la marque « V.I.C.» par Winkelmann pour des véhicules de transport et des pièces détachées en classe 12, soutenant que la condition d’intention d’usage n’était pas satisfaite. En effet, lors de l’enregistrement d’une marque aux États-Unis, il est nécessaire d’apporter la preuve soit de l’usage de la marque précédant le dépôt soit de l’intention d’usage (bona fide intent to use)[2].

Sommé de produire des documents concernant son activité, sa stratégie et ses accords commerciaux, Winkelmann a répondu qu’il n’avait pas exploité sa marque aux États-Unis et qu’il n’avait pas réalisé de démarche en vue de le faire. Il a néanmoins produit des documents détaillant son site Internet allemand et l’enregistrement de sa marque dans divers pays. Le TTAB a considéré que, ce faisant, il n’avait démontré ni l’usage de sa marque, ni l’intention d’usage, les documents qu’il avait produit n’étant parfois même pas traduits en anglais.

Cette décision vient conforter la jurisprudence antérieure du  TTAB selon laquelle il est réputé ne pas y avoir d’intention d’usage  au moment du dépôt dès lors que le titulaire de la marque ne peut pas produire de document prouvant le contraire[3]. La décision Honda Motor Co., Ltd v. Friedrich Winkelmann a en outre le mérite de préciser que les preuves de l’intention d’usage peuvent être différentes selon les cas, et qu’elles doivent porter sur l’ensemble des produits concernés et non sur une partie seulement.

Sachant que l’enregistrement d’une marque peut être contesté pendant 5 ans pour défaut d’usage et qu’il n’est pas possible de pallier à l’absence de preuves montrant l’intention d’exploiter de façon rétroactive, cet arrêt vient fortement limiter l’opportunité du dépôt de marques de défense. Il oblige également les entreprises à documenter de façon exhaustive leur intention d’exploiter aux États-Unis l’ensemble des produits qu’ils entendent protéger.

Si l’on se fie au moteur de recherche de l’USPTO, plus des deux tiers des enregistrements de marques aux États-Unis reposent sur l’intention d’usage. Une telle décision risque donc d’inciter la multiplication de procédures envers les déposants indélicats.

[1] http://www.jurisdiction.com/Honda%20v%20Winkelmann.pdf

[2] Langham Act § 44©, 15 U.S.C. 1126(c).

[3] Commodore Elec. Ltd. V. CBM Kabushiki Kaisha 26 USPQ 1503 (TTAB 1993)