Depuis le 28 mars 2014, le .CEO est disponible à l’enregistrement. C’est une extension prisée par les dirigeants d’entreprise puisqu’elle leur permet désormais de protéger leur identité sur la toile.
Nous recommandons vivement de procéder à un enregistrement préventif. En effet, les noms des dirigeants sont enregistrés rarement à titre de marque et les mécanismes de protection UDRP ou URS seront inopérants dans ce cas.
Notre cabinet est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour vous assister dans le cadre de ces enregistrements préventifs.
La Trademark Clearinghouse (TMCH) est un mécanisme qui permet aux titulaires de marques d’introduire les données relatives à leur marque dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi, elle alerte les titulaires de marques dès qu’un nom de domaine identique et porteur d’une nouvelle extension est enregistré par un tiers. Elle leur permet par ailleurs de bénéficier d’un droit de priorité à l’enregistrement de leurs noms de domaine en période de Sunrise.
Les notifications ont commencé à être envoyées dès le 3 février dernier, date à laquelle l’extension .شبكة signifiant .web est devenue active. Depuis le lancement du programme de nouvelles extensions par l’ICANN, quelques 180 000 noms de domaines ont été enregistrés. Or, la TMCH a envoyé environ 17 500 notifications aux titulaires de marques, soit 10% du nombre d’enregistrements !
Selon Jan Corstens, chef de projet de la TMCH, « nombreux sont ceux qui vont vouloir mettre la main sur les nouveaux noms de domaine à la première opportunité. Les titulaires de marques qui ne sont pas encore inscrits à la TMCH s’exposent à un risque important »
Les prochaines années vont voir l’arrivée de nombreuses extensions de nom de domaine. « Si les titulaires de marques veulent tirer avantage des opportunités que cela représente, il est nécessaire qu’ils agissent d’abord pour leur protection » ajoute Corstens.
Mais la TMCH n’est pas exempte de défauts. D’abord parce qu’elle n’interdit pas aux tiers de réserver des noms de domaine reproduisant les marques qu’elle contient. Ensuite parce que seuls les noms reprenant la marque à l’identique sont repérés, ne prenant pas en compte les cas de typosquatting.
Malgré ces réserves, la Trademark Clearinghouse fonctionne convenablement et se révèle efficace. En témoignent les 17 500 notifications envoyées en peu de temps aux titulaires de marques.
Le cabinet Dreyfus est agent accrédité TMCH et peut vous aider à résoudre vos litiges de noms de domaine et à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Entre juin 2012 et mars 2013, il a été possible d’objecter à la candidature pour l’attribution des nouvelles extensions de noms de domaine auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En tout, 69 objections ont été déposées, dont seulement six n’ont pas été menées à terme.
Les objections ont été examinées par 49 experts, reconnus pour leur constance et leur expertise. Les décisions ont par ailleurs été rendues soit à expert unique, soit par un collège de trois experts. Ils se sont appuyés sur le Guide du candidat aux nouvelles extensions, visible ici. Pour gagner une telle objection, une nouvelle extension devait :
Prendre un avantage injustifié du caractère distinctif ou de la renommée du signe de l’opposant, ou
Altérer de manière déloyale la distinctivité ou la renommée du signe, ou
Créer un risque de confusion inadmissible entre la nouvelle extension et le signe de l’opposant.
Selon Erik Wilbers, directeur du Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI, « ces critères reflètent les dynamiques particulières relatives à l’utilisation des marques sur internet ».
Les signes basant l’opposition à la candidature pouvaient être des marques ou des acronymes d’organisations intergouvernementales. Toutefois, seuls des droits dont une utilisation substantielle était démontrée ont justifié les objections. Ainsi, les experts ont refusé les objections basées sur des marques déposées dans le seul but de faire barrage à une candidature. La bonne foi était donc un critère déterminant pour les experts.
La moitié des objections déposées était originaire des Etats-Unis, et deux tiers l’étaient par un autre candidat à la même extension. Par ailleurs, le rapport indique que la grande majorité des objections étaient portées contre des nouvelles extensions utilisant des noms communs déposés en tant que marques, telles que les extensions <.home> ou encore <.music>. Selon le rapport, la candidature pour l’extension « .direct » a été faite dans le seul but de porter atteinte à la marque déposée par « The DirecTV Group ». La candidature a donc été annulée.
En tout, seules quatre objections ont abouti à des annulations de candidatures.
Bien que des procédures de médiation et d’audience devant des experts soient prévues par le Guide du candidat, elles n’ont pas été utilisées lors de la procédure d’objection.
L’existence de ce mécanisme d’objections ainsi que la publication anticipée de critères de décision par l’OMPI, ont évité bon nombre de candidatures infondées à l’attribution de nouvelles extensions, facilitant la tâche des experts.
Fondé en 1998, l’ICANN régule entre autre l’attribution des noms de domaines sur internet. Sa compétence est mondiale et ses décisions s’imposent de fait aux États. Mais l’ICANN est une société de droit californien, qui se trouve soumise de ce fait au procureur général de Californie et qui relève en dernière instance du département du Commerce des États-Unis.
Et c’est là tout ce qui alarme l’Union européenne. Suite aux révélations d’espionnage par l’Agence de la Sécurité Nationale américaine, la Commission européenne s’inquiète du manque de transparence dans la gouvernance d’internet. Dans un communiqué de presse en date du 12 février 2014, elle en a proposé une refonte majeure, appelant à « une gouvernance plus transparente, plus responsable et plus inclusive ».
La Commission propose notamment des actions concrètes comme l’établissement d’un calendrier pour le changement de direction de l’ICANN et de l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), la création de principes directeurs pour la gouvernance d’internet, ou encore la mise en place d’un processus mondial pour les décisions majeures. L’objectif majeur est de responsabiliser les différents acteurs d’internet.
La vice-présidente de la Commission européenne Neelie Kroes a déclaré à ce sujet que « le pluralisme d’acteurs sur internet est un formidable moteur d’innovation » et que « l’Europe doit avoir un rôle majeur dans la définition de l’internet de demain ».
A l’aune des révélations d’espionnage et de l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine, une gouvernance responsable et transparente semble essentielle.
Les nouvelles extensions de nom de domaine telles que les .HOME, .BIKE ou encore .PARIS font leur apparition sur le marché. Certains profitent de ces lancements pour contrefaire des marques renommées, et des noms de domaine avec ces extensions font déjà l’objet de procédures UDRP.
Le 5 février dernier, le nom de domaine <canyon.bike> a été réservé sous couvert d’anonymat auprès du bureau d’enregistrement Godaddy.com.
La société allemande Canyon Bicycles GmbH a alors réagi, déposant rapidement une plainte UDRP (Uniform Domain Resolution Policy) auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). La société entend faire jouer son droit de propriété intellectuelle, puisqu’elle est titulaire de plusieurs marques Canyon depuis 1993.
Cette plainte est la première procédure UDRP depuis l’introduction sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine. IBM a également déposé deux plaintes sur les noms de domaines <ibm.guru> et <ibm.ventures>. Mais il s’agit de procédures URS (Uniform Rapid Suspension). Contrairement aux procédures UDRP, leur but n’est pas d’aboutir au transfert ou l’annulation du nom de domaine, mais simplement d’en obtenir la suspension. Le 12 février, l’expert auprès du National Arbitration Forum (NAF) a répondu favorablement aux demandes d’IBM et a ordonné la suspension des deux noms de domaine.
Plus de 1000 extensions de noms de domaine vont être déployées dans les prochains mois, et avec elles les conflits vont s’intensifier. Il sera intéressant de voir lesquelles auront un intérêt pour les réservataires, à l’image de l’extension .CO. Le réservataire du nom de domaine <tes.co> avait été considéré comme violant le droit de marque de la société Tesco, alors que l’extension n’était jusqu’alors pas prise en compte pour apprécier la similitude entre marque et nom de domaine.
A n’en pas douter, les décisions de l’OMPI et du NAF sur ces nouvelles extensions seront d’une importance capitale pour les titulaires de marques.
Dreyfus & associés est spécialisé dans les conflits de noms de domaine. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Alors que les nouvelles extensions de noms de domaine apparaissent sur le marché, la Trademark Clearing House (TMCH) a dévoilé un rapport mettant en avant l’inquiétant risque de cybersquatting sur les noms de domaine des grandes entreprises américaines.
L’étude de la TMCH, réalisée sur les nouvelles extensions <.web>, <.online>, <.blog> <.shop> et <.app>, montre que les 50 marques les plus réputées aux Etats-Unis sont toutes l’objet de pré-réservations de noms de domaine par des tiers. Elle révèle par ailleurs que la moitié des titulaires de ces marques ne dispose pas des noms de domaines primordiaux dans les extensions déjà existantes, tels que <pepsi.us> ou encore <kelloggs.net>. Et Jonathan Robinson, consultant à la TMCH, estime que « avec le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine, toutes ces marques risquent d’être contrefaites ».
Pourtant des mécanismes ont été mis en place pour éviter ce genre de situations. L’inscription à la TMCH permet ainsi de faire valoir sa marque, et de bénéficier d’un droit de préférence de réservation pendant la période prioritaire Sunrise réservée aux titulaires de marques. L’inscription dans la TMCH permet également d’être informé de toute réservation indue d’un nom de domaine reprenant ou imitant une marque. « Il vaut mieux prévenir que guérir, estime Jonathan Robinson, et l’adhésion à la TMCH est la pierre angulaire de la protection des marques avec les nouvelles extensions. »
Plus de 80% des grandes marques américaines ont déjà fait appel à des procédures alternatives de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine, tels que la procédure UDRP. Alors qu’avec les nouvelles extensions de noms de domaine, les cas de cybersquattage devraient augmenter, l’objectif affiché de la TMCH est justement de prévenir ces litiges.
Si le but premier du cybersquatteur est d’attirer du trafic sur son site grâce à des noms de domaine évocateurs, l’objectif à moyen terme est de négocier à bon prix les noms de domaines ainsi réservés à l’insu des titulaires de marques. Dans ce contexte, le rôle de la TMCH est essentiel pour les titulaires de marques.
Dreyfus & associés est un agent accrédité pour la TMCH. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Les 100 noms de domaine pionniers en .PARIS ont été dévoilés le 21 février dernier, mais ce n’est qu’une étape du projet de cette nouvelle extension.
Il est important de souligner dans un premier temps que les 100 pionniers pourront profiter d’une adresse en .PARIS à compter de mai 2014 pendant une période exclusive de 6 mois alors que les autres noms de domaine ne pourront être visibles et disponibles à la vente qu’à la fin de l’année lors de l’ouverture générale.
De plus, une période de Sunrise de 3 mois sera ouverte pour les titulaires de marques à partir du mois de septembre 2014. Les noms de domaine réservés pendant cette période ne seront attribués et mis en ligne qu’à la fin de celle-ci.
Les noms de domaine pionniers sont classés en plusieurs catégories : Ambassadeurs (7), Business (8), Ecosystème et Parisiens Particuliers (78), et Mandat de nommage (5). Ces derniers seront concédés aux titulaires pour 3 à 5 ans et sont :
livraisons-restaurant.paris : Service de mise en relation entre les restaurateurs qui livrent et les clients,
m.paris : Service qui permet de se créer une adresse de type mon.adresse@m.paris,
accessibilite.paris : Service de référencement de lieux et équipements accessibles quel que soit le handicap,
reservation-hotels.paris : Service de réservation d’hôtels à Paris référencés par l’Office du tourisme, et
bandb.paris : Service de réservation de chambres en maison d’hôtes
Il y a en effet 98 noms de domaine, la ville de Paris se réservant deux noms en vue de l’ouverture générale.
La ville de Paris propose également une procédure permettant de s’opposer à un nom pionnier avant le 21 mars 2014. La demande peut être présentée par toute personne pouvant apporter des preuves sur son intérêt à agir, sur l’absence d’intérêt légitime et sur la mauvaise foi du Pionnier.
Les apports économiques des pionniers s’élèvent à 416 000 € en plus des apports en nature (par ex. les actions de communication visant à accroître la notoriété du projet du candidat et du projet global du .paris).
Retrouvez la liste des noms de domaine dans le communiqué de presse de la Ville de Paris ici.
Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseiller notamment sur la prochaine période de Sunrise.
Par une application du droit Suisse, un expert de l’OMPI a rendu une décision innovante en exigeant le transfert d’un nom de domaine dirigeant vers un site inactif (DCH2012-0021 Cash Converters Pty Ltd. contre M. Botana Rojo Miguel Adolfo).
Pour l’expert, le fait que le site rattaché au nom de domaine litigieux n’ait pas encore été activé n’a aucun effet modérateur sur le risque de confusion. Son enregistrement pouvait en effet laisser supposer une activation « imminente », laquelle peut dès lors donner lieu à une action en prévention de faits de contrefaçon au sens de l’article 55 lit. a de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance.
Par ailleurs, bien qu’il ne fasse pas application de ces dispositions, l’expert relève que la Loi fédérale contre la concurrence déloyale peut être applicable à ce type de situation. En effet, l’article 2 de cette loi affirme qu’est « déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients ».
Il semblerait néanmoins qu’il faille différencier les noms de domaine inactifs identiques à une marque enregistrée à ceux qui ne sont que similaires. Alors que la première catégorie peut nuire au développement commerciale d’un concurrent en l’empêchant d’offrir des biens ou des services via un nom de domaine reflétant sa propre marque, ce n’est pas le cas de la seconde catégorie.
En France, la jurisprudence retient une solution bien différente. En effet, la Cour de cassation a précisé à de multiples reprises depuis l’arrêt Locatour (Chambre Commerciale, 13 décembre 2005) qu’un nom de domaine doit être exploité pour que l’atteinte à la marque soit reconnue, à moins d’être en présence d’une marque notoire (TGI Paris 3 ème Ch., 3 ème sect., 29 octobre 2010, Free c/ Osmozis).
Quant à la procédure UDRP, les experts sont partagés sur ce point. Si certains refusent catégoriquement de considérer qu’un nom de domaine inactif puisse porter atteinte à un droit de marque, d’autres estiment qu’il convient, pour caractériser l’atteinte, de prendre en compte tous les éléments en présence et notamment le caractère notoire de la marque.
Cette semaine, ce sont les derniers jours de Sunrise pour les nouvelles extensions .DOMAINS, .LIMO et .CAB, mais de nouveaux gTLDs sont prévus tels que le .BLUE, le .WED, ou le .移动 qui signifie « mobile » en chinois.
Le registre indonésien met désormais à disposition des noms de domaine de second niveau en .ID. Une période de Sunrise pour les titulaires de marques indonésiennes est déjà ouverte depuis le 20 janvier et se poursuivra jusqu’au 17 avril 2014. Elle sera suivie d’une période nommée « Grandfather » où les titulaires de noms de domaine de troisième niveau (.CO.ID ou WEB.ID) pourront revendiquer leurs noms de domaine en .ID.
Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.
1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours
La ville de Paris avait lancé son programme pionnier le 26 novembre 2013. Le 21 février 2014, elle a dévoilé les 100 tous premiers noms de domaines portant l’extension .PARIS.
Les candidats à la nouvelle extension ont été sélectionnés selon leur projet éditorial. Enseignes, associations, ou même bloggeurs pouvaient déposer leur candidature. La mairie de Paris a annoncé sa volonté d’avoir une identité numérique forte et de faire de la ville un territoire numérique propice à l’innovation.
Parmi les heureux élus, la ville a désigné la RATP qui a obtenu le nom de domaine <metro.paris> et qui entend présenter sur son site une carte « révolutionnaire » des transports parisiens. L’inévitable <toureiffel.paris>, le Grand Palais ou encore l’épicerie Fauchon auront également pour objectif de redorer l’image virtuelle de la ville.
« Cette extension, vitrine de l’innovation parisienne, a valeur de symbole, là, on ouvre un nouveau cycle », s’est réjoui Jean-Louis Missika, adjoint au maire de Paris chargé de l’innovation, qui a présidé le jury chargé de faire le tri des 310 candidatures. Et le président de l’ICANN Fadi Chehadé, de passage sur Paris, d’ajouter « Je suis ravi de voir l’énergie déployée par la ville de Paris. Ce qui a été réalisé doit être un exemple pour toutes les villes du monde. »
Les premiers sites en .PARIS seront accessibles au printemps et l’ouverture générale de l’extension au grand public est prévue pour la fin de l’année. La liste des 100 noms de domaines pionniers est disponible sur le site de la ville de Paris.
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Written by Nathalie Dreyfus03/04/2014 
Depuis le 28 mars 2014, le .CEO est disponible à l’enregistrement. C’est une extension prisée par les dirigeants d’entreprise puisqu’elle leur permet désormais de protéger leur identité sur la toile.
