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Métavers : Faut-il déposer des marques spécifiques pour se protéger ?

Written by Dreyfus11/03/2022

*Image générée par DALL-E 3, Microsoft Version

Le métavers, ce monde parallèle virtuel en plein essor à l’ère du Web 3.0, devient un sujet incontournable. Ce monde fictif devrait associer simultanément réalité virtuelle (VR), réalité augmentée (AR), blockchain, crypto-monnaies, réseaux sociaux, etc.  Nombreuses sont les entreprises qui y projettent déjà l’exercice d’une activité commerciale au terme d’une transition digitale de l’entreprise toujours plus poussée.

Ainsi, les dépôts de marque couvrant des produits et services afférents à des « objets virtuels numériques » se multiplient depuis la fin de l’année 2021.

Mais comment protéger efficacement cette nouvelle activité qui fait appel à tout un nouveau lexique ?

 

 

 

1.Le métavers, un nouveau monde pour de nouvelles ambitions ?

En peu de mots, le métavers se définit comme un univers virtuel fictif, contraction des mots « meta » et « univers », pour désigner un méta-univers dans lequel les interactions sociales seraient prolongées et numérisées. Il semble directement inspiré du roman, paru en 1992, « Snow Crash » (« Le Samourai virtuel » en français) de Neal Stephenson.

Cet environnement numérique parallèle incarne dorénavant un moyen d’explorer, sous un angle nouveau, des projets innovants et ambitieux avant que ceux-ci prennent concrètement forme dans le monde réel.

A titre d’exemple, Aglet a créé sa propre gamme de sneakers, les « TELGAs », après avoir été lancée en collection numérique dans des jeux en ligne, par ailleurs disponible sur la plateforme OpenSea, aux côtés de marques telles que Nike et Adidas, lesquelles ont franchi le cap de collections virtuelles sous forme de jetons non fongibles (Non-Fungible Token en anglais (NFTs)).

Les NFTs, dont les transactions sont essentiellement hébergées sur la blockchain Ethereum, constituent des composants essentiels du métavers. Cette catégorie d’actif numérique, qui se distingue des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l’Ether, permettent notamment de certifier, de façon authentique et infalsifiable, la propriété d’un de ces objets numériques virtuels proposés à la vente dans le métavers.

Le métavers s’inscrit dans la continuité des réseaux sociaux et a vocation à permettre aux entreprises d’établir une forte présence en ligne, au-delà de l’exploitation d’un site web traditionnel.

Même si nul ne peut prédire avec certitude si le métavers est une tendance qui va se pérenniser pour s’ancrer en définitive dans nos cultures, nombreuses sont les grandes entreprises qui ont d’ores et déjà sauté le pas.

Avant de se lancer, déposer des marques spécifiques, adaptées aux produits et services du métavers, est nécessaire pour être suffisamment protégé contre les atteintes et pour valoriser l’actif marque de la société.  Dans cette optique, il convient de rédiger un libellé adéquat pour la marque.

 

2.Comment envisager une protection adéquate et optimale ?

Au stade de la projection d’une activité dans le métavers, il convient de mener une première réflexion sur la définition des produits et services envisagés car l’élément crucial d’une marque c’est aussi et surtout son libellé. La procédure de dépôt d’une demande auprès de l’INPI, l’EUIPO ou tout autre office de propriété industrielle national, va en effet permettre de garantir, dans une certaine mesure, un monopole d’exploitation sur les produits et services déterminés et de conférer une valeur commerciale à la marque, une fois celle-ci enregistrée par un office de propriété industrielle.

Pour rappel, une fois une demande de marque déposée, il est impossible par la suite d’ajouter des classes de produits et services, ni d’ajouter des produits ou services. Seule une modification dans le sens d’une restriction du libellé sera envisageable.

Les classes particulièrement pertinentes, qui vont contribuer à constituer une base du libellé, sont les classes 9 et 41.

La classe 9 permet de couvrir les NFT, bien que le produit puisse ne pas être accepté en tant que tel. Une rédaction plus explicative sera de mise. Par exemple, l’on peut viser les « produits numériques téléchargeables, à savoir objets numériques créées à l’aide d’une technologie blockchain ». Ces produits peuvent être de toutes sortes : vêtements, œuvres d’art, etc.

La classe 41 couvre les éléments constitutifs du divertissement. Dans cet ordre d’idée, les MMORPG qui sont définis comme des jeux interactifs, lesquels par leur nature et leur concordance sont étroitement associés au métavers, pourront être notamment visés en classe 41.

Dès lors qu’une marque virtuelle a pour objet d’être exploitée par le biais de points de vente, la classe de services 35 paraît incontournable pour comprendre ainsi entre autres des « services de magasin de vente au détail de produits virtuels ».

Dans une vision complémentaire, il faudra alors penser à désigner les produits correspondants dans les classes qui les couvrent classiquement.

 

3.Des marques virtuelles déposées dans des secteurs variés

Au début du mois de février 2022, Pumpernickel Associates, LLC a procédé à la demande d’enregistrement de marques « PANERAVERSE » n° 97251535 auprès de l’office de marques américain, l’USPTO. Ce dépôt initié pour des produits alimentaires et des boissons virtuels, des NFTs et la possibilité d’acheter des produits réels dans le monde virtuel, démontre une volonté certaine de l’entreprise américaine à déployer ces points de vente dans le métavers.

McDonald’s a également déposé des marques (n°97253179; n°97253170; n°97253159) portant sur « l’exploitation d’un restaurant virtuel proposant des produits réels et virtuels » et sur « l’exploitation d’un restaurant virtuel en ligne proposant la livraison à domicile ». Par ailleurs, la chaîne américaine de restauration rapide compte également obtenir une marque pour des « concerts réels et virtuels en ligne » et d’autres services de divertissement pour un McCafé virtuel (n°97253767; n°97253361; n°97253336).

Il ne s’agit pas des seules marques déposées à ce jour, les pionniers de cette tendance ont notamment été Facebook et Nike, suivis désormais par les marques de luxe, textile, cosmétique et parfumerie. L’Oréal a, par exemple, déposé plusieurs demandes d’enregistrement de marques de parfumerie issues de son portefeuille, dans leur versant numérique, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 

4. Considérations conceptuelles

Au stade de cet engouement inédit autour du métavers, l’on pourrait se demander si ces biens immatériels dont l’usage projeté est exclusivement destiné à une exploitation virtuelle, ne devraient finalement pas relever d’une catégorie de produits particulière, non définie à ce jour au terme de la Classification de Nice.

L’ajout d’une classe ad hoc dédiée à ces produits et services virtuels paraît complexe dans la mesure où ils pourraient, pour beaucoup, venir se superposer avec les produits et services existants déjà. La liste risquerait d’être très longue.

En tout état de cause, rédiger son libellé de marque pour le métavers suppose un travail minutieux de définition des produits et services concernés.

La Classification de Nice, malgré les dépôts successifs de marques réalisés depuis novembre 2021, n’inclut pour l’instant pas, dans ses notes explicatives ou les suggestions de produits, une quelconque référence à des produits et/ou services en lien étroit avec le métavers ou les NFTs, mais peut-être le fera-t-elle prochainement au vu des évolutions rencontrées.

Quelles seront vraiment les frontières entre le métavers et le monde réel ? La question est structurante pour le droit des marques et le droit de la concurrence. La commissaire européenne Margrethe Vestager et la présidente de l’autorité de la concurrence aux Etats-Unis, Lina Khan, s’interrogent d’ailleurs sur « le moment opportun pour mettre en place des règles de concurrence dans ce secteur émergeant ».

Dreyfus est à votre disposition pour vous accompagner dans la protection de vos marques à l’ère du métavers et rédiger avec vous un libellé de produits et services adapté à votre activité.

 

 

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Une marque non protégée dans le pays du défendeur peut-elle être invoquée ? 

Written by Dreyfus08/03/2022

La marque invoquée par le requérant ne doit pas nécessairement être protégée dans le pays du défendeur.

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n°DCN2021-0004, Vente-privee.com v. 郑碧莲 Zheng Bi Lian).

Pour qu’une plainte UDRP prospère, il faut prouver un droit de marque similaire ou identique au nom de domaine, générant un risque de confusion. Ensuite, il faut établir l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur et enfin montrer qu’il a enregistré et utilisé le nom de mauvaise foi.

 

 

 

Pour mettre cette mauvaise foi en évidence, il faut principalement démontrer que le défendeur a connaissance des droits du requérant et que l’enregistrement litigieux vise ces droits. Être titulaire d’une marque protégée dans le pays où est établi le défendeur est donc un atout considérable. Pour autant, ce n’est pas une condition requise.

Vente-privee.com est une entreprise française de commerce électronique qui opère depuis 20 ans dans l’organisation de ventes événementielles de toutes sortes de produits et services à prix réduit, y compris de grandes marques.

Au début de l’année 2019, Vente-privee.com a engagé un processus d’unification de ses marques sous une seule et unique nouvelle dénomination : VEEPEE. Ce changement de marque a été largement promu à l’échelle internationale. Elle avait au préalable sécurisé des droits de marque sur le signe « VEEPEE » via un dépôt dans l’Union européenne en novembre 2017 et via une marque internationale déposée le même jour couvrant le Mexique, Monaco, la Norvège et la Suisse. Vente-privee.com détient également de nombreux noms de domaine correspondant à « VEEPEE » tels que <veepee.es>, <veepee.it>, <veepee.de> et <veepee.com>.

Ayant détecté l’enregistrement du nom de domaine <veepee.cn> réservé en 2018 par un réservataire basé en Chine, la société a déposé une plainte auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom.

Le risque de confusion a été facilement reconnu par l’expert, qui considère le nom de domaine identique aux marques antérieures de la requérante. A cette occasion, il rappelle que la marque n’a pas besoin d’être enregistrée dans un pays spécifique pour l’appréciation du risque de confusion.

Cela est d’ailleurs conforme à l’appréciation de l’Overview 3.0 de l’OMPI qui spécifie en sa section 1.1.2, citée par l’expert, qu’au vu de la nature internationale des noms de domaine et d’Internet, la juridiction dans laquelle la marque est protégée n’est pas pertinente pour l’analyse du premier critère. En gardant toutefois à l’esprit que ce facteur peut être important pour l’examen des autres critères.

S’agissant des droits et de l’intérêt légitime sur le nom de domaine, l’expert note que le défendeur n’a pas de relation commerciale avec la requérante et n’a reçu aucune autorisation de sa part de réserver le nom de domaine litigieux. Le défendeur n’ayant pas répondu à la plainte, l’expert estime que Vente-privee.com a établi que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux.

Enfin, sur la mauvaise foi, l’expert insiste sur le caractère arbitraire de la dénomination VEEPEE : « VEEPEE est un mot inventé sans signification particulière en chinois ou en anglais » (traduction libre). Il souligne aussi le fait que le nom de domaine n’a pas été utilisé activement mais au contraire renvoie vers un site en anglais, accessible à tous, sur lequel il est en vente.

Dès lors, l’expert ordonne que le nom de domaine contesté <veepee.cn> soit transféré à la requérante.

Cette décision permet de rappeler qu’il convient de bien choisir les marques à faire valoir dans une plainte UDRP. Dans l’idéal, il convient de prouver un enregistrement dans le pays du réservataire, si possible antérieur au nom de domaine. A défaut d’avoir un enregistrement dans la juridiction concernée, il est important de démontrer que la marque est exploitée et connue en dehors des frontières de son enregistrement.

Dans le cas présent, l’on note d’ailleurs que le nom de domaine litigieux est certes postérieur aux marques de la requérante mais antérieur de près d’un an à l’opération de rebranding de Vente-privee.com. Cette information aurait pu nécessiter une analyse si le défendeur avait répondu à la plainte. Information que l’on aurait pu toutefois contrebalancer avec la date d’enregistrement du nom <veepee.com> (le <.com> ciblant l’international), très ancienne : 6 décembre 1999.

 

Pour aller plus loin…

♦Noms de domaine

 

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« .au direct » : le nouvel espace de noms australien qui verra le jour le 24 mars 2022

Written by Dreyfus08/02/2022

Le 24 mars 2022, un nouvel espace de noms sera lancé en Australie : « .au direct ».

Il s’agit d’un nouvel espace de noms qui permettra aux citoyens australiens, résidents permanents et aux organisations enregistrées en Australie d’enregistrer des noms de domaine « .au ».

Au lieu d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine dans les espaces de noms traditionnels tels que « com.au », ou « org.au », « net.au », « gov.au », « edu.au », etc., les internautes australiens pourront opter pour des noms de domaine plus simples et plus courts se terminant directement par « .au ».

En fait, ce nouveau namespace « .au direct » offre deux possibilités d’enregistrement. La première voie consiste à enregistrer un tout nouveau nom « .au direct » qui n’est pas encore enregistré dans un autre .au espace de noms. La deuxième option consiste à enregistrer la correspondance exacte d’un nom « .au » déjà existant.

Comment enregistrer un nom de domaine « .au direct » et à quel prix ?

 

À partir du 24 mars 2022, il y aura moyen de simplement enregistrer des noms de domaine « .au » par l’intermédiaire des registrars accrédités et participants de l’auDA. Étant donné que la règle de l’offre et de la demande s’applique, les prix d’enregistrement varient d’un registrar à l’autre. Néanmoins, l’administrateur officiel de « .au » top level domain (“auDA”) fixe les prix de gros pour tous les noms de domaine «.au ». Que vous optiez pour un nom de domaine « com.au », « net.au » ou «.au direct », le prix de gros sera le même.

Quelles sont les conditions ?

 

Tout d’abord, il faut prouver une présence australienne vérifiable. Article 1.4 des « .au Domain Administration Rules » fournit une liste exhaustive de 17 personnes physiques et morales qui sont censées d’avoir une véritable « présence australienne ». En bref, il s’agit des citoyens australiens, les résidents permanents de l’Australie et les organisations et entreprises enregistrées en Australie. Cette présence australienne est donc la première exigence pour toute personne ou organisation qui souhaite enregistrer un nom de domaine « .au direct ».

La deuxième exigence concerne le nom lui-même. Bien qu’il n’y ait pas de règles d’attribution pour l’espace de noms « .au », en ce sens qu’il est possible de choisir librement n’importe quel nom, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de restrictions.

En premier lieu, le nom que vous souhaitez enregistrer doit être disponible. Compte tenu du fait que le nouvel espace ne sera lancé qu’en mars 2022, la disponibilité ne pose pas (encore) de problèmes. Toutefois, il est important de garder à l’esprit cet élément de disponibilité car la règle du ‘premier arrivé, premier servi’ s’applique.

En deuxième lieu, le nom ne peut pas figurer dans la « liste réservée ». En vertu des « Licensing Rules », il n’est pas possible de demander l’enregistrement d’un mot, d’un acronyme ou d’une abréviation qui est restreint ou interdit en vertu d’une loi australienne ou d’un nom ou d’une abréviation d’un État ou territoire australien, y compris le mot « Australie ».

Enfin, vous ne pouvez pas enregistrer un nom qui est considéré comme présentant un risque pour la sécurité, la stabilité et l’intégrité du « .au » et du système mondial de noms de domaine.

La deuxième exigence consiste donc en une exigence négative ; vous ne pouvez pas enregistrer un nom non disponible, ni un nom soi-disant « réservé ».

Comment demander un nom de domaine « .au direct » ?

 

Si les conditions de disponibilité et de présence véritable en Australie sont remplies, il est possible d’enregistrer tout nouveau nom de domaine « .au direct » via tout registrar accrédité et participant de l’auDA à compter du 24 mars 2022.

Ensuite, si ces mêmes exigences sont respectées, les internautes australiens pourront également enregistrer la correspondance exacte d’un « .au » domaine que vous détenez déjà. Néanmoins, le processus d’attribution est un peu plus complexe. Les “.au Domain Administration Rules” prévoient un “Priority Allocation Process”. Ce processus d’attribution prioritaire prévoit une « Priority Application Period”. Il s’agit d’une période de demande prioritaire de six mois – à savoir du 24 mars au 20 septembre 2022 – pour les titulaires d’un nom « .au » d’un autre espace de noms (comme par exemple « com.au », « org.au » ou « net.au ») qui envisagent de d’enregistrer ce nom identique suivi par l’extension « .au direct ».

Par exemple, si vous détenez le nom de domaine « dreyfus.com.au », vous pouvez demander l’enregistrement de « dreyfus.au » dans ce délai de 6 mois via un registrar accrédité. S’il semble que les exigences sont satisfaites, vous obtiendrez un statut de priorité. Grâce à ce statut, vous avez la première possibilité d’enregistrer le nom et les tiers n’ont plus la possibilité de l’enregistrer.

Dans certains cas, il peut y avoir plus d’un demandeur pour le même nom de domaine « .au direct ».

Par exemple, il est possible que vous déteniez le nom de domaine « dreyfus.com.au » et un tiers détient le nom de domaine « dreyfus.net.au », et que vous voulez tous les deux enregistrer le nom de domaine « dreyfus.au ». Dans ce cas, le nom de domaine « dreyfus.au » sera attribué selon le processus d’attribution des priorités.

Or, une distinction est faite entre deux catégories de priorité. La première catégorie de priorité concerne les noms créés jusqu’au 4 février 2018. La deuxième catégorie de priorité concerne les noms créés après le 4 février 2018.

En vertu de l’article 1.9 des « .au Domain Administration Rules”, les demandeurs de la catégorie 1 ont priorité sur les demandeurs de la catégorie 2.

Dans le cas où il y a plusieurs demandes de catégorie 1, le nom est attribué lors de l’accord ou de la négociation entre les demandeurs de catégorie 1.

Enfin, s’il n’y a que des demandeurs de catégorie 2, le nom est simplement attribué au demandeur avec la date de création la plus ancienne.

Enfin, l’enregistrement d’un nom de domaine « .au direct » n’entraîne aucune conséquence négative dans le sens qu’un tel enregistrement n’est qu’optionnel et n’a aucun impact sur les noms de domaine « .au » que vous détenez déjà. Ainsi, si vous possédez déjà le nom de domaine « dreyfus.com.au » et que vous souhaitez enregistrer « drefyus.au », le nom de domaine « dreyfus.com.au » ne sera pas affecté par cet enregistrement et subsistera.

Le 24 mars 2022, le nouvel espace de noms « .au direct » sera donc lancé en Australie.

Ce nouvel espace de noms permettra à toute personne ayant une connexion vérifiée avec l’Australie, notamment des citoyens australiens, résidents permanents et organisations enregistrées en Australie d’enregistrer des noms de domaine « .au direct ». Au lieu d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine dans les espaces de noms traditionnels, les internautes australiens pourront opter pour des noms de domaine plus simples et plus courts se terminant directement par « .au ».

La première possibilité est la demande d’enregistrement d’un nouveau nom « .au direct » qui n’est pas encore enregistré.

La deuxième possibilité consiste à enregistrer la correspondance exacte des noms de domaine .au existants. L’attribution de ces noms de domaine est régie par les dispositions spécifiques du “Priority Allocation Process”.

Pour aller plus loin…

♦« .au direct update » – auDA Website

♦Détournement de nom de domaine inversé

 

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Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

Written by Dreyfus11/01/2022

recommandationLe 71ème sommet de l’ICANN a permis au GAC (Comité Consultatif Gouvernemental) de l’ICANN de faire le point sur des éléments essentiels de ses missions, retranscris dans son rapport du 21 juin 2021. Dans les « Issues of Importance to the GAC » (“Sujets d’intérêt pour le GAC »), plusieurs éléments sont mis à l’honneur.

 1. Le prochain round de nouveaux gTLDs qui permet aux sociétés d’avoir un TLD à leur nom

 

Göran Marby, CEO de l’ICANN, a rappelé que renforcer la concurrence et améliorer les opportunités des internautes de bénéficier de leurs propres identifiants fait partie des devoirs de l’ICANN. L’ODP (Operational Design Phase) a été présentée, qui fournit des informations sur les questions opérationnelles du projet et vise à mettre en œuvre les conseils pour que la procédure soit efficace.

Notons tout de même le revers de la médaille des nouveaux gTLD qui ont été lancés sur le marché il y a bientôt dix ans (comme le <.icu> ou le <.guru>): les fraudeurs comptent aussi parmi bénéficiaires.

 

2. La lutte contre les abus visant les noms de domaine

 

La question des abus DNS demeure toujours un enjeu phare pour le GAC qu’il décrit comme une « priorité ». L’abus DNS renvoie aux cas de piratage d’un nom de domaine à des fins frauduleuses comme le phishing. L’idée de la Framework on Domain Generating Algorithms (DGA) Algorithms associated with Malware and Botnets a été évoquée. L’objectif est de placer les registres au centre de la lutte contre ces abus, en les encourageant à des blocages préventifs de noms de domaine issus des DGA. Ces DGA sont des algorithmes employés pour générer une très large quantité de noms de domaine qui peuvent servir de points de rendez-vous entre les serveurs de contrôle et la commande, ce qui permet aux botnets de prospérer plus facilement.

 

3. La fiabilité des données

 

Le GAC a mis en avant la nécessité que les informations sur les données d’enregistrement des noms de domaine soient correctes et complètes. Cela fait partie de la prévention et de la lutte contre les abus DNS. Il rappelle l’obligation des registres et bureaux d’enregistrement de vérifier, valider et corriger ces données. Un des objectifs est de répondre aux écueils concernant ces données de manière rapide et efficace. Le GAC précise que cela ne doit pas concerner que la conformité au RGPD mais doit englober toutes les informations relatives aux noms de domaine.

 

4. L’accessibilité des données

 

L’ODP de l’étape 2 des EPDP a été mise sur la table. Le but de cet OPD est de pouvoir informer les intéressés quant au fait de savoir si le SSAD (System for Standardized Access/Disclosure) joue en faveur des intérêts de la communauté de l’ICANN, notamment au vu de son impact en termes de coûts. Pour mémoire, le SSAD est le système prévu pour connaître des demandes de levée d’anonymat sur les noms de domaine.

L’étape 2A de l’EPDP (Processus accéléré d’élaboration de politiques) a été discutée, suite à la publication du Rapport Initial sur la phase 2A des EPDP relatif au « Temporary Specification » (une nouvelle version du Whois). Ce rapport guide quant aux méthodes de publication des informations d’enregistrement sur les sociétés qui ne seraient pas protégées par le RGPD et des adresses e-mail pour les réservataires dont l’identité est anonymisée.

 

5. La protection des consommateurs

 

Enfin, les recommandations du CCT (Competition, Consumer Trust and Consumer Choice Review) ont été traitées. Parmi les recommandations que le GAC voudrait voir mises en œuvre sont celles relatives à un programme d’assistance pro bono ou encore en lien avec l’identification des chaînes de parties responsables de l’enregistrement d’un nom de domaine.

Le rapport de l’ICANN du 21 juin 2021 a souligné plusieurs éléments. Le fait que les nouveaux gTLD permettent aux entreprises d’avoir un TLD en leur nom engendre des avantages et des dangers. Il a souligné la question de l’abus de nom de domaine et l’importance de l’exactitude et de l’exhaustivité des données d’enregistrement de nom de domaine, ainsi que l’importance de l’accessibilité des données et la nécessité de la protection des consommateurs.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés

 

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♦ Une tentative de détournement de nom de domaine inversé constitue un abus de la procédure administrative

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Affaire Vinci : comment mettre en place une stratégie de nom de domaine efficace ?

Written by Dreyfus29/06/2021

Noms de domaine, stratégie, entreprise, VINCILe 22 novembre 2016, à 16h05 précises, le groupe Vinci est victime d’une usurpation d’identité. Plusieurs médias reçoivent un faux communiqué de presse faisant état d’une révision des comptes consolidés de Vinci pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016 suite à de supposées malversations comptables.

En 2019, l’agence de presse américaine Bloomberg avait formé un recours contre une décision de la commission des sanctions de l’AMF. L’audience devant la cour d’appel se tiendra ce jeudi. Bloomberg avait été condamné à 5 millions d’euros pour avoir relayé une information émanant d’un faux communiqué de presse Vinci.

La diffusion par Bloomberg d’un faux communiqué

L’agence de presse américaine Bloomberg est accusée d’avoir diffusé, en 2016, une fausse information sur Vinci sans l’avoir vérifiée.

Le 22 novembre 2016, à 16h05 précises, le groupe Vinci est victime d’une usurpation d’identité. Plusieurs médias reçoivent un faux communiqué de presse faisant état d’une révision des comptes consolidés de Vinci pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016 suite à de supposées malversations comptables.

Le faux communiqué indique aussi que le directeur financier a été licencié. Moins d’une minute après, soit entre 16h06 et 16h07, Bloomberg reprend l’information et la divulgue sur son terminal. Le titre Vinci dévisse alors de 18 %.

Ce communiqué avait même été signé du nom du véritable responsable des relations presse de Vinci, tout en renvoyant à un faux numéro de téléphone portable.

En défense, les mis en cause font observer devant la commission que le ton, l’absence de faute d’orthographe, la mise en page soignée, les références exactes à certains dirigeants de Vinci ou à ses commissaires aux comptes, la mention du véritable porte-parole de Vinci ainsi que la vraisemblance du pied du communiqué, qui contenait un lien permettant de se désinscrire de la liste de diffusion de Vinci et alertait le destinataire sur le traitement automatisé des données, en mentionnant les coordonnées du véritable correspondant Cnil de Vinci, ne différenciaient pas ce communiqué d’un véritable communiqué de presse établi par Vinci.

 

La problématique du nom de domaine dans le faux communiqué

Seules inexactitudes dans le faux communiqué : le nom de domaine du faux site Vinci vers lequel renvoyait le communiqué et le faux numéro de téléphone portable du « contact médias ». 

Le communiqué frauduleux avait également été reçu par l’Agence France Presse, qui n’avait pas donné suite après s’être aperçue que ce document avait été mis en ligne sur un site internet miroir, très similaire du vrai site mais avec une adresse distincte (vinci.group et non vinci.com).

 

Comment protéger son nom de domaine ?

Les noms de domaines représentent un actif immatériel essentiel pour les entreprises puisqu’ils permettent d’accéder aux sites internet liés à leur activité. Désormais, protéger les noms de domaine associés à la marque ou à l’activité de l’entreprise est devenu presque aussi important pour celle-ci que la protection de ses marques.

Par ailleurs, les noms de domaine sont le support privilégié des cyberattaques exigeant une vigilance accrue de la part des titulaires et des internautes.

Phishing, fraude au président, usurpation d’identité, fausses offres d’emploi, vol de données personnelles ou bancaires, whaling…les fraudes sont multiples et s’adaptent continuellement aux avancées technologiques ;

Les fraudes sont facilitées par les dispositions très protectrices du RGPD qui empêchent d’identifier directement le réservataire d’un nom de domaine ; les prestataires techniques s’abritent derrière les dispositions du RGPD et de la LCEN pour justifier leur inaction et laisser des fraudes perdurer ;

Ces risques peuvent entraîner une atteinte à l’image et à la réputation. Il y a aussi un impact financier avec le risque détournement de fonds et de blanchiment d’argent.

Le Guide de l’Information périodique des sociétés cotées de l’AMF (du 17/06/2020) précise que les entreprises doivent pouvoir anticiper le risque et y répondre.

Pour protéger son nom de domaine des cybersquatteurs ou des concurrents, il est recommandé d’enregistrer également le nom de domaine sous forme de marque en complément de la réservation du nom de domaine.

Il arrive donc fréquemment que l’entreprise, ses prestataires, ses fournisseurs ou ses clients soient victimes d’une fraude alors que le nom de domaine à l’origine de la fraude était connu.

Dans une telle situation, la responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants pourrait être engagée, autant par les consommateurs que par les organes de régulation, les actionnaires ou les employés.

 

Comment anticiper le risque pour être en conformité ?

– Procéder à un audit de la marque corporate et des marques phares de la société, parmi les noms de domaine, pour dresser une cartographie des risques ;

– Mettre en place une surveillance 7j/7 parmi les noms de domaine sur la marque corporate et une surveillance 7j/7 ou a minima hebdomadaire sur les marques des produits ou services de la société ;

– Mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ;

– Procéder à des enregistrements préventifs de noms de domaine dans les extensions à risque (en.COM, CO, CM, GROUP par exemple) ;

– Agir préventivement à l’encontre de noms de domaine potentiellement dangereux;

– Définir des procédures et mettre en place une cellule de gestion de crise pour réagir aux atteintes en cas d’urgence ;

– Élaborer ou mettre à jour de la politique noms de domaine de l’entreprise (procédures d’enregistrement, respect des obligations légales, bonnes pratiques) et la diffuser en interne et auprès de ses prestataires et fournisseurs.

Les cybermenaces sont plus nombreuses et plus complexes et il est également de plus en plus compliqué de poursuivre les réservataires concernés. Plus que jamais, une surveillance s’impose avec la mise en place d’une cartographie des risques et une stratégie de défense.

 

Dreyfus vous accompagne pour mettre en place la stratégie adaptée afin de limiter les risques liés aux noms de domaine et d’intégrer l’actif propriété industrielle dans vos plans de compliance.

 

Dreyfus & associés

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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Droit du nom de domaine : offre de bonne foi de biens ou de services

Written by Dreyfus18/06/2021

Rayonnage de vêtements de mode. Un droit ou un intérêt légitime sur un nom de domaine peut être démontré par son utilisation dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services. Cette appréciation nécessite de prendre en compte la manière dont le nom a été utilisé mais aussi le cadre spatio-temporel : quand est-ce que le nom a été enregistré ? Par qui ? Dans quel pays ?

Créée en 2003, Ba & sh est une entreprise française qui opère dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de prêt-à-porter pour femmes ainsi que d’accessoires de mode.

Ayant détecté l’enregistrement des noms de domaine <bashshitever.com> réservé en 2014 et <bashclothing.co> réservé en 2020, Ba & sh a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ces noms de domaine.

Si la construction du nom de domaine <bashshitever.com> est quelque peu intrigante, le fait que le nom <bashclothing.co> contienne le terme « clothing » a pu a priori conduire Ba & sh à considérer qu’il y avait une atteinte à ses droits.

En tout état de cause, puisque les noms de domaine reprennent le signe « BASH » hormis l’esperluette, le risque de confusion est reconnu par l’expert.

Toutefois, l’expert estime que le défendeur a choisi ces noms de domaine indépendamment de la marque de la requérante et qu’il les a utilisés dans le cadre d’une offre de bonne foi de ses produits sur les sites web correspondants.

En effet, le défendeur est originaire de Malaisie, où la société a été fondée en 2015, alors que Ba & sh n’a fourni aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH sur ce territoire. Khor Xin Yu, le défendeur, explique avoir cofondé « BASH CLOTHING » en 2013 à 18 ans, puis que la marque s’est aussi implantée à Singapour, en 2017. À l’origine, le signe utilisé était « Bash Shit Ever », par la suite modifié en 2020 en « Bash Clothing » dans le cadre d’une mise à jour de l’image de marque.

De même, le défendeur a fourni une explication ainsi que des documents justifiant la sélection du signe BASH en raison de la signification du terme du dictionnaire « bash ». Enfin, le défendeur a utilisé un logo qui diffère de celui du requérant.

Par ailleurs, l’entreprise requérante n’a pas non plus démontré que le défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En effet, au moment où le premier nom de domaine contesté <bashshitever.com> a été acquis par le défendeur, le requérant exerçait ses activités en France et dans le monde depuis environ 11 ans et était titulaire d’une marque internationale depuis 7 ans environ, désignant la Malaisie. Cependant, le requérant n’a présenté aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH en Malaisie, au moment de l’enregistrement du premier nom de domaine contesté.

De plus, une recherche sur Google pour « bash » affiche plusieurs résultats sans rapport avec le requérant ou sa marque. Le défendeur a également fourni une explication plausible de la raison pour laquelle il a choisi le terme « bash », correspondant à un terme du dictionnaire anglais en lien avec l’idée de fête puisque sa cible initiale était constituée d’étudiantes.

Enfin, bien que les parties opèrent sur le même segment de marché (autrement dit le prêt-à-porter et accessoires), l’utilisation des noms de domaine contestés faite par le défendeur ne montre pas l’intention de concurrencer le requérant et sa marque, compte tenu des différents logos/ mises en page, des prix nettement plus bas auxquels les vêtements du défendeur sont proposés à la vente et de l’absence de toute information sur le site web du défendeur qui pourrait inciter les utilisateurs à croire que le site web est exploité par le requérant ou l’une de ses entités affiliées.

Dès lors, la plainte est rejetée.

Ba & sh aurait dû s’interroger sur les motivations du défendeur avant d’engager une procédure UDRP et notamment déterminer si sa marque était connue dans le pays du défendeur, lors de l’enregistrement du premier nom de domaine. Il aurait aussi fallu déterminer depuis quand le défendeur exploitait le signe « Bash » pour des activités de mode. Une enquête aurait pu révéler ces éléments. En effet, le défendeur explique avoir d’abord commercialisé les vêtements Bash sur les réseaux sociaux. Et, selon les réponses apportées à ces deux questions, rédiger un courrier adapté au défendeur

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Comment le critère de la mauvaise foi se dédouble-t-il entre enregistrement et usage de mauvaise foi ?

Written by Dreyfus29/04/2021

UDRPSi l’on parle généralement des “trois critères” de l’UDRP (une marque semblable au nom de domaine ; l’absence de droits ou intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine contesté ; la mauvaise foi du réservataire), il convient de garder à l’esprit que la mauvaise foi comprend, en matière d’UDRP, deux volets : enregistrement de mauvaise foi d’une part et usage de mauvaise foi d’autre part. Ainsi, prouver un seul de ces éléments est insuffisant, quand bien même il pourrait apparaître « juste » qu’un nom utilisé de mauvaise foi soit transféré au requérant.

Dans le cas présent, la société Great American Hotel Group, Inc. reproche à son ancien vice-président de retenir le nom de domaine <greatamericanhg.com> et d’avoir modifié le mot de passe du compte permettant de gérer ce nom auprès du bureau d’enregistrement.

Tout commence en 2011 lorsque la requérante décide d’adopter le nom Great American Hotel Group. Son président demande alors à M. Greene, à l’époque vice-président de la société, de réserver le nom de domaine <greatamericanhg.group>.
Ce dernier s’exécute mais – apparemment sans en avertir son supérieur – réserve le nom de domaine en son nom au lieu de celui de la société. Il mentionne toutefois l’adresse postale de la société et paie avec la carte de la société (sic !). En 2012, il fait appel à un service d’anonymat pour masquer ses données.

 

Depuis son enregistrement, le nom a été utilisé pour la société et M. Greene a toujours traité le nom de domaine comme faisant partie des actifs de la société.

Cependant et suite à des désaccords, M. Greene a été suspendu de ses fonctions en 2015 puis licencié en 2016. En 2017, le nom a pu être renouvelé par les équipes techniques de la société même si M. Greene n’était plus présent. Toutefois par la suite, ce dernier a changé le mot de passe, de telle sorte que le nom ne pouvait plus être renouvelé par la société. Le conseil de la requérante lui a alors envoyé une lettre de mise en demeure, demeurée sans réponse, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte UDRP.

L’expert reconnaît que la requérante a des droits de marque de Common Law par l’usage fait du signe « Great American » et que le réservataire ne dispose pas de droits ou d’intérêt légitime au regard du nom, celui-ci ayant été créé pour la société requérante.

Il reconnaît également que le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi par M. Greene.

Néanmoins, il est plus dubitatif s’agissant de la question de l’enregistrement de mauvaise foi. En effet, le nom a été réservé par M. Greene sur demande du président de la société requérante, ce qui constitue en principe un enregistrement de bonne foi.

Pour que l’enregistrement par un salarié puisse être qualifié de mauvaise foi, l’expert précise que le salarié doit avoir, dès le départ, une « intention de nuire ». Dès lors, l’analyse doit être factuelle et se faire au cas par cas.

Ici, M. Greene a enregistré le nom en son nom personnel. L’expert soutient que « cela peut être sujet à questionnement, et le fait qu’il n’ait pas mentionné la société ne constitue pas une bonne pratique de gestion de noms de domaine » mais aussi que le président et la société n’ont pas eu l’air de s’attacher aux formalités de réservation du nom.

Pendant quatre ans, jusqu’à sa suspension de ses fonctions, le réservataire a toujours fait preuve d’un comportement qui démontrait qu’il comprenait que le nom appartenait à la société. Ainsi, rien ne laisse à supposer que quatre ans auparavant, en réservant le nom, il avait l’intention de rivaliser avec la requérante ou de bénéficier d’une marge de manœuvre à son encontre.

En conséquence, la plainte est rejetée, l’enregistrement de mauvaise foi n’étant pas avéré. Néanmoins, l’expert précise que la requérante peut se tourner vers d’autres voies pour tenter d’obtenir satisfaction.

Outre la mise en exergue de la double condition de la mauvaise foi, cette décision a le mérite de rappeler la nécessité de mettre en place en interne une charte de nommage, permettant d’éviter toute dispersion d’actifs, aussi bien en matière de marques que de noms de domaine.

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Pourquoi la revendication de droits de marque non enregistrée sur un nom géographique, est un pari difficile en matière de procédures UDRP ?

Written by Dreyfus22/04/2021

UDRP ProceedingsSi certains noms géographiques peuvent, par exception, bénéficier d’une protection au sens des règles UDRP, rappelons qu’ils doivent pour cela être perçus comme une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits. Or, le simple fait d’utiliser un nom géographique afin d’identifier certains produits et services en tant qu’entité territoriale ne saurait suffire à démontrer des droits sur une marque de produits ou de services au sens des principes directeurs, comme l’a justement rappelé l’expert dans la présente décision.

 

En l’occurrence, il était question du nom géographique Solothurn (en français, Soleure), correspondant à une ville en Suisse, intégralement reproduit dans le nom de domaine <solothurn.com>, enregistré depuis 1997 et non exploité depuis, mis à part pour rediriger vers une page « pay-per-click ».

Les requérantes, la ville de Solothurn et deux associations de droit suisse promouvant essentiellement le tourisme et manifestant sans surprise un vif intérêt pour le nom de domaine <solothurn.com>, alléguaient un droit de marque non enregistrée sur le signe « Solothurn », utilisé de façon intensive au fil des ans. Elles revendiquaient également une protection de ce nom en tant que « trademark-like » au sens de la loi suisse sur la concurrence déloyale.

Elles apportaient à cet égard plusieurs documents attestant de l’usage de ce nom géographique auprès des touristes depuis 1890 et de sa reconnaissance en tant que tel. Les requérantes en déduisaient un usage du signe « Solothurn » à titre de marque afin d’identifier des services de tourisme et autres services connexes. Elles citaient par ailleurs plusieurs décisions du centre à propos des noms géographiques, décisions qui sont loin d’avoir plaidé en leur faveur.

Le défendeur, domicilié aux États-Unis, connu pour ses activités de domainer spécialisé en noms de domaine « géographiques », avait mis en vente le nom de domaine <solothurn.com>. Le défendeur a cité de nombreuses décisions sur la façon dont les noms géographiques devaient être appréciés (y compris une décision à propos du nom <rouen.com> l’impliquant) et sur la nécessité de remplir la fonction d’une marque de commerce.

Confrontés à cette affaire et à la question de savoir si les requérantes pouvaient valablement prétendre à un droit de marque non enregistrée sur le nom « Solothurn », les experts ont procédé à un examen méticuleux de la jurisprudence des décisions des experts de l’OMPI (overview) en matière de noms géographiques.

Ils rappellent en particulier que selon l’overview « les termes géographiques utilisés uniquement dans leur sens géographique ordinaire, sauf lorsqu’ils sont enregistrés en tant que marques, ne donnent pas en tant que tels qualité pour agir dans une procédure UDRP ». Ils notent également qu’en matière d’UDRP, il a généralement été difficile pour les entités affiliées ou responsables d’un territoire géographique de démontrer des droits de marque sur ce nom géographique. Or, les experts relèvent que les décisions citées par les requérantes ont toutes reconnu que le nom géographique était utilisé d’une façon purement descriptive d’une localisation géographique et non à titre de marque.

En revanche, ils notent que certains experts ont indiqué qu’un droit de marque non enregistrée sur un nom géographique pouvait être reconnu en faveur d’une autorité officielle dans des circonstances exceptionnelles. Les circonstances en question couvrent l’hypothèse, de plus en plus rare, dans laquelle le nom géographique serait utilisé en lien avec des produits et services mais sans rapport aucun avec la situation géographique à laquelle il correspond. L’idée étant que le nom commercial ne doit pas générer une association avec un lieu géographique dans l’esprit des consommateurs, mais bien une association avec des produits et services, comme le veut la fonction principale de la marque. L’on peut citer par exemple les produits de la marque Ushuaïa, sans rapport avec la Terre de Feu.

Dans le cas d’espèce, les experts relèvent que les requérantes n’ont apporté aucune preuve d’utilisation du nom « Solothurn » en lien avec des produits et services au-delà de ceux fournis par la ville de Suisse. Au contraire, les requérantes n’ont fait que souligner l’usage du nom « Solothurn » en lien avec le nom de la ville de Suisse et les activités de tourisme qui y sont proposées. Dès lors, les experts ne peuvent valablement conclure que les requérantes ont établi avoir des droits sur la marque non enregistrée Solothurn.

L’expert ajoute que les requérantes ne peuvent pas davantage se fonder sur une protection de ce nom en tant que « trademark-like » au sens de la loi suisse sur la concurrence déloyale dans la mesure où l’article 4.a. (i) des principes directeurs cite expressément la « marque commerciale ou de service ».

 

Finalement, la plainte est rejetée, les requérantes n’ayant pas apporté la preuve de droits de marque. Cette décision semble toutefois être nuancée par les experts qui rappellent qu’il s’agit là d’une décision rendue en vertu des principes UDRP, adaptés aux litiges entre réservataires et titulaires de marques, tandis que la solution eut pu être différente sous l’empire du droit suisse et en matière de concurrence déloyale.

La « morale » de cette décision n’est pas nouvelle, la procédure UDRP n’est pas adaptée à tous les litiges impliquant des noms de domaine et ne doit pas être systématiquement préférée aux actions judiciaires, quand bien même elle présenterait l’avantage d’être plus rapide et moins coûteuse.

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Comment élaborer une stratégie de compliance fiable et flexible pour les professionnels de la propriété intellectuelle ?

Written by Dreyfus13/04/2021

À l’ère du digital, la mise en place d'une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle. À l’ère du digital, la mise en place d’une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle.

D’emblée, il semble important de rappeler que la compliance regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables.

De la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur les dispositifs de lutte contre la corruption à la mise en application du  règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 en passant par le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre ou encore la prévention du risque cyber (décret d’application du 25 mai 2018 de la directive NIS), un impact opérationnel indéniable sur les entreprises et leurs dirigeants dans le secteur de la propriété intellectuelle peut être observé.

Dans le même sens, les enjeux et les risques de la propriété intellectuelle se sont démultipliés dans le monde virtuel. Les noms de domaine ainsi que les réseaux sociaux sont susceptibles d’être les cibles d’une multiplicité d’atteintes.

Les enjeux incontournables de la compliance en matière de propriété intellectuelle (I) conduisent à s’interroger à la fois sur le rôle du « compliance officer » dans ce cadre (II) mais également sur les conséquences pratiques de la compliance dans l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle (III).

Les enjeux de la compliance en matière de propriété intellectuelle

L’environnement ainsi que les décisions juridiques concernent le développement à long terme de l’entreprise et justifient que soit instaurée une véritable ingénierie juridique au sein des entreprises dont la propriété intellectuelle est déterminante. C’est l’enjeu majeur de la compliance qui est à la fois un cadre de pensée et une méthode de résolution de problèmes, comprenant un grand nombre d’outils et de composants orientés par la stratégie des entreprises.

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. La réglementation est particulièrement exigeante en matière de protection des données personnelles et de protection des consommateurs.

Dans le champ de la propriété intellectuelle, les noms de domaine sont des actifs clés à prendre en compte lors de l’analyse des risques et de la mise en place d’un plan de compliance. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne sont susceptibles d’engendrer une perte de chiffres d’affaires, de mettre en danger les consommateurs, et le cas échéant, d’engager la responsabilité civile et pénale des dirigeants pour défaillance ou non-respect des lois et règlements en vigueur. En outre, ce type de fraudes nuisent à la réputation de la société et de ses dirigeants, et peuvent potentiellement impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle.

Il est donc nécessaire de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et ainsi protéger l’entreprise.

Les conséquences pratiques de la compliance dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et du numérique

La compliance a un impact immédiat sur tous les aspects de la propriété intellectuelle. Aussi, lorsque la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises et les professionnels de la propriété intellectuelle, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?

Au-delà de son acception juridique de conformité aux exigences voulues par les lois, les règlements, les Codes, les directives, la compliance ambitionne de protéger l’entreprise et les professionnels de la propriété intellectuelle contre tout non-respect des normes internes et externes et de ses valeurs. Elle a pour objectif d’éviter les conséquences défavorables pour l’entreprise et ses dirigeants. Elle s’inscrit finalement dans une volonté de croissance pérenne de l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle tant en France qu’à l’international.

 

Pour répondre à ces exigences, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Tout d’abord, il est essentiel de commencer par identifier les risques au moyen d’audits pertinents. Ensuite, il est important de bien évaluer et cartographier ces risques. La politique de gestion des risques sera définie en conséquence.

En particulier, une politique de gestion des risques liés à la propriété intellectuelle nécessite de mettre en place un système de surveillance quasi-systématique des marques parmi les noms de domaine.

 

Le rôle du « compliance officer »

Le compliance officer doit prémunir l’entreprise de tout risque de non-conformité, et donc s’assurer que l’organisation adopte une bonne conduite dans la pratique des affaires, respecte les règles de déontologie et enfin, soit conforme aux différentes législations, aux règlementations, ou encore aux directives européennes. Il se doit donc de s’inscrire dans une démarche proactive, d’organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de la règlementation.

De même, il est important d’anticiper les risques : une fois ceux-ci définis et encadrés, la mission du compliance officer étant de protéger le groupe et sa réputation, il devra analyser les règles et les normes selon le contexte, l’activité, et le secteur de l’entreprise.

Selon une étude  Qui sont les professionnels de la compliance ? » publiée le 27 mars 2019 et réalisée par le cabinet Fed Legal, 92% des compliance officers ont un cursus de juriste. Ce sont des professionnels opérationnels qui possèdent une vision stratégique ainsi qu’une multiplicité de soft skills, notamment une capacité à persuader ou encore une appétence pour la pédagogie. Par ailleurs, 60% des compliance officers sont rattachés aux services juridiques dans lesquels les recrutements sont nombreux, autant dans les grandes que dans les plus petites entreprises.

Lorsqu’une entreprise est mise en cause, les conséquences sont tout à la fois financières, commerciales et humaines : la société en question va forcément pâtir de la réputation qui lui est faite. Le compliance officer veille ainsi à préserver son entreprise des risques financiers, juridiques et de réputation qu’encourt l’organisation dans le cas où elle ne respecte pas les lois, la règlementation, des conventions, ou tout simplement une certaine éthique ou déontologie.

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Pourquoi la renommée actuelle de la marque ne suffit – elle plus à prouver l’enregistrement de mauvaise foi d’un nom ancien ?

Written by Dreyfus23/03/2021

enregistrement noms de domaineSource : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 24 nov. 2020, aff. DRO2020-0007, NAOS c/ Bioderm Medical Center

 

La marque Bioderma est dotée d’une renommée mondiale mais cette renommée était-elle déjà établie en Roumanie au début des années 2000 ? Le Centre Médical Bioderm, clinique exerçant son activité en Roumanie, répond non à la question.

NAOS, titulaire de la marque Bioderma, a détecté l’enregistrement par le Centre Médical Bioderm d’un nom de domaine reprenant sa marque à l’identique, à savoir <bioderma.ro> ; nom toutefois ancien puisque réservé le 24 février 2005.

Le 4 septembre 2020, NAOS a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom de domaine. Cette plainte s’appuie sur une marque internationale Bioderma, protégée depuis 1997 en Roumanie.
Cependant, la défenderesse affirme avoir utilisé Bioderma comme nom commercial pendant plusieurs années, d’où l’enregistrement du nom <bioderma.ro> et le changement de dénomination sociale par la suite.

L’expert en charge du litige se montre particulièrement rigoureux dans l’appréciation de l’intérêt légitime et des droits de la défenderesse.
Il considère que même si cette dernière a produit un extrait Kbis démontrant que son nom commercial, en 2003, était bien Bioderma, celui-ci est insuffisant pour prouver un intérêt légitime ou des droits sur le nom de domaine. La défenderesse aurait dû apporter des preuves démontrant qu’elle était connue sous le nom Bioderma.
L’expert relève en outre que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page web inactive et en conclut l’absence d’usage bona fide du nom en lien avec une offre de produits et services et l’absence d’usage légitime non commercial du nom.

En revanche, c’est sur le terrain de la mauvaise foi que l’expert donne finalement raison au Centre Médical Bioderm.
Ce dernier constate que l’enregistrement international de la marque Bioderma de la requérante est bien antérieur de plusieurs années au nom de domaine litigieux et que cette marque est actuellement renommée. Cependant, les preuves apportées par la requérante sont jugées insuffisantes pour démontrer la connaissance possible ou réelle de cette marque par la défenderesse au moment de l’enregistrement du nom de domaine contesté, en 2005.
En effet, bien que la marque antérieure ait été établie dans les années 70 en France et qu’elle ait été enregistrée pour la première fois en Roumanie en 1997, la première filiale de la requérante, établie en Italie, a été ouverte en 2001 : véritable point de départ de l’internationalisation de la marque.
Or, la défenderesse a été constituée en 2003 et a exercé son activité sous le nom commercial Bioderma jusqu’en 2008.

Dès lors il n’est pas possible d’établir qu’elle avait ciblé la requérante ou sa marque pour induire en erreur ou semer la confusion chez les internautes. De surcroît, la défenderesse n’a pas dissimulé son identité et a répondu à la plainte, ce qui abonde dans le sens de la bonne foi.

Cette décision permet de rappeler qu’il est essentiel de se placer au jour de l’enregistrement du nom de domaine pour analyser l’état d’esprit du réservataire. Même si la marque est renommée au jour de la plainte et que le nom la reproduit à l’identique, le plongeon dans le passé est inévitable : il convient de déterminer si le défendeur avait connaissance des droits ou de la renommée de la marque dans le pays.

Dans la présente affaire, l’expert a notamment pris en compte le fait que la défenderesse utilisait le nom commercial « Bioderma » en 2005. Il est donc essentiel de se renseigner sur le réservataire et sur sa situation à l’époque de la réservation du nom de domaine, ici particulièrement ancien. Pour ce faire, le recours à un conseil en propriété industrielle, spécialiste des questions afférentes à l’UDRP, est fortement recommandé.

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