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Noms de domaine

Affaire Vinci : comment mettre en place une stratégie de nom de domaine efficace ?

Written by Dreyfus29/06/2021

Noms de domaine, stratégie, entreprise, VINCILe 22 novembre 2016, à 16h05 précises, le groupe Vinci est victime d’une usurpation d’identité. Plusieurs médias reçoivent un faux communiqué de presse faisant état d’une révision des comptes consolidés de Vinci pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016 suite à de supposées malversations comptables.

En 2019, l’agence de presse américaine Bloomberg avait formé un recours contre une décision de la commission des sanctions de l’AMF. L’audience devant la cour d’appel se tiendra ce jeudi. Bloomberg avait été condamné à 5 millions d’euros pour avoir relayé une information émanant d’un faux communiqué de presse Vinci.

La diffusion par Bloomberg d’un faux communiqué

L’agence de presse américaine Bloomberg est accusée d’avoir diffusé, en 2016, une fausse information sur Vinci sans l’avoir vérifiée.

Le 22 novembre 2016, à 16h05 précises, le groupe Vinci est victime d’une usurpation d’identité. Plusieurs médias reçoivent un faux communiqué de presse faisant état d’une révision des comptes consolidés de Vinci pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016 suite à de supposées malversations comptables.

Le faux communiqué indique aussi que le directeur financier a été licencié. Moins d’une minute après, soit entre 16h06 et 16h07, Bloomberg reprend l’information et la divulgue sur son terminal. Le titre Vinci dévisse alors de 18 %.

Ce communiqué avait même été signé du nom du véritable responsable des relations presse de Vinci, tout en renvoyant à un faux numéro de téléphone portable.

En défense, les mis en cause font observer devant la commission que le ton, l’absence de faute d’orthographe, la mise en page soignée, les références exactes à certains dirigeants de Vinci ou à ses commissaires aux comptes, la mention du véritable porte-parole de Vinci ainsi que la vraisemblance du pied du communiqué, qui contenait un lien permettant de se désinscrire de la liste de diffusion de Vinci et alertait le destinataire sur le traitement automatisé des données, en mentionnant les coordonnées du véritable correspondant Cnil de Vinci, ne différenciaient pas ce communiqué d’un véritable communiqué de presse établi par Vinci.

 

La problématique du nom de domaine dans le faux communiqué

Seules inexactitudes dans le faux communiqué : le nom de domaine du faux site Vinci vers lequel renvoyait le communiqué et le faux numéro de téléphone portable du « contact médias ». 

Le communiqué frauduleux avait également été reçu par l’Agence France Presse, qui n’avait pas donné suite après s’être aperçue que ce document avait été mis en ligne sur un site internet miroir, très similaire du vrai site mais avec une adresse distincte (vinci.group et non vinci.com).

 

Comment protéger son nom de domaine ?

Les noms de domaines représentent un actif immatériel essentiel pour les entreprises puisqu’ils permettent d’accéder aux sites internet liés à leur activité. Désormais, protéger les noms de domaine associés à la marque ou à l’activité de l’entreprise est devenu presque aussi important pour celle-ci que la protection de ses marques.

Par ailleurs, les noms de domaine sont le support privilégié des cyberattaques exigeant une vigilance accrue de la part des titulaires et des internautes.

Phishing, fraude au président, usurpation d’identité, fausses offres d’emploi, vol de données personnelles ou bancaires, whaling…les fraudes sont multiples et s’adaptent continuellement aux avancées technologiques ;

Les fraudes sont facilitées par les dispositions très protectrices du RGPD qui empêchent d’identifier directement le réservataire d’un nom de domaine ; les prestataires techniques s’abritent derrière les dispositions du RGPD et de la LCEN pour justifier leur inaction et laisser des fraudes perdurer ;

Ces risques peuvent entraîner une atteinte à l’image et à la réputation. Il y a aussi un impact financier avec le risque détournement de fonds et de blanchiment d’argent.

Le Guide de l’Information périodique des sociétés cotées de l’AMF (du 17/06/2020) précise que les entreprises doivent pouvoir anticiper le risque et y répondre.

Pour protéger son nom de domaine des cybersquatteurs ou des concurrents, il est recommandé d’enregistrer également le nom de domaine sous forme de marque en complément de la réservation du nom de domaine.

Il arrive donc fréquemment que l’entreprise, ses prestataires, ses fournisseurs ou ses clients soient victimes d’une fraude alors que le nom de domaine à l’origine de la fraude était connu.

Dans une telle situation, la responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants pourrait être engagée, autant par les consommateurs que par les organes de régulation, les actionnaires ou les employés.

 

Comment anticiper le risque pour être en conformité ?

– Procéder à un audit de la marque corporate et des marques phares de la société, parmi les noms de domaine, pour dresser une cartographie des risques ;

– Mettre en place une surveillance 7j/7 parmi les noms de domaine sur la marque corporate et une surveillance 7j/7 ou a minima hebdomadaire sur les marques des produits ou services de la société ;

– Mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ;

– Procéder à des enregistrements préventifs de noms de domaine dans les extensions à risque (en.COM, CO, CM, GROUP par exemple) ;

– Agir préventivement à l’encontre de noms de domaine potentiellement dangereux;

– Définir des procédures et mettre en place une cellule de gestion de crise pour réagir aux atteintes en cas d’urgence ;

– Élaborer ou mettre à jour de la politique noms de domaine de l’entreprise (procédures d’enregistrement, respect des obligations légales, bonnes pratiques) et la diffuser en interne et auprès de ses prestataires et fournisseurs.

Les cybermenaces sont plus nombreuses et plus complexes et il est également de plus en plus compliqué de poursuivre les réservataires concernés. Plus que jamais, une surveillance s’impose avec la mise en place d’une cartographie des risques et une stratégie de défense.

 

Dreyfus vous accompagne pour mettre en place la stratégie adaptée afin de limiter les risques liés aux noms de domaine et d’intégrer l’actif propriété industrielle dans vos plans de compliance.

 

Dreyfus & associés

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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Droit du nom de domaine : offre de bonne foi de biens ou de services

Written by Dreyfus18/06/2021

Rayonnage de vêtements de mode. Un droit ou un intérêt légitime sur un nom de domaine peut être démontré par son utilisation dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services. Cette appréciation nécessite de prendre en compte la manière dont le nom a été utilisé mais aussi le cadre spatio-temporel : quand est-ce que le nom a été enregistré ? Par qui ? Dans quel pays ?

Créée en 2003, Ba & sh est une entreprise française qui opère dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de prêt-à-porter pour femmes ainsi que d’accessoires de mode.

Ayant détecté l’enregistrement des noms de domaine <bashshitever.com> réservé en 2014 et <bashclothing.co> réservé en 2020, Ba & sh a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ces noms de domaine.

Si la construction du nom de domaine <bashshitever.com> est quelque peu intrigante, le fait que le nom <bashclothing.co> contienne le terme « clothing » a pu a priori conduire Ba & sh à considérer qu’il y avait une atteinte à ses droits.

En tout état de cause, puisque les noms de domaine reprennent le signe « BASH » hormis l’esperluette, le risque de confusion est reconnu par l’expert.

Toutefois, l’expert estime que le défendeur a choisi ces noms de domaine indépendamment de la marque de la requérante et qu’il les a utilisés dans le cadre d’une offre de bonne foi de ses produits sur les sites web correspondants.

En effet, le défendeur est originaire de Malaisie, où la société a été fondée en 2015, alors que Ba & sh n’a fourni aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH sur ce territoire. Khor Xin Yu, le défendeur, explique avoir cofondé « BASH CLOTHING » en 2013 à 18 ans, puis que la marque s’est aussi implantée à Singapour, en 2017. À l’origine, le signe utilisé était « Bash Shit Ever », par la suite modifié en 2020 en « Bash Clothing » dans le cadre d’une mise à jour de l’image de marque.

De même, le défendeur a fourni une explication ainsi que des documents justifiant la sélection du signe BASH en raison de la signification du terme du dictionnaire « bash ». Enfin, le défendeur a utilisé un logo qui diffère de celui du requérant.

Par ailleurs, l’entreprise requérante n’a pas non plus démontré que le défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En effet, au moment où le premier nom de domaine contesté <bashshitever.com> a été acquis par le défendeur, le requérant exerçait ses activités en France et dans le monde depuis environ 11 ans et était titulaire d’une marque internationale depuis 7 ans environ, désignant la Malaisie. Cependant, le requérant n’a présenté aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH en Malaisie, au moment de l’enregistrement du premier nom de domaine contesté.

De plus, une recherche sur Google pour « bash » affiche plusieurs résultats sans rapport avec le requérant ou sa marque. Le défendeur a également fourni une explication plausible de la raison pour laquelle il a choisi le terme « bash », correspondant à un terme du dictionnaire anglais en lien avec l’idée de fête puisque sa cible initiale était constituée d’étudiantes.

Enfin, bien que les parties opèrent sur le même segment de marché (autrement dit le prêt-à-porter et accessoires), l’utilisation des noms de domaine contestés faite par le défendeur ne montre pas l’intention de concurrencer le requérant et sa marque, compte tenu des différents logos/ mises en page, des prix nettement plus bas auxquels les vêtements du défendeur sont proposés à la vente et de l’absence de toute information sur le site web du défendeur qui pourrait inciter les utilisateurs à croire que le site web est exploité par le requérant ou l’une de ses entités affiliées.

Dès lors, la plainte est rejetée.

Ba & sh aurait dû s’interroger sur les motivations du défendeur avant d’engager une procédure UDRP et notamment déterminer si sa marque était connue dans le pays du défendeur, lors de l’enregistrement du premier nom de domaine. Il aurait aussi fallu déterminer depuis quand le défendeur exploitait le signe « Bash » pour des activités de mode. Une enquête aurait pu révéler ces éléments. En effet, le défendeur explique avoir d’abord commercialisé les vêtements Bash sur les réseaux sociaux. Et, selon les réponses apportées à ces deux questions, rédiger un courrier adapté au défendeur

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Comment le critère de la mauvaise foi se dédouble-t-il entre enregistrement et usage de mauvaise foi ?

Written by Dreyfus29/04/2021

UDRPSi l’on parle généralement des “trois critères” de l’UDRP (une marque semblable au nom de domaine ; l’absence de droits ou intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine contesté ; la mauvaise foi du réservataire), il convient de garder à l’esprit que la mauvaise foi comprend, en matière d’UDRP, deux volets : enregistrement de mauvaise foi d’une part et usage de mauvaise foi d’autre part. Ainsi, prouver un seul de ces éléments est insuffisant, quand bien même il pourrait apparaître « juste » qu’un nom utilisé de mauvaise foi soit transféré au requérant.

Dans le cas présent, la société Great American Hotel Group, Inc. reproche à son ancien vice-président de retenir le nom de domaine <greatamericanhg.com> et d’avoir modifié le mot de passe du compte permettant de gérer ce nom auprès du bureau d’enregistrement.

Tout commence en 2011 lorsque la requérante décide d’adopter le nom Great American Hotel Group. Son président demande alors à M. Greene, à l’époque vice-président de la société, de réserver le nom de domaine <greatamericanhg.group>.
Ce dernier s’exécute mais – apparemment sans en avertir son supérieur – réserve le nom de domaine en son nom au lieu de celui de la société. Il mentionne toutefois l’adresse postale de la société et paie avec la carte de la société (sic !). En 2012, il fait appel à un service d’anonymat pour masquer ses données.

 

Depuis son enregistrement, le nom a été utilisé pour la société et M. Greene a toujours traité le nom de domaine comme faisant partie des actifs de la société.

Cependant et suite à des désaccords, M. Greene a été suspendu de ses fonctions en 2015 puis licencié en 2016. En 2017, le nom a pu être renouvelé par les équipes techniques de la société même si M. Greene n’était plus présent. Toutefois par la suite, ce dernier a changé le mot de passe, de telle sorte que le nom ne pouvait plus être renouvelé par la société. Le conseil de la requérante lui a alors envoyé une lettre de mise en demeure, demeurée sans réponse, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte UDRP.

L’expert reconnaît que la requérante a des droits de marque de Common Law par l’usage fait du signe « Great American » et que le réservataire ne dispose pas de droits ou d’intérêt légitime au regard du nom, celui-ci ayant été créé pour la société requérante.

Il reconnaît également que le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi par M. Greene.

Néanmoins, il est plus dubitatif s’agissant de la question de l’enregistrement de mauvaise foi. En effet, le nom a été réservé par M. Greene sur demande du président de la société requérante, ce qui constitue en principe un enregistrement de bonne foi.

Pour que l’enregistrement par un salarié puisse être qualifié de mauvaise foi, l’expert précise que le salarié doit avoir, dès le départ, une « intention de nuire ». Dès lors, l’analyse doit être factuelle et se faire au cas par cas.

Ici, M. Greene a enregistré le nom en son nom personnel. L’expert soutient que « cela peut être sujet à questionnement, et le fait qu’il n’ait pas mentionné la société ne constitue pas une bonne pratique de gestion de noms de domaine » mais aussi que le président et la société n’ont pas eu l’air de s’attacher aux formalités de réservation du nom.

Pendant quatre ans, jusqu’à sa suspension de ses fonctions, le réservataire a toujours fait preuve d’un comportement qui démontrait qu’il comprenait que le nom appartenait à la société. Ainsi, rien ne laisse à supposer que quatre ans auparavant, en réservant le nom, il avait l’intention de rivaliser avec la requérante ou de bénéficier d’une marge de manœuvre à son encontre.

En conséquence, la plainte est rejetée, l’enregistrement de mauvaise foi n’étant pas avéré. Néanmoins, l’expert précise que la requérante peut se tourner vers d’autres voies pour tenter d’obtenir satisfaction.

Outre la mise en exergue de la double condition de la mauvaise foi, cette décision a le mérite de rappeler la nécessité de mettre en place en interne une charte de nommage, permettant d’éviter toute dispersion d’actifs, aussi bien en matière de marques que de noms de domaine.

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Pourquoi la revendication de droits de marque non enregistrée sur un nom géographique, est un pari difficile en matière de procédures UDRP ?

Written by Dreyfus22/04/2021

UDRP ProceedingsSi certains noms géographiques peuvent, par exception, bénéficier d’une protection au sens des règles UDRP, rappelons qu’ils doivent pour cela être perçus comme une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits. Or, le simple fait d’utiliser un nom géographique afin d’identifier certains produits et services en tant qu’entité territoriale ne saurait suffire à démontrer des droits sur une marque de produits ou de services au sens des principes directeurs, comme l’a justement rappelé l’expert dans la présente décision.

 

En l’occurrence, il était question du nom géographique Solothurn (en français, Soleure), correspondant à une ville en Suisse, intégralement reproduit dans le nom de domaine <solothurn.com>, enregistré depuis 1997 et non exploité depuis, mis à part pour rediriger vers une page « pay-per-click ».

Les requérantes, la ville de Solothurn et deux associations de droit suisse promouvant essentiellement le tourisme et manifestant sans surprise un vif intérêt pour le nom de domaine <solothurn.com>, alléguaient un droit de marque non enregistrée sur le signe « Solothurn », utilisé de façon intensive au fil des ans. Elles revendiquaient également une protection de ce nom en tant que « trademark-like » au sens de la loi suisse sur la concurrence déloyale.

Elles apportaient à cet égard plusieurs documents attestant de l’usage de ce nom géographique auprès des touristes depuis 1890 et de sa reconnaissance en tant que tel. Les requérantes en déduisaient un usage du signe « Solothurn » à titre de marque afin d’identifier des services de tourisme et autres services connexes. Elles citaient par ailleurs plusieurs décisions du centre à propos des noms géographiques, décisions qui sont loin d’avoir plaidé en leur faveur.

Le défendeur, domicilié aux États-Unis, connu pour ses activités de domainer spécialisé en noms de domaine « géographiques », avait mis en vente le nom de domaine <solothurn.com>. Le défendeur a cité de nombreuses décisions sur la façon dont les noms géographiques devaient être appréciés (y compris une décision à propos du nom <rouen.com> l’impliquant) et sur la nécessité de remplir la fonction d’une marque de commerce.

Confrontés à cette affaire et à la question de savoir si les requérantes pouvaient valablement prétendre à un droit de marque non enregistrée sur le nom « Solothurn », les experts ont procédé à un examen méticuleux de la jurisprudence des décisions des experts de l’OMPI (overview) en matière de noms géographiques.

Ils rappellent en particulier que selon l’overview « les termes géographiques utilisés uniquement dans leur sens géographique ordinaire, sauf lorsqu’ils sont enregistrés en tant que marques, ne donnent pas en tant que tels qualité pour agir dans une procédure UDRP ». Ils notent également qu’en matière d’UDRP, il a généralement été difficile pour les entités affiliées ou responsables d’un territoire géographique de démontrer des droits de marque sur ce nom géographique. Or, les experts relèvent que les décisions citées par les requérantes ont toutes reconnu que le nom géographique était utilisé d’une façon purement descriptive d’une localisation géographique et non à titre de marque.

En revanche, ils notent que certains experts ont indiqué qu’un droit de marque non enregistrée sur un nom géographique pouvait être reconnu en faveur d’une autorité officielle dans des circonstances exceptionnelles. Les circonstances en question couvrent l’hypothèse, de plus en plus rare, dans laquelle le nom géographique serait utilisé en lien avec des produits et services mais sans rapport aucun avec la situation géographique à laquelle il correspond. L’idée étant que le nom commercial ne doit pas générer une association avec un lieu géographique dans l’esprit des consommateurs, mais bien une association avec des produits et services, comme le veut la fonction principale de la marque. L’on peut citer par exemple les produits de la marque Ushuaïa, sans rapport avec la Terre de Feu.

Dans le cas d’espèce, les experts relèvent que les requérantes n’ont apporté aucune preuve d’utilisation du nom « Solothurn » en lien avec des produits et services au-delà de ceux fournis par la ville de Suisse. Au contraire, les requérantes n’ont fait que souligner l’usage du nom « Solothurn » en lien avec le nom de la ville de Suisse et les activités de tourisme qui y sont proposées. Dès lors, les experts ne peuvent valablement conclure que les requérantes ont établi avoir des droits sur la marque non enregistrée Solothurn.

L’expert ajoute que les requérantes ne peuvent pas davantage se fonder sur une protection de ce nom en tant que « trademark-like » au sens de la loi suisse sur la concurrence déloyale dans la mesure où l’article 4.a. (i) des principes directeurs cite expressément la « marque commerciale ou de service ».

 

Finalement, la plainte est rejetée, les requérantes n’ayant pas apporté la preuve de droits de marque. Cette décision semble toutefois être nuancée par les experts qui rappellent qu’il s’agit là d’une décision rendue en vertu des principes UDRP, adaptés aux litiges entre réservataires et titulaires de marques, tandis que la solution eut pu être différente sous l’empire du droit suisse et en matière de concurrence déloyale.

La « morale » de cette décision n’est pas nouvelle, la procédure UDRP n’est pas adaptée à tous les litiges impliquant des noms de domaine et ne doit pas être systématiquement préférée aux actions judiciaires, quand bien même elle présenterait l’avantage d’être plus rapide et moins coûteuse.

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Comment élaborer une stratégie de compliance fiable et flexible pour les professionnels de la propriété intellectuelle ?

Written by Dreyfus13/04/2021

À l’ère du digital, la mise en place d'une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle. À l’ère du digital, la mise en place d’une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle.

D’emblée, il semble important de rappeler que la compliance regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables.

De la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur les dispositifs de lutte contre la corruption à la mise en application du  règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 en passant par le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre ou encore la prévention du risque cyber (décret d’application du 25 mai 2018 de la directive NIS), un impact opérationnel indéniable sur les entreprises et leurs dirigeants dans le secteur de la propriété intellectuelle peut être observé.

Dans le même sens, les enjeux et les risques de la propriété intellectuelle se sont démultipliés dans le monde virtuel. Les noms de domaine ainsi que les réseaux sociaux sont susceptibles d’être les cibles d’une multiplicité d’atteintes.

Les enjeux incontournables de la compliance en matière de propriété intellectuelle (I) conduisent à s’interroger à la fois sur le rôle du « compliance officer » dans ce cadre (II) mais également sur les conséquences pratiques de la compliance dans l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle (III).

Les enjeux de la compliance en matière de propriété intellectuelle

L’environnement ainsi que les décisions juridiques concernent le développement à long terme de l’entreprise et justifient que soit instaurée une véritable ingénierie juridique au sein des entreprises dont la propriété intellectuelle est déterminante. C’est l’enjeu majeur de la compliance qui est à la fois un cadre de pensée et une méthode de résolution de problèmes, comprenant un grand nombre d’outils et de composants orientés par la stratégie des entreprises.

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. La réglementation est particulièrement exigeante en matière de protection des données personnelles et de protection des consommateurs.

Dans le champ de la propriété intellectuelle, les noms de domaine sont des actifs clés à prendre en compte lors de l’analyse des risques et de la mise en place d’un plan de compliance. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne sont susceptibles d’engendrer une perte de chiffres d’affaires, de mettre en danger les consommateurs, et le cas échéant, d’engager la responsabilité civile et pénale des dirigeants pour défaillance ou non-respect des lois et règlements en vigueur. En outre, ce type de fraudes nuisent à la réputation de la société et de ses dirigeants, et peuvent potentiellement impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle.

Il est donc nécessaire de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et ainsi protéger l’entreprise.

Les conséquences pratiques de la compliance dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et du numérique

La compliance a un impact immédiat sur tous les aspects de la propriété intellectuelle. Aussi, lorsque la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises et les professionnels de la propriété intellectuelle, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?

Au-delà de son acception juridique de conformité aux exigences voulues par les lois, les règlements, les Codes, les directives, la compliance ambitionne de protéger l’entreprise et les professionnels de la propriété intellectuelle contre tout non-respect des normes internes et externes et de ses valeurs. Elle a pour objectif d’éviter les conséquences défavorables pour l’entreprise et ses dirigeants. Elle s’inscrit finalement dans une volonté de croissance pérenne de l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle tant en France qu’à l’international.

 

Pour répondre à ces exigences, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Tout d’abord, il est essentiel de commencer par identifier les risques au moyen d’audits pertinents. Ensuite, il est important de bien évaluer et cartographier ces risques. La politique de gestion des risques sera définie en conséquence.

En particulier, une politique de gestion des risques liés à la propriété intellectuelle nécessite de mettre en place un système de surveillance quasi-systématique des marques parmi les noms de domaine.

 

Le rôle du « compliance officer »

Le compliance officer doit prémunir l’entreprise de tout risque de non-conformité, et donc s’assurer que l’organisation adopte une bonne conduite dans la pratique des affaires, respecte les règles de déontologie et enfin, soit conforme aux différentes législations, aux règlementations, ou encore aux directives européennes. Il se doit donc de s’inscrire dans une démarche proactive, d’organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de la règlementation.

De même, il est important d’anticiper les risques : une fois ceux-ci définis et encadrés, la mission du compliance officer étant de protéger le groupe et sa réputation, il devra analyser les règles et les normes selon le contexte, l’activité, et le secteur de l’entreprise.

Selon une étude  Qui sont les professionnels de la compliance ? » publiée le 27 mars 2019 et réalisée par le cabinet Fed Legal, 92% des compliance officers ont un cursus de juriste. Ce sont des professionnels opérationnels qui possèdent une vision stratégique ainsi qu’une multiplicité de soft skills, notamment une capacité à persuader ou encore une appétence pour la pédagogie. Par ailleurs, 60% des compliance officers sont rattachés aux services juridiques dans lesquels les recrutements sont nombreux, autant dans les grandes que dans les plus petites entreprises.

Lorsqu’une entreprise est mise en cause, les conséquences sont tout à la fois financières, commerciales et humaines : la société en question va forcément pâtir de la réputation qui lui est faite. Le compliance officer veille ainsi à préserver son entreprise des risques financiers, juridiques et de réputation qu’encourt l’organisation dans le cas où elle ne respecte pas les lois, la règlementation, des conventions, ou tout simplement une certaine éthique ou déontologie.

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Pourquoi la renommée actuelle de la marque ne suffit – elle plus à prouver l’enregistrement de mauvaise foi d’un nom ancien ?

Written by Dreyfus23/03/2021

enregistrement noms de domaineSource : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 24 nov. 2020, aff. DRO2020-0007, NAOS c/ Bioderm Medical Center

 

La marque Bioderma est dotée d’une renommée mondiale mais cette renommée était-elle déjà établie en Roumanie au début des années 2000 ? Le Centre Médical Bioderm, clinique exerçant son activité en Roumanie, répond non à la question.

NAOS, titulaire de la marque Bioderma, a détecté l’enregistrement par le Centre Médical Bioderm d’un nom de domaine reprenant sa marque à l’identique, à savoir <bioderma.ro> ; nom toutefois ancien puisque réservé le 24 février 2005.

Le 4 septembre 2020, NAOS a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom de domaine. Cette plainte s’appuie sur une marque internationale Bioderma, protégée depuis 1997 en Roumanie.
Cependant, la défenderesse affirme avoir utilisé Bioderma comme nom commercial pendant plusieurs années, d’où l’enregistrement du nom <bioderma.ro> et le changement de dénomination sociale par la suite.

L’expert en charge du litige se montre particulièrement rigoureux dans l’appréciation de l’intérêt légitime et des droits de la défenderesse.
Il considère que même si cette dernière a produit un extrait Kbis démontrant que son nom commercial, en 2003, était bien Bioderma, celui-ci est insuffisant pour prouver un intérêt légitime ou des droits sur le nom de domaine. La défenderesse aurait dû apporter des preuves démontrant qu’elle était connue sous le nom Bioderma.
L’expert relève en outre que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page web inactive et en conclut l’absence d’usage bona fide du nom en lien avec une offre de produits et services et l’absence d’usage légitime non commercial du nom.

En revanche, c’est sur le terrain de la mauvaise foi que l’expert donne finalement raison au Centre Médical Bioderm.
Ce dernier constate que l’enregistrement international de la marque Bioderma de la requérante est bien antérieur de plusieurs années au nom de domaine litigieux et que cette marque est actuellement renommée. Cependant, les preuves apportées par la requérante sont jugées insuffisantes pour démontrer la connaissance possible ou réelle de cette marque par la défenderesse au moment de l’enregistrement du nom de domaine contesté, en 2005.
En effet, bien que la marque antérieure ait été établie dans les années 70 en France et qu’elle ait été enregistrée pour la première fois en Roumanie en 1997, la première filiale de la requérante, établie en Italie, a été ouverte en 2001 : véritable point de départ de l’internationalisation de la marque.
Or, la défenderesse a été constituée en 2003 et a exercé son activité sous le nom commercial Bioderma jusqu’en 2008.

Dès lors il n’est pas possible d’établir qu’elle avait ciblé la requérante ou sa marque pour induire en erreur ou semer la confusion chez les internautes. De surcroît, la défenderesse n’a pas dissimulé son identité et a répondu à la plainte, ce qui abonde dans le sens de la bonne foi.

Cette décision permet de rappeler qu’il est essentiel de se placer au jour de l’enregistrement du nom de domaine pour analyser l’état d’esprit du réservataire. Même si la marque est renommée au jour de la plainte et que le nom la reproduit à l’identique, le plongeon dans le passé est inévitable : il convient de déterminer si le défendeur avait connaissance des droits ou de la renommée de la marque dans le pays.

Dans la présente affaire, l’expert a notamment pris en compte le fait que la défenderesse utilisait le nom commercial « Bioderma » en 2005. Il est donc essentiel de se renseigner sur le réservataire et sur sa situation à l’époque de la réservation du nom de domaine, ici particulièrement ancien. Pour ce faire, le recours à un conseil en propriété industrielle, spécialiste des questions afférentes à l’UDRP, est fortement recommandé.

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Pourquoi la promotion de la marque sur laquelle se fonde la plainte est-elle nécessaire ?

Written by Dreyfus25/11/2020

(OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 juillet 2020, Affaire D2020-1383, Natixis Intertitres c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Fredrik Lindgrent)

Être titulaire d’une marque identique au nom de domaine contre lequel on agit est un bel atout dans le cadre d’une procédure UDRP. Mais encore faut-il en démontrer la connaissance par le défendeur. Entreprise difficile lorsque la marque en question n’est pas mise en valeur.

Natixis, dont la renommée est internationale, détient une filiale, Natixis Intertitres, titulaire de marques sur le signe « INTERTITRES ». Cette filiale a déposé une plainte UDRP en vue d’obtenir le transfert du nom <intertitres.com>, réservé par un tiers sans autorisation.

Dans le cadre de la procédure, l’anonymat du réservataire a été levé, pour révéler un titulaire en Suède.

Le requérant estime que le nom a été enregistré en référence à sa marque et non pour la définition générique du terme « intertitres » car, en langue française, le terme est généralement employé au singulier et est défini sous cette forme dans les dictionnaires. En outre, le requérant trouve « suspicieux » le paramétrage de serveurs de messagerie sur un nom de domaine qui ne renvoie vers aucun site. Ainsi, d’après Natixis Intertitres, l’objectif du défendeur serait de tirer parti de la réputation du requérant et de sa marque.

Le défendeur n’a pas formellement répondu à la plainte mais a précisé avoir réservé le nom de domaine afin de créer un site en rapport avec la littérature.

L’expert en charge de ce litige reconnaît le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine postérieur, tout comme l’absence de preuve d’intérêt légitime par le défendeur, celui-ci n’ayant pas véritablement expliqué le choix de ce nom de domaine.

En revanche, l’expert est plus mitigé sur la question de mauvaise foi. Il avance notamment deux points importants.

En premier lieu, rien ne démontre que le réservataire, basé en Suède, avait connaissance de la marque « INTERTITRES ». Natixis est certes connue à l’échelle internationale, mais ce n’est pas le cas de sa marque « INTERTITRES » qui désigne des chèques déjeuners, principalement disponibles en France. Ces chèques déjeuners sont plutôt commercialisés sous les noms « CHEQUE DE TABLE » ou « APETIZ ». Dès lors, il est improbable que le défendeur ait eu connaissance de cette marque.

En second lieu, « INTERTITRES » est surtout un terme générique. Le fait que les définitions fournies dans les dictionnaires soient au singulier ne signifie pas que le terme n’existe pas dans sa forme plurielle.

La plainte est donc rejetée.

Il est essentiel, pour les titulaires de droits, d’être attentif au champ de rayonnement de leur marque. La marque est-elle suffisamment connue dans le pays du réservataire pour que l’on puisse raisonnablement penser qu’il l’avait à l’esprit lors de la réservation du nom ? Cette question doit faire l’objet d’une étude minutieuse, d’autant plus quand la marque a également une signification dans le langage courant et que le nom de domaine en cause n’est pas exploitée pour une activité proche de celle de la marque. A cet égard, l’expert a justement rappelé qu’utiliser un nom principalement afin de disposer d’une messagerie n’est pas prohibé.

 

 

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L’action en déchéance de marque est-elle désormais possible devant l’INPI ?

Written by Dreyfus28/07/2020

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.

Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.

Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.

 

Sur quels fondements agir en déchéance ?

 

Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :

  • Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
  • Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
  • Marque devenue trompeuse

 

Comment se déroule la procédure en déchéance ?

 

Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.

Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.

A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.

La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.

L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

 

 

Qui peut présenter une action en déchéance ?

 

Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.

La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.

Quid de la preuve d’usage de la marque

Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.

 

Conséquence de la décision de l’INPI

La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Conclusion

La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.

 

 

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– Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

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Vente d’extensions de noms de domaines : .cars, .car et .auto aux enchères

Written by Dreyfus23/07/2020

Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.

Après un partenariat de cinq ans, et plus de 11 millions de dollars amassés, XYZ, société qui propose de nouvelles options de noms de domaine, et Uniregistry, à la fois bureau d’enregistrement et registre de noms de domaines, ont conjointement décidé de se séparer de cet investissement.

L’enchère sera menée par Innovative Auctions, société indépendante de conseil en vente aux enchères, et l’ensemble des actifs mis aux enchères comprendra les extensions en question, ainsi que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, marques, comptes sur les réseaux sociaux et noms de domaines de très grande valeur tels que <electric.car> et <rental.car>, actuellement réservés par Uniregistry.

 

Il convient de noter qu’il s’agit de la première vente aux enchères de gTLD à laquelle tout le monde peut participer. Les parties intéressées peuvent contacter cars@innovativeauctions.com pour plus d’informations

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