Procédure UDRP : impossibilité pour un propriétaire de marque de demander le transfert d’un nom de domaine après sa vente.
Written by Dreyfus08/04/2020 Lire la veille ici.
Written by Dreyfus08/04/2020 Written by Dreyfus08/04/2020 Lire la veille ici.
Written by Dreyfus07/04/2020 
La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.
Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.
Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.
Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.
La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.
Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.
Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.
La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.
La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :
– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;
– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.
Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.
Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.
Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.
Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.
Written by Dreyfus09/09/2019 
OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 11 mars 2019, No. D2019-0035, Pharnext contre Wang Bo, Xiang Rong (Shanghai) Sheng Wu Ke Ji You Xian Gong Si.
A de nombreuses occasions, nous avons remarqué que même les demandeurs représentés dans les procédures UDRP auraient pu être mieux informés de la nature et de l’étendue des droits sur lesquels le défendeur pouvait se fonder. Une recherche approfondie est un prérequis essentiel au dépôt d’une plainte, faute de quoi le succès de la plainte est compromis.
Le 7 janvier 2019, la société française Pharnext, ayant pour activité principale l’industrie pharmaceutique, a déposé une plainte UDRP demandant le transfert du nom de domaine <pharnext.com>, enregistré par une société chinoise.
La demanderesse a soutenu qu’elle détenait des droits sur la marque PHARNEXT, dès lors qu’elle était propriétaire du logo PHARNEXT, protégé par une marque internationale depuis 2013 et utilisé sur son site www.pharnext.com.
La demanderesse soutient que le défendeur devait avoir connaissance de la marque PHARNEXT lorsqu’il a enregistré le nom de domaine, dès lors qu’en mai 2017, son partenariat avec une des sociétés pharmaceutiques les plus connues de Chine, Tasly, avait été annoncé. La demanderesse a également déclaré qu’il n’y avait pas de justification plausible à l’enregistrement de ce nom de domaine par le défendeur. Elle a également prétendu avoir réalisé des perquisitions n’ayant rapporté aucune preuve que le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime à l’égard de ce nom.
Cependant, le défendeur Xian Rong (Shanghai), a d’une part prouvé qu’il bénéficiait d’une licence sur la marque PHARNEXT pour des services financiers, et d’autre part, a précisé qu’il l’utilisait depuis décembre 2017. Bien que la propriété d’une marque ne confère pas automatiquement un intérêt légitime ou des droits au défendeur, c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve à l’occasion de la plainte.
En l’espèce, l’experte était « convaincue que la marque PHARNEXT avait été enregistrée de bonne foi ». Elle a en outre relevé que le nom de domaine était utilisé, avant le dépôt de la plainte, en lien avec une véritable offre de produits et services. Ainsi, bien que le nom de domaine soit similaire à la marque de la demanderesse crée un risque de confusion, la plainte n’a pas été acceptée.
L’experte a souligné que « ses conclusions sont faites dans la limites de la plainte UDRP ; toute question ne relevant pas du champ d’application de la politique UDRP peut être traitée par les parties devant une juridiction compétente ». Simplement, la demanderesse n’a pas prouvé que le nom de domaine litigieux avait été enregistré and utilisé de bonne foi.
Cette décision reflète une fois de plus qu’il est essentiel d’effectuer des recherches préliminaires sur tous les aspects de la plainte ; y compris sur le défendeur et sur le signe à l’origine duquel la nom de domaine contesté a été obtenu. Par exemple, la recherche du signe PHARNEXT sur les bases de données chinoises auraient permis à la demanderesse de connaître l’existence de la marque verbale PHARNEXT. Cela l’aurait alertée quant à une potentielle faiblesse et lui aurait permis d’envisager une stratégie différente. Il apparaît essentiel d’envisager tous les moyens de défense possibles qu’un défendeur pourrait invoquer afin de se préparer à les contredire.
Written by Dreyfus04/09/2019 
Le géant asiatique – jusqu’alors invisible – est devenu l’un des pays où la plupart des demandes de brevets et de marques sont déposées. Sans surprise, des entreprises du monde entier veulent être présentes en Chine. Toutefois, plusieurs facteurs doivent être pris en compte au moment de l’établissement de ces sociétés, tels que les particularités que doivent présenter leur nom.
L’une des premières étapes pour les entreprises étrangères est de décider d’un nom approprié pour le marché chinois. Les principaux textes législatifs régissant cette question sont le Règlement sur l’enregistrement et la gestion des dénominations sociales et les mesures d’application relatives à l’enregistrement et à l’administration des dénominations sociales, qui précisent comment le nom des sociétés chinoises devrait être structuré et quelles informations doivent être incluses.
En Chine, les noms d’entreprises doivent être composés, conformément à la réglementation susmentionnée, dans un format spécifique, qui est le suivant : i) Division administrative, ii) Nom commercial, iii) Industrie et iv) Forme organisationnelle, sauf exception prévue par la loi.
D’autres règlementations limitent le contenu des noms, interdisant l’utilisation de contenus susceptibles d’induire les consommateurs en erreur ou de compromettre la libre concurrence, de porter atteinte ou de contredire l’unité nationale, la politique, l’éthique sociale, la culture ou la religion. Les caractères spéciaux, tels que les chiffres arabes, les symboles ou alphabets étrangers, ne sont pas autorisés, et certains mots tels que « Chine », « chinois », « national », « État » ou « international » ne peuvent être utilisés qu’en de rares occasions.
Si certaines conditions sont remplies, une société peut utiliser une dénomination sociale sans inclure la division administrative. Ces conditions comprennent, entre autres, l’approbation par le Conseil d’État ou que la valeur du capital social soit supérieur à 50 millions de yuans. Si tel est le cas, l’autorisation peut être accordée par l’Administration d’Etat pour la régulation du marché.
Par conséquent, il semble clair que la caractéristique la plus importante dans le choix d’un nom d’entreprise en Chine est le nom commercial. Au vu du schéma établi précédemment, certains noms d’entreprises similaires pourraient coexister, sans pour autant poser de problème, à moins que la même marque n’ait déjà été enregistrée auparavant. Dans un tel cas, une contestation du nom commercial pourrait être tentée par le propriétaire de la marque.
L’affaire JINGKE illustre les conflits qui peuvent survenir entre les noms commerciaux et les marques de commerce. Le 29 novembre 2010, la société Shanghai Precision & Scientific Instrument Co, Ltd. (PI) a intenté une action contre les sociétés Shanghai Jingxue Scientific Instrument Co, Ltd. (Jingxue) et Chengdu Kexi Complete Sets of Instruments Co, Ltd. (Kexi) devant le Tribunal populaire de Shanghai Pudong. Elle reprochait aux défendeurs d’avoir enregistré et utilisé sa dénomination sociale sous la forme abrégée « 精科 » (JINGKE en chinois).
Celle-ci étant une marque de renommée, bien connue dans l’industrie, son usage par les défendeurs était alors constitutive de faits de concurrence déloyale causant de graves préjudices aux intérêts légitimes du demandeur.
La société demanderesse réclamait alors des interdictions et des mesures compensatoires à l’encontre des défendeurs.
Les défendeurs soutenaient que Kexi était propriétaire de la marque JINGKE, et que son usage était protégé par la loi. En outre, le défendeur a introduit une demande reconventionnelle contre le demandeur pour contrefaçon de la marque SHANGHAI JINGKE en relation avec ses produits et emballages.
Le tribunal conclut qu’avant la demande d’enregistrement de la marque JINGKE, « Shanghai Jingke » et « Jingke » avaient été utilisés en tant que dénomination sociale abrégée. Ils méritaient donc une protection à ce titre ;
Le tribunal a estimé que :
D’une part, le défendeur Kexi dispose de droits sur l’enregistrement de la marque ; et d’autre part, que le défendeur Jingxue a utilisé la marque JINGKE avec la permission du défendeur Kexi. Dès lors, ces deux usages constituent toutes deux une violation de la dénomination sociale du demandeur et les défendeurs sont donc coupables de faits de concurrence déloyale.
Le tribunal a ainsi condamné les défendeurs pour concurrence déloyale et a accordé des dommages-intérêts.
Les défendeurs ont fait appel devant le Tribunal populaire intermédiaire no 1 de Shanghai. La Cour d’appel a estimé que les dénominations sociales abrégées peuvent être considérées comme des dénominations sociales, dès lors qu’elles ont acquis une certaine notoriété sur le marché, sont devenues connues des secteurs pertinents et ont été utilisées comme dénominations sociales.
Lorsque, par la suite, des tiers utilisent des dénominations sociales abrégées ayant acquises une telle renommée, sans autorisation, ils sont susceptibles de créer une confusion sur le marché pertinent, comme le prévoit l’Art.5, Cl. 3 de la loi sur la concurrence déloyale régissant la protection des dénominations sociales. Pour cette raison, l’appel a été rejeté et le jugement ci-dessous confirmé.
Un cas plus récent, montrant les conflits susmentionnés, est survenu entre Chengdu Huamei et Shanghai Huamei. En 2017, Chengdu Huamei a agi contre Shanghai Huamei, au motif que : (1) Shanghai Huamei avait utilisé le nom commercial « Huamei » sans l’autorisation de Chengdu Huamei, commettant ainsi des actes de concurrence déloyale ; et (2) Shanghai Huamei avait violé les droits de marque de Chengdu Huamei en utilisant fréquemment et de manière visible des expressions telles que « Huamei », « Shanghai Huamei », « Huamei dentaire » et « Huamei plastique » dans ses locaux professionnels.
La décision de première instance, confirmée en appel par la suite, l’a confirmé :
« Le simple fait d’avoir une dénomination sociale identique ne permettrait pas de conclure que Shanghai Huamei a commis des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Par ailleurs, la plupart des utilisations de « Huamei » ou de « Shanghai Huamei » à des fins publicitaires relevaient de l’usage loyal de la marque de Shanghai Huamei. Toutefois, en ce qui concerne l’utilisation des signes contenant « Huamei Dental », « Huamei Plastics » et « Shanghai Huamei » qui étaient similaires aux marques en cause, le tribunal a estimé qu’elle pouvait facilement créer une confusion parmi le public et constituait donc une contrefaçon de marque ».
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Written by Dreyfus23/08/2019 
Le 29 mars 2019, l’EURid, registre gérant les noms de domaine en <.eu>, a annoncé la prolongation de son contrat avec la Commission européenne jusqu’au 12 octobre 2022 en application du règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019.
À partir du 13 octobre 2022, les dispositions de ce dernier seront applicables et abrogeront les règlements (CE) 733/2002 et (CE) 874/2004. Néanmoins, l’article 20 du règlement (UE) 2019/517, relatif aux critères d’éligibilité, sera applicable dès le 19 octobre 2019. Il permettra notamment à toute personne possédant la citoyenneté européenne, quel que soit son lieu de résidence, d’enregistrer un nom de domaine en <.eu>.
Le but de cette nouvelle réglementation est d’adapter les règles régissant le <.eu> à l’expansion du secteur des noms de domaine. À cet égard, le rapport annuel de l’EURid fait état d’une hausse d’enregistrement pour six pays, comme le Portugal, l’Irlande ou la Norvège. Il n’en demeure pas moins que l’incertitude provoquée par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a entraîné la perte de 130 000 noms de domaine en 2018 pour le registre. Cette baisse est due à l’anticipation des titulaires de leur future impossibilité à enregistrer ou renouveler leurs noms de domaine en <.eu>.
Written by Nathalie Dreyfus09/08/2019 Le China Internet Network Information Center (CNNIC), registre des ccTLDs en <.CN> et en <.中国>, a désigné l’OMPI pour la résolution des conflits dans le cadre du règlement des litiges des ccTLD chinois. Les litiges relatifs à ces ccTLD, pourront être déposés auprès de l’OMPI à compter du 1er août 2019.
Le Règlement du <.CN> s’applique UNIQUEMENT aux noms de domaine en <.CN> et en <.中国> qui sont enregistrés depuis moins de trois ans.
Ce Règlement s’applique aux noms de domaine en <.CN> et en <.中国> identiques ou similaires à une marque, mais également à tout “nom” pour lequel le Requérant a des droits civils ou des intérêts particuliers (article 8(a) du Règlement du .CN), alors que les Principes UDRP sont limités à la protection des droits de marque.
Il suffit de prouver la mauvaise foi du défendeur soit quant à l’enregistrement, soit quant à l’usage ultérieur du nom de domaine alors que les Principes UDRP exigent que le requérant prouve la mauvaise foi pour l’enregistrement et pour l’usage.
La compétence en appel, en la matière, est attribuée aux tribunaux de Chine et aux centres d’arbitrage chinois, et toute procédure sera conduite en langue chinoise (sauf volonté contraire des parties ou de l’arbitre).
Cela vient s’ajouter aux plus de 75 autres ccTLDs pour lesquels l’OMPI propose des services de règlement des litiges, aux titulaires de marques.
Written by Dreyfus07/08/2019 
Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès du panel de l’ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet).
Le groupe spécial de l’ACEI est un nouveau Centre de règlement extrajudiciaire des différends qui est rattaché au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC).
Le but principal de l’ACEI est de régler les différends concernant les noms de domaine au moyen d’un mécanisme rapide, dirigé à l’amiable par des arbitres, relativement peu coûteux, et qui répondent aux Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires.
Le processus est initié par une plainte reçue au Centre des plaintes de l’ACEI qui verrouille le nom de domaine contesté. Une copie de la plainte est redirigée au bureau d’enregistrement qui a vingt jours pour y répondre. Si tel est le cas, un groupe d’experts est nommé. Si aucune réponse n’est donnée, le plaignant peut élire un seul expert. Dans les deux cas, le ou les experts rendent leur décision dans les vingt et un jours.
Cette décision est directement mise en œuvre par l’ACEI, qui transfère ou supprime les enregistrements de noms de domaine lorsqu’il y a lieu.
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Written by Dreyfus07/08/2019 Dans un arrêt du 18 juin 2019
, le Tribunal de l’Union européenne est venu appliquer l’article 7, alinea 1, m) du règlement n° 2017/1001 qui interdit l’enregistrement des marques qui consistent « en une dénomination d’une variété végétale antérieure enregistrée » conformément au droit applicable « ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée. »
En l’espèce, la société allemande Kordes a fait une demande d’enregistrement de la marque européenne « KORDES’ ROSE MONIQUE » en classe 31 correspondant à la description suivante : « Roses et rosiers ainsi que produits favorisant la multiplication des roses ». Or, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) s’est opposé à cette demande d’enregistrement au motif que la marque est composée du terme « MONIQUE », correspondant à la dénomination variétale « Monique » enregistrée au registre néerlandais de la protection des obtentions végétales.
Pour s’opposer à cette demande d’enregistrement, l’EUIPO se fonde sur le fait que la dénomination variétale « MONIQUE » est reproduite de manière identique dans la marque demandée, et que ce terme est par ailleurs un élément essentiel de la marque.
La société Kordes a alors déposé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne afin de contester ce refus. A cet égard, la société argumentait que le terme « MONIQUE » ne peut être caractérisé comme un « élément essentiel ». Par ailleurs, la société soutenait que le public percevrait la marque comme faisant référence aux roses de la variété « Monique » commercialisées par la société Kordes.
Le Tribunal juge que le seul élément distinctif et dominant de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE est l’élément « KORDES », placé en première position, lequel constitue l’élément essentiel de cette combinaison verbale. La dénomination variétale « Monique » n’a pas pour but d’identifier l’origine les produits et reste libre d’utilisation. Par conséquent, le Tribunal considère que la dénomination variétale « Monique » ne saurait constituer un « élément essentiel » de la marque.
En conséquence, le Tribunal annule la décision de l’EUIPO refusant l’enregistrement de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE.
Cet arrêt met en lumière les conflits qui peuvent survenir entre marques et variétés végétales.
Dreyfus, expert en matière de droit des marques, vous accompagne dans la gestion de votre portefeuille de marque.
Written by Dreyfus05/08/2019 
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et EURid, le registre qui gère le domaine de premier niveau .eu et .ею (alphabet cyrillique), ont annoncé le 20 mai 2019, dans deux communiqués de presse distincts, avoir lancé un nouveau service de surveillance des noms de domaine en .eu et .ею. (Cf. communiqué de presse de l’EUIPO et communiqué de presse d’EURid).
Selon les deux communiqués, ce nouveau service permettra de lutter contre le cybersquatting et les enregistrements de noms de domaine de mauvaise foi. Depuis le 18 mai 2019, les déposants et les titulaires de marques de l’Union européenne peuvent désormais choisir de recevoir une alerte dès qu’un nom de domaine en .eu ou en .ею, identique à leur demande de marque de l’Union européenne, est enregistré.
Il est expliqué que ce nouveau service est avantageux tant par sa rapidité que par son efficacité. En effet, il permet aux déposants et aux titulaires de marques de l’Union européenne d’être informés de l’enregistrement de ces noms de domaine plus rapidement que s’ils devaient effectuer eux-mêmes cette surveillance. Ils peuvent ainsi agir plus rapidement si nécessaire. En outre, ce service permettra de détecter rapidement les enregistrements multiples de noms de domaine de mauvaise foi.
Enfin, ces deux communiqués de presse précisent que l’EUIPO et EURid collaborent depuis 2016 et qu’ils ont signé une deuxième lettre de collaboration lors de la réunion annuelle de l’International Trademark Association (INTA), qui s’est tenu à Boston du 18 au 22 mai 2019, renforçant ainsi la collaboration entre ces deux entités.
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