Introduction
Le cessionnaire d’un brevet peut demander réparation des actes de contrefaçon commis par un tiers entre la date du transfert et celle de son inscription au Registre national des brevets. Il ne devient toutefois recevable à agir qu’à compter de cette inscription. Si l’action a été introduite auparavant, l’inscription réalisée en cours d’instance peut régulariser le défaut initial de qualité à agir, à condition que la cause d’irrecevabilité ait disparu lorsque le juge statue.
Cette solution, consacrée par la Cour de cassation dans une décision du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999), a été appliquée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt de renvoi du 15 avril 2026 (pourvoi n°24-11672). Elle distingue clairement la date à laquelle le cessionnaire acquiert le brevet de celle à laquelle il peut opposer cette acquisition aux tiers et exercer l’action en contrefaçon.
La cession produit ses effets entre les parties dès le transfert
La cession transfère au cessionnaire la propriété du brevet selon les conditions prévues par l’acte et la loi qui lui est applicable. Le cessionnaire devient donc propriétaire du titre dans ses rapports avec le cédant à la date convenue.
Cette acquisition ne suffit cependant pas à rendre immédiatement le transfert opposable aux tiers. L’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle impose l’inscription au Registre national des brevets de tout acte transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet. Tant que cette publicité n’est pas accomplie, le cessionnaire ne peut pas se prévaloir, contre un tiers, des droits issus de la cession.
Le cessionnaire n’a pas qualité pour agir en contrefaçon avant l’inscription
L’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle réserve en principe l’action en contrefaçon au titulaire du brevet. Or, à l’égard des tiers, le cessionnaire dont le transfert n’a pas encore été inscrit ne peut pas invoquer cette qualité.
La Cour de cassation en déduit que, tant que le transfert n’est pas inscrit, l’ayant cause n’est pas recevable à agir en contrefaçon. Cette règle concerne la recevabilité procédurale de l’action, elle ne remet pas en cause la validité de la cession entre le cédant et le cessionnaire.
L’inscription ultérieure permet-elle de réclamer les actes commis depuis la cession ?
La régularisation peut intervenir pendant le procès
L’article 126 du Code de procédure civile prévoit qu’une fin de non-recevoir doit être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en résulte qu’une action introduite avant l’inscription de la cession n’est pas nécessairement définitivement compromise. Lorsque le transfert est valablement inscrit en cours d’instance, le cessionnaire acquiert la qualité nécessaire pour poursuivre l’action. La régularisation doit néanmoins intervenir suffisamment tôt pour pouvoir être prise en considération par la juridiction.
Le préjudice réparable remonte à la date du transfert
Une fois l’inscription accomplie, le cessionnaire est recevable à obtenir réparation du préjudice causé par les actes commis depuis la date à laquelle le brevet lui a été transféré. Cette période comprend donc les faits intervenus entre :
- la date d’effet de la cession ;
- et la date de son inscription au Registre national des brevets.
L’inscription ne transforme pas rétroactivement le cessionnaire en titulaire opposable aux tiers avant la publicité. Elle lui permet, à compter de sa réalisation, de faire valoir judiciairement les conséquences dommageables des actes commis depuis qu’il est devenu propriétaire du brevet.
Les actes de contrefaçon antérieurs à la cession
Le régime est différent pour les faits commis avant que le cessionnaire n’acquière le brevet. Celui-ci peut demander réparation de ces actes uniquement si l’acte de transfert lui transmet expressément les créances et actions correspondantes.
La clause de cession devrait donc préciser si elle englobe les actions relatives aux faits antérieurs au transfert ; les créances indemnitaires déjà nées ; les procédures en cours ; le droit de conclure une transaction sur ces faits.
À défaut de stipulation suffisamment explicite, le préjudice antérieur à la cession demeure en principe celui du cédant. La Cour de cassation distingue ainsi les actes postérieurs au transfert, automatiquement compris dans le préjudice personnel du nouveau titulaire, et les actes antérieurs, dont la transmission doit être organisée contractuellement.
La portée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 avril 2026
Le litige opposait les sociétés Sony à la société Subsonic, accusée de commercialiser des manettes de jeu reproduisant des fonctionnalités protégées par trois brevets européens relatifs à la PlayStation. Transférés à Sony Interactive Entertainment dans le cadre d’une restructuration, ces brevets n’avaient toutefois été inscrits à son nom au Registre national des brevets que le 28 juin 2018, après l’introduction de l’action en janvier 2017.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a admis la recevabilité du cessionnaire pour les actes commis depuis le transfert, bien que l’inscription soit intervenue après l’introduction de l’instance. Cette décision confirme que le contrefacteur allégué ne peut échapper à toute réparation pour la seule raison que la publicité de la cession a été différée.
La recevabilité ne préjuge toutefois pas du bien-fondé de l’action. Dans l’affaire concernée, les demandes en contrefaçon ont finalement été rejetées faute de preuve suffisante de la reproduction de toutes les caractéristiques revendiquées. L’inscription sécurise la qualité à agir ; elle ne dispense jamais de démontrer matériellement la contrefaçon.
Comment sécuriser une action après une cession de brevet ?
Nous recommandons d’inscrire le transfert sans attendre et d’auditer la chaîne complète de propriété du portefeuille. L’INPI précise notamment que les transmissions successives doivent toutes être régularisées lorsque les précédents propriétaires n’ont pas été inscrits. La demande peut être présentée par le titulaire inscrit, l’autre partie à l’acte ou leur mandataire.
Avant toute saisie-contrefaçon ou assignation, il convient de vérifier :
- la concordance entre l’acte de cession et les brevets concernés ;
- la date d’effet exacte du transfert ;
- l’état des inscriptions au registre des brevets ;
- la transmission des actions et créances antérieures ;
- la qualité des preuves techniques de la contrefaçon ;
- l’identification du préjudice propre à chaque société du groupe.
Conclusion
Le cessionnaire d’un brevet est recevable à agir pour les actes commis entre la cession et son inscription, mais seulement après que le transfert a été inscrit au Registre national des brevets. Une inscription effectuée pendant le procès peut régulariser l’action. Les faits antérieurs à la cession ne sont, en revanche, réparables au profit du cessionnaire que si l’acte lui transmet expressément les droits correspondants.
Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
FAQ
L’inscription produit-elle un effet rétroactif ?
Elle ne rend pas rétroactivement la cession opposable. Elle permet toutefois au cessionnaire, à compter de l’inscription, de réclamer le préjudice causé par les actes commis depuis le transfert.
Le cessionnaire peut-il réclamer les dommages subis par le cédant ?
Uniquement si l’acte de cession prévoit expressément la transmission des actions ou créances relatives aux faits antérieurs au transfert.
L’inscription au RNB suffit-elle à obtenir une condamnation ?
Non. Le demandeur doit encore établir la validité et la portée du brevet, la reproduction des caractéristiques revendiquées, le préjudice subi et le lien de causalité.
Faut-il inscrire toutes les cessions successives ?
Oui. Lorsque plusieurs transferts sont intervenus, la chaîne de propriété doit être régularisée afin que le nouveau titulaire puisse apparaître au registre.
Un licencié peut-il agir en contrefaçon ?
Le licencié exclusif et, sous certaines conditions, le licencié non exclusif peuvent agir selon les modalités de l’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle. Tout licencié peut également intervenir dans l’action du titulaire pour obtenir réparation de son préjudice propre.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.