Nathalie Dreyfus

Introduction

Le monde est de plus en plus interconnecté, et les lois régissant la protection des droits de propriété intellectuelle évoluent pour suivre le rythme. Les lois sur la propriété intellectuelle visent à garantir que les créateurs de ces œuvres soient dûment reconnus et rémunérés pour leurs efforts. Les lois internationales sur la propriété intellectuelle visent à protéger les droits des créateurs et des inventeurs du monde entier.

Les principaux traités internationaux

Le droit international de la propriété intellectuelle le plus largement reconnu est la Convention de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ce traité, signé par 169 pays en 1967 et mis à jour en 1996, définit les droits des inventeurs, des auteurs et des autres créateurs d’œuvres intellectuelles. L’OMPI est l’organisme international qui administre la Convention, qui énonce les principes et règles fondamentaux du droit international de la propriété intellectuelle. Elle fournit également un cadre pour la coopération internationale en matière de propriété intellectuelle et visent à harmoniser les différents droits nationaux de la propriété intellectuelle.

La Convention de l’OMPI est complétée par d’autres traités, tels que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883), la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886) et la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961). Ces traités visent à protéger les droits de propriété intellectuelle sur différents types d’œuvres, telles que les œuvres artistiques, les dessins et modèles et les enregistrements sonores.

En savoir plus sur la convention de Paris ou sur le site de l’OMPI.

Un instrument clé pour la protection des brevets est également le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (1970). Administré par l’OMPI, le PCT permet à un inventeur, au moyen d’un dépôt unique, de protéger un brevet dans plusieurs pays à la fois, simplifiant ainsi considérablement les procédures et réduisant les coûts.

L’Accord ADPIC et la propriété intellectuelle liée au commerce

L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est un autre instrument juridique international important en matière de propriété intellectuelle. Élaboré par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), cet accord définit les normes minimales de protection de la propriété intellectuelle que doivent respecter les pays membres de l’OMC. Il impose aux pays d’assurer certains niveaux de protection pour les brevets, les droits d’auteur, les marques et autres formes de propriété intellectuelle.

La dimension régionale et nationale

Outre ces conventions internationales sur la propriété intellectuelle, il existe également des accords régionaux qui protègent les droits de propriété intellectuelle. L’Union européenne, par exemple, dispose de son propre corpus législatif protégeant les droits de propriété intellectuelle. La directive de l’Union européenne relative aux droits de propriété intellectuelle (Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004) vise à harmoniser les règles régissant la protection de la propriété intellectuelle au sein de l’UE.

Conclusion

En résumé, un ensemble de normes internationales, régionales et nationales encadre la protection des droits des auteurs, inventeurs et autres créateurs d’œuvres intellectuelles. Ces dispositifs juridiques ont pour objectif de garantir la reconnaissance effective de leurs droits et d’assurer une rémunération équitable en contrepartie de leurs créations.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle et Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce que l’OMPI et quel est son rôle ?

L’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) est une agence des Nations Unies chargée de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde. Elle administre plusieurs traités internationaux, dont la Convention de Paris et la Convention de Berne.

2.Quelle est la différence entre la Convention de Berne (1886) et la Convention de Paris (1883) ?

La Convention de Berne protège les œuvres littéraires et artistiques (droits d’auteur), tandis que la Convention de Paris protège les brevets et les marques.

3.Les règles de propriété intellectuelle sont-elles harmonisées à l’échelle mondiale ?

Pas exactement. Il existe des traités internationaux pour harmoniser les règles, mais chaque pays a sa propre législation nationale. L’Accord ADPIC impose des standards minimaux aux pays membres de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce).

4.Où trouver les différents textes de lois et traités internationaux en matière de propriété intellectuelle ?

Les textes officiels sont disponibles sur le site de l’OMPI.

Pour l’ADPIC, l’Accord est disponible sur le site de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Introduction

Les marques sont un actif de propriété intellectuelle essentiel pour les entreprises de toutes tailles. Elles permettent de différencier vos produits et services de ceux des entreprises concurrentes et vous fournissent une protection juridique vous permettant de défendre vos signes ou logos protégés. Si vous envisagez de déposer une marque bénéficiant d’une protection dans l’ensemble de l’Union européenne (UE), cet article vous explique brièvement les différentes étapes à suivre.

Etape 1 : La recherche d’antériorités

La première étape consiste à vérifier la disponibilité de la marque que vous souhaitez déposer. Avant tout dépôt, il est essentiel de réaliser une  recherche d’antériorités  afin de s’assurer que le nom ou le logo que vous souhaitez protéger n’est pas déjà enregistré par un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires. Cette démarche vise à prévenir tout risque de conflit juridique ultérieur.

Dans un premier temps, l’outil de recherche de marques de l’EUIPO constitue un bon point de départ afin d’obtenir une première indication sur l’existence d’éventuelles antériorités identiques, aussi bien parmi les marques de l’Union Européenne que les marques nationales des différents Etats membres de l’UE. Pour un projet de marque de l’Union européenne, il est en général indispensable d’effectuer une recherche plus approfondie. Celle-ci peut être menée avec l’assistance d’un conseil en propriété intellectuelle, qui dispose d’outils spécialisés et de l’expertise nécessaires pour identifier non seulement les marques identiques, mais aussi les marques similaires qui échappent aux recherches basiques à l’identique dans les bases de données.

Si aucune antériorité bloquante n’est décelée, vous pouvez alors passer sereinement à l’étape suivante du processus de dépôt.

Etape 2 : Le dépôt de la marque

La deuxième étape consiste à remplir un formulaire de dépôt de la marque.  Ce formulaire doit inclure plusieurs informations : le nom de la marque et/ou le logo, le nom de l’entreprise qui sera titulaire de la marque, ses coordonnées, et le libellé des produits et services désignés.  L’étape de la rédaction du libellé des produits et services désignés doit être fait accompagné d’un conseil. Une fois le formulaire rempli et soumis, vous devez payer une taxe dite de « dépôt » .

Etape 3 : L’examen du dépôt

La troisième étape n’est plus de votre ressort. Une fois la demande de marque est soumise à l’EUIPO et elle fera l’objet d’un examen rapide des conditions de fond et de forme que doivent respecter toute demande de marque, dont notamment :

• Les produits et/ou services pour lesquels votre marque est déposée sont-ils insérés dans les bonnes classes de produits et services ?
• Les formalités de dépôt ont-elles été correctement renseignées ?
• La taxe a-t-elle été payée ?

Attention : l’EUIPO n’effectue pas de vérification préalable de la disponibilité de votre marque au regard des marques déjà enregistrées dans l’Union européenne. En revanche, elle informe les titulaires de droits antérieurs lorsqu’un dépôt de marque présente des similitudes avec leurs droits.

Après cet examen, l’EUIPO viendra publier votre demande de marque au Bulletin Officiel de l’Union européenne. Cela permet d’informer les tiers du dépôt de votre marque.

A compter de la publication, les tiers disposent d’un délai de 3 mois pour faire opposition à l’enregistrement de la marque, s’ils jugent que celle-ci contrevient à leurs propres droits.

Etape 4 : L’enregistrement de la marque

A l’issue du processus d’examen, la marque est acceptée ou refusée à l’enregistrement. En cas d’acceptation, vous recevrez un certificat d’enregistrement digital. Ce certificat vous fournira la preuve de la protection juridique conférée à votre marque dans l’UE.

Enfin, il convient de garder en tête que la marque de l’UE est protégée pour 10 ans et renouvelable indéfiniment à l’issue de cette première période de protection. Une taxe de renouvellement doit être acquittée pour renouveler la protection de la marque pour une nouvelle période de 10 ans.

Conclusion

Afin d’enregistrer une marque dans l’UE et d’en maintenir la protection, chacune de ces étapes doit être respectée. La recherche d’antériorités constitue un préalable incontournable en ce qu’elle permet de s’assurer du mieux possible qu’aucune opposition ne sera formée suite au dépôt de votre marque.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en mesure de vous accompagner à chaque étape du dépôt de votre marque, depuis la recherche d’antériorités jusqu’à son enregistrement officiel, afin de sécuriser efficacement vos droits.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Qu’est-ce qu’une marque de l’Union européenne et quels sont ses avantages ?
Une marque de l’Union européenne (MUE) est un titre unique délivré par l’EUIPO qui confère une protection uniforme dans l’ensemble des 27 États membres. Elle simplifie et centralise le dépôt, la gestion et la défense de vos droits dans l’UE.

2. Combien coûte le dépôt d’une marque de l’Union européenne ?
Le montant des taxes officielles démarre à 850 € pour une classe de produits ou services. Des frais supplémentaires s’appliquent pour chaque classe additionnelle. Les honoraires de conseil viennent en sus.

3. Est-il préférable de déposer une marque nationale ou une marque de l’Union européenne ?

Cela dépend de vos objectifs et de votre zone d’activité. Le dépôt d’une marque nationale convient souvent aux entreprises qui débutent et qui ciblent uniquement le marché français. En revanche, opter dès le départ pour une marque de l’Union européenne présente l’avantage d’offrir une protection unique dans 27 États membres et d’anticiper l’expansion future du projet vers d’autres pays, même si, dans un premier temps, l’activité reste centrée sur la France.

4. Une recherche d’antériorités est-elle obligatoire avant de déposer une marque ?
Elle n’est pas légalement obligatoire mais elle est fortement recommandée pour identifier les marques identiques ou similaires déjà enregistrées et réduire les risques d’opposition.

5. Que se passe-t-il si j’oublie de renouveler ma marque ?

Pas de panique : si vous oubliez de renouveler votre marque à l’échéance des 10 ans, la loi prévoit un délai de grâce de 6 mois à compter de la date d’expiration. Durant cette période, vous pouvez encore procéder au renouvellement et préserver vos droits, mais une taxe supplémentaire sera exigée en plus des frais habituels. Passé ce délai, la marque tombe dans le domaine public et doit être redéposée pour retrouver une protection.

Introduction : La rupture juridique après le Brexit

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) a profondément modifié le paysage juridique, notamment en matière de propriété intellectuelle. Avant le 31 décembre 2020, les droits de propriété intellectuelle, comme les marques et dessins et modèles, bénéficiaient d’une protection uniforme au sein de l’Union européenne, y compris au Royaume-Uni. Cependant, depuis la fin de la période de transition, la séparation des systèmes juridiques a nécessité une gestion distincte des droits de propriété intellectuelle pour le Royaume-Uni et l’UE.

Cet article explore les conséquences du Brexit sur les droits de propriété intellectuelle, en particulier pour les marques et dessins et modèles, et propose des solutions pour garantir leur protection dans ce nouvel environnement juridique.

Les marques après le Brexit : Ce qui a changé

2.1 Conversion automatique des marques de l’UE en droits britanniques

Avant le Brexit, une marque enregistrée auprès de l’EUIPO protégeait les droits dans l’ensemble des États membres de l’UE, y compris le Royaume-Uni. Depuis le 1er janvier 2021, les marques de l’UE (EUTM) ne couvrent plus le Royaume-Uni. Pour éviter que les titulaires de droits ne perdent la protection de leurs marques au Royaume-Uni, l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) a automatiquement converti les marques de l’UE en marques britanniques comparables. Ces marques « clonées » ont les mêmes dates de dépôt et de priorité que celles de l’UE, mais sont désormais régies par la législation britannique.

2.2 Les réformes législatives européennes après le Brexit

Après le Brexit, l’Union européenne a continué de renforcer son cadre juridique pour la protection des marques. Le règlement (UE) 2017/1001 relatif à la marque de l’Union européenne a été révisé pour répondre aux nouveaux défis, notamment dans le domaine de la cybersécurité et de la lutte contre la contrefaçon. L’EUIPO a mis en place de nouveaux outils pour faciliter la surveillance des violations en ligne et simplifier les procédures de contestation. Ces réformes sont spécifiques à l’Union européenne et ne concernent pas directement les marques au Royaume-Uni, mais elles contribuent à renforcer la protection des marques européennes post-Brexit.

2.3 Les réformes législatives britanniques post-Brexit

Le Royaume-Uni a mis en place une législation distincte pour la gestion des marques après le Brexit. L’UKIPO a renforcé ses règles pour garantir que les marques au Royaume-Uni bénéficient toujours de la même protection qu’auparavant, tout en veillant à respecter les normes internationales. Le Royaume-Uni a également adapté ses mécanismes de lutte contre la contrefaçon et les violations des droits de PI, tout en étant désormais indépendant de l’UE. Cette législation vise à renforcer la protection des droits au Royaume-Uni et à répondre aux défis mondiaux de la contrefaçon.

2.4 Marques européennes en cours d’enregistrement au 31 décembre 2020

Les demandes de marques de l’Union européenne en cours au 31 décembre 2020 bénéficient d’un droit prioritaire pour soumettre la même demande auprès de l’UKIPO dans un délai de neuf mois après la fin de la période de transition. Cette procédure permet aux titulaires de maintenir leur protection au Royaume-Uni avec la même date de dépôt et les mêmes produits et services que ceux de l’EUTM correspondante.

Les dessins et modèles après le Brexit : Les nouvelles règles au Royaume-Uni

3.1 Conversion automatique des dessins et modèles communautaires

• Les dessins et modèles communautaires enregistrés avant le Brexit ont été automatiquement convertis en droits britanniques.
• Cette conversion s’est faite sans frais supplémentaires pour les titulaires.
• Les dates de priorité, d’enregistrement et de renouvellement des droits britanniques clonés sont identiques à celles des droits communautaires, assurant une continuité de protection au Royaume-Uni.

Les démarches à suivre pour garantir la protection des droits au Royaume-Uni après le Brexit

4.1 Vérification des enregistrements existants et enregistrement séparé

Après le Brexit, il est essentiel de s’assurer que les droits de propriété intellectuelle ont bien été convertis en droits britanniques. Les titulaires doivent vérifier que leurs marques et dessins et modèles ont bien été clonés au Royaume-Uni. Pour les nouvelles créations, il est impératif de procéder à un enregistrement distinct auprès de l’UKIPO pour garantir une protection continue au Royaume-Uni.

4.2 Surveillance de l’usage des droits : La preuve de l’usage sérieux

Une fois les droits enregistrés au Royaume-Uni et dans l’UE, il est crucial de suivre l’usage de ces droits dans chaque juridiction. L’usage de la marque ou du dessin dans l’UE ne justifie plus l’usage au Royaume-Uni, et inversement. Pour éviter la déchéance de vos droits pour non-usage, vous devez pouvoir démontrer un usage sérieux dans chaque territoire. Cette démarche est essentielle pour maintenir la validité de vos marques et dessins et modèles dans les deux juridictions.

4.3 Défense des droits de propriété intellectuelle

Le Royaume-Uni dispose d’un système judiciaire efficace pour gérer les litiges en matière de propriété intellectuelle. En cas de contrefaçon, les titulaires peuvent envoyer une lettre de mise en demeure pour exiger l’arrêt de l’infraction. Si la situation persiste, ils peuvent saisir les tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle, tels que l’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC), ou la Patents Court pour les litiges complexes.

Conclusion : Protéger ses droits après le Brexit

Le Brexit a séparé les systèmes de protection des droits de propriété intellectuelle entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Les titulaires de droits doivent désormais gérer séparément leurs enregistrements de marques et de dessins et modèles dans les deux territoires. La clé pour maintenir une protection continue réside dans l’enregistrement distinct, la surveillance de l’usage des droits et la gestion proactive des litiges. Le cadre législatif a évolué pour permettre une gestion des droits efficace, tant au Royaume-Uni qu’en Europe.

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne les entreprises dans la protection de leurs marques ainsi que de leurs dessins et modèles face aux enjeux juridiques liés au Brexit et à la gestion distincte des droits entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Ma marque de l’UE me protège-t-elle toujours au Royaume-Uni après le Brexit ?
Non, depuis le 1er janvier 2021, les marques de l’UE ne couvrent plus le Royaume-Uni. Cependant, l’UKIPO a généré des marques comparables au Royaume-Uni pour maintenir une protection équivalente.

2. Que faire si j’ai une marque européenne enregistrée avant le Brexit ?
Les marques européennes ont été automatiquement converties en marques britanniques comparables sans frais supplémentaires. Vous devez maintenant gérer vos marques séparément au Royaume-Uni et dans l’UE.

3. Comment garantir la protection de mes dessins et modèles au Royaume-Uni après le Brexit ?
Les dessins et modèles communautaires ont été automatiquement convertis en droits britanniques. Cependant, pour les nouveaux modèles, vous devez désormais déposer une demande distincte auprès de l’UKIPO pour garantir une protection au Royaume-Uni.

4. Que faire si je n’ai pas encore déposé ma marque ou mon modèle au Royaume-Uni ?
Vous devez déposer une demande auprès de l’UKIPO pour garantir la protection de votre marque ou dessin et modèle au Royaume-Uni. Les marques de l’UE ne sont plus valables au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021.

5. Quelles démarches dois-je suivre pour maintenir la protection de mes droits après le Brexit ?
Il est essentiel de déposer des demandes séparées auprès de l’UKIPO pour le Royaume-Uni et de l’EUIPO pour l’Union européenne. Vous devez également prouver l’usage de vos droits dans chaque territoire pour garantir leur validité.

Protéger ses actifs de propriété intellectuelle est aujourd’hui une des principales préoccupations des entreprises. A cet égard, les marques sont un enjeu important en ce qu’elles permettent aux consommateurs d’associer des produits et/ou des services à une société précise. Celle-ci est donc reconnue plus aisément et a plus de chance de voir les clients acheter ses produits.

Une fois sa marque dûment enregistrée, une entreprise peut se lancer dans son exploitation. C’est alors qu’il faut redoubler de vigilance. En effet, une marque est susceptible de perdre son caractère distinctif postérieurement à son enregistrement. C’est le cas notamment des marques génériques.

Qu’est-ce qu’une marque générique ?

Une marque générique est tout simplement une marque devenue « la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service ». Un des principaux critères de validité d’une marque est sa distinctivité (Article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). En vertu de l’article L. 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), une marque générique est dépourvue de caractère distinctif en ce qu’elle est devenue « La désignation usuelle dans le commerce du produit ou service ».

Autrement dit, une marque générique est une marque devenue un terme commun pour un type de produits ou services. Elle est utilisée aussi bien par les consommateurs que les concurrents de la marque pour faire référence au produit ou au service fourni. Victime de son succès, la marque ne permet plus d’identifier les produits et services comme étant issus d’une entreprise donnée. Elle tombe donc dans le domaine public.

A ce titre, l’entreprise ayant créé la marque perd son droit d’exploitation exclusif. Elle ne pourra plus s’opposer à l’utilisation de sa marque par des tiers qui voudraient l’utiliser comme nom descriptif ou « générique » du produit ou du service pour lequel elle est devenue célèbre. On parle alors de dégénérescence de la marque.

En vertu de l’article L. 714-6 précité, l’action en déchéance pour dégénérescence d’une marque devenue générique requiert de remplir deux conditions pour être un succès :

• la marque doit être devenue la désignation usuelle du produit ou du service ;
• cette utilisation doit être causée par le titulaire de la marque, principalement par sa passivité.

D’où, la nécessité pour une entreprise d’agir efficacement contre l’utilisation de sa marque comme terme générique. Si le titulaire se prémunit contre une telle utilisation, sa marque continuera d’être protégée en droit.

Les bonnes pratiques pour éviter qu’une marque devienne générique

Agir en amont, avant toute commercialisation, est le moyen le plus efficace pour éviter qu’une marque devienne générique. Cependant, il convient également de ne pas faire un mauvais usage de la marque par la suite.

Ainsi, si vous avez créé un produit totalement nouveau ou souhaitez devenir un leader de marque sur un nouveau marché, il est impératif de créer – ou utiliser – un terme pour désigner le produit nouveau, le risque de confusion entre la marque et le produit étant fort. Par exemple, une des marques d’Apple est iPhone, et le produit auquel elle s’applique est le « smartphone ». De même, si un terme générique existe mais qu’il est particulièrement complexe, il est utile de prévoir un terme plus simple, lorsque votre marque est le leader du marché. Il est également recommandé d’utiliser le terme ainsi défini dans les accords conclus avec des tiers (ex : lettre d’engagement, accord de coexistence, etc.).

En outre, il convient d’utiliser la marque correctement en toute circonstance, c’est-à-dire en externe comme en interne.

L’usage de la marque doit être particulièrement suivi lors des campagnes de publicité. La marque doit être distinguée du texte faisant la promotion du produit ou service commercialisé en étant écrite en LETTRES MAJUSCULES ou, en mettant sa première lettre en majuscule.

Par ailleurs, utiliser la marque comme un nom accroit son assimilation au produit. A cet égard, cette pratique est à écarter au profit d’une utilisation comme adjectif. On dira, par exemple, « un mouchoir de la marque Kleenex » plutôt qu’« un Kleenex ».

Une autre bonne pratique consiste à utiliser le symbole ® ou le symbole ™. Si ces derniers n’ont pas de valeur juridique en France contrairement aux Etats-Unis, leur utilisation sur le marché est courante. Mettant en avant la marque comme un actif appartenant à la société, ils dissuadent son usage comme terme courant.

Une marque devient générique principalement en raison de son mauvais usage par le public. Ce mauvais usage n’est pas forcément le fruit d’une volonté de nuire. A ce titre, effectuer des campagnes de publicité à destination des consommateurs mettant en avant l’usage correct est recommandé afin d’éviter un mauvais usage. Préparer des standards écrits définissant l’usage correct de la marque qui soit facilement distribuables aux tiers (licenciés, consommateurs, etc.) participe également à cette éducation du public.

Eviter un mauvais usage de la marque nécessite également de se prémunir contre les utilisations abusives de la marque par des tiers. Il convient donc de surveiller les descriptions des produits et services pour les nouveaux dépôts de marques et les publications de presse mentionnant la marque.

Enfin, parce qu’une marque peut être déclarée générique en raison des actions ou de l’inaction de son titulaire, il est dans l’intérêt de l’entreprise de s’assurer qu’elle peut prouver qu’elle a pris des mesures pour éviter que la marque ne devienne générique. A cet égard, les dossiers marketing (coûts de publicités, mentions non sollicitées dans la presse, etc.), les lettres de mises en demeure, les assignations ou encore les décisions de justice sont autant de preuves à conserver.

En résumé, une marque potentiellement générique reste protégeable par le droit des marques à condition que son titulaire ait lutté contre sa mauvaise utilisation et qu’il puisse en apporter la preuve.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

FAQ

Qu’est-ce qu’une marque générique ?
Une marque qui, à force d’être utilisée comme nom commun pour désigner un produit ou un service, perd sa fonction distinctive et tombe dans le domaine public.

Peut-on protéger une marque contre la dégénérescence ?
Oui, en surveillant son usage, en éduquant le public et les distributeurs, et en veillant à ce qu’elle soit toujours perçue comme une marque et non comme un nom commun.

Une marque générique peut-elle être récupérée ?
Non, une fois qu’une marque est devenue générique et a perdu sa protection juridique, il est très difficile, voire impossible, de la récupérer en tant que marque déposée.

Introduction

Depuis le 7 novembre 2017, la Thaïlande est officiellement devenue le 99ᵉ État membre du Protocole de Madrid, marquant ainsi une étape majeure dans l’élargissement du système de Madrid, administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Cette accession confirme le rôle croissant de ce mécanisme international dans la protection des marques à l’échelle mondiale.

Le contexte et l’adhésion de la Thaïlande

Le Protocole de Madrid, en vigueur depuis avril 1996, offre aux déposants la possibilité de protéger une marque dans plusieurs pays au moyen d’une demande internationale unique, déposée auprès d’un office membre et accompagnée d’un jeu unique de taxes. Cette formule centralisée séduit par sa simplicité et son efficacité.

La Thaïlande a déposé son instrument d’adhésion en août 2017, lors d’une cérémonie avec la participation de représentants officiels. L’adhésion est entrée en vigueur le 7 novembre 2017, permettant dès cette date aux titulaires de marques issus de Thaïlande ou de l’étranger de déposer une demande internationale couvrant la Thaïlande.

Avantages et enjeux pour les déposants

Simplification et économies

Grâce au système de Madrid, les déposants n’ont plus besoin de déposer une marque pays par pays. Une seule procédure suffit pour désigner plusieurs territoires, avec un dépôt unique et des frais centralisés.

Attrait pour les entreprises étrangères

L’adhésion de la Thaïlande renforce son attractivité pour les entreprises étrangères, qui peuvent désormais inclure la Thaïlande à leurs portefeuilles de marques internationaux via le système de Madrid.

Stratégie régionale

Cette adhésion s’inscrit dans un mouvement plus large au sein de l’ASEAN. Avec la Thaïlande, huit des dix États membres de l’ASEAN ont rejoint le système une avancée significative dans la régionalisation de la protection des marques.

Perspectives stratégiques en Asie

L’entrée de la Thaïlande dans le système de Madrid constitue une opportunité stratégique pour les entreprises visant le marché asiatique et souhaitant structurer une stratégie de protection de marque internationale sans multiplier les procédures individuelles

Conclusion

L’adhésion de la Thaïlande au Protocole de Madrid, effective depuis le 7 novembre 2017, marque une étape importante dans l’expansion du système de Madrid. Elle offre des avantages tangibles en termes de simplicité, de coûts réduits et de couverture géographique pour les déposants internationaux. Cette évolution renforce également la cohésion régionale au sein vx, à l’heure où la protection intellectuelle devient un levier concurrentiel majeur.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Depuis quand la Thaïlande est-elle membre du système de Madrid ?
Depuis le 7 novembre 2017, suite à son accession officielle au Protocole de Madrid.

2. Qu’apporte le système de Madrid en pratique ?
Il permet de déposer une marque dans plusieurs États membres par une seule demande internationale et de payer des frais centralisés.

3. Pourquoi l’adhésion de la Thaïlande est-elle stratégique ?
Elle facilite l’accès au marché thaïlandais via une procédure unique et renforce la couverture régionale au sein de l’ASEAN.

4. Combien de membres compte le protocole de Madrid ?
Avec l’adhésion de la Thaïlande, le système comptait 99 États membres à la date de son entrée en vigueur.

5. Quelles perspectives offre cette adhésion ?
Elle ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises visant les marchés asiatiques, notamment en combinant la protection en Thaïlande avec celle d’autres pays voisins comme le Cambodge, le Vietnam, la Chine ou le Brunei.

Introduction : l’impartialité à l’épreuve des réseaux sociaux

L’essor des réseaux sociaux a profondément modifié les interactions humaines, rendant plus floue la frontière entre vie privée et obligations professionnelles. Dans le contexte judiciaire, cette évolution soulève des questions délicates sur la neutralité et l’indépendance des magistrats. L’arrêt du 5 janvier 2017 (n° 16-12.394) de la Cour de cassation illustre cette problématique, en statuant sur la qualification juridique du lien d’« ami » sur Facebook. La haute juridiction a ainsi rappelé que ce lien virtuel, souvent établi sans interaction significative, ne peut être assimilé d’emblée à une amitié réelle. Cette précision marque une étape importante dans l’adaptation de la jurisprudence aux réalités numériques.

La distinction entre « amitié » virtuelle et réelle

L’« ami » Facebook : un lien symbolique et non présumé intime

La Cour de cassation a considéré que le terme « ami » utilisé par Facebook relève davantage d’une terminologie propre à la plateforme que d’une reconnaissance sociale traditionnelle. Dans de nombreux cas, cette connexion découle d’algorithmes, de contacts professionnels ou de relations faibles, sans véritable implication personnelle. Le lien virtuel ne traduit donc pas, en soi, une proximité affective ou une relation d’influence. Cette position met fin à l’assimilation mécanique entre lien numérique et lien personnel. Elle rappelle également que le droit doit tenir compte des usages propres à chaque environnement numérique.

Absence de présomption automatique de partialité

L’arrêt confirme qu’un lien d’« amitié » sur un réseau social ne constitue pas un motif suffisant pour récuser un juge. En l’absence d’éléments factuels démontrant une relation personnelle ou un parti pris, la partialité ne peut être retenue. Cette position protège la liberté d’usage des réseaux sociaux tout en imposant un haut niveau d’exigence probatoire. Elle assure ainsi un équilibre entre la protection de l’image de la justice et la reconnaissance des pratiques numériques courantes. La Cour réaffirme que seules des preuves concrètes peuvent justifier une remise en cause de l’impartialité.

Les éléments concrets pouvant démontrer une partialité

Preuves attendues par la jurisprudence

Pour qu’une demande de récusation aboutisse, il est indispensable d’apporter des preuves tangibles. Parmi celles-ci :

• Échanges fréquents et personnalisés entre le magistrat et la partie.
• Manifestations publiques de soutien ou de prise de position en faveur de l’une des parties.
• Participation commune à des événements directement liés à l’affaire.
• Preuves précises, vérifiables et directement liées au litige.
• Éléments permettant d’éviter que la récusation ne soit utilisée comme un outil dilatoire ou stratégique dépourvu de fondement objectif.

Portée probatoire et exigences légales

Les éléments présentés doivent démontrer une apparence objective de partialité, telle qu’elle serait perçue par un observateur raisonnable. Les critères incluent :

• Rejet des preuves isolées ou anecdotiques (par exemple, une simple capture d’écran ou une connexion unique).
• Nécessité d’établir un contexte global et une fréquence significative des interactions.
• Prise en compte d’indices concordants démontrant un risque objectif de partialité.
• Approche factuelle rigoureuse, excluant toute interprétation purement subjective.
• Garantie de la sécurité juridique et de la stabilité des décisions rendues.

Portée de la décision sur l’usage des réseaux sociaux par les magistrats

Reconnaissance des réalités numériques

En statuant ainsi, la Cour prend acte de la généralisation des réseaux sociaux et des connexions qu’ils induisent. Les relations numériques peuvent exister sans impliquer de lien personnel réel, et leur présence n’est pas en soi une menace pour l’impartialité. Cette reconnaissance marque une avancée dans l’adaptation du droit à l’ère numérique.

Liberté d’usage encadrée par la prudence déontologique

La décision n’exonère toutefois pas les magistrats de leurs obligations déontologiques. Leur présence en ligne doit rester compatible avec les exigences de neutralité et de réserve. Toute interaction susceptible de créer une apparence de partialité doit être évitée, afin de préserver la confiance du public dans l’institution judiciaire.

Conséquences pour la perception publique de la justice

Une décision rassurante sur la neutralité judiciaire

En exigeant des preuves concrètes de partialité, la Cour renforce la confiance dans l’indépendance des juges. Cette position rassure sur le fait que des critères objectifs, et non de simples apparences, guident l’appréciation de l’impartialité.

Les risques de perception négative dans l’opinion publique

Cependant, une partie du public, peu familière avec les nuances juridiques, pourrait percevoir ces liens virtuels comme une source potentielle de conflit d’intérêts. Cela impose aux magistrats et aux institutions judiciaires un devoir de pédagogie sur la portée réelle de ces connexions numériques.

Conclusion

L’arrêt du 5 janvier 2017 constitue une pierre angulaire dans la définition de l’impartialité judiciaire à l’ère numérique. Il affirme clairement que la simple existence d’un lien virtuel ne saurait remettre en cause la neutralité d’un magistrat, sauf preuve tangible de proximité ou d’influence. Cette décision contribue à stabiliser la jurisprudence en matière de récusation, tout en offrant un cadre clair aux praticiens du droit.
Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Un juge peut-il être ami sur Facebook avec une partie à un procès ?
Oui, mais ce lien seul ne justifie pas une récusation.

Quels éléments peuvent prouver une partialité ?

Des échanges fréquents, un soutien public ou une implication directe dans l’affaire.

La nature privée des échanges change-t-elle l’analyse ?

Non, seule la preuve d’une relation concrète compte.

Cette règle vaut-elle pour LinkedIn ou Instagram ?

Oui, elle s’applique à tous les réseaux sociaux.

Un magistrat peut-il être sanctionné pour ses activités en ligne ?

Oui, en cas de violation de ses obligations de neutralité ou de réserve.

Introduction

Le terme « marque troll » désigne des acteurs opportunistes qui exploitent le droit des marques à des fins spéculatives ou coercitives. Cet article analyse la définition des marques trolls, les dangers qu’elles représentent, les moyens de s’en protéger et la question de leur éventuelle valeur stratégique.

Comprendre les marques trolls

Définition et caractéristiques essentielles

Une marque troll est déposée sans intention réelle d’usage, dans le but d’exiger des redevances, bloquer l’accès au marché ou exercer une pression juridique.

Origines : du patent trolling au trademark trolling

Inspirée des pratiques en matière de brevets, cette dérive s’appuie sur le principe du « premier déposant ». Les trolls tirent parti des délais ou négligences des entreprises pour devancer leurs dépôts.

Pourquoi les marques trolls sont dangereuses

Risques juridiques et commerciaux

Ces pratiques engendrent des litiges coûteux, ralentissent l’innovation et contraignent les entreprises à des concessions financières injustifiées.

Exemples concrets

• Snapchat vs. 47/72 Inc. : dépôt de “OH SNAP! CHAT” risquant de détourner l’image de Snapchat.
• Castel Frères en Chine : pré-enregistrement frauduleux du nom “Ka Si Te”, ayant entraîné pénalités et pertes de marché.
• Apple-Proview : Apple dut verser 60 millions de dollars pour sécuriser la marque “iPad” en Chine.

Comment se protéger contre les marques trolls

Stratégies de dépôt proactives

Une politique efficace inclut :

• Le dépôt précoce des marques clés.
• La couverture de toutes les classes pertinentes.
• La mise en place de surveillances actives pour détecter les dépôts suspects.

Recours juridiques et garde-fous procéduraux

Les outils disponibles incluent :

• Procédures d’opposition devant l’INPI, l’EUIPO ou d’autres offices.
• Actions en déchéance pour non-usage.
• Reconnaissance de la mauvaise foi, un motif de nullité illustrée par la récente décision de l’EUIPO annulant un dépôt “TESLA” frauduleux.

En 2022, Tesla a déposé une demande d’annulation de la marque européenne « TESLA », enregistrée par Capella Eood, une société associée à un individu connu pour ses pratiques de « trolling » en matière de marques. Tesla a argué que Capella Eood utilisait des stratégies spéculatives pour enregistrer des marques afin de bloquer les opérations d’autres entreprises et d’extorquer des accords financiers. La division d’annulation de l’EUIPO a jugé que la marque avait été déposée de mauvaise foi et l’a invalidée.

Pour plus d’information à ce sujet : https://www.dreyfus.fr/2025/01/06/tesla-et-leuipo-mettent-un-coup-darret-au-trolling-des-marques/

Les marques trolls, une stratégie possible ?

Opportunisme ou dépôt légitime

Si les trolls agissent dans un but spéculatif, certains dépôts défensifs peuvent être considérés comme stratégiques dès lors qu’ils reposent sur une intention réelle d’exploitation. Le problème de ces marques est qu’elles ne seront jamais exploitées. Le point positif est qu’une marque qui n’est pas exploitée pendant un délai de 5 ans tombe dans le domaine public. Ce qui pourrait décourager ces trolls.

Réponses réglementaires et jurisprudence récente

Les offices et juridictions renforcent progressivement la lutte contre les abus. La décision confirme la volonté européenne de sanctionner les dépôts spéculatifs.

Conclusion

Les marques trolls constituent une menace croissante pour les entreprises. Seules des stratégies de protection anticipées et une réaction juridique rapide permettent de sécuriser ses actifs immatériels.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

Qu’est-ce qu’une marque troll ?
Une marque troll est un dépôt réalisé sans intention réelle d’usage, uniquement pour bloquer ou monnayer des droits.

Quels sont les risques liés aux marques trolls ?
Elles entraînent des litiges coûteux, retardent l’accès au marché et imposent des concessions financières injustifiées.

Comment anticiper un dépôt frauduleux ?
En déposant ses marques en amont et en mettant en place une surveillance active.

Quels sont les recours disponibles en France et en Europe ?
Les procédures d’opposition, les actions en déchéance pour non-usage et les recours fondés sur la mauvaise foi.

La déchéance pour non-usage est-elle un outil efficace ?
Oui, c’est un moyen efficace pour annuler des marques détenues par des trolls.

Les start-ups doivent-elles craindre autant que les grands groupes ?
Oui, car leur vulnérabilité financière et leur visibilité croissante les exposent particulièrement.

Quelle différence entre dépôt défensif et dépôt troll ?
Le dépôt défensif vise à protéger un usage légitime, tandis que le dépôt troll repose sur une spéculation abusive.

Introduction

La procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) et la procédure URS (Uniform Rapid Suspension System) constituent deux mécanismes extrajudiciaires essentiels pour lutter efficacement contre le cybersquatting et les enregistrements abusifs de noms de domaine. Encadrées par l’ICANN, ces procédures offrent aux titulaires de marques un moyen rapide et ciblé de faire valoir leurs droits à l’échelle internationale, sans recourir à des actions judiciaires longues et coûteuses.
Toutefois, la réussite d’une action repose largement sur le choix stratégique du centre d’arbitrage et de médiation. Chaque institution présente des particularités en termes de règles procédurales, de délais, de coûts et de qualité des décisions. Face à cette diversité, il est indispensable d’adopter une approche méthodique, fondée sur des critères objectifs et une analyse fine de vos besoins.
Dans cet article, nous partageons 10 conseils clés pour vous guider dans cette décision déterminante et optimiser la protection de vos actifs numériques.

Cadre juridique des procédures UDRP et URS

Conseil 1 : Déterminer si votre litige nécessite une UDRP ou une URS

Avant toute action, il est essentiel d’évaluer la nature de l’atteinte subie. L’UDRP est appropriée lorsque l’objectif est le transfert ou la suppression définitive du nom de domaine, par exemple en cas de cybersquatting caractérisé. L’URS, plus rapide et moins coûteuse, se limite à une suspension temporaire et s’applique uniquement aux nouveaux gTLD. Un examen stratégique des faits, du risque commercial et des objectifs à long terme permet de choisir la procédure la plus adaptée, tout en évitant de perdre du temps dans une voie inappropriée.

Conseil 2 : Examiner les Règles Complémentaires du centre choisi

Chaque centre accrédité applique les règles de base définies par l’ICANN, mais y ajoute des « Règles Complémentaires » pouvant influer sur la procédure. Celles-ci fixent les délais de dépôt, les formats des pièces, les langues acceptées ou encore les exigences de preuve. Leur lecture attentive avant tout dépôt permet d’anticiper les contraintes et de préparer un dossier conforme, réduisant ainsi le risque de rejet pour vice de forme.

Choisir en fonction du nom de domaine en litige

Conseil 3 : Vérifier la politique applicable à l’extension du domaine

Toutes les extensions ne sont pas couvertes par l’UDRP ou l’URS. Certains ccTLD adoptent volontairement l’UDRP (ex. .tv, .me), tandis que l’URS est réservée aux nouveaux gTLD comme .shop, .app ou .paris. Avant d’engager une procédure, il faut donc confirmer l’applicabilité des règles via le registre de l’extension. Cette étape est cruciale pour éviter une action inapplicable, qui entraînerait des frais perdus et un retard dans la protection des droits.

Conseil 4 : Privilégier un centre adapté à la langue et au fuseau horaire

La langue de la procédure influe directement sur la rapidité et le coût du dossier. Choisir un centre qui permet de travailler dans votre langue ou celle du contrat d’enregistrement évite des frais de traduction élevés et limite les risques d’erreur. Le fuseau horaire compte également, car il facilite la communication avec les arbitres et le personnel administratif, notamment lors d’échanges urgents ou de compléments de preuves à fournir dans des délais stricts.

Évaluer les coûts, délais et règles procédurales

Conseil 5 : Arbitrer entre budget, urgence et résultat attendu

Le coût et la durée de la procédure varient considérablement. L’URS est généralement facturée entre 300 et 500 USD et peut aboutir en moins de 20 jours, mais elle ne permet qu’une suspension. L’UDRP, plus onéreuse (souvent plusieurs milliers d’euros), dure en moyenne 60 à 75 jours et aboutit à un transfert ou une suppression définitive. Le choix doit donc être guidé par vos priorités : rapidité d’exécution ou pérennité de la solution.

Conseil 6 : Anticiper les contraintes techniques et administratives

Certains centres imposent l’utilisation de formats électroniques spécifiques, d’outils de dépôt en ligne ou de règles strictes sur la taille et le format des fichiers. D’autres exigent l’envoi physique de documents signés. Une mauvaise anticipation de ces contraintes peut entraîner des retards, voire un rejet de la plainte. Il est donc indispensable de se préparer en amont en adaptant vos supports et votre logistique.

Qualité du service et expertise juridique

Conseil 7 : Choisir un centre avec une jurisprudence riche et cohérente

Les centres comme l’OMPI disposent d’un volume important de décisions et d’outils de recherche, qui synthétise la jurisprudence internationale. Cette cohérence jurisprudentielle est un atout majeur pour prévoir l’issue probable d’une affaire et élaborer une argumentation solide. Un centre avec peu de précédents offre moins de visibilité sur sa ligne décisionnelle.

Conseil 8 : Opter pour un centre offrant souplesse et adaptation

Certains litiges nécessitent une flexibilité dans le déroulement de la procédure : prolongation des délais, acceptation d’éléments de preuve tardifs ou possibilité de plaider dans une langue supplémentaire. Un centre capable d’adapter sa procédure à la complexité de votre dossier peut considérablement augmenter vos chances de succès, notamment lorsque le litige comporte plusieurs défendeurs ou des éléments transfrontaliers.

Autres critères décisifs

Conseil 9 : Prendre en compte la réputation et l’expérience du centre

La notoriété d’un centre est souvent liée à la qualité de ses arbitres et à la régularité de ses décisions. Un centre expérimenté inspire confiance aux parties et peut aussi faciliter la reconnaissance des décisions auprès des registrars et registres. Cette crédibilité institutionnelle est un facteur clé de sécurité juridique.

Conseil 10 : Évaluer les services annexes et les voies de recours

Certains centres offrent des services complémentaires, comme un accompagnement technique, des guides pratiques ou la possibilité de faire appel en cas de décision défavorable. Ces options peuvent s’avérer décisives, surtout dans le cadre de l’URS où un mécanisme d’appel est prévu. Une bonne évaluation de ces atouts supplémentaires contribue à choisir un centre offrant plus que la simple gestion d’un dossier.

Conclusion

Le choix du centre d’arbitrage et de médiation en procédure UDRP/URS est stratégique : il doit tenir compte de la nature du litige, de l’extension concernée, des délais, des coûts, de la langue, mais aussi de l’expérience et de la réputation de l’institution. En appliquant ces dix conseils, vous optimisez vos chances de succès et sécurisez la protection de vos actifs numériques.

Le cabinet Dreyfus et Associés vous accompagne dans toutes les étapes de ces procédures, fort de son expertise en contentieux Internet et noms de domaine.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

Quelle est la différence entre UDRP et URS ?
L’UDRP permet un transfert ou une suppression définitive ; l’URS ne prévoit qu’une suspension temporaire.

Comment savoir si mon nom de domaine est éligible à l’URS ?
L’URS ne s’applique qu’aux nouveaux gTLD validés par l’ICANN.

Quel centre choisir pour maximiser mes chances de succès ?
Un centre avec une jurisprudence riche, reconnu pour la cohérence de ses décisions, comme l’OMPI.

Les coûts varient-ils d’un centre à l’autre ?
Oui, chaque centre fixe ses propres tarifs et modalités.

Peut-on faire appel d’une décision URS ?
Oui, certains centres proposent un mécanisme d’appel interne.