Nathalie Dreyfus

Pour procéder à l’enregistrement d’une marque, les procédures devant les offices de propriété industrielle en France et au Canada différent. Les spécificités du droit des marques canadien tiennent non seulement à l’absence de classe à proprement parler mais aussi à l’exigence que la marque soit utilisée ou tout le moins que le demandeur projette d’utiliser la marque au Canada. En effet, il existe trois différents fondements pour prétendre à l’enregistrement d’une marque au Canada. Un dépôt peut ainsi s’assoir sur l’usage préalable de la marque au Canada, ce qui signifie que la marque est déjà utilisée sur le territoire au moment de la demande, ou bien s’appuyer sur l’intention d’usage de la marque au Canada qui correspond au fait que le déposant projette d’utiliser la marque sur le territoire. Enfin, un dépôt peut encore être fondé sur l’enregistrement de la marque au pays d’origine. Ce dernier cas de figure implique que le déposant soit déjà titulaire d’un enregistrement et utilise la marque dans un pays étranger. Ces différents fondements influencent la procédure canadienne qui comprend cinq étapes majeures.

La loi canadienne sur les marques de commerce dispose notamment qu’: « une marque de commerce est enregistrable sauf [si] elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée »[1]. Ainsi, après avoir mené une recherche au sein de la base de données des marques canadiennes pour s’assurer d’éviter tout conflit avec un enregistrement antérieure, le demandeur pourra poursuivre sa demande d’enregistrement.

Le déposant doit fournir au moment du dépôt, une liste des biens et des services en liaison avec lesquels la marque est destinée à être utilisée ou a été utilisé au Canada. Dans ce dernier cas, le demandeur devra également fournir la date de première utilisation de la marque pour chacun des biens et services. L’usage revêt donc une réelle importance pour l’acquisition des droits. A cet égard, il convient de souligner que l’exploitation de la marque par le demandeur lui-même n’est pas la seule à être prise en considération. En effet, l’usage par le biais d’un licencié est également retenu.

L’usage en tant que tel mérite une attention particulière dans la mesure où il ne recouvre pas la même signification lorsqu’il a trait à des biens ou des services. L’usage d’une marque en rapport avec des biens signifie que «la marque doit être associée à des marchandises au moment de la vente, par exemple en étant inscrite sur les produits, emballages, étiquettes, visible pour le consommateur». L’utilisation d’une marque en liaison avec des services implique quant à lui que «la marque soit affichée dans la prestation des services, ou figure au sein de publicité et que le demandeur soit prêt à effectivement exécuter les dit services ».

Une phase d’examen permet ensuite à un examinateur de l’Office, d’étudier la demande et de formuler, si nécessaire, des objections. Ce faisant, ce dernier détermine si la demande de marque peut être ou non acceptée et publiée dans le Journal Canadien des marques de commerce.

Ces premières étapes s’avèrent déterminantes puisque le déposant ne pourra plus modifier sa demande d’enregistrement (i.e. pour une date de premier usage plus tardive, pour un dépôt basé sur un « usage au Canada » plutôt qu’un « usage projeté au Canada ») dès lors que cette dernière aura fait l’objet d’une publication dans le Journal Canadien des marques de commerce. Une fois publiée, les tiers ont la possibilité de s’opposer à l’enregistrement pendant deux mois. Afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque, une opposition peut notamment être formée sur la différence entre la date de la première utilisation communiquée par le demandeur et la date de première utilisation réelle.

Si la demande d’enregistrement n’a pas été sujette à opposition ou que l’opposition a été rejetée, la demande sera accueillie favorablement. Après acquittement des frais d’enregistrement, la marque sera donc enregistrée. Si la demande d’enregistrement est basée sur l’intention d’usage de la marque, une déclaration d’usage doit également être déposée.

Ainsi, la procédure pour enregistrer une marque au Canada est plus longue qu’en France. En effet, le processus peut durer de 15 à 18 mois dans le meilleur des cas, s’il n’y a aucune objection de la part de l’examinateur ou opposition d’un tiers.

En 1994, Dyson enregistra un modèle de l’une de ses gammes d’aspirateurs au Royaume-Uni. En se fondant sur cet enregistrement, le célèbre fabriquant a introduit un recours devant la Haute Cour de Justice britannique, arguant que le modèle d’aspirateur Mach Zen C-91 MZ de la société Vax contrefaisait le modèle d’aspirateur DC02 de Dyson. Le 29 Juillet 2010, l’honorable juge Arnold refusa de faire droit à la demande de Dyson considérant que l’aspirateur introduit par son concurrent ne violait pas le modèle précédemment enregistré[1].

Dyson décida d’interjeter appel de ce jugement.

Attirant l’attention sur le fait que son modèle rompait de façon majeure avec l’art antérieur, Dyson soutenait que le DC02 devait de ce fait bénéficier d’une plus grande protection. La Cour d’appel a cependant estimé, que chacune des similitudes constatées entre les deux aspirateurs se justifiait techniquement. La Cour en a par conséquent conclu que le degré de liberté du créateur dans ses choix de conception en avait ainsi été affecté.

En outre, les juges soulignent que l’utilisateur averti confronté aux deux modèles remarquerait la différence. Rappelons que l’utilisateur averti, selon la jurisprudence précédente[2], doit être distingué du consommateur moyen habituellement rencontré en droit des marques. En effet, l’utilisateur averti, lui, est une personne qui utilise le produit incluant le modèle et sans toutefois être un expert, a connaissance des différents modèles existant dans le secteur concerné.

En l’espèce, aux yeux de cet utilisateur averti dont le degré d’attention est relativement élevé, le modèle enregistré par Dyson semble avoir des « courbes régulières et harmonieuses » et être « élégant», tandis que l’aspirateur contesté  apparaît « robuste, angulaire et industrielle, même un peu grossier ». A l’image du jugement retenu par la Haute Cour de Justice, la Cour d’appel a considéré que les impressions globales produites sur l’utilisateur averti étaient différentes et par conséquent que les deux modèles d’aspirateurs étaient, eux-mêmes, différents.

L’appel formé par Dyson a ainsi été rejeté par la Cour d’appel[3]. Le célèbre fabricant aura appris, à ces dépens,  l’importance de l’impression générale créée sur l’utilisateur averti.

Le 8 mars 2011, l’Institut Max Planck soulignait au sein de son rapport annuel l’impérieuse nécessité de préciser les contours de l’exploitation d’une marque pour qu’elle soit considérée comme renommée dans l’Union Européenne. Ce concept fait l’objet d’acceptions plus ou moins restrictives en fonction des législations des Etats membres. Il s’avère crucial de considérer l’environnement juridique et ses idiosyncrasies législatives avant d’initier un contentieux. Certains pays limitrophes francophones ont une appréciation stricte du concept de marque de haute renommée. Inutile de dire que peu de marques ont accès à ce statut. C’est au nom de la sécurité juridique qu’une telle application a été adoptée. Si le droit de marque n’existe pas ab initio mais s’acquiert par l’enregistrement, en sus de l’enregistrement les marques de haute renommée doivent satisfaire une myriade de critères.

Le droit suisse et le droit du Liechtenstein offrent une protection accrue à la marque de haute renommée. Cependant, il n’existe pas de disposition législative qui définirait les critères de la marque de haute renommée, ces critères sont d’origine purement prétorienne. La marque doit avoir été utilisée intensivement sur le territoire suisse par le truchement d’une publicité intensive par exemple. Il faut en sus démontrer les effets positifs de la marque en versant aux débats une série de tests réalisés sur un éventail de consommateurs. L’impact mélioratif d’une marque étant difficile à prouver au vu des périodes de crise que toute marque peut rencontrer.

Si certaines marques ne se sont pas qualifiées de marque de haute renommée comme SMOBY, une décision du 31 janvier dernier concernant la marque VOGUE démontre preuve s’il en est que cette qualification demeure accessible. En l’espèce, le raisonnement du Tribunal cantonal de Neuchâtel relève du simple bon sens. La notoriété de la marque VOGUE est évaluée non pas au regard du nombre d’abonnés suisses au célèbre magazine mais au regard de : « la pénétration de celui-ci dans la conscience collective ». Le Tribunal poursuit en soulignant que prendre en compte le nombre d’abonnés ne serait pas opportun comme il ne serait pas pertinent de prendre en compte le nombre de propriétaires de produits de voitures luxe pour en apprécier la renommée. L’adage du luxe étant « small is beautiful », la haute renommée d’une marque ne dépend pas du nombre de propriétaires des objets marquetés.

En matière de procédures extrajudiciaires, à ce jour, seulement quatre litiges portant sur l’extension « .li » ont été portés à l’attention de l’OMPI et seulement huit concernant l’extension « .ch ».

Inutile de dire qu’initier une procédure extrajudiciaire ou judiciaire en Suisse ou au Liechtenstein doit faire l’objet d’un travail en amont pour ne pas passer sous les fourches caudines. Mieux vaut parfois s’abstenir plutôt qu’engager des frais par trop onéreux pour un succès bien incertain.

La société russe Royalty souhaitait enregistrer la marque « Volodya i Medvedi » pour des boissons alcooliques, des bières, des jus et de l’eau pétillante. Cependant, cet enregistrement fut contrecarré par le Rospatent, équivalent russe de l’INPI. La marque qui signifie « Vladimir et les ours » en français était un combo de références au Président russe et à son Premier Ministre. En effet, Volodya est le surnom de Vladimir Poutine et Medvedi est le diminutif de Dimitri Medvedev. Medvedi est également la racine du mot ours en russe, l’animal étant le symbole du parti de la Russie unie, parti dont la figure de proue est Vladimir Poutine. Le 10 octobre 2010, le Rospatent a refusé l’enregistrement de ladite marque au motif que celle-ci nuirait à l’image de l’Etat et à l’intérêt public. La société Royalty a cependant fait appel de la décision rendue devant le Tribunal de Commerce de Moscou qui a fait droit à ses prétentions. La société productrice de boissons arguait que la marque « Volodya i Medvedi » était inspirée du nom masculin le plus répandu en Fédération de Russie mais également d’un conte de fée. Selon le Tribunal de Commerce, la décision de refus du Rospatent était illégale. L’Office des marques russe a donc fait appel de la décision rendue par le Tribunal de Commerce le 12 septembre 2011.

La vodka portant la marque « Vladimir et les ours » est aujourd’hui commercialisée en Fédération de Russie par une société concurrente de Royalty, la société ukrainienne Vineksim. Ladite société a enregistré la marque « Volodya i Medvedi » en Ukraine et commercialise la vodka en Fédération de  Russie sans coup férir. Royalty dans un futur proche devrait agir à l’encontre de la société. En 2003, une marque de vodka « Putinkavodka » avait été enregistrée et devenait moins d’un an plus tard la vodka la plus vendue sur le territoire russophone.

En Fédération de Russie les enregistrements de boissons alcoolisées évoquant des personnages politiques sont légions. Récemment, la société Alexandrovy Pogreba a déposé une marque portant sur le nom de l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour de la vodka auprès du Rospatent. Cette dernière est déjà titulaire de la marque Commandatore enregistrée pour des boissons qui est à l’effigie du leader révolutionnaire cubain Che Guevara.

L’Australie est le premier pays au monde à avoir voté une loi permettant l’introduction des marques blanches pour les cigarettes en novembre 2011. Les paquets de cigarette comporteront désormais des images sensibilisant le public aux dangers du tabac et la marque sera apposée dans une typographie standard en noir sur fond couleur olive. Les paquets de cigarettes ne comporteront dorénavant plus de logos ou de couleurs chatoyantes. Les marques blanches seront définitivement introduites en décembre 2012, cependant, elles suscitent depuis des années déjà l’ire de nombreux acteurs économiques. L’introduction de cette loi controversée a fait l’objet d’un véritable pavé dans la marre et a été à l’origine de l’éclosion d’un contentieux riche de la part des magnas du tabac. Philip Morris a fait de cette législation son véritable cheval de bataille et sollicite le paiement de dommages-intérêts de plusieurs millions de dollars. Imperial Tobacco, Philip Morris, British American Tobacco, la liste de multinationales du tabac contestant la constitutionnalité de la loi australienne devant le prétoire ne cessent de croître. Néanmoins, l’Australie fait figure de laboratoire expérimental vers lequel les regards se tournent en particulier en Europe, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Ces derniers pays attendent patiemment que les multinationales du tabac agissent contre ladite loi afin d’en tirer des conclusions pour l’introduction éventuelle d’une loi similaire. La protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des engagements ratifiés auprès de l’OMC étaient de véritables leitmotivs lors de la rédaction et du vote de la loi australienne. De nombreux députés européens ont établi un dialogue avec les membres du gouvernement australien afin d’obtenir des conseils avisés pour la rédaction d’une directive sur le sujet.

Les contempteurs de cette loi introduisant les marques blanches affirment sans ambages que celle-ci serait contraire aux traités internationaux dument ratifiés par l’Australie. De plus, les marques blanches entraîneraient une augmentation notable du marché noir et de la contrefaçon. En Australie, l’introduction de marques blanches pour les cigarettes va de pair avec une augmentation des taxes. Les autorités australiennes insistent sur les effets positifs de la loi en matière de santé publique, les marques blanches en Australie devraient instiller une diminution notable de la consommation de tabac sur le continent. Les marques blanches suscitent néanmoins des questions byzantines car elles sapent le fondement même du droit des marques dont le dessein est d’éviter le sacrosaint risque de confusion entre les produits et services d’entreprises concurrentes. Sans marque, c’est tout un schéma économique et juridique qui doit être repensé. Cette législation impétueuse soulève également des problématiques quant à l’usage de la marque qui est particulièrement altéré. L’usage d’une marque sous la forme d’une typographie épurée sur un fond olive vaut-elle usage de la marque qui a été enregistrée en couleur avec un logo ? Reste à savoir si certaines entreprises titulaires de marques pourtant renommées ne devront pas redéposer leur marque afin que leur usage soit en adéquation avec leur enregistrement.

Au Parlement européen, un livre Blanc avait proposé l’introduction de marques blanches pour les cigarettes il y a de cela quelques années. L’expérience australienne est de ce fait riche d’enseignements et pourrait inspirer les législateurs européens afin d’introduire ou non une législation en ce sens. Le Commissaire européen chargé de la Santé, le maltais John Dalli, a d’ores et déjà affirmé qu’il évoquerait cette possibilité lors de l’évaluation de la directive européenne 2001/37/EC sur les produits du tabac qui se tiendra cette année. Le lobby des industries du tabac présent au Parlement européen ont déjà averti qu’ils agiraient contre une telle législation. Ce lobby se réunit à Bruxelles en cénacle afin de dresser une stratégie commune à l’encontre de ces marques blanches qui entraineraient une baisse substantielle de leur chiffre d’affaires.