Nathalie Dreyfus

Le 20 mars 2013, l’Icann vient d’apporter d’ultimes précisions sur la TMCH.

Après une période de commentaires publics suivie d’observations de l’Organisation de support technique de l’Icann (GNSO, organisme de soutien), l’autorité américaine chargée des noms de domaine a notamment retenu les propositions suivantes de la solution Strawman[1] :

• Préavis de 30 jours avant l’ouverture d’une nouvelle extension

Ce préavis permettra aux titulaires de droits d’anticiper et de se préparer au lancement d’une nouvelle extension.

Si la mesure est louable, elle n’est toutefois pas révolutionnaire. En effet, l’existence d’un préavis avant l’ouverture d’une nouvelle extension est assez habituelle.

• Durée du Trademark Claims Service allongée à 90 jours

Pour mémoire, le Trademark Claims Service est la notification adressée au déposant d’un nom de domaine qui correspond (exactement) à une marque inscrite dans la TMCH.

La durée initiale, fixée à 60 jours, vient d’être rallongée à 90 jours.

Là encore, si cette annonce peut paraître attrayante, les conséquences sont limitées en raison de la fonction même du Trademark Claims Service. En effet, en cas de notification, le déposant pourra tout de même enregistrer le nom de domaine. La notification ne gèle pas la réservation du nom et ne constituera qu’un élément de preuve de la mauvaise foi du déposant en cas de litige.

• Protection des marques victimes d’enregistrements abusifs

Un nouveau système destiné à protéger les marques ayant déjà fait l’objet de cybersquatting vient d’être mis en place. Il est désormais possible d’enregistrer les déclinaisons cybersquattées de la marque. Des conditions ont été posées :

–          la déclinaison cybersquattée doit avoir déjà fait l’objet de plusieurs décisions UDRP ou procédures judiciaires sanctionnant la reprise de la marque dans le nom de domaine ;

–          la marque en cause doit être inscrite en bonne et due forme dans la TMCH ;

–          le nombre de déclinaisons cybersquattées de la marque est limité à 50.

Cette nouveauté est intéressante et novatrice, mais devrait avoir une portée limitée. En effet, selon notre expérience, il est rare qu’une même déclinaison cybersquattée se retrouve sur plusieurs extensions à l’identique. Cette mesure ne devrait donc concerner qu’un nombre restreint de noms.

Si les effets protecteurs de ces mesures sont globalement limités, ces initiatives se doivent d’être saluées, étant en faveur des titulaires de marques.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

L’objecteur indépendant désigné par l’ICANN, le professeur Alain Pellet, vient de publier une liste de 24 extensions new gTLDs contre lesquelles il forme des objections devant la Chambre de Commerce Internationale de Paris (ICC).

Le rôle de cet objecteur, indépendant et impartial, est d’agir uniquement en faveur de l’intérêt du public et/ou d’une communauté. Son rôle n’est pas d’agir en faveur d’intérêts particuliers.

Une objection basée sur l’intérêt d’une communauté doit être soutenue par une part significative de ladite communauté visée explicitement ou implicitement par le TLD. Avant de déposer une telle objection, l’objecteur indépendant doit notamment veiller à mettre en balance divers facteur tels que le degré de reconnaissance publique de la communauté, sa longévité et le nombre de personnes la composant.

Les objections basées sur l’intérêt du public doivent s’appuyer sur le fait que les TLDs visés sont contraires aux normes légales généralement acceptées de moralité et d’ordre public reconnues par les principes fondamentaux du droit international, à savoir sur :

• L’incitation ou l’encouragement à une action illégale violente ;
• L’incitation ou l’encouragement à la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, la religion ou l’origine nationale, ou d’autres types de discrimination qui violent les normes juridiques généralement par les principes fondamentaux du droit international ;
• L’incitation ou l’encouragement à la pédophilie ou autre abus sexuel contre les enfants ;
• La conviction qu’un TLD serait contraire à des principes spécifiques du droit international contenus dans les instruments légaux internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par exemple.

Les 24 objections sont les suivantes :

Chacune de ces objections fait l’objet d’un examen de forme par les experts de l’ICC qui pourront demander à l’objecteur de corriger les éventuels vices de forme.

Chaque objection considérée comme admissible par l’ICC entrainera la notification du déposant qui aura 30 jours pour répondre à compter de ladite notification. Si un déposant fait fasse à plusieurs objections, ce qui est le cas d’Amazon, il ne sera pas possible de faire une seule réponse à plusieurs objectons. Une taxe non remboursable de 5000€ devra être acquittée par réponse. Si le déposant ne répond pas, il est en défaut et perd automatiquement la plainte.

La balle sera ensuite dans le camp des experts de l’ICC qui auront à se prononcer sur le bien fondé des objections. A suivre…

L’ICANN vient d’annoncer une mise à jour de la procédure URS (Uniform Rapid Suspension), procédure dédiée aux new gTLDs qui vient compléter l’actuelle procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Si les mises à jour sont mineures, il est intéressant de noter que des guidelines similaires à celles concernant l’UDRP ont été ajoutées pour l’ensemble de la procédure URS. Ces guidelines assisteront les parties ou leurs conseils tout au long de la procédure.

De surcroit, il est prévu que les centres d’arbitrages administrant la procédure URS devront mettre en place des règles supplémentaires destinées à organiser les interactions entre lesdits centres et les parties, comme cela existe déjà dans la procédure UDRP. Les taxes de la procédure URS seront mentionnées dans ces règles.

Le National Arbitration Forum reste pour le moment le seul centre d’arbitrage à administrer la procédure URS.

Cette mise à jour de l’URS nous invite à nous pencher quelques instants sur les différences entre cette nouvelle procédure et sa grande sœur l’UDRP.

L’URS se distingue par une résolution des litiges plus rapide et moins onéreuse qui ne permet toutefois que la suspension du nom de domaine litigieux jusqu’à son expiration, un transfert ou une radiation ne sera donc pas envisageable dans le cadre de cette nouvelle procédure. Le blocage peut être prolongé d’une année à compter de la date d’expiration si le défendeur en fait la demande.

Une résolution plus rapide des litiges entraine des différences notables entre les deux procédures. Ainsi, les plaintes URS seront beaucoup plus brèves que les UDRP, l’URS limitant les arguments du demandeur à 500 mots contre 5000 dans l’UDRP ce qui limite considérablement les développements, l’objectif étant de limiter l’URS aux atteintes flagrantes. A noter que le défendeur est lui limité à 2500 mots dans sa réponse. Le défendeur aura 14 jours au lieu des 20 de l’UDRP pour adresser une réponse à la plainte. En outre, l’expert ne disposera que d’un délai de 5 jours contre 14 pour l’UDRP à compter de la réponse du défendeur ou, en l’absence de réponse, à compter de l’expiration du délai de réponse pour rendre sa décision.

En termes de taxe de procédure, les montants évoqués par l’ICANN se situent entre 300 et 500 USD contre les 1500USD requis par le centre d’arbitrage de l’OMPI pour l’UDRP.

Les différences ne concernent toutefois pas seulement les délais et les taxes de procédure. En effet, l’URS requiert de citer les produits/services des marques sur lesquelles la plainte est basée et de fournir des preuves d’usage de ces marques. La langue de la plainte URS est obligatoirement l’anglais mais la réponse du réservataire peut se faire dans la langue de son pays si le centre l’a notifié dans cette langue. Si le défendeur ne répond pas à la plainte, le centre d’arbitrage informe le registre qui gère l’extension que le défendeur n’a pas le droit de changer le contenu du site ni de modifier le whois. En pratique, le registre peut bloquer le whois mais il ne peut pas en faire autant pour le site, se pose donc la question de savoir qui interviendra si le défendeur venait à modifier le site. Enfin, le défendeur qui n’a pas répondu à la plainte pourra, dans les 6 mois de la décision URS ordonnant la suspension du nom, relancer la procédure URS et déposer une réponse, ce qui remet en cause durant 6 mois le caractère définitif de la décision rendue par défaut.

Enfin, si la procédure UDRP permet au défendeur dans les 10 jours à compter de la notification de la décision d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre du requérant, elle ne contient pas de procédure d’appel prise en charge par le centre d’arbitrage. C’est chose faite avec l’URS qui prévoit une telle procédure avec la sélection d’un nouvel expert.

Le 12 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a condamné la société danoise Bang & Olufsen à 900.000 euros d’amende pour avoir interdit à ses distributeurs agréés la vente en ligne de ses produits[1]. L’Autorité relève que « de telles pratiques anticoncurrentielles sont considérées, de manière constante, en droit de l’Union comme en droit interne, comme revêtant un caractère certain de gravité ».

Bang & Olufsen est une société fabricante de matériels hi-fi haut de gamme. Dans son contrat européen de distribution sélective de 1989 non modifié, ladite société interdisait la vente de ses produits par correspondance. Se fondant sur une circulaire interne et sur des déclarations de distributeurs agréés, l’Autorité a pu constater que les ventes en ligne étaient également prohibées.

Cette décision confirme celle rendue en 2008[2], sanctionnant la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique pour l’interdiction faite à ses distributeurs agréés de vendre par Internet ses produits non soumis à prescription médicale. Une question préjudicielle avait été posée à la Cour de Justice de l’Union européenne concernant la validité d’une telle pratique. Cette dernière avait alors jugé que « [l]’interdiction générale et absolue de vendre sur Internet les produits contractuels aux utilisateurs finals constitue effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet (…) ».

Seule une justification objective peut légitimer une telle interdiction, mais la société n’en revendiquait aucune en l’espèce. Par ailleurs, selon la Cour de justice, la préservation de l’image de marque des produits ne constitue pas une telle justification.

L’Autorité a ainsi estimé que la société a affaibli la concurrence entre ses distributeurs agréés –concurrence intra-marque – et les a privés d’accéder à davantage de consommateurs. Parallèlement, ces derniers n’ont pu bénéficier de prix plus attractifs et cette pratique desservait ceux éloignés des points de vente.

Un nouvel avertissement est donc donné aux réseaux de distribution, qui devront faire attention aux restrictions imposées sur l’Internet.

Limite au droit des marques : une société de courtage peut reproduire le signe distinctif des sociétés d’assurance

Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2013, le TGI de Paris a estimé qu’une compagnie d’assurance ne pouvait pas reprocher à une société de courtage de reproduire sa marque et son logo sur un site dans la mesure où cela était nécessaire à son activité de courtage. Il en va ainsi dans le but d’informer les internautes des sociétés qu’il représente et dont il pouvait valablement offrir les produits.

Le juge a considéré qu’aucune confusion n’était possible pour les internautes qui se connectent à un site dont le nom commence par courtage puisqu’ils ne peuvent que savoir qu’ils sont en contact avec un courtier qui représente plusieurs sociétés et non avec la société d’assurance elle-même.

Le juge a appliqué au cas d’espèce l’exception de « référence nécessaire » prévue à l’article L. 713-6 b) du CPI. Cette exception autorise l’usage de la marque d’autrui « comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ». La reproduction des marques de la société d’assurance par la société de courtage était nécessaire, il ne s’agissait pas d’un accessoire ou d’une pièce détachée mais ces illustrations ne sont données qu’à titre d’exemples par le CPI. L’emploi du terme « notamment » permet d’étendre le champ d’application de cet article. Il a pu en être jugé ainsi pour des activités de services d’entretien ou de réparation indiquant la marque des véhicules, pour des génériques qui faisaient référence au médicament d’origine pour orienter les patients ou pour des noms d’événements sportifs repris sur des sites internet de paris en ligne.

Cette exception au droit des marques nécessite la preuve de l’absence de confusion sur l’origine des produits et services, ce que démontre le juge en parlant de l’attention moyenne d’un internaute qui se connecte à un site de courtage. L’ordonnance se place dans le prolongement de la jurisprudence actuelle sur la référence nécessaire. Mais elle est plus audacieuse, dans le mesure où le peu de décisions sur la référence nécessaire concernent les mêmes domaines, dans cette décision, le juge innove avec l’activité de courtage en assurance.

Il s’agit toutefois d’une simple ordonnance de référé. Cette décision n’est que provisoire puisqu’elle devra être jugé au fond et les juridictions saisies reviendront peut être sur l’extension de l’exception de référence nécessaire accordée aux sociétés de courtage.

Dans le cas où un droit de propriété serait applicable, le juge a distingué entre le statut du titre de l’email et celui de son contenu.

En envisageant plusieurs possibilités où le contenu appartiendrait soit à l’expéditeur, soit au destinataire, aucune solution satisfaisante n’a pu être retenue.

Par ailleurs, aucune décision antérieure accordant au contenu d’un email le bénéfice de la protection par un droit de propriété n’a pu être fournie.

Le juge a estimé que la tendance actuelle de la jurisprudence ne pouvait aller en faveur d’un droit de propriété, tout en constatant que cette question n’était pas encore véritablement tranchée. En effet, certaines décisions laissent planer un doute[2], bien qu’elles ne portent pas sur un droit de propriété relatif au contenu d’un email à proprement parler.

En l’occurrence, la jurisprudence se tournerait davantage vers une protection par le droit d’auteur ou pour non-respect d’une information confidentielle.

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La Cour Suprême de Victoria, intervenant en première instance, a condamné le 12  novembre 2012 Google Inc. pour avoir relayé sur son service de référencement naturel des informations jugées diffamantes.

Le demandeur, Milorad Truklja, un organisateur de spectacle avait fait la une des journaux australiens pour avoir été visé par des coups de feu dans un restaurant de Melbourne en 2004.

Relatant cet évènement, de nombreux articles de presse ont insinué qu’il était lié au monde du crime organisé. En outre, ces articles renvoyaient vers le site « Melbourne Crime », spécialisé dans le recensement d’agressions imputées au monde de la criminalité.

Google est concerné du fait que, lors de la saisie du nom du plaignant dans le moteur de recherche, les trois premières pages renvoyaient systématiquement vers des articles et des images l’associant au crime organisé.

Milorad Truklja a donc envoyé une lettre de notification à Google l’enjoignant de modifier le résultat de la recherche.

Google n’ayant pas répondu, il a déposé une plainte pour diffamation devant la Cour de Victoria.

En défense, Google avance qu’elle ne peut être tenue responsable du fait d’un contenu généré automatiquement par un robot. Elle insiste sur le fait que le processus est entièrement automatisé et qu’il ne nécessite aucune intervention humaine.

Le jury comme le juge réfutent cet argument retenant la qualification d’éditeur (au sens de la loi sur les délits de presse australienne). La Cour insiste sur le fait qu’en droit australien, la simple intention de diffuser un contenu suffit à caractériser la diffamation. En l’espèce, Google a effectivement eu l’intention de publier ce contenu, de la même façon qu’un marchand de journaux nous précise le juge et doit donc être déclarée coupable d’acte de diffamation.