Le 10 octobre 2012, l’ICANN a proposé la mise en place d’un système « fiable et équitable » pour déterminer l’ordre de traitement des candidatures aux nouvelles extensions génériques.
Cette procédure prend la forme d’un tirage au sort, une loterie, permettant d’assigner aux candidats un numéro (« Draw Number »). La loterie doit se dérouler entre le 4 et le 15 décembre 2012.
Bien évidemment, le tirage au sort n’est pas automatique et les candidats devront acheter un ticket, vendu au prix d’environ 100 dollars, pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée. Cet achat devant être effectué auprès des bureaux californiens de l’ICANN, l’organisation précise que les candidats pourront se faire représenter gratuitement afin de leur faire économiser les frais de voyage.
Le numéro ainsi attribué aura une triple utilité pour les candidats aux nouvelles extensions génériques. Tout d’abord, il déterminera l’ordre dans lequel les évaluations initiales seront traitées. L’ICANN précise que les premières évaluations devraient être rendues dans le courant du mois de mars 2013 et les dernières à la fin du mois de juin. L’ICANN prévoit néanmoins de traiter les candidatures IDN en priorité afin de favoriser la « diversité » de l’Internet.
Deuxièmement, le numéro de tirage servira à fixer un ordre de passage pour les tests de pré-délégation technique (en fonction de l’état de préparation du candidat). Selon l’ICANN, vingt candidatures seront traitées par semaine. De plus, aucune délégation ne sera effectuée avant le 46ème Meeting de l’ICANN à Pékin qui se déroulera du 7 au 12 avril 2013. Les délégations auront donc probablement lieu peu de temps après, soit courant du mois de mai 2013.
Troisièmement, le numéro de tirage permettra de déterminer l’ordre de passage pour la signature du contrat de délégation entre l’ICANN et le candidat.
Enfin, il est indiqué que la date limite pour déposer des oppositions est fixée au 13 mars 2013, ce qui laisse deux mois supplémentaires aux éventuels retardataires pour se préparer.
Il est important de préciser que la participation à cette loterie n’est pas obligatoire et repose sur une démarche volontaire des candidats. Certains n’ont initié une procédure devant l’ICANN que de manière préventive, dans l’attente du comportement de leur concurrent direct. Ce tirage au sort ne s’adresse donc pas à eux.
Cette proposition est publiée pour une période de commentaires publics de trente jours à l’issue de laquelle l’ICANN prendra la décision de l’implémenter telle quelle ou de l’amender.
Nominet est le registre est charge du <.co.uk>. L’attribution de ces noms de domaine se faisant généralement sur le principe du « premier arrivé, premier servi », de nombreux conflits sont susceptibles d’éclater. Il était donc nécessaire de mettre en place une procédure de règlement des litiges adaptée. Ainsi, lorsqu’une personne estime que l’enregistrement d’un nom de domaine porte atteinte à ses droits (le plus souvent un droit de marque) deux possibilités s’offrent à elle. Elle peut porter l’affaire devant un tribunal, en se pliant aux conditions classique de l’action en justice, ou elle peut porter plainte devant Nominet, qui est aussi responsable d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les noms de domaines en <co.uk>.
Cette procédure extrajudiciaire est définie dans une charte intitulée « Dispute Resolution Service Policy » (DRS). Elle se distingue par une phase de médiation obligatoire qui aboutit très souvent à un règlement amiable du litige. Dans le cas où la phase de médiation échoue, l’Expert doit alors statuer sur l’enregistrement abusif du nom de domaine.
La décision de l’Expert peut faire l’objet d’un appel devant Nominet qui mandatera un groupe s’expert, « Expert Review Group » de trois personnes pour réexaminer l’affaire. Là encore, les Experts ne peuvent se prononcer que sur la nature abusive de l’enregistrement du nom de domaine.
En 2008, Airline operator Emirates engagea une procédure extrajudiciaire afin de faire transférer à son profit le nom de domaine <emirates.co.uk>.
L’Expert du premier degré décidant que l’enregistrement avait été légitime, le requérant fit appel de la décision. Celle-ci fut annulée par le groupe d’Expert qui constata l’enregistrement abusif du nom de domaine et ordonna son transfert.
Le réservataire porta alors l’affaire devant les tribunaux et le 7 mars 2012, la Haute Cour de Justice le débouta de ses demandes.
La Haute Cour nous explique qu’il n’est pas possible pour une juridiction de l’ordre judicaire de statuer sur l’enregistrement abusif d’un nom de domaine. En effet, cela reviendrait à autoriser une nouvelle voie procédurale non prévue dans la charte DRS.
Cette nouvelle voie aurait pour effet de paralyser la procédure DRS puisque celle-ci doit être immédiatement suspendue dans le cas où une procédure judicaire est initiée (paragraphe 20 de la charte). Si les tribunaux de l’ordre judicaire pouvaient connaître de l’enregistrement abusif des noms de domaine, cela faciliterait grandement l’action en justice des réservataires qui, menacés d’une procédure DRS, saisiraient systématiquement la justice. La procédure extrajudiciaire perdrait alors tout son sens.
Les juges ont donc laissé à l’Expert seul le soin de décider de l’enregistrement abusif d’un nom de domaine, fermant la porte à toute nouvelle voie procédurale parallèle. L’objectif avoué est de protéger la procédure DRS. En effet, cette procédure est plus rapide et moins couteuse qu’une action en justice classique et il apparaissait nécessaire de la préserver. Il ne peut donc y avoir aucun réexamen d’une décision en appel de Nominet. En outre, il semble que même une décision de première instance ne puisse faire l’objet d’un examen devant le juge judiciaire. En effet, dans sa décision du 7 mars 2012, la Cour a précisé à plusieurs reprises que la question de l’enregistrement abusif ne regardait que l’Expert. Il n’y a donc aucune raison pour que le raisonnement soit différent au regard d’une décision du premier degré.
Une autre leçon qui semble pouvoir être tirée de cette décision est que le juge judiciaire n’est pas lié par la décision de l’Expert. En effet, le refus d’une « voie parallèle » met en exergue l’indépendance entre les deux procédures, judicaire et extrajudiciaire. Il serait donc illogique de considérer qu’un juge judicaire soit lié par une décision de Nominet. Rappelons à ce propos que le juge américain a eu très tôt l’occasion d’affirmer son indépendance par rapport à toute décision UDRP[1].
Finalement, cette indépendance entre les deux procédures les protège l’une de l’autre. En effet, le juge et l’Expert ne statuent pas de la même façon puisque ce dernier ne peut connaître que de l’enregistrement abusif du nom de domaine. Si le réexamen des décisions extrajudiciaires avait été autorisé, cela aurait signifié que le juge aussi pouvait connaître du caractère abusif d’un enregistrement. Or, cela aurait créé des interférences avait d’autres champs du droit, comme le droit des marques. Celui-ci ne distingue pas selon qu’un enregistrement a été abusif ou pas, ne s’intéressant qu’à la notion de contrefaçon. Autoriser un réexamen aurait alors introduit une nouvelle exception non prévue dans les textes.
[1] United States District Court, Eastern District of Virginia, Alexandra Division, May 10, 2001, Dan Parisi v. NetLearning Inc.
La résolution des litiges liés aux noms de domaine est devenue un enjeu majeur avec la croissance exponentielle d’Internet. Les conflits concernant la propriété des noms de domaine sont ainsi de plus en plus fréquents et leurs règlements de plus en plus fastidieux par la surcharge des tribunaux mais également par les coûts élevés que peuvent engendrer des procédures judiciaires classiques. Face à ces défis, des mécanismes extrajudiciaires de résolution de litige ont été mis en place pour offrir des solutions plus rapides, moins coûteuses et accessibles, afin de répondre efficacement aux besoins des parties concernées.
Contexte historique du règlement des litiges de noms de domaine en France
Depuis son introduction en 2011, la procédure SYRELI (Système de Résolution de Litiges) est la procédure extrajudiciaire la plus ancienne proposée par l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération). Elle permet au requérant de demander à l’AFNIC la suppression ou la transmission d’un nom de domaine enregistré en .fr lorsque celui-ci porterait atteinte à des droits antérieurs tels qu’une marque, un nom commercial, un droit de la personnalité…
Cette procédure s’adresse généralement aux litiges relativement simples et évidents, où l’application de l’article L.45 2 du CPCE est manifeste.
La jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles (2011)
La même année, le 15 septembre 2011, la Cour d’appel de Versailles (RG n°2009/07860) a été confrontée à une affaire mettant en évidence les limites de la responsabilité de l’AFNIC dans la gestion de noms de domaine en .fr. La juridiction a jugé que l’AFNIC ne pouvait être tenue responsable de la publication ou du maintien d’un nom de domaine litigieux parce qu’elle n’avait pas une compétence juridictionnelle autonome pour trancher des litiges de propriété intellectuelle. En substance, l’arrêt a souligné que l’AFNIC, en tant que bureau d’enregistrement, ne pouvait se substituer aux juridictions nationales pour apprécier l’existence ou la violation de droits de propriété intellectuelle. Cette décision a mis en lumière une problématique majeure : l’absence d’un mécanisme impartial et indépendant capable de trancher efficacement ces litiges en dehors de la sphère judiciaire.
Nécessité d’un mode de règlement extrajudiciaire de litige des noms de domaine amélioré
C’est cette question de partialité potentielle, inhérente à des décisions rendues sans l’intervention de tiers totalement indépendants (l’AFNIC étant en charge de la gestion des noms de domaine en .fr), qui a conduit le législateur et les praticiens à prévoir une réponse plus structurée dans le cadre législatif de 2013. L’objectif était de fournir un cadre équilibré, rapide et accessible pour les conflits liés aux noms de domaine en .fr, tout en respectant les droits des titulaires et des requérants.
L’intégration de nouveaux principes législatifs
Un cadre législatif mis à jour
Bien que la procédure SYRELI ait été mise en place dès 2011, le pouvoir législatif a fortement réformé le cadre entourant la gestion des litiges de noms de domaine en France. Elle a imposé une mise à jour de la procédure de résolution extrajudiciaire des litiges, en intégrant l’intervention de tiers indépendants dans les conflits entre les titulaires de droits et les détenteurs de noms de domaine.
Cette réforme visait à renforcer l’impartialité du processus de règlement extrajudiciaire des litiges et à améliorer la gestion des conflits de cybersquatting et de violation de marques. Elle a permis de mieux encadrer les procédures en instaurant des mécanismes plus transparents mais également en permettant une analyse juridique de la situation bien plus approfondie, nécessaire à la résolution de litiges complexes.
Cette procédure vient en réponse à la promesse des réformes successives aux alentours de 2013 et a été introduite en 2016 en partenariat avec l’OMPI, permettant ainsi une alternative à la procédure SYRELI grâce à l’intervention d’experts indépendants sélectionnés par l’OMPI et l’AFNIC pour examiner les demandes.
Ces procédures s’appliquent aux noms de domaine sous les extensions gérées par l’AFNIC :
Ces procédures sont ouvertes à toute personne justifiant d’un intérêt à agir en vertu de l’article L.45 2 CPCE (atteinte aux droits de propriété intellectuelle, droit de la personnalité, ordre public, etc.).
L’objectif essentiel est d’accroître l’indépendance du décideur dans les affaires qui soulèvent des questions plus complexes ou nécessitant une analyse juridique approfondie, en dehors du collège interne de l’AFNIC.
Médiation AFNIC : vers une résolution amiable
En parallèle des procédures SYRELI et PARL EXPERT, qui, bien que de nature extrajudiciaire demeurent particulièrement formelles, le règlement des litiges devant l’AFNIC obéit à un cadre proche du contentieux judiciaire. En effet, le consentement des deux parties quant à leur présence à la procédure n’est pas requis, la décision rendue par l’AFNIC s’impose aux parties (sous réserve d’un éventuel recours judiciaire) et la procédure implique également des frais de procédure. Le fonctionnement de ces mécanismes présente ainsi de fortes analogies avec celui des litiges judiciaires.
C’est dans ce contexte que l’AFNIC a introduit, depuis 2023, une procédure de médiation entièrement gratuite, reposant sur l’assentiment des deux parties, encourageant, de fait, une résolution amiable des différends en amont ou en complément de l’une des procédures de règlements amiable des litiges. Cette médiation se distingue par sa rapidité, sa brièveté (généralement limitée à quelques jours ), son caractère strictement confidentiel et l’absence de gel automatique du nom de domaine concerné.
Conclusion
Les règlements des litiges extrajudiciaires relatifs aux noms de domaine en .fr enrichie par les dispositifs SYRELI et PARL EXPERT, constitue aujourd’hui un ensemble de solutions efficaces, rapides et adaptées. Tandis que la SYRELIdemeure appropriée pour les litiges simples, où l’atteinte au nom est évidente, la PARL EXPERT offre une véritable analyse impartiale par un expert indépendant, répondant à la problématique historique de neutralité mise en lumière par la jurisprudence. Enfin, la procédure de médiation récente introduite par l’AFNIC complète ces options pour renforcer l’utilisation des résolutions de conflits amiables.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1.Qu’est-ce qu’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges ?
La procédure extrajudiciaire permet de résoudre un conflit sans passer par les tribunaux. Elle repose sur l’intervention d’un tiers qui prend une décision sur le fond du litige, offrant ainsi une solution rapide et souvent moins coûteuse que les actions judiciaires classiques.
2.Les décisions prises dans le cadre de ces procédures sont-elles contraignantes ?
Les décisions prises dans le cadre des procédures SYRELI et PARL EXPERT ne sont pas directement contraignantes pour les parties. Elles sont contraignantes pour l’AFNIC, qui doit mettre en œuvre la décision. Toutefois, si l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision, elle peut saisir les juridictions compétentes pour faire appel de la décision, notamment pour demander un examen judiciaire du fond du litige.
3.Quelle est la durée d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges ?
La durée d’une procédure extrajudiciaire varie en fonction de la complexité du litige. En général, les procédures comme la SYRELI sont plus rapides (quelques semaines), tandis que les litiges complexes traités par la PARL EXPERT peuvent prendre un peu plus de temps, en fonction des éléments à examiner.
4.Est-il possible de recourir à une procédure extrajudiciaire pour un litige portant sur un nom de domaine hors des extensions gérées par l’AFNIC ?
Non, les procédures SYRELI et PARL EXPERT sont uniquement applicables aux noms de domaine enregistrés sous les extensions gérées par l’AFNIC (comme .fr, .re, .yt, etc.). Pour d’autres extensions, il existe des mécanismes similaires gérés par d’autres organisations de registre.
5.La médiation AFNIC peut-elle être utilisée après la décision de PARL EXPERT ?
Non, la médiation doit être initiée avant ou en parallèle des procédures formelles. Une fois qu’une décision a été rendue dans le cadre de PARL EXPERT, il n’est plus possible de recourir à la médiation. .
6.Les parties doivent-elles être représentées par un avocat dans le cadre des procédures SYRELI ou PARL EXPERT ?
Non, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire dans ces procédures. Toutefois, dans les litiges complexes, il peut être recommandé de se faire assister par un avocat ou un expert en propriété intellectuelle pour maximiser les chances de succès.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique
Deux nouveaux Etats viennent de rejoindre l’Union de Madrid, portant ainsi à 87 le nombre total de parties contractantes au système de Madrid.
L’adhésion de la Colombie au Protocole de Madrid a eu lieu le 29 mai 2012 et est entré en vigueur le 29 août 2012. Les titulaires de droits pourront ainsi protéger leurs marques sur ce territoire par le biais d’une marque internationale désignant la Colombie. Une désignation postérieure est également envisageable, même si la marque internationale est antérieure à l’adhésion de la Colombie. Le délai pour notifier un refus provisoire de protection est porté à 18 mois et la notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition pourra intervenir après l’expiration du délai de 18 mois.
Les Philippines ont quant à elles déposé leur instrument d’adhésion au Protocole auprès de l’OMPI le 25 avril 2012, rendant ce dernier effectif le 25 juillet 2012. Contrairement à la Colombie, une marque internationale enregistrée avant l’adhésion des Philippines au Protocole ne pourra pas faire l’objet d’une extension à leur égard. Ainsi, seules les marques internationales enregistrées après le 25 juillet 2012 pourront désigner les Philippines. A l’instar de la Colombie, le délai pour notifier un refus provisoire de protection est désormais de 18 mois.
L’adhésion de la Colombie pourrait marquer un tournant majeur dans l’Histoire de la marque internationale. En effet, la Colombie est le premier pays d’Amérique latine à adhérer au système de Madrid. Il est probable que d’autres pays d’Amérique du sud suivent ce mouvement, à l’image du Mexique dont le Sénat vient récemment d’adopter une loi autorisant une future adhésion à l’Union de Madrid. Des discussions sont d’autre part en court au sein de l’Office de la Propriété Intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) en vue d’une éventuelle adhésion.
Depuis la création du Protocole de Madrid en 1989, le nombre de parties contractantes au système de Madrid ne cesse d’augmenter, facilitant ainsi la protection internationale des marques des titulaires de droits. Ces récentes adhésions démontrent à nouveau l’intérêt porté au système de Madrid et la vitalité de la marque internationale.
Parallèlement au lancement du .eu qui se tînt le 7 décembre 2005, des contrats de licence de marques ont fleuri ça et là entre des entreprises non européennes, plus particulièrement américaines, et des conseils européens aux fins d’enregistrer des noms de domaine en .eu durant la période prioritaire « Sunrise Period ». Des montages juridiques prenaient la forme suivante : une entreprise américaine qui souhaitait enregistrer un nom de domaine en .eu mais qui n’avait aucun lien, avec le territoire européen tel qu’un siège social ou un établissement principal, signait un contrat avec un conseil situé dans la Communauté. Ladite licence de marque donnait pouvoir au conseil d’enregistrer un nom de domaine en .eu en son nom propre mais pour le compte du titulaire de marque qui ne satisfaisait pas les exigences découlant de l’article 4, §2b du Règlement CE n°733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002[1]. Ces montages juridiques ont éclot durant la « Sunrise Period[2]» avant que la réservation des noms de domaine en .eu ne soit ouverte au public.
La nature de ces licences est apparue douteuse aux yeux d’une entreprise belge de vente de lunettes et de lentilles en ligne. Le litige a fait l’objet d’une question préjudicielle portée à l’attention de la Cour et qui est toujours pendante.
L’affaire Pie Optiek : une décision à ne pas perdre de vue
L’entreprise belge Pie Optiek opère ses activités par le biais d’un site Internet par lequel elle propose à la vente des lentilles et des lunettes. Elle exploite son cœur de métier via le site www.lensworld.be. Cette dernière souhaitait réserver un nom de domaine en .eu durant la période Sunrise et pour ce faire a procédé au dépôt préalable de la marque Benelux LENSWORLD. Que ne fut pas son étonnement lorsque l’EURid refusa d’enregistrer le nom de domaine au motif qu’il avait déjà été réservé quelque temps plus tôt par le Bureau Gevers. L’enregistrement préalable réalisé par Bureau Gevers pose la question de l’essence même de la licence de marque. En effet, une entreprise américaine du nom de Walsh Optical avait signé une licence de marque avec le Bureau Gevers. La société américaine n’ayant pas d’établissement dans la Communauté, elle usa du mécanisme juridique décrit ci-dessus aux fins d’enregistrer le nom de domaine lensworld.eu. Le Bureau Gevers avait alors réservé ledit nom de domaine avec succès. Le problème de droit ici soulevé est celui de savoir si Bureau Gevers peut être considéré comme un « titulaire de droits antérieurs » au sens du Règlement CE n°874/2004 ? Les demandes de Pie Optiek étaient les suivantes :
– Pie Optiek souhaitait voir reconnaître le caractère abusif et spéculatif du contrat de licence de marque ainsi consenti ;
– Pie Optiek sollicitait également le transfert du nom de domaine lensworld.eu.
L’avocat général, Madame Trstenjak dans ses conclusions rendues publiques le 3 mai dernier a affirmé clairement la nécessité d’avoir un établissement au sein de la Communauté pour avoir qualité à la réservation d’un nom de domaine en .eu.
La question préjudicielle ainsi soulevée devant la CJUE était de savoir si le montage juridique pouvait être considéré comme un véritable contrat de licence de marque. Ou un simple contrat de service De nombreuses entreprises ayant recouru aux artifices dudit montage juridique sont aujourd’hui dans l’expectative. Ce qui apparaissait auparavant comme une solution salvatrice revêt donc aujourd’hui les apparats d’une véritable menace si la CJUE donne son blanc-seing aux conclusions de l’avocat général.
Quelques chiffres sur le .eu :
-L’Allemagne est le plus important réservataire de .eu avec pas moins de 1119210 réservations de noms de domaine (chiffres au 17 juillet 2012, source : www.eurid.eu);
-Le dernier rapport trimestriel de l’EURid pour le premier trimestre 2012 a mis en exergue que le .eu connait une croissance de 6,1% par rapport au 1er trimestre 2012 ;
-En terme de volume d’enregistrement, la Lituanie, l’Autriche et la Slovaquie sont en première position.
Depuis quelques années, l’enregistrement de noms de domaines chinois en .cn de premier niveau (TLD) a fait l’objet d’un accès limité pour les individus étrangers et les entreprises étrangères. Le but étant de lutter contre le cybersquatting.
Cependant, le gouvernement chinois a décidé de rouvrir l’enregistrement des extensions en .cn aux particuliers et entreprises étrangères. Le Centre d’information sur le réseau d’internet en Chine (CNNIC) a fixé des conditions devenues effectives le lundi 3 septembre 2012 et qui devront être respectées par les compagnies étrangères et les particuliers souhaitant procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine en .cn.
Les sociétés étrangères sont désormais habilitées à enregistrer des noms de domaine en .cn en leur nom propre à condition de respecter les exigences posées par le CNNIC. Les réservataires devront fournir une copie de leur licence d’exploitation ainsi que l’identité de la personne responsable de la société. Une lettre d’engagement n’est plus requise.
En ce qui concerne les particuliers, une seule condition est requise : la copie d’un document officiel contenant le nom du réservataire tel qu’un passeport ou une carte d’identité.
Il semble que la lutte contre le cybersquatting ne soit plus l’objectif principal des autorités chinoises !
Nous pouvons donc nous attendre à une augmentation du cybersquatting dans l’extension chinoise.
Dans le cadre du programme de new gTLDs, l’Icann avait fixé une période de 60 jours pour les commentaires publics sur les candidatures publiées, soit jusqu’au 12 août. Devant le nombre de candidatures (1930), le nombre de commentaires déjà publiés (plus de 5000) et la demande pressante de prolongation de la période de commentaires publiques, l’Icann a annoncé une extension de 45 jours (soit, jusqu’au 26 septembre 2012).
Les commentaires publics sont particulièrement importants dans la mesure où ils sont transmis aux examinateurs et peuvent éventuellement être pris en compte dans l’évaluation finale des candidatures. Ces commentaires peuvent se faire sur l’un des critères suivants :
– Risque de confusion avec une extension existante
– Atteinte à un droit
– Intérêt public restreint (moralité ou ordre public)
– Opposition d’une communauté
Ces commentaires ne se substituent pas à une procédure d’opposition formelle et ne peuvent en aucun cas bloquer l’évaluation d’une candidature.
Les commentaires publics : un double intérêt
Si le premier effet d’un public comment est de pouvoir faire connaître publiquement la position d’un entreprise ou d’une organisation vis-à-vis de certaines candidatures, et donc de tenter d’influer sur la décision des examinateurs, il existe un deuxième effet qui se manifeste par le biais de l’Objecteur indépendant. Ce dernier, nommé par l’Icann, a pour mission de déposer – à sa seule appréciation – des oppositions formelles aux candidatures qui porteraient atteinte à l’intérêt public ou aux intérêts d’une communauté. Son action est par contre limitée aux seules candidatures qui ont fait l’objet d’un commentaire public.
Avec plus de 1900 candidatures pour des extensions couvrant de nombreux domaines, la présence et l’activité des sociétés sur Internet sera impacté fortement dans les années à venir. Poster un commentaire public avant le 26 septembre est ainsi la meilleure option pour faire connaître son opposition à certaines candidatures.
Le tribunal de l’Union européenne a confirmé le refus d’enregistrement de la marque communautaire « BEATLE » le 23 mars 2012. Bien que couvrant des appareils de locomotion destinés à un public handicapé, l’OHMI avait rejeté la demande d’enregistrement de la société Handicare Holding BV (devenue You-Q BV) le 31 mai 2010. Apple Corps, la société de production du célèbre groupe de Liverpool, s’était en effet opposée à cet enregistrement en se fondant sur ses nombreux enregistrements de marques antérieures « THE BEATLES » ou « BEATLES », aussi bien nationales, communautaires, figuratives ou verbales.
La juridiction européenne constate dans un premier temps que les marques « THE BEATLES » et « BEATLES » jouissent d’une grande renommée, particulièrement dans le domaine des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo. Si la décision précise ensuite que les deux signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires, elle reconnaît que les produits visés ne le sont pas.
Mais même en l’absence de risque de confusion, un lien entre les deux signes n’est pas à exclure. La décision considère en effet que les marques « THE BEATLES » et « BEATLES » jouissent d’une telle renommée qu’une marque similaire tirerait un profit indu de l’image positive de liberté et de jeunesse que le public pertinent pourrait associer à d’autres produits. Le tribunal applique ici l’article 8 paragraphe 5 du règlement sur la marque communautaire relatif à la protection de la marque de renommée pour des produits non similaires. L’arrêt s’inscrit de plus dans le sillage de la jurisprudence constante en la matière[1] qui exige « premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; deuxièmement, l’identité ou la similitude des signes en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. »
[1] Voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Rec. p. II‑1825, point 30, et du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, point 34.
La Cour de cassation met un terme aux hésitations de la jurisprudence en conférant, par 3 arrêts du 3 mai 2012, le statut d’éditeur à eBay.
Hébergeur ou éditeur ? Deux qualifications sont en effet possibles pour certains sites commerciaux du type d’eBay. Cette dualité résulte de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 qui institue un régime de responsabilité allégée pour l’hébergeur. Ainsi, le site de vente en ligne qui n’a pas connaissance du caractère illicite des produits échangés sur sa plate-forme ne peut pas voir sa responsabilité engagée : il s’agit d’un hébergeur. L’éditeur, qui a connaissance de la nature contrefaisante des produits circulant sur le site, sera en revanche pleinement responsable.
Si la Cour de justice européenne avait reconnu le statut d’hébergeur à eBay dans un arrêt du 12 juillet 2011, la jurisprudence française était quant à elle plus hésitante. Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait par exemple jugé le 13 mars 2012 qu’Ebay pouvait bénéficier du statut d’hébergeur, alors la Cour d’appel de Reims avait retenu la responsabilité du site le 20 juillet 2010.
Les 3 arrêts de la Cour de cassation clarifient cette situation en affirmant que « les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeursjoué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité ». Ne pouvant plus se retrancher derrière ce statut favorable d’hébergeur, eBay devra désormais répondre des atteintes aux droits de propriété intellectuelle commises avec son concours d’éditeur.
Ainsi, il est recommandé de mettre en place une surveillance systématique des marques sur eBay, ce que propose le cabinet avec sa plateforme DreyfusIPweb®.
C’est sous les auspices de la transparence que le nouveau président de L’ICANN Fadi Chehadé s’est engagé à débuter son mandat. Alors que celui-ci prendra ses fonctions le 1er octobre 2012, une quinzaine de jours avant la conférence de Toronto (14 au 19 octobre), l’ancien ingénieur de Bell Labs est passé notamment par IBM et encore récemment chez Vocado LLC dans le domaine des logiciels, devra relever un défi de taille : celui de prendre un train en route à savoir le projet des nouvelles extensions. Fadi Chehadé sera un président consensuel mais se doit de prouver qu’il est à la hauteur du poste qui lui a été attribué alors que la gouvernance de l’ICANN doit faire face à des contempteurs de plus en plus nombreux. Plusieurs points d’importance ont été traités lors de cette conférence :
–Le couperet est tombé pour l’archerie digitale :
Alors que la conférence débutait en terre tchèque, l’archerie digitale qui devait permettre de regrouper les 1930 candidatures lot a été suspendue. Décrié avant sa mise en service et lors de ses prémisses, 10 jours seulement avant la fermeture du système les candidats trouvent porte close alors que seulement 20% d’entre eux avaient enregistrés leur date et heure de dépôt pour déposer leur dossier complet de candidature. Les alternatives ont été vivement discutées et c’est finalement l’abandon du système qui a été décidé par l’ICANN. Un véritable coup de semonce, deux alternatives ont été envisagées :
Le traitement simultané de toutes les candidatures dans un délai de 15 mois ;
Le regroupement des candidatures en trois lots dont l’évaluation serait de 5 mois par lots
Une question d’importance a également été abordée, celle de savoir si la publication des candidatures ayant fait l’objet d’une évaluation initiale se ferait :
–par lots au fil de l’eau, avec pour inconvénient majeur de conférer un avantage aux premiers candidats évalués ;
–de manière simultanée pour toutes les candidatures, ce qui serait équitable en soi, mais entraînerait un retard considérable dans un calendrier déjà bouleversé.
–Un probable retard dans l’intervention du GAC :
Le GAC a annoncé qu’il ne serait pas en mesure de former des avertissements anticipés (GAC early warnings) avant la conférence de l’ICANN à Toronto en octobre prochain. De plus, pour ce qui est des recommandations que le GAC peut émettre, il ne sera pas en mesure de les émettre avant la 46ème conférence de l’ICANN en Asie Pacifique qui se tiendra an avril prochain.
-Le maintien du calendrier pour les procédures préventives : la Trademark Clearinghouse en service en octobre 2012
La Trademark Clearinghouse, agrégateur de marques permettant aux titulaires de droits de déclarer leurs marques verbales entrera en période de test dès le début du mois de juillet et sera en service seulement au mois d’octobre prochain par deux fournisseurs de service à savoir IBM et Deloitte.
-La procédure URS (Uniform Rapid Suspension System) toujours en débat :
Pensée comme une procédure complémentaire de l’UDRP, l’URS devait être flexible et peu couteuse. Son coût devait être compris entre 300 et 500$ initialement. Cependant, lors de la conférence de l’ICANN à Prague aux termes de riches débats la possibilité de revoir ce coût à la hausse a été envisagée. Il a alors été avancé que des subventions pourraient éventuellement être versées. Cette procédure peut être utilisée par les titulaires de droit après l’attribution des nouvelles extensions et permet seulement de bloquer le nom de domaine et non d’obtenir un transfert ou une annulation de celui-ci. Aucun fournisseur de services n’a encore accepté de gérer cette procédure, le coût de faible ne permettant pas de rendre des décisions de qualité.
–Les procédures d’Objection, une procédure en ordre, des fournisseurs de service dans les starting-blocks :
Avec la Chambre de commerce internationale de Paris pour l’objection relevant de l’intérêt public limité et l’objection de la Communauté, l’OMPI pour l’objection d’atteinte aux droits d’autrui, pour laquelle Nathalie Dreyfus a été nommée Expert, et l’International Center for Dispute Resolution new-yorkais pour l’objection pour risque de chaîne, tous les fournisseurs de service sont prêts. Soulignons qu’il est possible de former une objection depuis le 13 juin dernier, date de publication des candidatures, et ce pendant une durée d’environ sept mois. Si les objections peuvent d’ores et déjà être déposées, elles commenceront à être ouvertes seulement deux semaines après la publication de l’évaluation initiale prévue à la fin du mois de janvier.
Pour l’heure, c’est l’incertitude qui pèse comme une chape de plomb sur le calendrier du lancement des nouvelles extensions. Les candidats aux nouvelles extensions tentent alors d’user du lobbying via la création de groupes pour accélérer le traitement des candidatures en particulier le NTAG, New TLD Applicant Group nouvellement créé.
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Written by Nathalie Dreyfus11/10/2012 
