Written by Nathalie Dreyfus13/12/2012 Les députés européens ont soutenu le brevet européen, autrement moins joliment nommé « paquet brevet de l’UE » faisant référence à trois volets distincts, à savoir le brevet unitaire, le régiment linguistique et la juridiction unifiée.
Ce nouveau système assurera une protection automatique du brevet dans les 25 Etats membres participants (l’Italie et l’Espagne étant en dehors du nouveau régime pour l’instant). Le montant des taxes d’un brevet européen est estimé à 4725 euros, contre 36 000 euros actuellement pour une protection équivalente.
La demande de brevet européen devra se faire à l’OEB en anglais, français ou allemand. Les brevets déposés seront disponibles auprès de l’OEB dans les trois langues. Dans le cas où le brevet est rédigé dans une autre langue, le Parlement a prévu un remboursement intégral des frais de traductions pour les petites et moyennes entreprises, les organisations sans but lucratif, les universités et les organisations publiques de recherche.
Selon les prévisions, chaque volet devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2014, sauf contretemps.
A suivre…
Written by Nathalie Dreyfus13/12/2012 Le 26 novembre 2012, le président de l’ICANN, Fadi Chehadé, a précisé avoir poursuivi la négociation des contrats avec les sociétés chargées de l’implémentation technique de la Trademark Clearinghouse, IBM et Deloitte. Des clauses supplémentaires vont ainsi être intégrées dans les contrats. Une des clauses précisera que l’ICANN conservera « tous les droits de propriété intellectuelle sur les données de la Trademark Clearinghouse ».
Ce projet de clause est intéressant. En effet, en Europe, le producteur d’une base de données réalisant un investissement substantiel dispose d’un droit par la loi[1] conférant au contenu une prérogative nouvelle de propriété intellectuelle : le droit sui generis. Les éléments structurels de la base sont quant à eux protégés au titre d’un droit d’auteur.
Telle n’est pas la même situation aux Etats-Unis, où la protection des bases de données est assurée par contrat, bien que le droit d’auteur puisse être invoqué lorsque la base revêt un effort créatif certain dans sa présentation ou son arrangement. Cependant, la jurisprudence se montre réticente en l’absence d’originalité véritable.
L’ICANN se préserve donc contre toute extraction ou réutilisation des données de la Trademark Clearinghouse et réaffirme sa volonté de garantir sa mainmise sur ce projet.
De cette façon, l’ICANN assainit la situation puisqu’aucune entité ne pourra acquérir de droits sur les données de la Trademark Clearinghouse.
[1] Droit issu de la directive n° 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, transposée en France par la loi du 1er janvier 1998 et intégrée aux articles L341-1 à L344-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Written by Nathalie Dreyfus06/12/2012 
Le 29 novembre se tenait la 12e édition des Trophées du Droit récompensant les meilleurs acteurs du monde juridique.
Dreyfus & associés a été distingué dans la catégorie conseil en propriété industrielle par l’obtention du Trophée d’Argent.
Déjà récompensé en 2011, dans la catégorie « équipe spécialisée montante », le cabinet s’affirme une nouvelle fois comme l’un des leaders dans le domaine de la propriété industrielle.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients sans la confiance desquels nous n’aurions pu obtenir ce trophée.
Written by Nathalie Dreyfus29/11/2012 Le Parlement thaïlandais vient tout juste d’approuver le projet du gouvernement d’adhésion au Système de Madrid.
Le Système de Madrid, mis en place par l’Arrangement de Madrid en 1891 et le Protocole de Madrid en 1989, offre au titulaire d’une marque la possibilité d’obtenir la protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Ce système permet d’économiser les frais particulièrement importants engendrés par de multiples procédures de dépôt national. Le protocole permet aussi une gestion facilitée de sa marque en permettant un changement ou un renouvellement de l’enregistrement par une même procédure.
La Thaïlande, seconde économie d’Asie du Sud, se met donc progressivement en conformité avec la tendance internationale. L’objectif recherché est d’accompagner l’expansion économique du pays en renforçant son attractivité aux yeux des titulaires de droit de marque.
Cependant, pour que l’adhésion de la Thaïlande soit rendue possible, il faut encore que le Parlement modifie la loi sur les marques. Les amendements, déjà rédigés par l’Office des Marque thaïlandais, devraient être approuvés d’ici six mois. L’adhésion de la Thaïlande au Système de Madrid est elle prévue pour 2015.
Written by Nathalie Dreyfus21/11/2012 Le 20 novembre 2012, l’ICANN a rendu public la liste des nouvelles extensions ayant fait l’objet d’un avertissement de la part du GAC[1].
Le GAC (pour Governmental Advisory Committee) est un comité consultatif composé de représentants des Etats et des organisations internationales membres de l’ICANN. Son rôle est de formuler conseils et avertissements sur les activités de l’ICANN.
Concernant les nouvelles extensions, le GAC a la possibilité de présenter deux types d’avis : les conseils et les avertissements. Les conseils sont pris collégialement par les membres du GAC et traduisent un consensus en vu du rejet d’une candidature. A l’inverse, les avertissements traduisent le désaccord d’un pays particulier au dépôt d’une candidature. Ils ne sont techniquement pas considérés comme des objections formelles et ne conduisent donc pas nécessairement vers une procédure de rejet des candidatures visées.
Le GAC a formulé un total de 242 avertissements dont la moitié (129) a été émise par l’Australie. Plusieurs catégories d’extensions sont visées. Parmi celles-ci, l’une correspond à des termes renvoyant à un secteur régulé (tels que le .doctor, le .financial ou le .lawyer). Dans cette situation, il reproché aux candidats l’absence de contrôle à l’enregistrement des noms de domaine, ce qui pourrait avoir pour conséquence de tromper le consommateur.
Une autre catégorie renvoie à des termes génériques dans lesquels l’enregistrement des noms de domaine est exclusivement réservé au candidat (comme le . cloud ou le .app pour lesquels Google et Amazon ont tous deux candidatés). L’Australie estime que la réservation par un acteur privé d’un terme générique privant ses concurrents de son utilisation aurait un impact anticoncurrentiel.
La France a émis 19 avertissements dont 4 contre les candidatures du .health, s’inquiétant de la protection du consommateur et de l’intérêt public.
L’entreprise Amazon a fait l’objet de 28 avertissements dont l’un visant l’extension .amazon. Le Brésil et le Pérou contestent cette candidature au motif que le terme « amazon » est un terme géographique renvoyant à une région constituant une part importante de nombreux pays d’Amérique du Sud. Sa réservation par une entreprise privée priverait son utilisation dans l’intérêt public (protection et promotion de la biodiversité…).
Enfin, certaines extensions telles que le .sucks et le .wtf font elles aussi l’objet d’un avertissement. Il est avancé que, du fait de leur connotation négative, nombreux seront ceux qui voudront protéger leur réputation ou leurs marques dans ces extensions. Le candidat doit alors présenter un mécanisme de défense efficace, mécanisme qui ne se retrouve pas dans les candidatures soumises à l’ICANN.
Si les avertissements du GAC concernant les extensions comportant des termes génériques ou géographiques semblent fondés, l’argumentaire développé autour des .sucks et .wtf apparaît comme une tentative de protéger la e-réputation des personnes, organisations et sociétés. Il y a fort à parier que cet avertissement sera interprété comme une tentative de contrôler au maximum la liberté d’expression sur Internet.
Les candidats ont 21 jours pour présenter une réponse à ces avertissements.
Written by Nathalie Dreyfus15/11/2012 1 – Le tirage au sort
Elle a ainsi profité de l’occasion pour préciser certains points relatifs au système de loterie (voir notre précédent article sur ce sujet[1]). Afin de pouvoir l’organiser, l’ICANN nous informe qu’elle s’est vue attribuée une licence l’autorisant à organiser un tirage au sort dans l’état de Californie.
Comme prévu, les participants devront acheter un ticket, soit directement soit par le biais d’un représentant. L’achat des tickets ne pourra être effectué qu’entre le 12 décembre 2012 et le 17 décembre 2012 au matin à l’hôtel Hilton LAX à Los Angeles
Le tirage au sort aura lieu le 17 décembre dans l’après midi au même hôtel et sera ouvert au public. La présence des participants au tirage au sort n’est pas requise.
2 – Evaluation initiale
Il est prévu que les résultats d’évaluation seront rendus en août 2013 (sur ce point, la date est reculée de deux mois par rapport à ce qui était initialement prévu). Les résultats de la procédure de vérification des antécédents des candidats seront publiés dans le même temps.
Les premiers résultats d’évaluation seront publiés dans l’ordre de priorité à partir du 23 mars 2013.
3 – Retrait de candidatures
Concernant les candidatures, six demandes de retrait ont été acceptées (AND, ARE, EST, CHATR, CIALIS et KSB) et sept autres demandes sont en cours de traitement.
Le système des candidatures TLD sera ré-ouvert le 26 novembre. Cependant, les candidats devront réinitialiser leur mot de passe.
[1] N. Dreyfus, New gTLDs : L’ICANN propose un système de loterie, <http://blog.dreyfus.fr/2012/10/new-gtlds-l%E2%80%99icann-propose-un-systeme-de-loterie/>
Written by Nathalie Dreyfus08/11/2012 Le 10 septembre, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a annoncé le dépôt par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande de son adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.
Le Système de Madrid, mis en place par l’Arrangement de Madrid en 1891 et le Protocole de Madrid en 1989, offre au titulaire d’une marque la possibilité d’obtenir une protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès d’un office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Ce système permet d’économiser les frais importants engendrés par de multiples procédures de dépôt national.
Petite spécificité, le délai pour notifier le refus de protection est porté d’un an à 18 mois, comme au Royaume Uni. En outre, l’île de Tokelau, pourtant partie intégrante du territoire néo-zélandais, n’est pas concernée. Seule une consultation, rendue obligatoire par le statut constitutionnel de l’île et l’engagement du gouvernement néo-zélandais en faveur d’un gouvernement autonome pour Tokelau, rendrait possible une telle adhésion.
L’adhésion de la Nouvelle-Zélande au Protocole de Madrid sera effective à partir du 10 décembre 2012, ce qui rendra sa désignation possible lors du dépôt d’une marque internationale.
Written by Nathalie Dreyfus25/10/2012 Franck Muller est un fabriquant de montres dont le slogan est « Master of Complications ». Le 14 janvier 2011, l’adage s’est vérifié puisque le Tribunal de commerce de Berne a donné raison à Franck Muller dans une affaire de contrefaçon de marque.
En mars 2009, lors d’un salon, Franck Muller avait dévoilé de nouveaux modèles de montres présentant l’inscription « MEGA » en leur centre. Un autre fabriquant de montres, Omega AG, détenteur de la fameuse marque « OMEGA », avait alors considéré que l’utilisation du signe « MEGA » pour des montres constituait une contrefaçon de sa marque.
Omega avait alors saisi le Tribunal de commerce de Berne en juillet 2009 afin d’empêcher Franck Muller d’utiliser le signe en question.
Selon la législation suisse, un signe ne peut être enregistré que s’il présente un caractère distinctif. Pour cela, le signe doit être suffisamment éloigné des termes normalement employés pour décrire le produit ou le service visé. Par exemple, le mot « pendule » n’est pas suffisamment distinctif pour une montre. De même, le terme « rouge » employé pour désigner un produit de couleur rouge est trop descriptif. Il ne peut donc pas être déposé comme marque.
Dans l’affaire qui nous concerne, le Tribunal a décidé que le mot « MEGA » appartenait au domaine public et rejeté l’action d’Omega. Les juges ont considéré que le mot « MEGA », un terme descriptif tiré de l’alphabet grec et signifiant « super » ou « grand », ne pouvait être utilisé que pour décrire le produit en cause. Il ne peut donc pas constituer une marque valide pour les montres. D’ailleurs, le mot « MEGA » apposé sur les montres Franck Muller était employé pour décrire la qualité particulière de ces montres, et plus précisément un type très complexe de mécanique.
L’usage du signe « MEGA » ne constituait donc pas un acte de contrefaçon de la marque OMEGA.
Le Tribunal aurait pu s’arrêter là, mais les juges ont tenu à répondre aux arguments du demandeur concernant le risque de confusion.
Le risque de confusion est l’un des éléments essentiels de la contrefaçon de marque. Il est constitué lorsque le consommateur d’attention moyenne est susceptible d’être induit en erreur sur l’origine du produit ou du service.
Pour établir ce risque de confusion, les signes, comme les produits ou services, doivent être comparés. Plus ils seront similaires, voire identiques, plus le risque de confusion sera caractérisé.
Dans le jugement du 14 janvier 2011, les juges ont considéré que le mot « OMEGA » devait être comparé aux mots « MEGA » et « FRANCK MULLER » ou « MEGA » et « FRANCK MULLER GENEVA ». En effet, « MEGA » n’était pas la seule inscription présente sur les montres. « FRANCK MULLER » et « GENEVA » étaient aussi inscrits sur les montres, avec la même taille et le même axe vertical. Pour les juges, cette impression d’unité poussait les consommateurs à envisager le mot « MEGA » comme un terme descriptif du produit en non comme une marque.
Pour que le risque de confusion soit caractérisé, une autre condition est nécessaire : la similarité entre les produits ou services visés par les signes.
De façon surprenante, le Tribunal a décidé que les produits en cause, des montres dans les deux cas, n’étaient pas similaires. Il est expliqué que le prix des montres n’avait rien de comparable, le prix de la plus chère des montres Omega étant cinq fois moins élevé que le prix de la moins chère des montres Franck Muller. De plus, les réseaux de distribution, la technologie employée et le public visés étaient différents.
La décision du Tribunal suisse est particulièrement dure pour Omega AG. Les juges ont fait preuve d’une grande sévérité dans la comparaison des produis en cause. Il n’est pas certain que le consommateur d’attention moyenne aurait remarqué la moindre différence entre les deux montres, même si l’une est beaucoup plus chère que l’autre !
Written by Nathalie Dreyfus18/10/2012 Le 17 octobre 2012, la société Name.Space a assigné l’ICANN devant la District Court of California pour, entre autres, violation d’un droit de marque de common law, entente illicite, abus de position dominante, concurrence déloyale et acte délictueux.
Dans sa plainte, Name.Space demande l’interdiction de la délégation par l’ICANN de 189 gTLDs dont le .hotel, le .london ou le .berlin.
Name.Space précise qu’elle opère plus de 400 TLDs dans une racine alternative de l’Internet depuis 1996. Cependant, ces extensions ne sont pas visibles par le commun des internautes puisqu’il faut une configuration spéciale pour utiliser une racine alternative. Name.Space peut donc prétendre à une antériorité certaine puisque l’ICANN n’a été fondée qu’en 1999.
De plus, l’ICANN avait déjà lancé une procédure similaire à celle des gTLDs en 2000 pour un montant de 50 000 dollars par extension (contre 185 000 dollars aujourd’hui). Name.Space avait soumis sa candidature pour 118 extensions, toutes refusées.
Name.Space met donc en avant le coût prohibitif et la complexité de la nouvelle procédure pour reprocher à l’ICANN une violation des règles concurrentielles telles qu’exposées par le Sherman Antitrust Act.
Cette affaire est à mettre en parallèle avec une autre plainte, déposée le même jour par Image Online Design contre l’ICANN devant la District Court of California.
Cette société gère plus de 20 000 noms de domaine en .web dans une racine alternative. Elle avait donc déposée une demande à l’ICANN pour le .web dans le cycle de 2000 qui n’a jamais été officiellement refusée.
Le conflit porte donc sur le fait que l’ICANN propose aujourd’hui cette extension, pour laquelle sept candidats ont effectué une demande.
Image Online Design invoque donc la violation par l’ICANN de son droit sur la marque .WEB et la violation d’une obligation contractuelle concernant la demande pour l’extension .web.
L’ICANN doit donc maintenant faire face à deux procès anti-trust (l’un visant le .xxx) et un procès en contrefaçon de marque et responsabilité contractuelle.
Il est plus que probable que cela aura un impact sur le programme des gTLDs. Sur le plan des délais tout d’abord, il est important de souligner qu’Image Online Design, à la différence de Name.Space, a fait une demande tendant à l’interdiction provisoire et préalable de l’utilisation par l’ICANN du .web. S’il est fait droit à cette demande, le .web sera gelé sur injonction du juge avant même qu’une décision sur le fond soit rendue.
De plus, un problème de sécurité juridique se pose puisqu’il est fort possible que les demandeurs, dans le cas où les plaintes sont rejetées, se retournent contre les candidats aux nouvelles extensions.
Il faut cependant rester prudent quant aux chances de succès d’une telle action. En effet, le portefeuille d’extensions gérées par Name.Space contient de nombreux termes génériques, donc difficilement protégeables.
En ce sens, le .web revendiqué par Image Online Design est un terme descriptif et il est fort surprenant que l’USPTO ait accepté de l’enregistrer à titre de marque. De plus, Name.Space gère des extensions composées de termes géographiques tels que le .london ou le .berlin. Or, il est difficilement imaginable que cette société se retourne contre la ville de Berlin pour avoir candidaté pour l’extension correspondante en invoquant un droit de marque de common law antérieur.
