Actualité

L’économie numérique se distingue des autres secteurs par son caractère immatériel et internationalisé qui rend les critères d’imposition classiques inefficaces. En effet, l’OCDE attribue le pouvoir d’imposer les bénéfices à l’Etat dans lequel l’entreprise a son siège plutôt qu’à celui dans lequel elle exerce son activité. Il est alors facile pour les entreprises de transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux en y établissant leur siège tout en exerçant leurs activités vers un territoire sur lequel elles ne seront pas imposable.

Un rapport du 18 janvier 2013 [1] propose de faire évoluer la notion « d’établissement stable » pour permettre l’imposition des entreprises de l’économie numérique y compris par les Etats ou l’entreprise n’est pas physiquement établie. Considérant le rôle essentiel de l’exploitation des données personnelles dans l’économie numérique, le rapport suggère d’établir une taxe sur la collecte et l’exploitation de ces données par les entreprises. Cette imposition permettrait de taxer indifféremment les entreprises établies en France ou à l’étranger dès lors qu’elles exploitent les données personnelles des utilisateurs français.

La proposition vise en particulier les entreprises qui pratiquent un suivi régulier et systématique de l’activité de leurs utilisateurs. Elle est justifiée comme une contribution normale des entreprises aux dépenses publiques du fait même que les données personnelles qu’elles exploitent sont le fruit d’un travail gratuit dont elles bénéficient grâce aux dépenses publiques qui assurent aux utilisateurs l’accès au réseau.

L’imposition des entreprises de l’économie numérique est un sujet récurrent et diverses propositions, comme la « Taxe Google » ont déjà été avancées sans aboutir. Aujourd’hui, il est proposé un critère d’imposition qui vise à permettre à la fois d’établir un contrôle sur l’exploitation des données personnelles tout en préservant l’innovation par le biais d’une nouvelle fiscalité recherche & développement qui serait favorable à l’émergence d’entreprises nouvelles.

L’idée est originale et mérite d’être creusée. Encore faut-il que la taxe soit juste !

La taxe sur les données personnelles est d’abord envisagée au niveau national, mais son efficacité est également dépendante d’un consensus international et plus particulièrement par les membres de l’OCDE. La France devait aborder cette proposition à l’occasion du dernier G20 mais les suites de ce projet et les réactions des Etats membres sont encore attendues.

Comme vous le savez, à partir du second semestre 2013, plus de 1400 nouvelles extensions génériques (gTLD) devraient progressivement voir le jour. Plus de la moitié seront ouvertes pour enregistrer des noms de domaine.

Pour protéger vos droits, un outil est mis à votre disposition : la Trademark Clearinghouse (TMCH). Pour mémoire, cette base de données centralisée de marques enregistrées vous permet, une fois vos marques inscrites, de bénéficier de la période des enregistrements prioritaires – Sunrise Period – et d’être averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire (sous certaines conditions) à vos marques – Trademark Claims Service.

L’utilisation de la TMCH implique des choix juridiques et techniques judicieux, notamment :

–          Identifier les marques à protéger.

–          Opportunité de bénéficier des services de la Sunrise Period, ce qui implique que les preuves d’usage des marques (condition obligatoire) sont apportées lorsqu’une extension spécifique vous intéresse.

–          Quelle durée de protection serait la plus adaptée à votre stratégie digitale ?

–          Quelles déclinaisons cybersquattées choisir ?

Dreyfus & associés est agent officiel de la TMCH. Pour répondre à toutes vos attentes, nous pouvons vous assister dans la mise en place de votre stratégie de protection des marques dans la TMCH, et ce, à l’aide de notre méthode en 3 étapes :

• une étude visant à identifier les marques à protéger ;
• un service d’enregistrement direct des marques dans la TMCH pour bénéficier des avantages de la Sunrise Period et du Trademark Claims Service (disponible fin avril). Cela vous permettra de tirer pleinement profit de la TMCH dès l’ouverture de la première extension prévue au second semestre 2013 ;
• notre outil dédié et sécurisé Dreyfus IPweb® pour gérer efficacement vos marques enregistrées dans la TMCH.

Nous restons à votre disposition pour toute précision d’ordre tarifaire ou information complémentaire.

Ouverte depuis le 26 mars dernier, il est temps d’utiliser la TMCH à bon escient !

Le 8 avril 2013, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a annoncé le dépôt par le ministre indien du commerce et de l’industrie, M. Anand Sharma, de l’instrument d’adhésion de l’Inde au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Le nombre de parties contractantes au système de Madrid s’élève désormais à 90.

Pour l’Inde, membre du G20, deuxième pays le plus peuplé du monde et grande puissance en devenir, cette adhésion « permettra aux entreprises indiennes, qui renforcent leur présence au niveau mondial, d’enregistrer des marques dans les pays parties au protocole au moyen d’une demande unique, en offrant la même possibilité aux entreprises étrangères ».

L’adhésion de l’Inde sera effective à partir du 8 juillet 2013 et sa désignation par le biais d’une marque internationale sera alors possible. Il sera également possible de viser l’Inde par extension postérieure d’une marque internationale existante.

En 2012, les Philippines, la Colombie et la Nouvelle Zélande avaient déjà rejoint le système de la marque internationale, suivis du Mexique dont l’adhésion est devenue effective le 19 février 2013.

Le système de Madrid, régi par deux traités, l’Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989), permet au titulaire d’une marque de la protéger dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI au niveau communautaire). Administré par le Bureau international de l’OMPI, ce système est avantageux à plusieurs égards : dépôt dans une seule langue, économies en terme de frais de dépôt et de renouvellement.

La période d’objections formelles a pris fin le 13 mars 2013. Auparavant, à l’encontre des extensions – jugées – litigieuses, il était possible d’user des procédures formelles d’opposition suivantes :

–          la procédure d’atteinte aux droits d’autrui (Legal Rights Objection) qui nécessite pour protéger ses droits de marque de rapporter au préalable la preuve de l’existence desdits droits ;

–          l’objection pour risque de confusion (String confusion) entre une extension faisant l’objet d’une candidature et une extension exploitée ou faisant aussi l’objet d’une candidature ;

–          l’objection relevant de l’intérêt public limité (Limited Public Interest) à l’encontre d’une extension « contraire aux règles de morale et d’ordre public généralement acceptées et reconnues selon les principes du droit international » ;

–          la procédure d’atteinte aux droits d’une communauté (Community Interest) : la communauté invoquée par l’objecteur devant être fortement associée à l’extension litigieuse ; et

–          l’Objecteur Indépendant, Alain Pellet, peut déposer une objection si aucune objection n’a été formée à l’encontre d’une candidature, sur le fondement des objections relevant de l’intérêt public limité et des atteintes aux droits d’une communauté.

Après vérification administrative de chaque objection par les centres d’arbitrage, celles dûment déposées sont alors traitées puis progressivement publiées sur leur site internet.

Nous sommes actuellement dans cette phase de publication des objections. À ce jour, toutes les oppositions n’ont pas encore été affichées.

Le 12 avril, l’Icann publiera l’ensemble des objections soumises. Dès lors, chaque candidat pour lequel une ou plusieurs oppositions ont été déposées en sera notifié formellement par le centre d’arbitrage. Les candidats auront ensuite 30 jours à compter de la date de transmission de la notification par voie électronique pour présenter leur réponse. L’absence ou le retard de réponse sera synonyme de rétractation : l’objecteur obtiendra gain de cause.

Ensuite, à l’issue d’un nouveau délai de 30 jours, le centre d’arbitrage nommera un expert qui disposera de 45 jours pour résoudre le litige (sauf incident de procédure).

En fonction de la décision de l’expert, la candidature sera retirée ou le processus se poursuivra.

À suivre …

Le 20 mars 2013, l’Icann vient d’apporter d’ultimes précisions sur la TMCH.

Après une période de commentaires publics suivie d’observations de l’Organisation de support technique de l’Icann (GNSO, organisme de soutien), l’autorité américaine chargée des noms de domaine a notamment retenu les propositions suivantes de la solution Strawman[1] :

• Préavis de 30 jours avant l’ouverture d’une nouvelle extension

Ce préavis permettra aux titulaires de droits d’anticiper et de se préparer au lancement d’une nouvelle extension.

Si la mesure est louable, elle n’est toutefois pas révolutionnaire. En effet, l’existence d’un préavis avant l’ouverture d’une nouvelle extension est assez habituelle.

• Durée du Trademark Claims Service allongée à 90 jours

Pour mémoire, le Trademark Claims Service est la notification adressée au déposant d’un nom de domaine qui correspond (exactement) à une marque inscrite dans la TMCH.

La durée initiale, fixée à 60 jours, vient d’être rallongée à 90 jours.

Là encore, si cette annonce peut paraître attrayante, les conséquences sont limitées en raison de la fonction même du Trademark Claims Service. En effet, en cas de notification, le déposant pourra tout de même enregistrer le nom de domaine. La notification ne gèle pas la réservation du nom et ne constituera qu’un élément de preuve de la mauvaise foi du déposant en cas de litige.

• Protection des marques victimes d’enregistrements abusifs

Un nouveau système destiné à protéger les marques ayant déjà fait l’objet de cybersquatting vient d’être mis en place. Il est désormais possible d’enregistrer les déclinaisons cybersquattées de la marque. Des conditions ont été posées :

–          la déclinaison cybersquattée doit avoir déjà fait l’objet de plusieurs décisions UDRP ou procédures judiciaires sanctionnant la reprise de la marque dans le nom de domaine ;

–          la marque en cause doit être inscrite en bonne et due forme dans la TMCH ;

–          le nombre de déclinaisons cybersquattées de la marque est limité à 50.

Cette nouveauté est intéressante et novatrice, mais devrait avoir une portée limitée. En effet, selon notre expérience, il est rare qu’une même déclinaison cybersquattée se retrouve sur plusieurs extensions à l’identique. Cette mesure ne devrait donc concerner qu’un nombre restreint de noms.

Si les effets protecteurs de ces mesures sont globalement limités, ces initiatives se doivent d’être saluées, étant en faveur des titulaires de marques.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

L’objecteur indépendant désigné par l’ICANN, le professeur Alain Pellet, vient de publier une liste de 24 extensions new gTLDs contre lesquelles il forme des objections devant la Chambre de Commerce Internationale de Paris (ICC).

Le rôle de cet objecteur, indépendant et impartial, est d’agir uniquement en faveur de l’intérêt du public et/ou d’une communauté. Son rôle n’est pas d’agir en faveur d’intérêts particuliers.

Une objection basée sur l’intérêt d’une communauté doit être soutenue par une part significative de ladite communauté visée explicitement ou implicitement par le TLD. Avant de déposer une telle objection, l’objecteur indépendant doit notamment veiller à mettre en balance divers facteur tels que le degré de reconnaissance publique de la communauté, sa longévité et le nombre de personnes la composant.

Les objections basées sur l’intérêt du public doivent s’appuyer sur le fait que les TLDs visés sont contraires aux normes légales généralement acceptées de moralité et d’ordre public reconnues par les principes fondamentaux du droit international, à savoir sur :

• L’incitation ou l’encouragement à une action illégale violente ;
• L’incitation ou l’encouragement à la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, la religion ou l’origine nationale, ou d’autres types de discrimination qui violent les normes juridiques généralement par les principes fondamentaux du droit international ;
• L’incitation ou l’encouragement à la pédophilie ou autre abus sexuel contre les enfants ;
• La conviction qu’un TLD serait contraire à des principes spécifiques du droit international contenus dans les instruments légaux internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par exemple.

Les 24 objections sont les suivantes :

Chacune de ces objections fait l’objet d’un examen de forme par les experts de l’ICC qui pourront demander à l’objecteur de corriger les éventuels vices de forme.

Chaque objection considérée comme admissible par l’ICC entrainera la notification du déposant qui aura 30 jours pour répondre à compter de ladite notification. Si un déposant fait fasse à plusieurs objections, ce qui est le cas d’Amazon, il ne sera pas possible de faire une seule réponse à plusieurs objectons. Une taxe non remboursable de 5000€ devra être acquittée par réponse. Si le déposant ne répond pas, il est en défaut et perd automatiquement la plainte.

La balle sera ensuite dans le camp des experts de l’ICC qui auront à se prononcer sur le bien fondé des objections. A suivre…

L’ICANN vient d’annoncer une mise à jour de la procédure URS (Uniform Rapid Suspension), procédure dédiée aux new gTLDs qui vient compléter l’actuelle procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Si les mises à jour sont mineures, il est intéressant de noter que des guidelines similaires à celles concernant l’UDRP ont été ajoutées pour l’ensemble de la procédure URS. Ces guidelines assisteront les parties ou leurs conseils tout au long de la procédure.

De surcroit, il est prévu que les centres d’arbitrages administrant la procédure URS devront mettre en place des règles supplémentaires destinées à organiser les interactions entre lesdits centres et les parties, comme cela existe déjà dans la procédure UDRP. Les taxes de la procédure URS seront mentionnées dans ces règles.

Le National Arbitration Forum reste pour le moment le seul centre d’arbitrage à administrer la procédure URS.

Cette mise à jour de l’URS nous invite à nous pencher quelques instants sur les différences entre cette nouvelle procédure et sa grande sœur l’UDRP.

L’URS se distingue par une résolution des litiges plus rapide et moins onéreuse qui ne permet toutefois que la suspension du nom de domaine litigieux jusqu’à son expiration, un transfert ou une radiation ne sera donc pas envisageable dans le cadre de cette nouvelle procédure. Le blocage peut être prolongé d’une année à compter de la date d’expiration si le défendeur en fait la demande.

Une résolution plus rapide des litiges entraine des différences notables entre les deux procédures. Ainsi, les plaintes URS seront beaucoup plus brèves que les UDRP, l’URS limitant les arguments du demandeur à 500 mots contre 5000 dans l’UDRP ce qui limite considérablement les développements, l’objectif étant de limiter l’URS aux atteintes flagrantes. A noter que le défendeur est lui limité à 2500 mots dans sa réponse. Le défendeur aura 14 jours au lieu des 20 de l’UDRP pour adresser une réponse à la plainte. En outre, l’expert ne disposera que d’un délai de 5 jours contre 14 pour l’UDRP à compter de la réponse du défendeur ou, en l’absence de réponse, à compter de l’expiration du délai de réponse pour rendre sa décision.

En termes de taxe de procédure, les montants évoqués par l’ICANN se situent entre 300 et 500 USD contre les 1500USD requis par le centre d’arbitrage de l’OMPI pour l’UDRP.

Les différences ne concernent toutefois pas seulement les délais et les taxes de procédure. En effet, l’URS requiert de citer les produits/services des marques sur lesquelles la plainte est basée et de fournir des preuves d’usage de ces marques. La langue de la plainte URS est obligatoirement l’anglais mais la réponse du réservataire peut se faire dans la langue de son pays si le centre l’a notifié dans cette langue. Si le défendeur ne répond pas à la plainte, le centre d’arbitrage informe le registre qui gère l’extension que le défendeur n’a pas le droit de changer le contenu du site ni de modifier le whois. En pratique, le registre peut bloquer le whois mais il ne peut pas en faire autant pour le site, se pose donc la question de savoir qui interviendra si le défendeur venait à modifier le site. Enfin, le défendeur qui n’a pas répondu à la plainte pourra, dans les 6 mois de la décision URS ordonnant la suspension du nom, relancer la procédure URS et déposer une réponse, ce qui remet en cause durant 6 mois le caractère définitif de la décision rendue par défaut.

Enfin, si la procédure UDRP permet au défendeur dans les 10 jours à compter de la notification de la décision d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre du requérant, elle ne contient pas de procédure d’appel prise en charge par le centre d’arbitrage. C’est chose faite avec l’URS qui prévoit une telle procédure avec la sélection d’un nouvel expert.

Le 12 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a condamné la société danoise Bang & Olufsen à 900.000 euros d’amende pour avoir interdit à ses distributeurs agréés la vente en ligne de ses produits[1]. L’Autorité relève que « de telles pratiques anticoncurrentielles sont considérées, de manière constante, en droit de l’Union comme en droit interne, comme revêtant un caractère certain de gravité ».

Bang & Olufsen est une société fabricante de matériels hi-fi haut de gamme. Dans son contrat européen de distribution sélective de 1989 non modifié, ladite société interdisait la vente de ses produits par correspondance. Se fondant sur une circulaire interne et sur des déclarations de distributeurs agréés, l’Autorité a pu constater que les ventes en ligne étaient également prohibées.

Cette décision confirme celle rendue en 2008[2], sanctionnant la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique pour l’interdiction faite à ses distributeurs agréés de vendre par Internet ses produits non soumis à prescription médicale. Une question préjudicielle avait été posée à la Cour de Justice de l’Union européenne concernant la validité d’une telle pratique. Cette dernière avait alors jugé que « [l]’interdiction générale et absolue de vendre sur Internet les produits contractuels aux utilisateurs finals constitue effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet (…) ».

Seule une justification objective peut légitimer une telle interdiction, mais la société n’en revendiquait aucune en l’espèce. Par ailleurs, selon la Cour de justice, la préservation de l’image de marque des produits ne constitue pas une telle justification.

L’Autorité a ainsi estimé que la société a affaibli la concurrence entre ses distributeurs agréés –concurrence intra-marque – et les a privés d’accéder à davantage de consommateurs. Parallèlement, ces derniers n’ont pu bénéficier de prix plus attractifs et cette pratique desservait ceux éloignés des points de vente.

Un nouvel avertissement est donc donné aux réseaux de distribution, qui devront faire attention aux restrictions imposées sur l’Internet.