Actualité

Introduction

Dix ans après la décision rendue le 9 mars 2016 par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire PMS International Ltd v. Magmatic Ltd  (UKSC/2014/0147) aussi appelé affaire « Trunki », le recul permet d’en mesurer pleinement la portée. Si l’arrêt est aujourd’hui enseigné comme une jurisprudence incontournable du droit des dessins et modèles, son issue et sa rigueur avaient, en 2016, surpris la communauté des praticiens.

Pour comprendre son influence durable, il convient de revenir sur les faits et l’histoire judiciaire de cette affaire emblématique.

Les faits : la confrontation entre un design enregistré et un produit inspiré

Créée au milieu des années 2000, la société britannique Magmatic Ltd commercialisait la valise pour enfants « Trunki », conçue comme un bagage cabine que les enfants peuvent chevaucher. Le succès commercial du produit reposait largement sur son apparence : une coque rigide aux lignes arrondies, intégrant des éléments saillants évoquant les cornes d’un animal stylisé, combinée à une surface lisse et épurée.

Afin de protéger cette apparence, Magmatic avait procédé au dépôt d’un dessin ou modèle communautaire enregistré au titre du Règlement (CE) n° 6/2002. Les vues déposées consistaient en des images générées par ordinateur représentant une valise dépourvue d’ornementation visible, avec un contraste tonal marqué. Aucune revendication textuelle n’accompagnait le dépôt.

En 2013, la société PMS International commercialisa au Royaume-Uni une valise concurrente, la « Kiddee Case ». Le produit reprenait l’idée d’une valise pour enfant en forme d’animal, intégrant également des éléments saillants à l’avant et une structure comparable. Toutefois, ces éléments évoquaient davantage des oreilles ou des antennes que des cornes, et le produit comportait des décorations et combinaisons de couleurs variées absentes des vues enregistrées par Magmatic.

Estimant que cette commercialisation portait atteinte à son dessin ou modèle communautaire, Magmatic engagea une action en contrefaçon sur le fondement des articles 10 et 19 du Règlement n° 6/2002, soutenant que la Kiddee Case produisait la même impression visuelle globale sur l’utilisateur averti.

Le parcours judiciaire : une redéfinition progressive du périmètre protectible

L’intérêt de l’affaire tient autant à son issue qu’à son cheminement juridictionnel, révélateur des hésitations initiales sur l’interprétation du critère d’« impression globale ».

Ainsi la Cour suprême du Royaume-Uni rappela plusieurs principes structurants du droit des dessins et modèles :

• La protection porte sur l’apparence du produit telle que représentée dans le dépôt.
  En l’absence de revendication écrite, ce sont exclusivement les vues enregistrées qui définissent l’étendue du monopole.
• Le dessin ou modèle ne protège pas une idée générale ou un concept.
  L’idée d’une valise pour enfant en forme d’animal n’est pas appropriable en tant que telle ; seule l’apparence spécifique matérialisée dans les représentations peut l’être.
• Les éléments graphiques visibles, y compris les contrastes et l’absence d’ornementation, constituent des caractéristiques du design.
  Le traitement monochrome et la surface lisse n’étaient pas neutres : ils participaient à l’impression visuelle globale du modèle enregistré.

La Cour suprême insista sur le fait que la différence entre des « cornes » et des « oreilles » n’était pas un détail insignifiant. Dès lors, la Kiddee Case ne produisait pas la même impression globale que le design protégé. L’action en contrefaçon fut définitivement rejetée.

Cette analyse s’inscrivait d’ailleurs dans le sillage de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment PepsiCo v/ Grupo Promer (C-281/10 P) datant de 2010, qui rappellent que l’appréciation de l’impression globale doit tenir compte du degré de liberté du créateur et s’effectuer à partir des caractéristiques visibles du modèle tel que divulgué. En ce sens, la Cour suprême du Royaume-Uni ne s’est pas écartée du cadre européen : elle en a appliqué avec rigueur les exigences méthodologiques.

Une réception contrastée : la rigueur au service de la sécurité juridique

En 2016, la décision Trunki a immédiatement suscité des réactions contrastées au sein des milieux professionnels. Pour de nombreux designers et titulaires de droits, l’arrêt a été perçu comme sévère, voire déstabilisant. L’idée qu’un produit manifestement inspiré d’un modèle à succès puisse échapper à la qualification de contrefaçon semblait heurter une intuition économique et créative : si la concurrence s’inspire, ne devrait-elle pas être sanctionnée ? Cette lecture traduisait toutefois une confusion persistante entre inspiration commerciale et reproduction juridiquement pertinente.

À l’inverse, pour les praticiens du contentieux et les spécialistes du droit des dessins et modèles, la décision apportait une clarification attendue. La Cour suprême britannique rappelait avec netteté que le monopole conféré par un dessin ou modèle enregistré est strictement circonscrit par ses représentations graphiques, conformément à l’économie du Règlement (CE) n° 6/2002. L’arrêt réaffirmait ainsi que la protection ne porte ni sur une idée, ni sur un positionnement de marché, ni sur un concept de produit, mais exclusivement sur l’apparence telle qu’objectivement fixée dans le dépôt.

Dix ans plus tard, cette rigueur apparaît moins comme une restriction que comme une mise au point salutaire : elle a renforcé la prévisibilité du contentieux et rappelé que l’étendue du droit ne peut excéder ce qui a été formellement divulgué et enregistré.

L’émergence d’une stratégie contentieuse du dépôt

L’impact le plus durable de l’arrêt s’est toutefois manifesté sur le terrain des stratégies de dépôt. Trunki a agi comme un révélateur : les représentations graphiques ne sont pas de simples illustrations, elles constituent la frontière même du droit.

Depuis 2016, les pratiques ont sensiblement évolué. Les déposants recourent plus fréquemment aux dessins au trait afin d’éviter que des effets d’ombrage, des contrastes ou des détails décoratifs ne soient interprétés comme des caractéristiques limitatives du modèle. Les variantes sont plus systématiquement multipliées afin d’embrasser différentes déclinaisons d’une même création.

L’usage des vues en pointillés ou des techniques de disclaimer visuel s’est développé pour circonscrire ce qui est revendiqué et ce qui ne l’est pas. Surtout, une réflexion stratégique est désormais menée en amont sur les contrastes de couleurs, les zones neutres et les éléments susceptibles d’influencer l’impression visuelle globale. Le dépôt n’est plus appréhendé comme une formalité administrative intervenant en fin de processus créatif ; il est devenu un acte juridique structurant, pensé en anticipation d’un éventuel contentieux et de l’analyse par le juge de l’utilisateur averti.

Par ailleurs, l’arrêt a contribué à une meilleure articulation entre les différents outils de propriété intellectuelle. Cette clarification des fonctions respectives a favorisé des stratégies combinées plus sophistiquées.

Les entreprises développant des produits à forte dimension design sécurisent désormais, lorsque cela est pertinent, l’apparence par des dessins et modèles, les éléments techniques par des brevets et les signes distinctifs par des marques, notamment tridimensionnelles ou figuratives.

En ce sens, Trunki n’a pas seulement redéfini l’analyse de la contrefaçon ; l’arrêt a contribué à professionnaliser l’ingénierie juridique du design et à ancrer durablement l’idée que la protection efficace d’un produit repose sur une construction stratégique globale, et non sur un seul titre isolé.

Conclusion

Dix ans après son prononcé, Trunki n’apparaît plus comme une décision sévère, mais comme un arrêt de maturité. En rappelant que le monopole naît du dépôt et s’y limite, la Cour Suprême britannique a ancré durablement le droit des dessins et modèles dans une logique d’objectivation et de prévisibilité. Plus qu’un simple arrêt de contrefaçon, Trunki aura été un moment de clarification méthodologique : il a déplacé le centre de gravité de la protection vers l’acte de dépôt lui-même. En matière de design, la stratégie commence désormais bien avant le contentieux.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Qu’est-ce que l’« impression visuelle globale » en droit des dessins et modèles ?
L’impression visuelle globale correspond à la perception d’ensemble produite par un dessin ou modèle sur l’utilisateur averti. Elle ne résulte pas d’une comparaison analytique point par point, mais d’une appréciation synthétique des caractéristiques visibles, en tenant compte du degré de liberté du créateur dans le secteur concerné.

2. Qui est exactement l’« utilisateur averti » ?
L’utilisateur averti est une figure intermédiaire entre le consommateur moyen et le spécialiste technique. Il connaît les designs existants dans le secteur concerné, fait preuve d’un niveau d’attention accru, mais ne procède pas à une analyse experte ou technique.

3. Le dessin ou modèle non enregistré offre-t-il une protection équivalente ?
Non. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré offre une protection plus courte (3 ans).

4. L’intention du contrefacteur est-elle pertinente ?
En matière de dessin ou modèle enregistré, l’intention est en principe indifférente : seule compte l’impression visuelle globale produite.

5. Peut-on modifier un dessin ou modèle après son enregistrement ?
Seules les corrections d’erreurs matérielles ou d’inexactitudes manifestes sont admises. En revanche, aucune modification substantielle affectant les caractéristiques visibles du dessin ou modèle n’est possible après le dépôt. Toute altération de l’apparence nécessite le dépôt d’un nouveau titre afin de préserver la sécurité juridique et la date de priorité.

6. Quelle est la principale leçon stratégique issue de Trunki ?
Que la protection effective d’un design se construit au moment du dépôt. Le contentieux ne corrige pas un dépôt imprécis.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

Introduction

La reproduction d’une marque dans une URL ou dans le code source d’un site internet soulève des questions juridiques récurrentes pour les entreprises confrontées à des usages numériques non autorisés de leurs signes distinctifs.

À l’heure où la visibilité en ligne conditionne l’accès au marché, ces pratiques interrogent directement le droit des marques, mais aussi les frontières entre contrefaçon, référencement, usages techniques licites et concurrence déloyale.

La question centrale est simple en apparence : le fait d’insérer une marque dans une URL, une balise HTML ou un code source constitue-t-il automatiquement une contrefaçon ?
La réponse, en pratique, est  nuancée. Elle suppose une analyse juridique fine de la nature de l’usage, de son contexte économique et de ses effets concrets sur le public pertinent.

Qualification juridique de la reproduction d’une marque dans une URL

En droit français comme en droit de l’Union européenne, la qualification de contrefaçon suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives. Il doit s’agir d’un usage de la marque dans la vie des affaires, pour des produits ou services identiques ou similaires, et susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, au premier rang desquelles figure sa fonction essentielle d’indication d’origine des produits et services.

L’analyse ne se limite donc pas à la seule reproduction matérielle du signe mais s’attache à son rôle économique et à l’effet qu’il produit sur la perception du public concerné.

Dans ce contexte, la présence d’une marque dans une URL doit être examinée à la lumière de sa fonction et de ses effets. L’URL n’est pas un simple élément technique neutre mais participe à l’identification du site, à sa mémorisation par l’internaute et à son référencement sur les moteurs de recherche. Elle constitue ainsi un vecteur de visibilité commerciale, dont les effets peuvent être comparables à ceux d’un nom de domaine ou d’un signe affiché sur une page web.

Lorsque la marque est intégrée dans l’URL d’un site proposant des produits ou services, cette reproduction peut être analysée comme un usage à titre distinctif, en particulier lorsqu’elle vise à capter un trafic qualifié ou à créer, dans l’esprit du public, une association avec le titulaire légitime de la marque. L’URL s’inscrit alors dans la présentation commerciale globale du site et contribue à orienter la perception de l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif.

Cette approche a été consacrée par la jurisprudence notamment dans un jugement du 29 janvier 2016. Le Tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 29 janvier 2016, Un Amour de Tapis c/ Westwing n° 14/06691) a retenu la contrefaçon à raison de l’utilisation non autorisée d’une marque dans l’URL d’un site de ventes privées, à l’occasion d’une opération commerciale ponctuelle. Le tribunal a considéré que cette reproduction était de nature à créer un risque de confusion quant à l’origine des produits proposés et à laisser croire à l’existence d’un lien, d’une validation ou d’une participation du titulaire de la marque à l’opération en cause.

L’impact déterminant de l’URL sur le référencement naturel

L’utilisation d’une marque dans le code source d’un site internet présente une spécificité majeure. Bien qu’elle soit invisible pour l’utilisateur final, elle joue un rôle déterminant dans le référencement naturel et dans la manière dont les moteurs de recherche identifient, classent et valorisent le contenu d’un site.

Le code source participe ainsi directement à la mise en visibilité de l’offre sur le marché.

L’insertion d’une marque dans des balises stratégiques telles que les balises title, meta description, titres HTML ou attributs alt peut constituer un usage dans la vie des affaires lorsqu’elle vise à améliorer le positionnement du site sur des requêtes associées à cette marque. Un tel usage ne saurait être qualifié de purement technique dès lors qu’il poursuit un objectif d’attraction de trafic et d’orientation du comportement de l’internaute.

La jurisprudence admet désormais de manière constante que le caractère invisible de l’usage n’exclut pas, en lui-même, la qualification de contrefaçon. Dans ses arrêts du 23 mars 2010 (CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08 à C-238/08), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’analyse devait porter sur les effets produits sur le comportement économique des internautes, notamment à travers les résultats affichés par les moteurs de recherche.

Lorsque l’utilisation de la marque dans le code source permet de capter un trafic qualifié, de détourner l’attention de l’internaute ou de créer une association indue avec le titulaire légitime, une atteinte aux fonctions de la marque peut être caractérisée, indépendamment de la visibilité directe du signe sur la page consultée.

Les critères retenus pour caractériser la contrefaçon

Pour apprécier l’existence d’une contrefaçon, les juridictions procèdent à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.

Le premier critère consiste à déterminer si la marque est utilisée à titre de signe distinctif dans l’URL, c’est-à-dire comme un indicateur d’origine commerciale, et non comme une simple référence descriptive, informative ou strictement nécessaire. L’insertion ciblée et répétée de la marque dans des éléments stratégiques tels que l’URL ou certaines composantes du code source tend à révéler un usage à titre de marque lorsqu’elle participe à l’attraction du public et à la mise en avant de l’offre.

Le risque de confusion demeure un critère central. Il s’apprécie de manière concrète, en tenant compte notamment de la reprise intégrale ou quasi intégrale de la marque, de l’identité ou de la similarité des produits ou services proposés, ainsi que de la présentation globale du site et de son environnement numérique. L’ensemble de ces éléments peut conduire l’internaute à croire, à tort, à l’existence d’un lien économique, organisationnel ou contractuel avec le titulaire de la marque.

Au-delà du risque de confusion, les juridictions prennent également en considération l’atteinte aux autres fonctions de la marque. Une utilisation non autorisée peut porter atteinte à sa fonction publicitaire, en exploitant indûment son pouvoir d’attraction, à sa fonction d’investissement, en affaiblissant les efforts consentis par le titulaire pour valoriser le signe, ou encore à sa fonction de communication. Ces atteintes peuvent suffire à caractériser la contrefaçon, même en l’absence de confusion immédiate.

Usages licites et frontière avec la concurrence déloyale

Il convient toutefois de rappeler que toute reproduction d’une marque dans un environnement numérique n’est pas nécessairement illicite. Certains usages peuvent être admis lorsqu’ils sont strictement nécessaires, proportionnés et dépourvus de caractère distinctif, notamment à des fins descriptives, informatives ou comparatives loyales.

La frontière est toutefois étroite. Dès lors que l’usage excède ce qui est nécessaire à l’information du public et qu’il tend à capter indûment la clientèle ou à tirer profit de la notoriété du signe, le risque de qualification contrefaisante réapparaît.

En pratique, lorsque les conditions strictes de la contrefaçon ne sont pas pleinement réunies, les faits peuvent néanmoins relever de la concurrence déloyale ou du parasitisme, en particulier lorsqu’ils traduisent une volonté de s’inscrire dans le sillage économique d’un acteur établi ou de détourner son trafic.

Conclusion

La reproduction d’une marque dans une URL ou dans le code source d’un site internet ne peut seulement être réduite à un usage purement technique. Dès lors qu’elle influence la visibilité du site, son référencement naturel et le comportement économique des internautes, elle est susceptible de constituer un usage dans la vie des affaires portant atteinte aux fonctions de la marque.

L’appréciation doit rester concrète et fondée sur les effets réels de l’usage. Indépendamment de son caractère visible ou non pour l’utilisateur, l’URL et le code source participent pleinement à la présentation commerciale d’un site et peuvent, à ce titre, caractériser une contrefaçon.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Faut-il démontrer une intention frauduleuse pour caractériser la contrefaçon ?

Non. La contrefaçon est une responsabilité objective. L’intention peut jouer sur l’évaluation du préjudice ou des mesures prononcées, mais elle n’est pas une condition de la qualification.

2. L’usage d’une marque concurrente dans une URL peut-il être justifié par le référencement comparatif ?

Très rarement. Le référencement comparatif licite suppose une information loyale, objective et proportionnée. L’insertion de la marque dans une URL est en pratique difficilement justifiable au regard de ces exigences.

3. L’utilisation d’une marque dans une URL à des fins purement internes (back-office) est-elle risquée ?

En principe non, tant que l’URL n’est pas indexée ni accessible au public.

4. Une action en concurrence déloyale est-elle préférable lorsque l’usage est “technique” ?
Elle peut être plus souple dans certaines hypothèses, notamment lorsque la qualification de contrefaçon est incertaine. Les deux fondements peuvent toutefois être articulés de manière complémentaire.

5. L’usage de la marque dans une URL par un distributeur autorisé est-il licite ?
Cela dépend du cadre contractuel et des conditions de l’usage. En l’absence d’autorisation expresse, un usage excessif ou trompeur peut excéder les droits du distributeur.

6. Les marques renommées bénéficient-elles d’une protection renforcée dans ce contexte ?
Oui. L’atteinte à la fonction d’investissement ou à la réputation de la marque peut être caractérisée même sans risque de confusion, ce qui facilite l’action.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique

Introduction

L’Assemblée nationale de la République de Corée a adopté le 29 février 2016, une loi modifiant en profondeur la législation applicable aux marques. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2016 et constitue l’une des évolutions les plus significatives du droit coréen des marques depuis les grandes révisions des années 1990.

Il est possible de protéger sa marque en Corée du Sud en procédant à un dépôt auprès du Korean Intellectual Property Office (KIPO), l’autorité administrative compétente en matière de propriété industrielle, qui constitue l’équivalent fonctionnel de l’INPI en France.

Depuis 2016, plusieurs vagues d’ajustements ont poursuivi la même logique : améliorer l’efficacité des procédures, introduire davantage de flexibilité pour les déposants, et renforcer les remèdes contre la contrefaçon et les comportements intentionnels.

L’enjeu est clair : déposer en Corée du Sud ne se limite plus à “réserver” un signe, mais suppose d’anticiper un cadre modernisé où l’usage, la coexistence et la vitesse procédurale jouent un rôle central.

Les piliers de la réforme 2016 du droit des marques en Corée du Sud

Une définition de la marque volontairement plus « fonctionnelle »

Avant la réforme, l’article 2(1)(i) définissait la marque comme : « un moyen utilisé sur des biens relatifs au commerce d’une personne qui exerce des activités commerciales […] pour les distinguer d’autres biens d’autres personnes », cette définition étant assortie d’une liste limitative de signes visuellement reconnaissables (signes, caractères, illustrations, formes tridimensionnelles ou combinaisons de ceux-ci).

Cette approche, fortement marquée par l’exigence de visualité, apparaissait de plus en plus inadaptée aux évolutions contemporaines du marketing et de l’identification des produits et services.

Depuis le 1er septembre 2016, la loi coréenne définit la marque de manière volontairement fonctionnelle et abstraite, comme : « un signe utilisé pour identifier et distinguer les biens ou services d’une personne de ceux d’une autre personne ». Ainsi, la référence explicite à la forme d’expression du signe est abandonnée. Cette évolution ouvre la voie à une appréhension plus large des signes distinctifs, indépendamment de leur mode de perception, et rapproche le droit coréen des standards internationaux.

La suppression de la condition d’intérêt à agir

En droit coréen, une marque enregistrée peut être annulée lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux et continu pendant les trois années précédant la demande en annulation.
Sous l’empire de l’ancienne législation, l’article 73(6) réservait l’action en annulation pour défaut d’usage aux seules « personnes intéressées », notion qui imposait au demandeur de démontrer un intérêt direct et actuel.

La réforme supprime expressément cette exigence et l’article 119(5) de la loi révisée prévoit désormais que « tout tiers », sans avoir à justifier d’un intérêt particulier, peut introduire une action en annulation pour défaut d’usage. Ce choix législatif marque une rupture nette avec la logique antérieure et traduit une volonté affirmée de nettoyer le registre des marques dormantes.

L’effet rétroactif de l’annulation judiciaire

La réforme est venue modifier l’article 73(7) ancien prévoyant que le droit sur la marque s’éteignait à la date à laquelle la décision devenait définitive. L’article 119(6) instaure désormais un effet rétroactif : le droit est réputé éteint à la date de dépôt de la demande en annulation.

Cette rétroactivité renforce considérablement l’efficacité de l’action et ses conséquences sur les procédures connexes, notamment les examens de demandes ultérieures.

Modification de l’examen des marques identiques ou similaires

Le droit coréen interdit l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée. L’article 7(1)(vii) ancien imposait à l’examinateur d’apprécier cette identité ou similarité à la date du dépôt de la demande. Toute évolution postérieure affectant la marque antérieure (annulation, invalidation, abandon, cession) demeurait sans incidence.

L’article 34(2) de la loi révisée opère un changement fondamental : l’examen doit désormais être effectué à la date de l’examen, et non plus à celle du dépôt. Ainsi, une décision d’annulation ou d’invalidation intervenue en cours de procédure doit être prise en compte, permettant, le cas échéant, l’acceptation de la nouvelle marque.

Abandon des délais d’attente légaux : vers une fluidification du cycle de vie des marques

La réforme de 2016 abroge la règle issue de l’article 8 ancien, qui imposait un délai de six mois entre le dépôt d’une demande d’enregistrement et l’introduction d’une action en annulation pour défaut d’usage visant une marque antérieure.

Désormais, seul subsiste le critère d’antériorité entre la demande d’enregistrement et la demande en annulation, sans exigence de délai minimal.

Elle supprime également l’article 7(1)(viii), qui imposait un délai d’un an avant de pouvoir déposer une marque identique ou similaire à une marque annulée appartenant à un tiers. Sa suppression contribue à raccourcir les délais d’accès à l’enregistrement et à renforcer la prévisibilité du système.

Nouvelles dispositions du droit des marques en Corée du Sud : Exceptions, lettres de consentement et modifications de l’opposition

L’utilisateur antérieur de bonne foi : une exception à la confusion du consommateur

La loi coréenne sur la concurrence déloyale (UCPA) définit la confusion du consommateur comme un acte de concurrence déloyale. Toutefois, la question de savoir si l’utilisation continue, de bonne foi, d’une marque identique ou similaire avant que cette dernière ne devienne largement connue constitue une concurrence déloyale a fait l’objet de débats. La Cour suprême de Corée avait statué en 2004 que cela devait être considéré comme de la concurrence déloyale.

Cependant, la loi coréenne modifiée sur la protection des consommateurs (UCPA) introduit une exception pour les utilisateurs antérieurs de bonne foi. Elle prévoit que, dans certains cas, l’usage continu de la marque par ces utilisateurs ne constitue pas une concurrence déloyale, à condition qu’ils aient utilisé la marque avant sa large reconnaissance et sans intention déloyale. La loi accorde également aux propriétaires de marques notoires le droit de demander des mesures préventives pour éviter la confusion auprès des consommateurs.

Nouvelle disposition de la réforme 2024 : l’acceptation des lettres de consentement

Une nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er mai 2024, introduit une possibilité désormais reconnue par la loi coréenne permettant, dans certaines hypothèses, d’accepter une lettre de consentement émise par le titulaire d’un droit antérieur pour surmonter une objection d’examinateur fondée sur l’identité ou la similarité entre une demande et une marque antérieure.

Cette mesure s’applique à toutes les demandes en cours d’enregistrement et permet aux candidats à l’enregistrement de présenter une lettre de consentement afin de dissiper les risques de confusion identifiés par l’examinateur sans recourir immédiatement à des actions contentieuses ou à des procédures d’annulation.

Sur la base de cette pratique, un déposant confronté à un refus provisoire fondé sur la similitude peut :

– Produire une lettre de consentement émanant du titulaire de la marque antérieure,
– Accompagner cette lettre d’un accord de coexistence plus large portant sur l’usage futur,
– Ou définir des restrictions contractuelles visant à prévenir la confusion dans les marchés concernés.

Cette nouvelle disposition renforce la flexibilité du droit coréen des marques et harmonise la pratique coréenne avec d’autres juridictions qui permettent l’usage contractuel du consentement pour faciliter la coexistence de droits similaires.

Changements clés en 2025 : accélération des procédures d’opposition

À compter du 22 juillet 2025, la période d’opposition a été réduite de deux mois à 30 jours, pour les marques publiées à partir de cette date.
Ce changement est lourd de conséquences car la surveillance doit être plus réactive, et les processus internes (détection, qualification, décision d’agir, constitution du dossier) doivent être optimisés.

Conclusion

La réforme du droit des marques en Corée du Sud, marque une évolution décisive vers une protection plus large, plus dissuasive et plus conforme aux attentes des entreprises internationales.

Dans un environnement économique où la valeur des marques est centrale, cette réforme impose une vigilance accrue et une expertise juridique pointue pour transformer ces évolutions législatives en avantages concurrentiels durables.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Est-il obligatoire de désigner un mandataire local pour déposer une marque en Corée du Sud ?
Oui. Les déposants n’ayant ni domicile ni établissement en Corée du Sud doivent obligatoirement agir par l’intermédiaire d’un mandataire agréé auprès du KIPO. Cette exigence vaut tant pour les dépôts nationaux que pour les procédures ultérieures (réponses aux objections, oppositions, actions en annulation).

Quelle est la durée de protection d’une marque en Corée du Sud et dans quelles conditions peut-elle être renouvelée ?
Une marque enregistrée en Corée du Sud bénéficie d’une protection pour une durée de dix ans à compter de la date d’inscription au registre. À l’issue de cette période, le titulaire doit procéder au renouvellement afin de prolonger la protection pour une nouvelle période de dix ans. Cette opération peut être répétée indéfiniment, sous réserve du respect des formalités et des délais applicables.

Quels sont les délais moyens d’enregistrement d’une marque en Corée du Sud ?
En l’absence d’objection ou d’opposition, une marque peut être enregistrée entre 6 à 8 mois. Toutefois, la réduction des délais d’opposition et la pratique active de l’examen peuvent allonger sensiblement la procédure en cas de difficulté.

L’usage d’une marque doit-il intervenir avant l’enregistrement ?
Non. Le système coréen repose sur le principe du dépôt, et non de l’usage préalable. En revanche, l’absence d’usage sérieux pendant une période continue de trois ans expose la marque à une action en annulation pour non-usage, désormais ouverte à tout tiers.

Le KIPO procède-t-il à un examen d’office de la distinctivité ?
Oui. L’examen de la distinctivité est effectué d’office. Les signes descriptifs, usuels ou dépourvus de caractère distinctif peuvent être refusés, même en l’absence de droits antérieurs

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

Après la démission de David Cameron suite au résultat du referendum, Theresa May vient d’être nommée Premier Ministre et va par conséquent conduire les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.  Comme exposé dans nos précédents articles consacrés au Brexit (Brexit : Comment se préparer aux conséquences ? ; Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets), des conséquences en droit de la propriété intellectuelle sont à prévoir, particulièrement en droit des marques et en droit des brevets, mais sans pour autant que le contour de celles-ci ne soit clairement défini.

Alors que la tension monte entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne au sujet de leurs futures relations, nous vous offrons un petit tour d’horizon des systèmes que pourrait adopter le Royaume-Uni une fois le divorce prononcé.

Première option : Adhésion à l’AELE avec un accord de libre-échange

Le Royaume-Uni a tout d’abord la possibilité de rejoindre l’Espace Economique Européen. Le pays rejoindrait alors la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande. Cela lui permettrait de bénéficier d’un accès complet au marché unique, tout en acceptant les principes de liberté de mouvement des personnes, des capitaux, des biens et des services. Elle serait ainsi liée par la majorité des législations européennes et serait soumise à la législation de la CJUE, sans pour autant participer à l’élaboration de la législation européenne. Cela lui donnerait, en tant que membre de l’AELE la possibilité de négocier ses propres accords commerciaux. Or, ces principes, en particulier celui de libre circulation des personnes est une des principales causes du Brexit ! Il parait donc assez peu probable que le Royaume-Uni opte pour ce modèle.

Deuxième option : Adhésion l’AELE sans accord de libre-échange

Ensuite, le Royaume-Uni pourrait faire partie de l’AELE mais sans pour autant être membre de l’EEE. Il s’agit de la situation actuelle de la Suisse, qui négocie des accords avec l’UE de façon bilatérale. De ce fait, le Royaume-Uni serait libre de décider les secteurs dans lesquels elle souhaiterait ouvrir au marché commun. Il s’agit surtout du secteur bancaire.

Cette position implique comme dans l’hypothèse précédente, en tant que membre de l’AELE, l’acceptation de la libre-circulation des personnes, et notamment celle des travailleurs. Cela impliquerait également une participation au budget européen. Un accord bilatéral pourrait alors être signé avec l’Union Européenne concernant l’accès au marché. Ensuite, bien que le Royaume-Uni ne serait en théorie pas automatiquement lié par les législations européennes, il le serait en réalité afin de garantir un accès réciproque au marché.  Tout comme la Suisse, elle pourrait avoir un accès restreint aux marchés européens bancaires.

Troisième option : Recours aux règles de l’OMC

Certains considèrent qu’il s’agit du « filet de sécurité » si aucun accord de libre-échange n’était trouvé entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. Contrairement aux hypothèses d’adhésion à l’AELE, le Royaume-Uni n’aurait pas besoin d’accepter le principe de libre-circulation et serait alors libre d’établir sa propre politique, notamment en matière d’immigration et de commerce. De plus, le Royaume-Uni serait libre de négocier des accords bilatéraux, mais ces derniers ne seraient pas nécessairement aussi avantageux que ceux dont le Royaume-Uni a bénéficié en tant que membre de l’Union Européenne.

Malgré cela, l’application des règles de l’OMC comprend un certain nombre de complications, notamment en matière douanière puisque cela signifierait le retour au rétablissement des barrières douanières, à l’évaluation des marchandises en douane, ou encore au contrôle de l’origine des produits.

A suivre !