Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020. Par suite, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont entrés dans une période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020. Durant cette période, les ressortissants du Royaume-Uni sont encore habilités à enregistrer et renouveler des noms en <.eu>.
En revanche, une fois cette période expirée, il ne leur sera plus possible d’enregistrer des noms de domaine avec l’extension en <.eu> ou de conserver ce qu’ils détiennent déjà, à moins de se conformer avec les exigences posées. À l’origine, l’EURID avait détaillé un plan complet applicable à compterdu1er novembre2019, date à laquelle le Royaume-Uni était censé quitter l’Union européenne. Il s’appliquera finalement à l’issue de la période de transition, sans que des échéances précises n’aient toutefois d’ores et déjà été fixées. Une fois la période de transition achevée, seules les personnes suivantes sont habilitées à enregistrer des noms de domaine en <.eu> : un citoyen de l’Union européenne, indépendamment de son lieu de résidence ; une personne physique qui n’est pas un citoyen de l’Union et qui est un résident d’un État membre ; une entreprise établie dans l’Union ; ou une organisation établie dans l’Union, sans préjudice de l’application du droit national.
Ainsi, pour les noms de domaine déjà enregistrés, les déclarants pourront mettre à jour leurs coordonnées pour tenter de maintenir leurs actifs. Ils devront notamment indiquer un code de pays de citoyenneté correspondant à un État membre de l’Union européenne de 27 indépendamment de leur résidence ou établir une entité légalement établie dans l’un des États membres éligibles de l’Union européenne de 27 ou de l’EEE. Tous les titulaires qui ne se conformeront pas à ces règles d’éligibilités verront leurs noms de domaines retirés, et ces derniers seront alors disponibles à tous pour l’enregistrement. Étant donné que les noms de domaine non conformes seront retirés, il est opportun de procéder à une analyse approfondie des portefeuilles de noms de domaine des titulaires pour voir si certains de leurs enregistrements sont à risque.
Un certain nombre de registres des noms de domaine de premier niveau nationaux comme le registre anglais Nominet ont commencé à utiliser l’intelligence artificielle pour prévenir les enregistrements abusifs de noms de domaine. Chaque registre utilise son propre système pour suspendre des enregistrements s’ils estiment qu’il y a une activité suspecte sur une adresse IP ou si l’identité du déposant ne peut pas être vérifié.
Une évaluation continue de l’identité du titulaire permet ainsi de réduire les atteintes portées aux noms de domaine.
Les noms de domaine apparaissent comme un terrain fertile pour les innovateurs liés à la technologie de blockchain.
Les noms de domaine et la blockchain se rencontrent autour du lancement de la nouvelle extension «.luxe », qui contrairement à ce que l’on pourrait penser n’a pas été créée pour l’industrie du luxe (qui a déjà son extension « .luxury » lancée en 2014). La fondation Ethereum, qui a pour objet de promouvoir la technologie blockchain, a conclu un partenariat avec le registre Minds + Machines (MMX) pour créer une nouvelle utilisation du nom de domaine, en faisant du « .luxe » l’équivalent pour la cryptomonnaie de ce qu’une extension classique représente pour l’adresse IP.
Cette association permet ainsi de rendre plus intelligibles les adresses IP pour l’extension
« .luxe ».
En effet, les titulaires peuvent lier leur nom de domaine composé de l’extension « .luxe » à leur compte Ethereum pour remplacer leur numéro d’identification de 40 caractères et le rendre plus facile à mémoriser et à utiliser.
Avec la publication du Décret n° 2020-15adopté pour l’application de la loi PACTE, il sera possible de déposer des demandes provisoires de brevet à partir de 1erjuillet 2020.
Qu’est-ce qu’une demande provisoire de brevet ?
Une demande provisoire est une demande de brevet d’invention dont la procédure d’enregistrement est simplifiée car certaines exigences du dépôt peuvent être différées dans le temps. C’est une procédure qui permet de prendre date en terme d’antériorité.
Quel est l’objectif d’une demande provisoire ?
Cette procédure est prévue pour permettre aux entreprises de déposer des demandes de brevet auprès de l’INPId’une façon plus simple et moins couteuse. Donc, elle vise à faciliter l’accès à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les start-ups et les PME. L’objectif principal est de fournir une procédure d’enregistrement plus souple de brevet.
Comment faire une demande Provisoire ?
Avec ce Décret, il est possible de déposer une demande provisoire de brevet et de différer la remise des revendications, du résumé du contenu technique de l’invention et d’une copie des dépôts antérieurs.
En revanche, le déposant est obligé, au moment de déposer la demande, d’indiquer explicitement que celle-ci est une demande provisoire.
Après le dépôt de la demande provisoire
Dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire, le déposant peut demander que sa demande provisoire soit mise en conformité pour devenir une demande de brevet « normale » (en complétant les exigences susmentionnées qu’il avait différées) ou bien que sa demande soit transformée en un certificat d’utilité.
A la fin de ce délai, la demande provisoire de brevet est retirée. In fine, cette procédure permet aux déposants d’obtenir un délai supplémentaire avant de se décider sur le futur de leurs dépôts.
Les paiements de redevance
Le déposant doit payer la redevance de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt. En revanche, le déposant peut acquitter la redevance de rapport de recherche dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.
Cette procédure d’enregistrement moins stricte permettra aux déposants de faire des demandes de brevet d’une façon plus souple, sous certaines conditions. Elle permettra de prendre date, lorsqu’une invention est créée, puis de déterminer quelles suites seront données quant à sa protection.
Webinar 7 avril 2020 : INTERNET et COMPLIANCE (partie 1)
Les règles du jeu ont changé :
les stratégies pour protéger l’entreprise et ses dirigeants.
Les contraintes légales, réglementaires et fiscales (LCEN, Loi Sapin 2, Loi Vigilance, RGPD, Directive NIS) sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. Le concept anglo-saxon du « Name and Shame » entre ainsi dans les pratiques françaises et européennes.
Pour faire face à ces nouvelles responsabilités, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.
Les noms de domaine jouent un rôle clé dans l’analyse des risques et la mise en place de plans de conformités. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude au président, faux sites, usurpation d’identité, e-mail forgés…
Les fraudes en ligne peuvent engendrer des pertes financières, nuire à la réputation de la société et de ses dirigeants, impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle. Il est donc impératif de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et in fine protéger l’entreprise.
La situation actuelle liée à l’épidémie de coronavirus a pour effet d’augmenter les risques, le nombre de fraudes augmentant considérablement alors que les entreprises sont désorganisées et vulnérables.
Nous vous proposons d’analyser ces enjeux avec vous, en partageant notre retour d’expérience. Nous pourrons notamment répondre aux questions suivantes :
– Quelles sont les obligations des entreprises au regard de la compliance ?
– Quels sont les risques à anticiper ?
– Quelles stratégies mettre en oeuvre pour ce faire ?
– Quels points de contrôle ?
– Quels leviers mettre en oeuvre pour réagir efficacement en cas d’atteinte avérée ?
Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.
Parmi les nouveautés qui découlent de la transposition de la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « Paquet Marques » en droit français, les nouvelles procédures d’annulation et de déchéance de marques sont celles qui, sans aucun doute, viennent bouleverser le paysage du droit de la propriété industrielle en France.
La directive européenne a donc prévu une obligation pour les Etats membres de créer une procédure administrative de nullité et de déchéance, l’objectif étant de faciliter la contestation des titres et ainsi désencombrer les registres.
En France, depuis le 1eravril 2020, ces actions peuvent être instruites devant l’INPI, le droit français des marques se calquant ainsi de plus en plus sur le droit européen. Jusqu’ici, seul le juge judiciaire pouvait connaitre de ces litiges. Désormais, la compétence est partagée entre les TGI spécialisés et l’INPI.
Comment se répartissent les compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires ?
La répartition des actions est fixée à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article donne compétence exclusive à l’INPI pour les demandes de déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal, les demandes de nullité à titre principal fondées sur un motif absolu ainsi que les demandes de nullité à titre principal fondée sur les motifs relatifs suivants :
– Un droit de marque
– Une dénomination sociale
– Une appellation d’origine ou un indication géographique
– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’une entité publique.
Le juge judiciaire est exclusivement compétent, quant à lui, pour les demandes en nullité ou déchéance formées à titre reconventionnel, les demandes de nullité ou de déchéance quel que soit le motif lorsque la demande est connexe à une autre action relevant de sa compétence et enfin les demandes de nullité formées à titre principal sur les motifs relatifs suivants :
– Le droit d’auteur
– Un dessin et modèle
– Le droit de la personnalité.
Pour éviter toutes mesures dilatoires, il est prévu que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du directeur de l’INPI et du tribunal judiciaire soient rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes causes.
Il est important de noter que le législateur français est allé au-delà des dispositions de la directive européenne qui n’impose aux Etats membres d’attribuer une compétence aux offices qu’à l’égard de certains motifs de nullité (nullité fondée sur un des motifs absolus ou sur une marque antérieure similaire ou identique).
Quels sont les titres pouvant être contestés ?
Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’un marque internationale enregistrée désignant la France.
Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI?
Tout comme la nouvelle procédure d’opposition en matière de marque, la procédure de nullité ou de déchéance respecte le principe du contradictoire. En effet, suite à la phase d’instruction, qui commence à compter du jour où l’action a été formée, et dès lors que l’action est considérée comme recevable, le titulaire dispose d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations dans le cadre d’une action en nullité ou des preuves d’usage pour l’action en déchéance.
Le requérant a ensuite un mois pour les contester. Les parties peuvent effectuer jusqu’à trois échanges contradictoires écrits à l’issue desquels, et le cas échéant, une présentation orale des observations peut être demandée par l’une ou l’autre des parties mais également requise par l’INPI.
Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. L’INPI dispose ensuite d’un délai maximum de 3 mois pour rendre sa décision.
Ainsi, la durée totale de la procédure devrait donc durer, au maximum, neuf mois à compter de la date de notification de l’action à la partie adverse, ce qui est bien plus rapide que l’action judiciaire jusqu’ici ouverte au requérant.
La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Elle peut également être suspendue à l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou de la situation des parties.
Enfin, aucun intérêt à agir ne doit être démontré, contrairement à la procédure judiciaire. Cela va donc permettre un plus grand nombre d’actions et donner jour à de nouvelles stratégies de libération des droits.
En conclusion, l’introduction de ces nouvelles procédures administratives par la transposition du « Paquet Marques » en France met à disposition une procédure rapide et peu onéreuse, permettant d’agir contre une marque gênante enregistrée tout en évitant de passer par la voie judiciaire, bien plus contraignante.
Dreyfus peut vous assister pour ces nouvelles actions en annulation et en déchéance devant l’INPI. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute information complémentaire.
La procédure UDRP est un outil efficace permettant d’obtenir le transfert ou l’annulation d’un nom de domaine enregistré et utilisé de mauvaise foi. Elle ne doit toutefois pas être utilisée comme un moyen de pression pour récupérer un nom de domaine légitimement détenu par un tiers. Lorsqu’une plainte est introduite sans fondement juridique sérieux, ou principalement dans le but de priver le titulaire d’un nom de domaine, le panel peut conclure à un cas de détournement de nom de domaine inversé, c’est-à-dire à une utilisation abusive de la procédure UDRP par le requérant.
L’affaire Advice Group S.p.A. v. Privacy Administrator, Anonymize, Inc. / Michele Dinoia, Macrosten LTD (WIPO Case No. D2019-2441) du 2 décembre 2019 constitue une illustration de ce risque.
L’affaire Advice Group : une mise en garde contre les plaintes insuffisamment fondées
Advice Group est une société italienne fondée en 2006 et spécialisée dans le marketing. Elle est basée à Turin et dispose également de bureaux à Rome et à Bari, ainsi que de filiales en Bulgarie, au Kosovo, au Portugal, en Colombie et au Pérou.
Après avoir constaté l’enregistrement du nom de domaine <advicegroup.com> par un tiers, la société a déposé une plainte UDRP auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine.
Le nom de domaine litigieux avait initialement été enregistré en 2005, puis acquis par Michele Dinoia, de Macrosten LTD, en septembre 2014. Il renvoyait vers une page parking affichant des liens commerciaux et indiquant que les internautes intéressés par l’acquisition du nom de domaine pouvaient contacter le titulaire.
La charge de la preuve pesant sur le requérant dans le cadre de l’UDRP
Le défendeur n’a pas déposé de réponse. Toutefois, l’absence de réponse ne dispense pas le requérant de démontrer les trois conditions cumulatives exigées par la procédure UDRP :
Premièrement, que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le requérant détient des droits ;
Deuxièmement, que le défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine ;
Troisièmement, que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
En l’espèce, le panel a admis que le nom de domaine était similaire au point de prêter à confusion avec la marque figurative italienne du requérant, « »n° 2015000025292. Toutefois, cela ne suffisait pas à justifier le transfert du nom de domaine.
Le panel a choisi de ne pas se prononcer définitivement sur l’existence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur. Il a néanmoins formulé plusieurs observations favorables à ce dernier. En particulier, le nom de domaine était composé de termes du dictionnaire, à savoir « advice » et « group », et le défendeur n’avait pas activement utilisé le nom de domaine pour cibler le requérant. Le nom de domaine renvoyait simplement vers une page parking standard, comportant un message permettant aux personnes intéressées de contacter le titulaire au sujet d’une éventuelle acquisition.
Le panel a également relevé que de nombreuses sociétés dans le monde utilisaient la dénomination « Advice Group ». Cet élément affaiblissait l’argument du requérant selon lequel le défendeur aurait nécessairement eu le requérant à l’esprit au moment de l’acquisition du nom de domaine.
La mauvaise foi comme élément décisif
La question de la mauvaise foi a été déterminante. Le panel a souligné qu’au moment où le défendeur avait acquis le nom de domaine, en septembre 2014, le requérant n’avait pas encore enregistré sa marque. La marque n’avait été déposée qu’en juin 2015 et enregistrée en décembre 2016. Le nom de domaine était donc antérieur aux droits de marque du requérant.
Aucun élément de preuve ne permettait d’établir que le défendeur avait ciblé le requérant en acquérant un nom de domaine composé de mots anglais courants. Le fait que les internautes puissent faire une offre d’achat du nom de domaine ne suffisait pas, en soi, à démontrer que le défendeur l’avait enregistré dans l’intention spécifique de le vendre à Advice Group à un prix excessif.
La plainte a donc été rejetée.
Détournement de nom de domaine inversé: lorsque la plainte devient elle-même abusive
Plus important encore, le panel a considéré que la plainte constituait un cas de détournement de nom de domaine inversé. Le requérant avait accusé le défendeur de cybersquatting alors même qu’il n’avait pas fourni de preuve de ciblage, et alors que le nom de domaine, composé de termes génériques, était antérieur à l’enregistrement de sa marque. Le panel a considéré que le requérant aurait dû savoir qu’il ne pouvait pas établir l’enregistrement de mauvaise foi.
Cette décision demeure aujourd’hui particulièrement pertinente. La pratique actualisée de l’OMPI, notamment le WIPO Overview 3.1, confirme l’importance d’une analyse probatoire rigoureuse, en particulier s’agissant de la mauvaise foi et des plaintes UDRP abusives. Les panels restent attentifs aux situations dans lesquelles un titulaire de marque tente d’utiliser la procédure UDRP pour obtenir un nom de domaine qu’il n’a pas pu acquérir dans le cadre d’une négociation commerciale ordinaire.
Enseignements pratiques pour les titulaires de marques
L’enseignement pratique est clair : lorsqu’un nom de domaine est composé de termes génériques, descriptifs ou courants, la preuve de la mauvaise foi est particulièrement difficile à rapporter. Il ne suffit pas de démontrer que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque. Le requérant doit établir que le défendeur a spécifiquement ciblé sa marque, son activité, sa réputation ou sa clientèle.
À l’inverse, certains éléments peuvent renforcer une plainte UDRP, tels que l’existence de droits de marque antérieurs au nom de domaine, la reproduction du site officiel du requérant, l’utilisation du nom de domaine pour des produits ou services identiques ou similaires, une activité frauduleuse par email, une offre directe de vente du nom de domaine au titulaire de la marque, ou encore un schéma documenté de cybersquatting.
Avant de déposer une plainte UDRP, les titulaires de marques doivent donc vérifier attentivement la date d’enregistrement ou d’acquisition du nom de domaine, la date à laquelle leurs propres droits de marque sont nés, le caractère distinctif ou générique du signe, ainsi que les preuves disponibles démontrant que le défendeur les a effectivement ciblés.
À défaut, la plainte peut non seulement être rejetée, mais également donner lieu à une qualification de détournement de nom de domaine inversé, retournant ainsi la procédure contre le requérant lui-même.
Conclusion
La décision Advice Group rappelle utilement que la procédure UDRP n’a pas vocation à résoudre tous les conflits impliquant un nom de domaine. Son objectif est de traiter les cas manifestes d’enregistrement et d’usage abusifs, et non d’offrir un raccourci permettant d’obtenir un nom de domaine légitimement détenu par un tiers.
Pour les titulaires de marques, la question essentielle n’est donc pas seulement de savoir si le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à leur marque, mais de déterminer s’il existe des preuves suffisantes démontrant que le défendeur a spécifiquement ciblé leurs droits. Cette affaire montre ainsi que le dépôt d’une plainte faible ou opportuniste peut avoir des conséquences allant au-delà du simple rejet de la demande.
Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
1.Un titulaire de marque peut-il déposer une plainte UDRP si le nom de domaine a été enregistré avant sa marque ?
Oui, mais la plainte sera généralement plus difficile à soutenir. Dans le cadre de l’UDRP, le requérant doit démontrer que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Lorsque le nom de domaine est antérieur aux droits de marque, il peut être difficile d’établir que le titulaire du nom de domaine a ciblé une marque qui n’existait pas encore. Des exceptions peuvent toutefois exister, notamment si le requérant disposait déjà de droits non enregistrés, d’une forte réputation, ou si le défendeur a manifestement anticipé les droits du requérant.
2.La procédure UDRP est-elle adaptée à tous les litiges relatifs aux noms de domaine ?
Non. La procédure UDRP est conçue pour les cas manifestes d’enregistrement et d’usage abusifs de noms de domaine. Elle n’a pas vocation à résoudre des litiges contractuels complexes, des différends commerciaux, des conflits entre anciens partenaires ou des situations dans lesquelles plusieurs parties peuvent faire valoir des droits légitimes concurrents. Dans ces hypothèses, une action judiciaire ou une solution négociée peut être plus appropriée.
3.Le défendeur doit-il utiliser activement le nom de domaine pour que la mauvaise foi soit retenue ?
Non. La détention passive d’un nom de domaine peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi. Toutefois, la détention passive est appréciée avec prudence et ne suffit pas automatiquement à établir la mauvaise foi.
4.Quelles preuves doivent être réunies avant de déposer une plainte UDRP ?
Le requérant doit réunir des preuves relatives à ses droits de marque, à sa réputation, à la chronologie des faits, des captures d’écran du site, des données WHOIS, des enregistrements DNS, des enregistrements MX, des redirections, des tentatives de phishing, des liens commerciaux, des offres de vente, des échanges antérieurs, ainsi que tout élément démontrant un schéma d’enregistrements similaires par le défendeur. Plus le dossier probatoire est solide, plus le risque de déposer une plainte insuffisamment fondée est limité.
5.Un nom de domaine composé de termes courants peut-il tout de même porter atteinte à des droits de marque ?
Oui. Un nom de domaine composé de mots courants peut tout de même porter atteinte à des droits de marque s’il est utilisé pour cibler spécifiquement un titulaire de marque. Par exemple, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le nom de domaine reproduit l’identité visuelle du requérant, redirige vers des services concurrents, est utilisé à des fins de phishing ou crée une association trompeuse avec le requérant. L’élément déterminant n’est donc pas seulement la composition du nom de domaine, mais l’intention et l’usage du défendeur.
La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.
Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.
Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.
Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.
L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux
Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.
Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.
La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.
Évaluation de l’usage sérieux
La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :
– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;
– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.
Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.
Influence de la Décision
Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.
Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.
Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.
Le Cabinet Dreyfus & associés, en association avec l’INTA, a eu le plaisir d’organiser un petit-déjeuner débat en février dernier.
Celui-ci portait sur le thème suivant :
« Le recours à la médiation en France pour régler vos litiges de propriété intellectuelle ».
La médiation est un mécanisme de règlement des litiges en essor dans différents domaines du droit et notamment en droit de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme de règlement des litiges est efficace pour pacifier rapidement certaines situations. A long terme, recourir à la médiation en matière de propriété intellectuelle peut inciter les parties à préserver ou à créer des relations d’affaires (contrat de distribution, licence, etc).
Lors de cette matinée, nous avons eu l’occasion d’échanger autour des questions suivantes :
– Quels sont les avantages et les inconvénients de la médiation, liés aux litiges de propriété intellectuelle ?
– Quels sont les obstacles à la médiation pour les litiges de propriété intellectuelle ?
– Avenir de la médiation pour la propriété intellectuelle
L’événement mettait en vedette Rémi Garros-Quinn, gestionnaire de cas juridiques au Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et Bérengère Clady, gestionnaire de cas – chef du département ADR, au Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP). Elle a été accueillie au sein de notre cabinet Dreyfus & Associés.
Introduction : La rupture juridique après le Brexit
La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) a profondément modifié le paysage juridique, notamment en matière de propriété intellectuelle. Avant le 31 décembre 2020, les droits de propriété intellectuelle, comme les marques et dessins et modèles, bénéficiaient d’une protection uniforme au sein de l’Union européenne, y compris au Royaume-Uni. Cependant, depuis la fin de la période de transition, la séparation des systèmes juridiques a nécessité une gestion distincte des droits de propriété intellectuelle pour le Royaume-Uni et l’UE.
Cet article explore les conséquences du Brexit sur les droits de propriété intellectuelle, en particulier pour les marques et dessins et modèles, et propose des solutions pour garantir leur protection dans ce nouvel environnement juridique.
Les marques après le Brexit : Ce qui a changé
2.1 Conversion automatique des marques de l’UE en droits britanniques
Avant le Brexit, une marque enregistrée auprès de l’EUIPO protégeait les droits dans l’ensemble des États membres de l’UE, y compris le Royaume-Uni. Depuis le 1er janvier 2021, les marques de l’UE (EUTM) ne couvrent plus le Royaume-Uni. Pour éviter que les titulaires de droits ne perdent la protection de leurs marques au Royaume-Uni, l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) a automatiquement converti les marques de l’UE en marques britanniques comparables. Ces marques « clonées » ont les mêmes dates de dépôt et de priorité que celles de l’UE, mais sont désormais régies par la législation britannique.
2.2 Les réformes législatives européennes après le Brexit
Après le Brexit, l’Union européenne a continué de renforcer son cadre juridique pour la protection des marques. Le règlement (UE) 2017/1001 relatif à la marque de l’Union européenne a été révisé pour répondre aux nouveaux défis, notamment dans le domaine de la cybersécurité et de la lutte contre la contrefaçon. L’EUIPO a mis en place de nouveaux outils pour faciliter la surveillance des violations en ligne et simplifier les procédures de contestation. Ces réformes sont spécifiques à l’Union européenne et ne concernent pas directement les marques au Royaume-Uni, mais elles contribuent à renforcer la protection des marques européennes post-Brexit.
2.3 Les réformes législatives britanniques post-Brexit
Le Royaume-Uni a mis en place une législation distincte pour la gestion des marques après le Brexit. L’UKIPO a renforcé ses règles pour garantir que les marques au Royaume-Uni bénéficient toujours de la même protection qu’auparavant, tout en veillant à respecter les normes internationales. Le Royaume-Uni a également adapté ses mécanismes de lutte contre la contrefaçon et les violations des droits de PI, tout en étant désormais indépendant de l’UE. Cette législation vise à renforcer la protection des droits au Royaume-Uni et à répondre aux défis mondiaux de la contrefaçon.
2.4 Marques européennes en cours d’enregistrement au 31 décembre 2020
Les demandes de marques de l’Union européenne en cours au 31 décembre 2020 bénéficient d’un droit prioritaire pour soumettre la même demande auprès de l’UKIPO dans un délai de neuf mois après la fin de la période de transition. Cette procédure permet aux titulaires de maintenir leur protection au Royaume-Uni avec la même date de dépôt et les mêmes produits et services que ceux de l’EUTM correspondante.
Les dessins et modèles après le Brexit : Les nouvelles règles au Royaume-Uni
3.1 Conversion automatique des dessins et modèles communautaires
Les dessins et modèles communautaires enregistrés avant le Brexit ont été automatiquement convertis en droits britanniques.
Cette conversion s’est faite sans frais supplémentaires pour les titulaires.
Les dates de priorité, d’enregistrement et de renouvellement des droits britanniques clonés sont identiques à celles des droits communautaires, assurant une continuité de protection au Royaume-Uni.
Les démarches à suivre pour garantir la protection des droits au Royaume-Uni après le Brexit
4.1 Vérification des enregistrements existants et enregistrement séparé
Après le Brexit, il est essentiel de s’assurer que les droits de propriété intellectuelle ont bien été convertis en droits britanniques. Les titulaires doivent vérifier que leurs marques et dessins et modèles ont bien été clonés au Royaume-Uni. Pour les nouvelles créations, il est impératif de procéder à un enregistrement distinct auprès de l’UKIPO pour garantir une protection continue au Royaume-Uni.
4.2 Surveillance de l’usage des droits : La preuve de l’usage sérieux
Une fois les droits enregistrés au Royaume-Uni et dans l’UE, il est crucial de suivre l’usage de ces droits dans chaque juridiction. L’usage de la marque ou du dessin dans l’UE ne justifie plus l’usage au Royaume-Uni, et inversement. Pour éviter la déchéance de vos droits pour non-usage, vous devez pouvoir démontrer un usage sérieux dans chaque territoire. Cette démarche est essentielle pour maintenir la validité de vos marques et dessins et modèles dans les deux juridictions.
4.3 Défense des droits de propriété intellectuelle
Le Royaume-Uni dispose d’un système judiciaire efficace pour gérer les litiges en matière de propriété intellectuelle. En cas de contrefaçon, les titulaires peuvent envoyer une lettre de mise en demeure pour exiger l’arrêt de l’infraction. Si la situation persiste, ils peuvent saisir les tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle, tels que l’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC), ou la Patents Court pour les litiges complexes.
Conclusion : Protéger ses droits après le Brexit
Le Brexit a séparé les systèmes de protection des droits de propriété intellectuelle entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Les titulaires de droits doivent désormais gérer séparément leurs enregistrements de marques et de dessins et modèles dans les deux territoires. La clé pour maintenir une protection continue réside dans l’enregistrement distinct, la surveillance de l’usage des droits et la gestion proactive des litiges. Le cadre législatif a évolué pour permettre une gestion des droits efficace, tant au Royaume-Uni qu’en Europe.
Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne les entreprises dans la protection de leurs marques ainsi que de leurs dessins et modèles face aux enjeux juridiques liés au Brexit et à la gestion distincte des droits entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Ma marque de l’UE me protège-t-elle toujours au Royaume-Uni après le Brexit ?
Non, depuis le 1er janvier 2021, les marques de l’UE ne couvrent plus le Royaume-Uni. Cependant, l’UKIPO a généré des marques comparables au Royaume-Uni pour maintenir une protection équivalente.
2. Que faire si j’ai une marque européenne enregistrée avant le Brexit ?
Les marques européennes ont été automatiquement converties en marques britanniques comparables sans frais supplémentaires. Vous devez maintenant gérer vos marques séparément au Royaume-Uni et dans l’UE.
3. Comment garantir la protection de mes dessins et modèles au Royaume-Uni après le Brexit ?
Les dessins et modèles communautaires ont été automatiquement convertis en droits britanniques. Cependant, pour les nouveaux modèles, vous devez désormais déposer une demande distincte auprès de l’UKIPO pour garantir une protection au Royaume-Uni.
4. Que faire si je n’ai pas encore déposé ma marque ou mon modèle au Royaume-Uni ?
Vous devez déposer une demande auprès de l’UKIPO pour garantir la protection de votre marque ou dessin et modèle au Royaume-Uni. Les marques de l’UE ne sont plus valables au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021.
5. Quelles démarches dois-je suivre pour maintenir la protection de mes droits après le Brexit ?
Il est essentiel de déposer des demandes séparées auprès de l’UKIPO pour le Royaume-Uni et de l’EUIPO pour l’Union européenne. Vous devez également prouver l’usage de vos droits dans chaque territoire pour garantir leur validité.
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Written by Dreyfus06/05/2020 
Source : EURid, registre de l’extension <.eu> 
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