Actualité

Changements des règles de la Cour d’arbitrage tchèque pour les procédures ADR et UDRP

La Cour d’arbitrage tchèque gère l’intégralité du contentieux d’arbitrage du « .eu » dans le cadre de la procédure ADR (Alternative Dispute Resolution). Elle est aussi compétente pour la résolution des plaintes UDRP, depuis sa nomination comme Centre d’Arbitrage en janvier 2008.

Elle propose aujourd’hui des innovations susceptibles d’améliorer de manière significative la gestion des contentieux UDRP et ADR. Ces améliorations se manifestent à différents niveaux, l’objectif  étant d’accélérer le traitement des procédures et de réduire les coûts pour les requérants.

Concernant la procédure ADR, il est désormais permis au requérant,  pour tous les documents, y compris les communications faites dans le cadre de la procédure, de proposer une autre langue au lieu et place de la langue de Procédure ADR. Cependant, cela peut se faire uniquement si le Requérant démontre dans sa demande que le défendeur dispose d’une connaissance appropriée de cette autre langue. Par ailleurs, le tribunal peut requérir la traduction de tout document communiqué dans une langue autre que celle de la Procédure ADR.

Concernant la procédure UDRP devant la Cour d’arbitrage tchèque, il est possible depuis le 1er mars de déposer les plaintes par voie électronique uniquement. Cette option existe déjà pour la procédure ADR.

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Les douanes britanniques adoptent une procédure simplifiée pour la destruction de contrefaçons.

Depuis le 10 mars 2010, les douanes britanniques ont adopté un nouveau régime concernant le processus de destruction des saisies de contrefaçons.

Une nouvelle loi vient en effet d’adopter la procédure simplifiée prévue par l’article 11 du règlement européen relatif à la règlementation douanière de 2003.

Un titulaire de droits ne sera désormais plus obligé de passer par une procédure judiciaire dans le cas où l’importateur de biens contrefaits refuserait de donner son consentement pour leur destruction. Désormais, s’il n’y a pas d’objection de la part de l’importateur ou du propriétaire des biens, les douanes pourront procéder à leur destruction sur simple demande du titulaire de droits.

Il faut noter que :

–          Le titulaire de droits devra encore notifier par écrit aux douanes que les biens portent atteinte à ses droits dans les 10 jours (3 si les biens sont périssables), bien que cette période puisse être étendue à 10 jours supplémentaires.

–          Les douanes n’ont pas encore décidé les éléments qu’elles demanderont pour démontrer que l’importateur ou le propriétaire des biens a bien eu la possibilité de contester cette destruction mais a omis de le faire ou n’a pas souhaité le faire.

–          La responsabilité ainsi que le coût de la destruction incomberont au titulaire de droits, bien que la commission européenne soit en train de revoir ce point.

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La Ville de Paris peut-elle prétendre à l’usage exclusif du nom Paris ?

Une décision du centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI (Affaire  DTV2009-0010) a récemment opposé la Ville de Paris à la société américaine Paris.TV LLC à propos de l’utilisation du nom de domaine <paris.tv>. Cette dernière avait procédé à l’enregistrement de ce nom, ce que la Ville de Paris contestait, étant détentrice de la marque semi-figurative française PARIS et du nom de domaine <paris.fr>, et réclamait ainsi son transfert.

Il faut avant tout restituer le contexte et rappeler que la Ville de Paris est réputée pour être particulièrement active dans la défense de sa marque PARIS. La décision étudiée doit l’être à la lumière de deux décisions rendues récemment à l’encontre de la Ville de Paris et qui a inspiré le panel d’experts : les affaires <wifi-paris.com> (Ville de Paris v. Whois Privacy Services/Comar Ltd, Case No. D2009-125) et <wifiparis.com> (Ville de Paris v. Salient Properties LLC, Case No. D2009-1279).Dans ces deux affaires, la Ville de Paris a vu ses demandes rejetées au principal motif que, utilisée en dehors du cadre de la marque semi-figurative PARIS dont le terme est indissociable du logo caractéristique, la marque de la Ville de Paris ne confère aucun droit sur le terme géographique.

Les experts refusent ainsi systématiquement que la Ville de Paris puisse se prévaloir d’un quelconque monopole sur l’intégralité des noms de domaine incluant le terme Paris, ce que la ville semble pourtant vouloir croire au vu de son activisme procédurier. Cet argument est récurrent dans les décisions UDRP relatives aux noms de domaine incluant le terme Paris et la décision étudiée n’y fait pas exception.

Les trois experts ont donc été amenés à se prononcer sur la légitimité de la demande de la Ville de Paris. Les experts à l’appui des décisions « wifi » estiment que la marque PARIS, si elle est clairement similaire au nom de domaine litigieux <paris.tv>, n’est pourtant pas identique en raison de la présence du logo accompagnant la marque de la Ville de Paris. Les experts rejettent de même les prétentions de la Ville de Paris quant à l’absence d’intérêt légitime du défendeur. Enfin, l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine <paris.tv> ne sont  pas non plus caractérisés selon eux, le terme Paris étant un terme d’usage commun et le réservataire n’ayant pas tenté de revendre le nom de domaine à la Ville de Paris.

C’est donc sans réelle surprise que le panel d’expert, avec une voie dissidente cependant, rejette les prétentions de la Ville de Paris.

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Pas d’application directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis

La District Court américaine du district-sud de New York a récemment affirmé que la condition d’enregistrement préalable d’un droit d’auteur pour bénéficier de dommages-intérêts posée par  l’article 412 de l’U.S. Copyright Act  n’était pas évincée par la Convention de Berne (décision Elsevier B.V. v. UnitedHealth Group Inc, No. 09 Civ 2124 – WHP du 14 janvier 2010).

Dans cette affaire, la société Elsevier, titulaire de droits d’auteur sur des livres et journaux accessibles à partir d’une base de données en ligne, ScienceDirect, reprochait à la société UnitedHealth Group Inc et ses affiliés d’avoir commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur en accédant de façon non autorisée à des livres mis en ligne sur ScienceDirect.

La société Elsevier ne pouvait se voir allouer les dommages-intérêts et frais d’avocats prévus par les textes car les droits d’auteur en cause étaient des droits d’auteur étrangers non enregistrés.  En effet, l’article 412 du U.S. Copyright Act exige un enregistrement préalable du droit d’auteur concerné pour l’allocation de dommages-intérêts et de frais d’avocat légaux en cas d’action en contrefaçon.

Elle a alors initié une action aux fins de faire déclarer cette exigence de l’article 412 du US Copyright Act contraire à l’article 5 paragraphe 2 de la Convention de Berne qui affirme que « la jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ».  Dans ses demandes, la société Elsevier soutenait que la Convention de Berne évinçait les dispositions de l’article 412 du US Copyright Act en vertu de la « Supremacy Clause » de l’article 6 de la Constitution américaine qui prévoit l’application directe de la constitution, des lois et traités conclus sous l’autorité des Etats-Unis.

Cependant, le juge a rejeté les demandes de la société Elsevier au motif que les accepter reviendrait à déclarer l’applicabilité directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis ce qui n’est pas le cas.

Pour ce faire, il s’est basé sur la décision de la Cour Suprême américaine de 2008 Medelin v. Texas, 128 S. Ct. 1346, 1356 ayant affirmé qu’il existait des stipulations dans les traités ne pouvant être appliquées qu’en vertu d’une législation nationale permettant de leur donner effet.

Il a ensuite relevé que le Congrès avait déclaré que la Convention de Berne n’était pas d’application directe en vertu de la constitution et des lois américaines lors de l’adoption du Berne Convention Implementation Act.

Le juge a ensuite examiné l’histoire législative du Berne Convention Implementation Act et observé que le Congrès avait modifié l’article 411 du US Copyright Act pour le mettre en conformité avec l’article 5 de la Convention de Berne, mais n’avait pas modifié l’article 412 du US Copyright Act au motif qu’il ne poserait pas de conditions préalables à la jouissance et à l’exercice du droit d’auteur.

Les dispositions de la Convention de Berne elles-mêmes ont servi au juge pour rejeter les prétentions de la société Elsevier. L’article 36 de la Convention de Berne prévoit en effet que : « (1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

(2) Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention. »

Il a reconnu qu’il n’existait pas de précédent au sujet de la Convention de Berne parmi les tribunaux de première instance américains, mais que trois tribunaux de première instance américains ont déjà rejeté l’application directe de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle.

Enfin, la société Elsevier a mis en avant un traité qui avait été reconnu d’applicabilité directe, mais le juge a écarté cet argument au motif que ce traité contenait une clause prévoyant les conditions de son applicabilité directe ce qui n’est pas le cas de la Convention de Berne.

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Ordonnance de référé du TGI de Bordeaux, 4 Janvier 2010, JFG Networks / Paperblog

La société Overblog, service d’hébergement gratuit de blogs, reprochait à la société Paperblog, société proposant aux internautes titulaires de blogs de s’y inscrire pour y diffuser leur contenu,  de faire figurer sur son site des blogs qu’il héberge avec l’indication « Bienvenue sur Overblog-Paperblog ». Certains blogs apparaissaient sur plusieurs moteurs de recherche, y compris Google.

Selon Overblog, ces agissements détourneraient de la plateforme Overblog, au profit de celle de Paperblog, certaines publications destinées à Overblog, ce qui créait un risque de confusion auprès du public.

Dans le cadre de l’appréciation de la contrefaçon, le Président du TGI de Bordeaux, en référé, estime tout d’abord que si l’activité de la société Paperblog répond pour partie au statut d’éditeur, elle répond aussi pour partie à la qualification du statut d’hébergeur.
La question se pose dès lors de savoir si elle est encore éditeur du contenu des blogs ainsi mis en ligne sur son site, ce dont la société Paperblog se défend.
Estimant que cette question est sujette à contestation sérieuse, le Président du TGI renvoie l’examen de cette question à la juridiction du fond, seule compétente pour trancher.

Il estime dès lors que la responsabilité de la société Paperblog ne pourrait être engagée qu’en sa qualité d’hébergeur et de ce fait, se verrait appliquer le régime de responsabilité limitée pour les hébergeurs prévu par l’article 6-I-2 de la LCEN du 21 Juin 2004.

En outre, considérer que la référence à Overblog dans ce lien hypertexte serait une contrefaçon de cette marque est contestable dans la mesure où il est fait mention de la société Paperblog, et que la seule référence à Overblog « ne fait que renvoyer vers le blog d’origine utilisé par l’auteur pour sa création ».

Le président précise enfin que les auteurs de blogs ayant tous expressément donné à Paperblog l’autorisation de reproduire sur son site leurs articles, la demanderesse, n’étant pas l’auteur de ces articles, ne saurait légitimement demander au juge des référés d’interdire à la société Paperblog de les reproduire en ligne.

Le Président du TGI de Bordeaux refuse donc en conséquence de considérer que des actes de contrefaçons imputables à Paperblog ont été réalisés et déboute la société JFG Networks de l’ensemble de ses prétentions.

Il conviendra donc d’attendre la décision rendue au fond, prévue pour le 17 mars prochain.

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Questions préjudicielles relatives à une marque déposée en vue d’obtenir un nom de domaine en .eu au cours de la « Sunrise period » : conclusions de l’avocat général

L’avocat général Trstenjak de la Cour européenne de justice a rendu ses conclusions, le 10 février 2010, dans l’Affaire C-569/08 opposant Internetportal und Marketing GmbH et Richard Schlicht.

Une « sunrise period » correspond à une période durant laquelle les dépôts de certains types d’extensions de noms de domaine sont réservés en priorité à certains demandeurs afin d’éviter le « cybersquatting » et les risques de litiges qui l’accompagnent. Dans le cadre de cette « sunrise period », la société autrichienne Internetportal und Marketing GmbH a pu obtenir l’enregistrement du nom de domaine <reifen.eu>, sur la base de l’enregistrement en 2005 d’une marque suédoise &R&E&I&F&E&N& dont elle ne s’est jamais servie.

L’attribution de ce nom de domaine a été contestée par Richard Schlicht, titulaire d’une marque REIFEN, enregistrée en 2005 au Benelux. Ce dernier oppose que la société autrichienne aurait agit comme un « cybersquatter » en procédant à l’enregistrement d’une marque, non destinée à être utilisée sur le marché, aux fins d’obtenir des noms de domaine grâce à la « sunrise period ». Ainsi, elle aurait enregistré le nom de domaine de mauvaise foi en vertu de l’article 21 relatifs aux « enregistrements spéculatifs et abusifs » du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 qui prévoit qu’un nom de domaine est révoqué quand il est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (notamment un droit de marque) et qu’il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

Saisi de la demande de contestation de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, un expert de la Cour d’arbitrage tchèque a rendu une décision le 24 juillet 2006 dans laquelle il suit ce raisonnement et retire à la société autrichienne ledit nom de domaine pour le transférer à Richard Schlicht. La décision n’a cependant pas mis fin au litige qui s’est poursuivi devant les juridictions autrichiennes. Tant le juge de première instance que celui d’appel ont adopté un raisonnement identique à celui de Richard Schlicht.

La société Internetportal und Marketing GmbH a alors introduit un recours auprès de l’Oberster Gerichtshof (la cour suprême autrichienne). La juridiction a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle en considérant que la solution du litige dépendait de l’interprétation communautaire  de l’article 21 du Règlement communautaire n°874/2004.

Dans ses conclusions, l’avocat général considère que l’article 21 du Règlement doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque nationale a des droits tant que la marque n’a pas été annulée sur le fondement de la mauvaise foi ou sur tout autre fondement par les autorités ou les tribunaux compétents en accord avec le respect des procédures nationales. Ce droit existe même si la marque qui a servi de base pour l’enregistrement du nom de domaine et le nom de domaine diffèrent en raison de l’élimination des caractères spéciaux.

Afin de déterminer si le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi au sens de l’article 21 précité, l’avocat général estime que le juge national doit prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce autrement dit les circonstances dans lesquelles la marque a été acquise, l’intention de l’utiliser ou non sur le marché pour lequel la protection est demandée ou encore le fait que la marque est un nom générique de la langue allemande (« reifen » signifiant «pneumatiques »). Ainsi, la mauvaise foi pourrait être démontrée grâce à une combinaison de facteurs. Encore faut-il que le seul but de l’enregistrement de la marque soit de pouvoir demander le nom de domaine correspondant à la marque lors de la « sunrise period ».
La décision à venir est maintenant attendue.

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Modification de la politique d’enregistrement du .ru

La politique d’enregistrement des .RU vient d’être modifiée par le registre russe.

A compter du 1er avril, il sera impératif pour tout titulaire de nom de domaine en .RU de justifier de son identité. La mesure étant rétroactive, les titulaires actuels de noms de domaine .RU n’ayant pas justifié leur identité avant cette date prendront le risque de voir leurs noms de domaine annulés.

Dorénavant, il faudra ainsi avant tout enregistrement :

– Fournir une copie du passeport pour les personnes physiques.

– Fournir, pour les personnes morales immatriculées en France, une copie d’un extrait kbis. Les autres personnes morales devront fournir un justificatif attestant de leur reconnaissance par les autorités de leur pays (tels qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait du registre du commerce par exemple).

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Questions préjudicielles sur la responsabilité des FAI

Dans le procès fleuve qui oppose depuis déjà 6 ans la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (Sabam), au fournisseur d’accès à Internet Scarlet (à l’époque Tiscali), la cour d’appel de Bruxelles a décidé de botter en touche en posant, le 28 janvier 2010, deux questions préjudicielles à la CJCE relatives à la responsabilité des fournisseurs d’accès internet (FAI) quant au partage de fichiers en P2P.

Les faits remontent à 2004 quand la Sabam avait initié une action judiciaire contre le fournisseur d’accès internet Tiscali (nouvellement Scarlet) lui reprochant de ne rien faire pour empêcher le téléchargement, par ses utilisateurs, de fichiers musicaux par le biais de logiciels P2P.

En première instance en 2007, Scarlet avait été condamnée à rendre impossible, par le biais de mesures techniques qu’il devait mettre au point, le téléchargement illégal via son réseau sous peine d’astreintes par jour d’infraction.

Scarlet retourna, en octobre 2008, devant le tribunal qui devait ordonner la liquidation de l’astreinte en arguant de l’impossibilité manifeste de mettre au point des mesures techniques efficaces et du coût prohibitif de la mise en place de telles mesures. Le tribunal, compte tenu des efforts de Scarlet, suspendit l’astreinte qui courait jusqu’en novembre 2008 mais confirma le jugement en lui réintimant l’ordre de bloquer les téléchargements illégaux.

La Cour d’appel de Bruxelles durant les mois de novembre et décembre 2009 devait répondre à la question de savoir dans quelle mesure les fournisseurs d’accès internet devaient supporter la charge opérationnelle et financière de la lutte contre le piratage.

Devant la complexité de la question posée et des enjeux en cause, la Cour a décidé de poser deux questions à la CJCE avant de statuer. Ces deux questions sont en substance :

–         Les FAI peuvent ils être contraints à prendre des mesures techniques préventives dans le but d’empêcher le téléchargement illégal ?

–         Si oui, dans quelle mesure les charges techniques et financières leur incombent?

Ces questions préjudicielles sont posées dans un contexte ambigu de recherche d’équilibre entre d’une part les droits des détenteurs de propriété intellectuelle et, d’autre part, les droits des FAI et les droits et libertés fondamentaux en matière de respect de la vie privée des internautes.

A l’heure où l’accès à l’Internet tend à être reconnu en tant que droit fondamental au même titre que l’accès à l’eau potable, la mise en place de mesures de filtrage soulève également le problème d’une forme de censure en résultant, susceptible de bloquer des contenus légaux et donc de porter atteinte à ce droit fondamental.

Même si il s’agit en l’espèce d’un cas purement national, il ne fait nul doute que les répercussions de la décision que rendra la CJCE se feront sentir au moins au niveau européen, si ce n’est au niveau mondial.

Cette décision sera donc attendue tant par les acteurs du secteur qu’au niveau politique, à l’horizon 2011 voire 2012.

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1519 noms de domaine transférés au Groupe « InterContinental Hotels »

Dans une décision D2009-1661  du Centre d’Arbitrage et de Médiation  de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’Expert a ordonné le transfert de 1519 noms de domaine au profit du Groupe « InterContinental Hotels ».

Le litige opposait une personne physique allemande, titulaire de plus de 70 000 noms de domaine et les sociétés « Six continents » et « Intercontinental Hotels », toutes deux filiales du groupe ‘InterContinental Hotels ».

En l’espèce, les Plaignantes estimaient que 1542 noms de domaine violaient leurs droits de marque respectifs.

Sur les 1542 noms de domaine faisant l’objet de la plainte, seuls les noms ne contenant pas les marques du Requérant n’ont pas été transférés.

Cette décision illustre parfaitement l’avantage d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges selon les principes UDRP dans la mesure où la plainte peut concerner un très grand nombre de noms de domaine, comme c’est le cas en l’espèce et assurer le transfert effectif des noms de domaine.

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Lorsque les registres encouragent le cybersquatting !

Les registres, organismes en charge de la gestion d’une extension, se trouvent dans une situation ambigüe quant à l’enregistrement de noms de domaine. En effet, la réputation et la visibilité d’une extension sur l’internet sont directement liées au nombre de noms de domaine enregistrés dans ladite extension. Le modèle économique de ces registres est également très dépendant du volume de noms de domaine enregistrés, le registre percevant une taxe sur chaque enregistrement ou renouvellement de nom de domaine, lui permettant de couvrir ses dépenses de fonctionnement et ses investissements. En bref, plus le nombre de noms de domaine enregistré est élevé, plus le registre est riche.

Ces contraintes économiques auxquelles s’ajoutent le lobbying et la pression du marché pour une plus grande libéralisation du marché des noms de domaine ont conduit de nombreux registres nationaux à assouplir progressivement leurs règles d’enregistrement pour finalement n’aboutir à aucun contrôle lors de l’enregistrement de noms de domaine.

S’ajoute à cela la possibilité d’enregistrer des noms de domaine comportant des caractères accentués ou des caractères non latins dans certains pays, ce qui accroît encore l’espace de nommage.

Les derniers développements en date dans ce domaine nous ont fait connaitre l’introduction des noms de domaine à 1 et 2 caractères en Allemagne (octobre 2009) puis des caractères IDN dans l’extension .eu. Un peu plus tôt en 2008 avaient été lancées deux nouvelles extensions, le .me pour le Monténégro (extension pays), puis le .tel, extension générique ayant pour vocation de devenir un annuaire universel sur l’Internet.

Face à tous ces développements, les titulaires de droits se trouvent souvent démunis. Si des périodes d’enregistrement prioritaire sont prévues par les registres, elles sont souvent contournées par les cybersquatteurs et de plus les mécanismes de protection ne fonctionnent plus dès lors que la période de sunrise est terminée. Les intérêts des titulaires de droits entrent alors en conflit direct avec ceux des registres et des autres acteurs économiques liés à la commercialisation des noms de domaine.

L’activité des registres sur les extensions pays va à nouveau donner des soucis aux titulaires de droits :

–          Le Luxembourg s’apprête à introduire les caractères IDN dans l’extension .lu (lancement le 1er avril avec période prioritaire pour les détenteurs de noms de domaine en .lu du 1er février au 30 mars)

–          Le Monténégro s’apprête à relâcher une liste de noms de domaine emblématiques à partir du 1er février

Dans ce dernier cas, le registre avait retenu un certain nombre de noms de domaine dits à « haute valeur ajoutée » au moment de la création de la zone,  dans l’optique de les vendre aux enchères. Certains de ces noms n’ont pas trouvé preneur et vont être remis à disposition pour un enregistrement « standard » sur la base du premier arrivé / premier servi. On y trouve parmi d’autres les noms suivants :

<britneyspears.me> et <parishilton.me> (marques communautaires)

<torture.me>, <violate.me>

<penisenlargement.me>, <phuck.me> et <phuk.me>

Ces opérations purement mercantiles ne vont certainement pas contribuer à donner une bonne image des régulateurs de l’Internet ni réconcilier les titulaires de droits avec les registres.

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