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Procédure UDRP : quels risques en cas de plainte insuffisamment fondée ?

nathalie dreyfus Written by Nathalie Dreyfus09/04/2020

Introduction

La procédure UDRP est un outil efficace permettant d’obtenir le transfert ou l’annulation d’un nom de domaine enregistré et utilisé de mauvaise foi. Elle ne doit toutefois pas être utilisée comme un moyen de pression pour récupérer un nom de domaine légitimement détenu par un tiers. Lorsqu’une plainte est introduite sans fondement juridique sérieux, ou principalement dans le but de priver le titulaire d’un nom de domaine, le panel peut conclure à un cas de détournement de nom de domaine inversé, c’est-à-dire à une utilisation abusive de la procédure UDRP par le requérant.

L’affaire Advice Group S.p.A. v. Privacy Administrator, Anonymize, Inc. / Michele Dinoia, Macrosten LTD (WIPO Case No. D2019-2441) du 2 décembre 2019 constitue une illustration de ce risque.

L’affaire Advice Group : une mise en garde contre les plaintes insuffisamment fondées

Advice Group est une société italienne fondée en 2006 et spécialisée dans le marketing. Elle est basée à Turin et dispose également de bureaux à Rome et à Bari, ainsi que de filiales en Bulgarie, au Kosovo, au Portugal, en Colombie et au Pérou.

Après avoir constaté l’enregistrement du nom de domaine <advicegroup.com> par un tiers, la société a déposé une plainte UDRP auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine.

Le nom de domaine litigieux avait initialement été enregistré en 2005, puis acquis par Michele Dinoia, de Macrosten LTD, en septembre 2014. Il renvoyait vers une page parking affichant des liens commerciaux et indiquant que les internautes intéressés par l’acquisition du nom de domaine pouvaient contacter le titulaire.

La charge de la preuve pesant sur le requérant dans le cadre de l’UDRP

Le défendeur n’a pas déposé de réponse. Toutefois, l’absence de réponse ne dispense pas le requérant de démontrer les trois conditions cumulatives exigées par la procédure UDRP :

  • Premièrement, que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le requérant détient des droits ;
  • Deuxièmement, que le défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine ;
  • Troisièmement, que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En l’espèce, le panel a admis que le nom de domaine était similaire au point de prêter à confusion avec la marque figurative italienne du requérant, « »n° 2015000025292. Toutefois, cela ne suffisait pas à justifier le transfert du nom de domaine.

Le panel a choisi de ne pas se prononcer définitivement sur l’existence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur. Il a néanmoins formulé plusieurs observations favorables à ce dernier. En particulier, le nom de domaine était composé de termes du dictionnaire, à savoir « advice » et « group », et le défendeur n’avait pas activement utilisé le nom de domaine pour cibler le requérant. Le nom de domaine renvoyait simplement vers une page parking standard, comportant un message permettant aux personnes intéressées de contacter le titulaire au sujet d’une éventuelle acquisition.

Le panel a également relevé que de nombreuses sociétés dans le monde utilisaient la dénomination « Advice Group ». Cet élément affaiblissait l’argument du requérant selon lequel le défendeur aurait nécessairement eu le requérant à l’esprit au moment de l’acquisition du nom de domaine.

La mauvaise foi comme élément décisif

La question de la mauvaise foi a été déterminante. Le panel a souligné qu’au moment où le défendeur avait acquis le nom de domaine, en septembre 2014, le requérant n’avait pas encore enregistré sa marque. La marque n’avait été déposée qu’en juin 2015 et enregistrée en décembre 2016. Le nom de domaine était donc antérieur aux droits de marque du requérant.

Aucun élément de preuve ne permettait d’établir que le défendeur avait ciblé le requérant en acquérant un nom de domaine composé de mots anglais courants. Le fait que les internautes puissent faire une offre d’achat du nom de domaine ne suffisait pas, en soi, à démontrer que le défendeur l’avait enregistré dans l’intention spécifique de le vendre à Advice Group à un prix excessif.

La plainte a donc été rejetée.

Détournement de nom de domaine inversé : lorsque la plainte devient elle-même abusive

Plus important encore, le panel a considéré que la plainte constituait un cas de détournement de nom de domaine inversé. Le requérant avait accusé le défendeur de cybersquatting alors même qu’il n’avait pas fourni de preuve de ciblage, et alors que le nom de domaine, composé de termes génériques, était antérieur à l’enregistrement de sa marque. Le panel a considéré que le requérant aurait dû savoir qu’il ne pouvait pas établir l’enregistrement de mauvaise foi.

Cette décision demeure aujourd’hui particulièrement pertinente. La pratique actualisée de l’OMPI, notamment le WIPO Overview 3.1, confirme l’importance d’une analyse probatoire rigoureuse, en particulier s’agissant de la mauvaise foi et des plaintes UDRP abusives. Les panels restent attentifs aux situations dans lesquelles un titulaire de marque tente d’utiliser la procédure UDRP pour obtenir un nom de domaine qu’il n’a pas pu acquérir dans le cadre d’une négociation commerciale ordinaire.

Enseignements pratiques pour les titulaires de marques

L’enseignement pratique est clair : lorsqu’un nom de domaine est composé de termes génériques, descriptifs ou courants, la preuve de la mauvaise foi est particulièrement difficile à rapporter. Il ne suffit pas de démontrer que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque. Le requérant doit établir que le défendeur a spécifiquement ciblé sa marque, son activité, sa réputation ou sa clientèle.

À l’inverse, certains éléments peuvent renforcer une plainte UDRP, tels que l’existence de droits de marque antérieurs au nom de domaine, la reproduction du site officiel du requérant, l’utilisation du nom de domaine pour des produits ou services identiques ou similaires, une activité frauduleuse par email, une offre directe de vente du nom de domaine au titulaire de la marque, ou encore un schéma documenté de cybersquatting.

Avant de déposer une plainte UDRP, les titulaires de marques doivent donc vérifier attentivement la date d’enregistrement ou d’acquisition du nom de domaine, la date à laquelle leurs propres droits de marque sont nés, le caractère distinctif ou générique du signe, ainsi que les preuves disponibles démontrant que le défendeur les a effectivement ciblés.

À défaut, la plainte peut non seulement être rejetée, mais également donner lieu à une qualification de détournement de nom de domaine inversé, retournant ainsi la procédure contre le requérant lui-même.

Conclusion

La décision Advice Group rappelle utilement que la procédure UDRP n’a pas vocation à résoudre tous les conflits impliquant un nom de domaine. Son objectif est de traiter les cas manifestes d’enregistrement et d’usage abusifs, et non d’offrir un raccourci permettant d’obtenir un nom de domaine légitimement détenu par un tiers.

Pour les titulaires de marques, la question essentielle n’est donc pas seulement de savoir si le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à leur marque, mais de déterminer s’il existe des preuves suffisantes démontrant que le défendeur a spécifiquement ciblé leurs droits. Cette affaire montre ainsi que le dépôt d’une plainte faible ou opportuniste peut avoir des conséquences allant au-delà du simple rejet de la demande.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus&Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1.Un titulaire de marque peut-il déposer une plainte UDRP si le nom de domaine a été enregistré avant sa marque ?

Oui, mais la plainte sera généralement plus difficile à soutenir. Dans le cadre de l’UDRP, le requérant doit démontrer que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Lorsque le nom de domaine est antérieur aux droits de marque, il peut être difficile d’établir que le titulaire du nom de domaine a ciblé une marque qui n’existait pas encore. Des exceptions peuvent toutefois exister, notamment si le requérant disposait déjà de droits non enregistrés, d’une forte réputation, ou si le défendeur a manifestement anticipé les droits du requérant.

2.La procédure UDRP est-elle adaptée à tous les litiges relatifs aux noms de domaine ?

Non. La procédure UDRP est conçue pour les cas manifestes d’enregistrement et d’usage abusifs de noms de domaine. Elle n’a pas vocation à résoudre des litiges contractuels complexes, des différends commerciaux, des conflits entre anciens partenaires ou des situations dans lesquelles plusieurs parties peuvent faire valoir des droits légitimes concurrents. Dans ces hypothèses, une action judiciaire ou une solution négociée peut être plus appropriée.

3.Le défendeur doit-il utiliser activement le nom de domaine pour que la mauvaise foi soit retenue ?

Non. La détention passive d’un nom de domaine peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi. Toutefois, la détention passive est appréciée avec prudence et ne suffit pas automatiquement à établir la mauvaise foi.

4.Quelles preuves doivent être réunies avant de déposer une plainte UDRP ?

Le requérant doit réunir des preuves relatives à ses droits de marque, à sa réputation, à la chronologie des faits, des captures d’écran du site, des données WHOIS, des enregistrements DNS, des enregistrements MX, des redirections, des tentatives de phishing, des liens commerciaux, des offres de vente, des échanges antérieurs, ainsi que tout élément démontrant un schéma d’enregistrements similaires par le défendeur. Plus le dossier probatoire est solide, plus le risque de déposer une plainte insuffisamment fondée est limité.

5.Un nom de domaine composé de termes courants peut-il tout de même porter atteinte à des droits de marque ?

Oui. Un nom de domaine composé de mots courants peut tout de même porter atteinte à des droits de marque s’il est utilisé pour cibler spécifiquement un titulaire de marque. Par exemple, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le nom de domaine reproduit l’identité visuelle du requérant, redirige vers des services concurrents, est utilisé à des fins de phishing ou crée une association trompeuse avec le requérant. L’élément déterminant n’est donc pas seulement la composition du nom de domaine, mais l’intention et l’usage du défendeur.

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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

Written by Dreyfus07/04/2020

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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Le recours à la médiation en France pour régler vos litiges de propriété intellectuelle

Written by Dreyfus06/04/2020

Le Cabinet Dreyfus & associés, en association avec l’INTA, a eu le plaisir d’organiser un petit-déjeuner débat en février dernier.

Celui-ci portait sur le thème suivant :

« Le recours à la médiation en France pour régler vos litiges de propriété intellectuelle ».

 

La médiation est un mécanisme de règlement des litiges en essor dans différents domaines du droit et notamment en droit de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme de règlement des litiges est efficace pour pacifier rapidement certaines situations. A long terme, recourir à la médiation en matière de propriété intellectuelle peut inciter les parties à préserver ou à créer des relations d’affaires (contrat de distribution, licence, etc).

 

Lors de cette matinée, nous avons eu l’occasion d’échanger autour des questions suivantes :

– Quels sont les avantages et les inconvénients de la médiation, liés aux litiges de propriété intellectuelle ?

– Quels sont les obstacles à la médiation pour les litiges de propriété intellectuelle ?

– Modalités pratiques (déroulement, prix, procédure)

– Avenir de la médiation pour la propriété intellectuelle

 

L’événement mettait en vedette Rémi Garros-Quinn, gestionnaire de cas juridiques au Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et Bérengère Clady, gestionnaire de cas – chef du département ADR, au Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP). Elle a été accueillie au sein de notre cabinet Dreyfus & Associés.

 

Retrouvez ici la note parue dans INTA Bulletin.

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La Cour Suprême de la Fédération de Russie a adopté la Résolution No. 10/2019 et ainsi apporté des précisions bienvenues en matière de noms de domaine

Written by Dreyfus20/09/2019

La Cour Suprême russe a adopté le 23 avril dernier la Résolution n° 10/2019, clarifiant par la même occasion les dispositions de la Partie 4 du Code civil russe relative aux droits de propriété intellectuelle, et donc aux noms de domaine, objets du présent article.

 

Parmi les précisions apportées, la Cour Suprême russe a notamment décidé que les tribunaux de commerce étaient compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux signes distinctifs (à l’exception toutefois des appellations d’origine), que la partie concernée soit une personne individuelle, un entrepreneur privé ou une société. Auparavant, les tribunaux de commerce et les tribunaux de droit commun étaient compétents en fonction de l’identité des titulaires des droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, s’agissant de l’obtention des informations relatives à l’identité des réservataires de noms de domaine russes, il est de plus en plus difficile de récupérer ces informations.

En effet, bien qu’effectuer une demande de divulgation de l’identité des réservataires de noms de domaine auprès des bureaux d’enregistrement soit possible, obtenir les informations escomptées est devenu de plus en plus compliqué sans une action judiciaire puisque beaucoup de bureaux d’enregistrement refusent de dévoiler ces informations en se réfugiant derrière la législation applicable ou en demandant des documents supplémentaires.

La Résolution n° 10/2019 précise que ces informations peuvent être obtenues par le biais d’un tribunal en déposant une demande de divulgation des données personnelles lors d’une action judiciaire. Cependant, cela est compliqué quand l’identité des réservataires des noms de domaine est inconnue. Une des solutions serait d’engager une action judiciaire à l’encontre des bureaux d’enregistrement et de déposer par la suite une demande de divulgation des données personnelles. Il serait alors possible de substituer le défendeur.

En outre, en ce qui concerne les violations des droits de marques par la réservation et l’usage d’un nom de domaine, la Cour Suprême russe a déclaré que la violation d’une marque était caractérisée en cas d’utilisation d’un nom de domaine pour des produits et services similaires à ceux désignés par la marque en question, et dans certains cas encore, par la réservation du nom de domaine uniquement. Il faut tenir compte des fins de la réservation du nom de domaine afin de juger si une atteinte à une marque est caractérisée.

Enfin, la Cour Suprême russe apporte diverses précisions supplémentaires. Par exemple, une réclamation pécuniaire peut être déposée contre l’utilisateur actuel d’un nom de domaine. En outre, il est possible de demander des mesures provisoires en matière de noms de domaine. Enfin, elle a aussi affirmé que pour les affaires concernant des noms de domaine, sont recevables les preuves consistant en des captures d’écran imprimées de sites Internet dans lesquelles sont clairement affichées l’adresse des sites Internet en question, l’heure à laquelle les captures d’écran ont été réalisées et si elles ont été vérifiées par les parties à la procédure.

 

Ces précisions sont les bienvenues. Nous vous informerons de tout développement ultérieur à ce sujet. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des noms de domaines et peut trouver des solutions adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter.

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Le RDAP, successeur du WHOIS

Written by Dreyfus11/09/2019

L’évolution des exigences techniques de l’univers numérique tend à rendre le WHOIS obsolète. En effet, cet outil, fourni par les registrars, se révèle notamment incapable de travailler avec l’encodage et ne prend pas en charge les polices non latines. C’est pourquoi depuis 2015, l’ICANN, épaulé par le groupe de travail d’ingénierie Internet (l’IEFT), travaille à la création du RDAP (Registration Data Access Protocol) ayant vocation à remplacer le WHOIS, dans le respect des Temporary Specifications et du RGPD.

À l’instar du WHOIS, le RDAP fournit des données d’enregistrement ; la différence réside cependant dans sa mise en œuvre, permettant la normalisation et la sécurisation des formats d’accès aux données et de réponses aux requêtes. Grâce au RDAP, il sera possible d’effectuer des recherches parmi toutes les données d’enregistrement disponibles chez les différents registrars, quand le WHOIS se limite à la base de données interrogée. Le RDAP prend aussi en compte l’internationalisation des noms de domaine.

La possibilité d’un accès différencié aux données d’enregistrement est également envisagée. Par exemple, un accès limité serait accordé aux utilisateurs anonymes alors que les utilisateurs authentifiés pourraient visualiser l’ensemble des données.

Si certains points sont encore à définir, les registrars sont tenus de mettre en œuvre un service de RDAP avant le 26 août 2019.

Cette brève a été publiée dans la Revue propriété industrielle de juillet-août 2019.

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Œuvres audiovisuelles : la protection des titres de programmes par le droit des marques

Written by Dreyfus02/09/2019

Les entreprises spécialisées dans le domaine de l’audiovisuel requièrent souvent la protection

des titres de leurs programmes par le droit des marques. Cette protection présente évidemment des avantages considérables pour l’entreprise, mais il est nécessaire de prendre en considération les limites d’une telle protection.

 

  • Les avantages de la protection par le droit de marque

D’une part, il convient de prendre en considération la durée de protection d’un titre, par le droit des marques. En effet, le droit des marques octroie, dans un premier temps, une protection de 10 ans, renouvelable de manière infinie (Art L712-1 CPI). Ainsi, dès lors que le titulaire effectue une demande de renouvellement dans les temps impartis, la marque peut être protégée pour une durée considérable. Le droit d’auteur, quant à lui peut certes, octroyer une protection allant jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur de l’œuvre, mais les garanties de protection sont moins évidentes en raison de l’absence d’enregistrement des droits d’auteur.

D’autre part, il convient de faire un parallèle entre le droit des marques et le droit d’auteur. Si le droit d’auteur impose une condition d’originalité (Art L112-4 CPI), le droit des marques impose un caractère distinctif (Art. L711-2 CPI). Ainsi, dès lors que le titre d’une émission ou d’un programme est distinctif et garantit l’une des fonctions de la marque (surtout la garantie d’origine), il pourra être protégé. A l’inverse, pour le droit d’auteur, il faut prouver l’originalité, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Etant donné qu’il n’y a pas de dépôt pour le droit d’auteur, la condition d’originalité ne pourra être démontrée qu’à l’occasion d’un litige. Ainsi, la protection par le droit d’auteur n’est jamais certaine.

Un titre pourra donc être protégé par le droit des marques dès lors qu’il ne désigne pas directement les produits et services désignés à l’enregistrement. Ainsi, si le titre est arbitraire, rien ne s’oppose à ce qu’il bénéficie de cette protection. Enfin, il convient de rappeler que la protection par le droit des marques n’est pas un obstacle à la protection par le droit d’auteur ; il est ainsi possible de cumuler les deux protections.

 

  • Les limites de la protection par le droit de marque

Des limites à la protection des titres de programmes audiovisuels par le droit des marques sont tout de même à noter. En effet, la protection conférée par le droit de marque octroie un monopole sur l’utilisation des termes déposés (Art L-713-1 CPI) et donc le droit de s’opposer à l’usage par des tiers. Cependant, à ce titre, il conviendra de prouver :

 

  • L’usage du signe par un tiers, à « titre de marque »

Dans un premier temps, il convient de prouver que l’usage du titre, par un tiers, a été fait « à titre de marque ». Pour illustrer ce concept, nous pouvons évoquer l’arrêt rendu au sujet de la série « Le Bureau des Légendes ». En l’espèce, le TGI de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée à l’encontre de l’auteur d’un livre, utilisant le titre, consacré à l’étude de la série. Il ne s’agissait donc pas, ici, de faire référence aux produit et services visés à l’enregistrement, mais une simple référence à la série, en tant que telle (TGI Paris, réf., 16 Avril 2018, n°18/53176). L’usage à titre de marque aurait par exemple pu être démontré dans le cadre de la vente de produits dérivés liés à la série.

 

  • Un usage commercial du signe

Deuxièmement, pour s’opposer à l’usage de son signe, le titulaire doit rapporter la preuve d’un usage commercial. Cela signifie qu’il ne suffit pas de prouver une référence faite au titre. L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires, et non seulement à titre d’illustration. Il doit exister un véritable lien commercial entre le signe et l’usage qui en est fait par un tiers.

 

  • Un risque de confusion dans l’esprit du public

Enfin, il convient de démontrer le risque de confusion dans l’esprit du public. L’usage du signe doit semer un doute pour les consommateurs quant à l’origine des produits et services visés. En effet, la marque a vocation à garantir notamment l’origine des produits et services. Ainsi, l’usage du signe par un tiers doit avoir vocation à porter atteinte à cette garantie d’origine, et ainsi rompre le lien direct entre le signe et son titulaire.

A ce titre, les juges du fond ont considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque « LE ZAPPING » de la société Canal + et la marque « LE Z#PPING DE LA TELE ». Au regard des preuves rapportées, et de l’impression d’ensemble, il n’y avait pas de risque de confusion possible. Les différences phonétiques et visuelles des deux signes suffisaient à évincer ce risque (CA Versailles, 12ème ch., 3 juillet 2018, n°18/02091).

Cependant, le titulaire d’une marque peut se voir opposer le principe de spécialité de la marque. En effet, une marque étant déposée pour des catégories précises de produits ou services, le titulaire ne peut alors s’opposer qu’à un usage du signe pour des catégories identiques ou similaires. Ainsi, si le signe est utilisé pour un domaine et des catégories totalement opposés, le titulaire ne saura opposer son droit sur le signe. Ce fut le cas pour la société Canal +, concernant sa marque « LE ZAPPING ». En effet, le caractère notoire de sa marque a certes été reconnu par les juges, mais seulement concernant le domaine des émissions de télévision. Ainsi, il ne lui était pas possible de s’opposer au dépôt d’une marque similaire pour d’autres catégories de produits et services.

 

  • Conclusion

Le droit des marques octroie une protection supplémentaire au titre d’un programme audiovisuel. Il vient finalement compléter la protection que peut octroyer le droit d’auteur, mais d’une manière plus certaine, de par l’exigence d’un dépôt. L’intérêt de déposer un signe représentant le titre d’une œuvre audiovisuelle est donc d’acquérir une double protection, sur les deux fondements. Certes, les conditions à remplir aux fins de pouvoir agir en contrefaçon sur le fondement du droit des marques peuvent être difficiles à rapporter. Néanmoins, le droit des marques offre davantage de moyens d’action, et donc de réparation du préjudice dans le cas d’un usage injustifié par des tiers.

 

Le cabinet Dreyfus, expert en droit des marques, peut vous aider dans la gestion de vos portefeuilles de marques.

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La directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » : en route vers la transposition !

Written by Dreyfus28/08/2019

Protéger le droit d’auteur est une nécessité à l’ère du numérique alors que les informations circulent avec de plus en plus de facilité sur le Web. C’est pourquoi la Commission européenne avait fait état en septembre 2017 d’une nécessaire lutte contre le contenu illicite en ligne tandis que le législateur français a déjà transposé plusieurs directives européennes et  a aménagé son droit de la propriété littéraire et artistique.

A cet égard, la Directive « Droit d’auteur » (2019/790 UE), adoptée le 26 mars 2019 par le Parlement européen, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Parmi ses 30 articles, on dénombre notamment la mise en place d’un droit voisin pour les éditeurs de presse (Article 15), ainsi que l’obligation pour les plateformes de contrôler les contenus hébergés (Article 17). Ces dispositions ont été âprement débattues, et ont donné lieu à de multiples campagnes de lobbying des auteurs et artistes-interprètes, des éditeurs de presse mais aussi des géants du web (Google, Facebook et YouTube). Nous examinerons dans cet article les changements apportés par la Directive.

De nouvelles exceptions au droit d’auteur 

Les exceptions et les limitations au droit d’auteur sont de plus en plus nombreuses. La directive introduit ainsi trois nouvelles exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins dans l’environnement numérique. Il s’agit de :

  • La fouille de textes et de données à des fins de recherches scientifiques effectuées par des organismes de recherches et des institutions du patrimoine culturel. Les titulaires de droits peuvent néanmoins mettre en place des mesures techniques pour assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données. Ils peuvent également expressément réserver leurs droits « de manière appropriée » par exemple grâce à  procédés lisibles par machine, tel un filigrane numérique (Articles 3 et 4) ;
  • L’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement
  • Numériques, y compris d’enseignement à distance. Les États peuvent néanmoins prévoir une  compensation équitable des titulaires de droits (Article 5) ;
  • La copie par les institutions culturelles, à des fins de conservation, d’œuvres appartenant à leurs collections permanentes (Article 6).

Le droit français prévoit déjà des exceptions semblables dans son article L. 122-5 3°) e) 8°) et 10°) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), mais tel n’est  pas le cas dans tous les États membres. Ces exceptions sont d’interprétation stricte, en droit de l’Union Européenne comme en droit français, et exigent que l’œuvre ait été publiée de façon licite. Il est nécessaire que toutes les conditions exigées par la loi soient remplies afin de pouvoir  bénéficier de ces exceptions sans avoir à obtenir l’accord préalable de l’auteur.

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions ne modifient pas les limitations et exceptions existantes, telles que la parodie ou la courte citation, qui sont conservées (Article 17 alinéa 7 de la directive). Les États membres devront toutefois désormais préciser que les reproductions d’œuvres d’art visuel dans le domaine public, ne peuvent être protégées par le droit d’auteur, à moins que cette reproduction ne soit elle-même suffisamment originale (Article 14). En France, cette précision est une simple application des règles du droit d’auteur : une œuvre dans le domaine public n’est plus protégée par le droit d’auteur. En conséquence sa reproduction est libre et ne nécessite pas d’autorisation En revanche, si elle est originale, cette reproduction devient une œuvre à part entière et elle peut ainsi être protégée en tant que telle.

Les licences : œuvres indisponibles, œuvres audiovisuelles de vidéo à la demande et gestion collective

L’article 8 autorise les organismes de gestion collective à conclure des contrats de licence non exclusive à des fins non commerciales avec des institutions du patrimoine culturel en vue de l’exploitation (reproduction, distribution, etc.) des œuvres indisponibles qui se trouvent dans leurs collections permanentes.

Selon l’alinéa 5 de ce même article, une œuvre est réputée indisponible : « (…) lorsque l’on peut présumer de bonne foi que l’œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou objet protégé est disponible pour le public. »

Ces licences ne nécessitent pas de mandat préalable du titulaire de droits, mais l’organisme de gestion collective doit être suffisamment représentatif des titulaires. Le titulaire peut toutefois exclure  à tout moment ses œuvres de ce mécanisme de  licences, que cette exclusion soit générale ou spécifique. En outre, le droit moral à la paternité de l’œuvre doit être respecté par l’indication du nom de l’auteur, « à moins que cela ne s’avère impossible » (article 8 alinéa 2).

On passe ainsi d’un régime d’autorisation préalable à un régime de consentement implicite, ce qui nécessitera une plus grande vigilance de la part des auteurs et des titulaires de droits.

En France, l’article L. 134-4 du CPI et donne déjà à  l’auteur d’un livre indisponible le droit de s’opposer à son exploitation.

L’article 12 de la Directive prévoit que les États peuvent autoriser les organismes de gestion collective à étendre les licences collectives aux titulaires de droits qui n’ont pas autorisé cet organisme à les représenter.

Là encore, l’organisme devra être suffisamment représentatif des titulaires de droits qui pourront exclure leurs œuvres à tout moment du mécanisme d’octroi de licences.

Par ailleurs, l’article 13 de la directive prévoit la mise en place d’un mécanisme de négociation dont sera en charge « un organisme impartial ou de médiateurs », et ce  afin d’aider à la conclusion de contrats de licence mettant  à disposition « des œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande ».

Le droit voisin des éditeurs de presse (article 15)

L’article 15 de la directive crée un droit voisin pour les éditeurs de presse établis dans un État membre. Ceux-ci peuvent désormais être rémunérés pour l’utilisation de leur contenu par des fournisseurs de services de la société de l’information, en particulier les agrégateurs d’information.  Ce droit est soumis à des conditions d’application strictes et ne s’applique pas :

  • aux utilisations à titre privé non commerciales ;
  • aux hyperliens ;
  • à l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse ;
  • aux publications publiées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la directive.

En outre, ce droit n’est accordé que pour deux ans, à partir du premier janvier de l’année suivant la date de la publication.

Ce droit voisin est un droit propre et les éditeurs n’ont donc plus à démontrer être titulaire des droits patrimoniaux cédés par l’auteur de l’œuvre.

Une partie de la rémunération versée par les fournisseurs de services aux éditeurs de presse doit être reversée aux auteurs. La Directive ne précise toutefois pas les modalités de cette répartition. En outre, les auteurs peuvent exploiter leurs œuvres indépendamment de la publication de presse.

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont pleinement responsables (Article 17)

Les opérateurs de plateformes bénéficient  en France du statut protecteur prévu par l’article 6-I-2 de la loi « pour la confiance dans l’économie numérique » n° 2004-575 du 21 juin 2004. Leur responsabilité n’est pas engagée s’ils retirent  « promptement » le contenu litigieux.

Les plateformes engageront désormais  leur responsabilité si elles  communiquent sans autorisation au public des œuvres protégés par le droit d’auteur. Elles seront toutefois exonérées de leur responsabilité si elles ont :

  • « Fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation» des titulaires de droits ;
  • « Fourni leurs meilleurs efforts » pour garantir  l’indisponibilité de l’œuvre et
  • Agi promptement pour supprimer ou interdire l’accès à l’œuvre, après avoir reçu une notification suffisamment motivée des titulaires de droits.

Le respect de ces obligations seront notamment examinés au regard du type, de l’audience, et de la taille du service ainsi que du type d’œuvres téléchargées. L’alinéa 8 de l’article 17 précise que les plateformes ne sont soumises à aucune obligation générale de surveillance. Pourtant, son alinéa 4 b) les oblige à fournir « leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle » afin de garantir qu’aucun contenu protégé par le droit d’auteur ne soit publié, ce qui semble être une manière détournée d’exiger un filtrage automatique des contenus.

Les plateformes en service depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros, bénéficieront d’un régime de responsabilité moins contraignant puisqu’elles devront seulement fournir leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et devront agir promptement à réception d’une « notification suffisamment motivée » d’un ayant-droit.

Par ailleurs, toutes les plateformes seront tenues de mettre en place des « dispositifs de traitement de plaintes et de recours rapides et efficaces », afin que les utilisateurs puissent contester le blocage ou le retrait d’une œuvre qu’ils ont mis en ligne. Les États doivent également prévoir des procédures de règlements extra-judiciaires des litiges.

Enfin, notons que les auteurs et les interprètes devront désormais être rémunérés d’une manière « appropriée et proportionnelle » (article 18). Ceux-ci devront recevoir, au moins une fois par an, des informations sur l’exploitation de leurs œuvres (obligation de transparence prévue par l’article 19). Les contrats déjà conclus devront pouvoir être adaptés et prévoir « une rémunération supplémentaire appropriée et juste » (article 20). L’article 22 de la Directive donne en outre aux auteurs un droit de révocation d’une  licence ou d’un transfert de droits. Ces mesures existent déjà en droit français,  mais la Directive  permettra d’harmoniser le droit européen.

La prochaine étape est la transposition de ces dispositions, qui doit se faire au plus tard le 21 juin 2021. La France, favorable à ce texte, devrait procéder à cette transposition l’été prochain. Une proposition de loi sur les droits voisins en matière d’articles de presse est d’ores et déjà en cours d’examen.

Une évolution à suivre…

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Prolongation du contrat entre l’EURid et la Commission Européenne : l’influence du Brexit

Written by Dreyfus23/08/2019

Le 29 mars 2019, l’EURid, registre gérant les noms de domaine en <.eu>, a annoncé la prolongation de son contrat avec la Commission européenne jusqu’au 12 octobre 2022 en application du règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019.

 

À partir du 13 octobre 2022, les dispositions de ce dernier seront applicables et abrogeront les règlements (CE) 733/2002 et (CE) 874/2004. Néanmoins, l’article 20 du règlement (UE) 2019/517, relatif aux critères d’éligibilité, sera applicable dès le 19 octobre 2019. Il permettra notamment à toute personne possédant la citoyenneté européenne, quel que soit son lieu de résidence, d’enregistrer un nom de domaine en <.eu>.

 

Le but de cette nouvelle réglementation est d’adapter les règles régissant le <.eu> à l’expansion du secteur des noms de domaine. À cet égard, le rapport annuel de l’EURid fait état d’une hausse d’enregistrement pour six pays, comme le Portugal, l’Irlande ou la Norvège. Il n’en demeure pas moins que l’incertitude provoquée par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a entraîné la perte de 130 000 noms de domaine en 2018 pour le registre. Cette baisse est due à l’anticipation des titulaires de leur future impossibilité à enregistrer ou renouveler leurs noms de domaine en <.eu>.

 

Cette brève a été publiée dans le numéro n°7-8, de juillet-août 2019, de la revue « Propriété Industrielle ».

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Le règlement des litiges qui régit le nom de domaine en a étendu le délai d’action de 2 à 3 ans.

Written by Dreyfus09/08/2019

En mars 2017, les nouvelles règles de droit civil chinois ont porté de 2 à 3 ans le délai de prescription des actions civiles.

A compter de cette date, de nombreuses spéculations ont été faites concernant la nécessité d’adapter le délai de prescription du China Internet Network Information Centre (CNNIC) à celui établi par le droit civil.

Il est important de garder à l’esprit que le CNNIC a élaboré ses premières règles de résolution des litiges en matière de noms de domaine, en 2000. A cette occasion, la prescription de deux ans a été instaurée suivant les dispositions des règles générales du droit civil, ayant établi un délai de forclusion de 2 ans pour les actions civiles.

The CNNIC a été créé le 3 juin 1997  et est le registre des noms de domaine pour la Chine.

En effet, la China Dispute Resolution Policy (CNDPR) est le seul centre au niveau mondial, à  ne pas accepter les plaintes concernant les noms de domaine après 2 ans d’enregistrement. Cette forclusion est perçue comme une immunisation totale des enregistrements <.cn>. Par conséquent, les litiges après cette date devaient être soit réglés à l’amiable, soit devant les tribunaux judiciaires.

Afin d’aligner la durée du délai de la CNDPR sur le droit civil, la loi a été révisée et la durée étendue à 3 ans, à compter du 18 juin 2019. Par conséquent, elle offre plus de flexibilité aux plaignants quant à leurs actions contre des noms de domaine.

Toutefois, bien que cette modification soit positive, certaines questions n’ont pas encore été résolues. En particulier, il y a une incertitude sur l’éventuel effet rétroactif de la nouvelle période de prescription.

 

A suivre…

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