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Dans le cadre du programme de l’ICANN sur les nouvelles extensions génériques de noms de domaine, le registre Vox Populi a ouvert les enregistrements pour les noms de domaine en <.sucks>.

La période de Sunrise a débuté le 30 mars 2015 et courra jusqu’au 29 mai 2015. La phase de disponibilité générale des enregistrements commencera le 1^er juin 2015.

Les conditions d’enregistrement de cette nouvelle extension ont engendré l’indignation des titulaires de marques et leurs représentants.

La principale critique adressée à l’ICANN et au registre se fondait sur les pratiques abusives en matière de prix. En effet, le montant excessif d’enregistrement de $2,499 pendant la période de Sunrise dissuade les titulaires de marques enregistrées dans la TMCH de réserver les noms de domaine reproduisant leur marque. La période de Sunrise et la TMCH ont initialement été concues comme mécanisme de protection des droits pour prévenir les actes de cyberquatting et permettre aux titulaires de marques de se positionner en amont des tiers afin de protéger leurs droits de marque sur l’Internet.

Cette inégalité visant spécifiquement les titulaires de marques est renforcée par la différence avec les prix  de réservation durant la phase de disponibilité générale, qui ne s’élève qu’à 10% du prix de Sunrise ($249) ! Des offres subventionnées sont aussi disponibles pour les particuliers non titulaires de marques pour moins de $10, creusant d’autant plus l’écart et la différence d’accessibilité entre les titulaires de marques et autres. Au final, les titulaires de marques seront dissuadés d’enregistrer des noms de domaine pendant la période de Sunrise. Il semblerait que le registre utilise les enregistrements auprès de la TMCH et la période de Sunrise non pas en faveur des titulaires de marques mais plutôt contre eux.

En outre, le registre distingue aussi les noms de domaine « premium », qu’il choisit arbitrairement et qui incluent généralement des marques enregistrées dans la TMCH. Au cours de la phase de disponibilité générale, ces noms « premium » seront eux aussi proposés à l’enregistrement pour $2,499. Une fois de plus, le prix risque de dissuader les titulaires de marques d’enregistrer les noms de domaine reprenant leurs marques. Toutefois, bien que cette situation soit dommageable pour les titulaires de marques, elle peut aussi en quelques sortes dissuader le cybersquatting.

Les pratiques en matière de prix montrent que le registre souhaite encourager les particuliers à enregistrer des noms de domaine en <.sucks> avec son offre subventionnée pour moins de $10. Vox Populi veut que cette nouvelle extension soit utilisée comme la « place du village », un endroit où toute critique utile est la bienvenue. Grâce à l’offre subventionnée, le nom de domaine redirigera directement vers une page de forum « prête à l’emploi » sur everything.sucks, encourageant ainsi à critiquer la marque.

Ainsi, les titulaires de marques se retrouvent confrontés à un problème stratégique majeur :

–       investir dans les noms de domaine en .sucks afin de protéger leurs droits de marque en empêchant le cybersquatting ;

–       ou défendre leurs marques contre les enregistrements abusifs a posteriori.

Ces options présentent toutes les deux des inconvénients et des avantages. La stratégie de l’enregistrement préventif est à la fois onéreuse et partiellement inefficace puisque l’enregistrement de noms de domaine alternatifs imitant ou contenant la marque ne sera pas empêché. Quant à la stratégie défensive, elle sera fortement impactée par l’idéologie inhérente à l’extension <.sucks> et la liberté d’expression qui peut prévaloir sur les droits de marque.

En conclusion, les options et la stratégie à adopter doivent être au centre des préoccupations des titulaires de marques qui souhaitent protéger et défendre leurs droits de marque sur l’Internet vis-à-vis de l’extension <.sucks>. Dreyfus & associés vous accompagne dans l’établissement d’une stratégie pour l’enregistrement d’un nom de domaine dans l’extension <.sucks>.

Pour la première fois en Europe, un juge a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)de plusieurs sites portant atteintes à des droits de marques[1]. Dans l’Union Européenne, le blocage des sites était jusqu’alors uniquement possible en vertu de dispositions relatives aux droits d’auteur, ou pour atteinte à l’ordre public dans d’autres domaines tels que la pédopornographie. Dorénavant, suite à l’initiative du juge anglais, il semblerait que le droit des marques puisse permettre d’obtenir d’un juge une ordonnance pour le blocage de sites contrefaisants des marques.

L’affaire opposait de nombreuses entreprises du secteur du luxe, dont Cartier, Montblanc et Richemont, à l’égard des cinq principaux fournisseurs d’accès à Internet. Ces entreprises ont portées plainte suite à des actes de contrefaçon de marque afin de bloquer l’accès à six sites où étaient proposées et vendues des marchandises contrefaisantes. Le juge ayant constaté les actes de contrefaçon, les principaux FAI anglais, BSkyB, BT, TalkTalk, EE et Virgin ont été contraints de bloquer l’accès à ces sites qui reproduisaient illicitement les marques de ces entreprises de luxe.

Cette ordonnance du 17 octobre 2014 a été prise en vertu de l’article 97A du Copyright Act mais la Haute Cour de Justice a pris soin de préciser qu’il n’existait pas d’équivalent légal en matière de marque. Le juge s’est en réalité inspiré des nombreuses injonctions récentes en matière de droit d’auteur à l’égard de sites de streaming ou de téléchargement. Cet article appliqué au droit des marques implique trois conditions pour autoriser un blocage : les FAI s’entendent d’intermédiaires techniques, l’atteinte à la marque doit être caractérisée, et enfin, les intermédiaires doivent être informés des atteintes. En outre, l’ordonnance a pu être prononcée en interprétant l’article 11 de la Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle qui ne se limite aux seuls violations du droit d’auteur mais à tous les droits de propriété intellectuelle. Le juge a ainsi déclaré que la Haute Cour de Justice britannique était compétente pour ordonner à un FAI le blocage d’un ou plusieurs sites portant atteinte au droit des marques.

La Cour a également émis des réserves sur la mise en œuvre des mesures de blocage des sites par les fournisseurs d’accès à Internet pour éviter tout abus. Ces derniers peuvent ainsi demander au juge d’annuler l’ordonnance si les circonstances étaient amenées à changer. La Cour fait notamment référence à l’efficacité des mesures de blocage et aux coûts qu’elles pourraient impliquer. Par ailleurs, les mesures de blocages ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire, ce qui reste néanmoins assez vague. Toutefois la Cour a aussi tenu à incorporer une clause d’extinction, « sunset clause », pour ce type d’ordonnance afin d’éviter que les titulaires de marques ne ciblent trop de sites sans arrêt. Cette clause explique que l’ordonnance cesse à la fin d’une période définie, à moins que les FAI ne s’accordent pour que l’ordonnance se poursuive ou que la Cour ordonne le prolongement des mesures. Cette ordonnance est ainsi la première en matière de droit des marques en Europe, sera-t-elle suivie par d’autres ?

[1] High Court of Justice of London, Cartier, Montblanc, Richemont c/ BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin, 17 octobre 2014.