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Noms de domaine

Pourquoi la promotion de la marque sur laquelle se fonde la plainte est-elle nécessaire ?

Written by Dreyfus25/11/2020

(OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 juillet 2020, Affaire D2020-1383, Natixis Intertitres c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Fredrik Lindgrent)

Être titulaire d’une marque identique au nom de domaine contre lequel on agit est un bel atout dans le cadre d’une procédure UDRP. Mais encore faut-il en démontrer la connaissance par le défendeur. Entreprise difficile lorsque la marque en question n’est pas mise en valeur.

Natixis, dont la renommée est internationale, détient une filiale, Natixis Intertitres, titulaire de marques sur le signe « INTERTITRES ». Cette filiale a déposé une plainte UDRP en vue d’obtenir le transfert du nom <intertitres.com>, réservé par un tiers sans autorisation.

Dans le cadre de la procédure, l’anonymat du réservataire a été levé, pour révéler un titulaire en Suède.

Le requérant estime que le nom a été enregistré en référence à sa marque et non pour la définition générique du terme « intertitres » car, en langue française, le terme est généralement employé au singulier et est défini sous cette forme dans les dictionnaires. En outre, le requérant trouve « suspicieux » le paramétrage de serveurs de messagerie sur un nom de domaine qui ne renvoie vers aucun site. Ainsi, d’après Natixis Intertitres, l’objectif du défendeur serait de tirer parti de la réputation du requérant et de sa marque.

Le défendeur n’a pas formellement répondu à la plainte mais a précisé avoir réservé le nom de domaine afin de créer un site en rapport avec la littérature.

L’expert en charge de ce litige reconnaît le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine postérieur, tout comme l’absence de preuve d’intérêt légitime par le défendeur, celui-ci n’ayant pas véritablement expliqué le choix de ce nom de domaine.

En revanche, l’expert est plus mitigé sur la question de mauvaise foi. Il avance notamment deux points importants.

En premier lieu, rien ne démontre que le réservataire, basé en Suède, avait connaissance de la marque « INTERTITRES ». Natixis est certes connue à l’échelle internationale, mais ce n’est pas le cas de sa marque « INTERTITRES » qui désigne des chèques déjeuners, principalement disponibles en France. Ces chèques déjeuners sont plutôt commercialisés sous les noms « CHEQUE DE TABLE » ou « APETIZ ». Dès lors, il est improbable que le défendeur ait eu connaissance de cette marque.

En second lieu, « INTERTITRES » est surtout un terme générique. Le fait que les définitions fournies dans les dictionnaires soient au singulier ne signifie pas que le terme n’existe pas dans sa forme plurielle.

La plainte est donc rejetée.

Il est essentiel, pour les titulaires de droits, d’être attentif au champ de rayonnement de leur marque. La marque est-elle suffisamment connue dans le pays du réservataire pour que l’on puisse raisonnablement penser qu’il l’avait à l’esprit lors de la réservation du nom ? Cette question doit faire l’objet d’une étude minutieuse, d’autant plus quand la marque a également une signification dans le langage courant et que le nom de domaine en cause n’est pas exploitée pour une activité proche de celle de la marque. A cet égard, l’expert a justement rappelé qu’utiliser un nom principalement afin de disposer d’une messagerie n’est pas prohibé.

 

 

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L’action en déchéance de marque est-elle désormais possible devant l’INPI ?

Written by Dreyfus28/07/2020

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.

Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.

Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.

 

Sur quels fondements agir en déchéance ?

 

Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :

  • Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
  • Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
  • Marque devenue trompeuse

 

Comment se déroule la procédure en déchéance ?

 

Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.

Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.

A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.

La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.

L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

 

 

Qui peut présenter une action en déchéance ?

 

Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.

La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.

Quid de la preuve d’usage de la marque

Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.

 

Conséquence de la décision de l’INPI

La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Conclusion

La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.

 

 

A CONSULTER SUR LE MÊME SUJET…

 

– Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

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Vente d’extensions de noms de domaines : .cars, .car et .auto aux enchères

Written by Dreyfus23/07/2020

Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.

Après un partenariat de cinq ans, et plus de 11 millions de dollars amassés, XYZ, société qui propose de nouvelles options de noms de domaine, et Uniregistry, à la fois bureau d’enregistrement et registre de noms de domaines, ont conjointement décidé de se séparer de cet investissement.

L’enchère sera menée par Innovative Auctions, société indépendante de conseil en vente aux enchères, et l’ensemble des actifs mis aux enchères comprendra les extensions en question, ainsi que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, marques, comptes sur les réseaux sociaux et noms de domaines de très grande valeur tels que <electric.car> et <rental.car>, actuellement réservés par Uniregistry.

 

Il convient de noter qu’il s’agit de la première vente aux enchères de gTLD à laquelle tout le monde peut participer. Les parties intéressées peuvent contacter cars@innovativeauctions.com pour plus d’informations

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La non-utilisation de la marque en raison de la quarantaine sera-t-elle considérée comme une raison valable ?

Written by Dreyfus12/06/2020

En raison de la situation sanitaire actuelle, la majorité des entreprises ont réduit leur activité. Cette suspension ou réduction d’activité aura un impact sur l’ensemble de la propriété intellectuelle et pourra plus particulièrement entrainer la non-utilisation de la marque par le titulaire entrainant ainsi sa déchéance.

En effet, selon la législation française et plus précisément l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, si une marque n’est pas utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services visés dans l’enregistrement, le tribunal pourra prononcer à la demande d’un tiers intéressé la déchéance de la marque et la radiation de son enregistrement.

Le titulaire devra donc veiller à ce qu’il y ait un usage sérieux pendant cette période de cinq ans, c’est-à-dire une réelle exploitation.

Ainsi les titulaires de marques qui n’avaient pas été exploitées avant la crise sanitaire et la mise en quarantaine n’ont pas pu en démarrer ou reprendre l’exploitation. Cette période inédite pourra donc conduire à une période de non-utilisation supérieure à cinq ans.

Cependant le titulaire de la marque pourra invoquer une raison valable justifiant l’absence d’un usage sérieux. Ce juste motif, selon la jurisprudence constante, doit présenter un lien direct avec la marque, être une circonstance extérieure à la volonté du titulaire de la marque qui a rendu l’usage de la marque impossible ou excessivement difficile.

Il semble donc que le tribunal pourra considérer les restrictions imposées par le Gouvernement en raison de la pandémie comme une excuse valable de non-utilisation de la marque par le titulaire. En effet cet obstacle, externe à la volonté du titulaire et qui a rendu l’usage de la marque extrêmement difficile pourra être qualifié de juste motif ce qui empêchera ou dus moins reportera une possible déchéance de la marque.

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L’important business des noms de domaine liés au coronavirus : simple spéculation ou arnaques sophistiquées ?

Written by Dreyfus08/06/2020

Particuliers, entrepreneurs, courtiers d’url professionnels… tous tentent d’acheter et de revendre des noms de domaines avec des mots clés liés au virus jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Par exemple « corona-vaccination.fr » a été acheté le 16 mars par un développeur allemand, qui le met désormais en vente pour 9 000 euros.

L’équipe de recherche de DomainTools avait commencé à surveiller les termes liés au Covid-19 en février 2019. D’une légère augmentation des noms de domaine exploitant les expressions « Coronavirus » et « COVID-19 » au départ, à des enregistrements connaissant un pic important au cours des dernières semaines, force est de constater que nombre d’entre eux sont des arnaques !

 

Parmi eux, un site développé par un particulier proposant à l’utilisateur d’installer une application Android appelée « CovidLock », prétendant disposer d’un outil de suivi de l’épidémie en temps réel.  En réalité, c’est un ransomware qui demande une rançon de 100 $ en bitcoin. Grâce à une « chasse » proactive, DomainTools l’a détectée dans les heures qui ont suivi sa création, avant qu’elle ne fasse des victimes, et a réussi à se procurer le portefeuille Bitcoin de l’arnaqueur.

Autant de noms de domaines à surveiller de près, au plus fort de l’épidémie, pavant la voie pour la revente à des prix juteux ou des cyberattaques !

 

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de noms de domaine, dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

 

 

 

Source : https://www.domaintools.com/resources/blog/covidlock-mobile-coronavirus-tracking-app-coughs-up-ransomware

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Pourquoi la sécurité informatique des pouvoirs publics inquiète – t -elle un sénateur ?

Written by Dreyfus18/05/2020

« La sécurité informatique des parlementaires est proche de zéro », alerte Jérôme Bascher, sénateur LR de l’Oise dans son rapport d’information au Sénat n° 82 (2019-2020), le 22 octobre 2019.
Il s’agit de distinguer les fonctions institutionnelles des pratiques informatiques des parlementaires eux-mêmes. Si les premières sont relativement bien protégées, puisqu’elles bénéficient d’aides comme celle de l’Anssi (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), les secondes sont la source d’une grande insécurité informatique.
Les facteurs d’insécurité informatique liés au personnel

 

1. La liberté d’avoir son propre matériel informatique
Le personnel est un élément clef dans la sécurité informatique, or chaque parlementaire a la liberté d’avoir son propre matériel (téléphone Huawei ou Apple) et l’insécurité peut provenir de ses échanges et des moyens qu’il emploie pour communiquer. En effet, les applications mobiles de messagerie instantanée qu’il est susceptible d’utiliser passent par les GAFA. Elles sont logées chez les serveurs d’Amazon web service et non OVH, par exemple, qui pourrait potentiellement être un efficace serveur français. A cela sera opposé l’argument selon lequel Amazon Web service est aussi basé en France,

 

2. Une trop faible sensibilisation des sénateurs
Si le Parlement bénéficie de systèmes de détection des attaques par cheval de Troie sur les sites institutionnels, le niveau de sécurité informatique des parlementaires est très bas.
Les dispositifs de sécurité informatique du Sénat ont intercepté plus de 30.000 contenus à risque en 2018. Le sénateur Bascher affirme que les services de sécurité subissent pas moins de 2 ou 3 cyberattaques par semaine.
Seuls les sénateurs volontaires sont sensibilisés à la sécurité informatique, « je n’ai jamais eu un virus de ma vie, car je fais attention » précise le sénateur Bascher. Parmi les risques que les pouvoirs publics encourent, se trouve le « facing », c’est-à-dire la création d’une fausse page internet qui pourrait faire l’apologie du terrorisme, que pourraient notamment subir les chaines Public Sénat et LCP-AN, dont les crédits sont compris dans la mission des pouvoirs publics, non sans rappeler l’attaque à l’encontre de la chaine TV5 Monde il y a quelques années, qui depuis a dû faire des efforts d’investissement pour payer sa protection.

Par ailleurs, sont envisagées des attaques par déni de service, c’est-à-dire une multiplication des requêtes rendant le site inaccessible.
Le constat des cyberattaques contre les pouvoirs publics est aujourd’hui indéniable, comme en témoignent les cyberattaques ayant frappé l’Estonie en 2007, le Bundestag allemand en 2015, ou dans une moindre mesure, le Sénat en 2011.

 

Les solutions à mettre en place pour renforcer la sécurité informatique des parlementaires :

1. Le dispositif de protection informatique actuel
Le Sénateur Bascher rappelle qu’en France, 10% des dépenses informatiques sont consacrées à la sécurité. Un programme géré par le ministère de la Défense consiste à recruter des cybercombattants, cependant il existe un déséquilibre de protection puisque l’Elysée a son réseau propre, ce qui n’est pas le cas du Parlement. Le budget alloué à la cybersécurité devrait être revu à la hausse, pour le sénateur.

2. Un dispositif à renforcer
L’objectif premier serait de mieux équiper les parlementaires et de les sensibiliser d’avantage aux risques informatiques.
Pour le sénateur, il faudrait également renforcer les moyens de l’Anssi, qui est actuellement la seule entité à s’occuper de tous les organes du pouvoir.

 

 

Les pouvoirs publics sont donc au cœur des enjeux stratégiques et décisionnels des démocraties occidentales, conséquence de quoi ils sont la cible privilégiée des attaques informatiques. Cela est encore plus vrai en période d’échéances électorales, comme l’a démontré l’élection présidentielle américaine de 2016. Il est temps de renforcer le dispositif de protection informatique des parlementaires.

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Le requérant doit – il démontrer l’usage d’un nom de domaine ancien pour arguer de droits antérieurs ?

Written by Dreyfus12/05/2020

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.

 

La société maltaise Cyberplay Management est titulaire d’une licence de jeu à des fins d’exploitation d’un casino en ligne. Cette dernière est titulaire de la marque européenne Loki, déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 6 septembre 2017 ainsi que du nom de domaine <loki.com>, enregistré en 1992 et actuellement exploité pour des services de casino en ligne. Le requérant, la société maltaise, a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre les noms de domaines <lokicasino16.com>, <lokicasino17.com>, <lokicasino18.com>, <lokicasino19.com> et <lokicasino.com>, au motif qu’ils enfreindraient ses droits. En effet, ceux-ci associent la marque Loki au terme « casino », qui fait référence à son activité. Le nom de domaine <lokicasino.com> a été enregistré le 16 mai 2016 et les quatre autres noms de domaine le 11 janvier 2017 (un jour après le dépôt de marque du requérant).

Au moment du dépôt de la plainte, les défendeurs utilisaient ces noms de domaine en relation avec un casino en ligne. Le requérant considère que les défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi. Les défendeurs, quant à eux, prétendent n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du requérant et de sa marque européenne Loki pour des activités de jeux de casino. Par ailleurs, les défendeurs ont fourni au dossier plusieurs captures d’écran, issues des bases de données du site WayBack Machine (archive.org) de l’historique du site web du requérant démontrant que ce dernier n’a jamais utilisé le nom de domaine <loki.com> pour des activités de casino avant la période actuelle. Par exemple, en 2006, il renvoyait vers un site permettant à l’utilisateur de trouver tous types d’événements à proximité de sa localisation.

 

L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée, puisque le requérant ne fournit pas de preuve démontrant qu’il était titulaire d’un droit de marque sur le signe LOKI lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. La demande d’enregistrement de marque a été déposée bien après l’enregistrement du nom de domaine <lokicasino.com > détenue par les défendeurs. En outre, eu égard au droit des marques non enregistrées (droit d’usage), le requérant ne soumet aucune preuve d’une exploitation du signe LOKI en relation avec les services d’un casino en ligne. Ainsi, il est important de rappeler que pour pouvoir prospérer dans une procédure UDRP, il est impératif que le requérant présente des preuves établissant notamment l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. En l’occurrence, le requérant a failli à rapporter ces preuves. Cette décision permet aussi de constater la prégnance de plus en plus forte des archives proposées par WayBack Machine, que les juges tendent dorénavant à accepter comme mode de preuve (sous réserve de justifier d’un constat d’huissier).

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