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Procédure UDRP

Comment le critère de la mauvaise foi se dédouble-t-il entre enregistrement et usage de mauvaise foi ?

Written by Dreyfus29/04/2021

UDRPSi l’on parle généralement des “trois critères” de l’UDRP (une marque semblable au nom de domaine ; l’absence de droits ou intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine contesté ; la mauvaise foi du réservataire), il convient de garder à l’esprit que la mauvaise foi comprend, en matière d’UDRP, deux volets : enregistrement de mauvaise foi d’une part et usage de mauvaise foi d’autre part. Ainsi, prouver un seul de ces éléments est insuffisant, quand bien même il pourrait apparaître « juste » qu’un nom utilisé de mauvaise foi soit transféré au requérant.

Dans le cas présent, la société Great American Hotel Group, Inc. reproche à son ancien vice-président de retenir le nom de domaine <greatamericanhg.com> et d’avoir modifié le mot de passe du compte permettant de gérer ce nom auprès du bureau d’enregistrement.

Tout commence en 2011 lorsque la requérante décide d’adopter le nom Great American Hotel Group. Son président demande alors à M. Greene, à l’époque vice-président de la société, de réserver le nom de domaine <greatamericanhg.group>.
Ce dernier s’exécute mais – apparemment sans en avertir son supérieur – réserve le nom de domaine en son nom au lieu de celui de la société. Il mentionne toutefois l’adresse postale de la société et paie avec la carte de la société (sic !). En 2012, il fait appel à un service d’anonymat pour masquer ses données.

 

Depuis son enregistrement, le nom a été utilisé pour la société et M. Greene a toujours traité le nom de domaine comme faisant partie des actifs de la société.

Cependant et suite à des désaccords, M. Greene a été suspendu de ses fonctions en 2015 puis licencié en 2016. En 2017, le nom a pu être renouvelé par les équipes techniques de la société même si M. Greene n’était plus présent. Toutefois par la suite, ce dernier a changé le mot de passe, de telle sorte que le nom ne pouvait plus être renouvelé par la société. Le conseil de la requérante lui a alors envoyé une lettre de mise en demeure, demeurée sans réponse, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte UDRP.

L’expert reconnaît que la requérante a des droits de marque de Common Law par l’usage fait du signe « Great American » et que le réservataire ne dispose pas de droits ou d’intérêt légitime au regard du nom, celui-ci ayant été créé pour la société requérante.

Il reconnaît également que le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi par M. Greene.

Néanmoins, il est plus dubitatif s’agissant de la question de l’enregistrement de mauvaise foi. En effet, le nom a été réservé par M. Greene sur demande du président de la société requérante, ce qui constitue en principe un enregistrement de bonne foi.

Pour que l’enregistrement par un salarié puisse être qualifié de mauvaise foi, l’expert précise que le salarié doit avoir, dès le départ, une « intention de nuire ». Dès lors, l’analyse doit être factuelle et se faire au cas par cas.

Ici, M. Greene a enregistré le nom en son nom personnel. L’expert soutient que « cela peut être sujet à questionnement, et le fait qu’il n’ait pas mentionné la société ne constitue pas une bonne pratique de gestion de noms de domaine » mais aussi que le président et la société n’ont pas eu l’air de s’attacher aux formalités de réservation du nom.

Pendant quatre ans, jusqu’à sa suspension de ses fonctions, le réservataire a toujours fait preuve d’un comportement qui démontrait qu’il comprenait que le nom appartenait à la société. Ainsi, rien ne laisse à supposer que quatre ans auparavant, en réservant le nom, il avait l’intention de rivaliser avec la requérante ou de bénéficier d’une marge de manœuvre à son encontre.

En conséquence, la plainte est rejetée, l’enregistrement de mauvaise foi n’étant pas avéré. Néanmoins, l’expert précise que la requérante peut se tourner vers d’autres voies pour tenter d’obtenir satisfaction.

Outre la mise en exergue de la double condition de la mauvaise foi, cette décision a le mérite de rappeler la nécessité de mettre en place en interne une charte de nommage, permettant d’éviter toute dispersion d’actifs, aussi bien en matière de marques que de noms de domaine.

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Pourquoi la revendication de droits de marque non enregistrée sur un nom géographique, est un pari difficile en matière de procédures UDRP ?

Written by Dreyfus22/04/2021

UDRP ProceedingsSi certains noms géographiques peuvent, par exception, bénéficier d’une protection au sens des règles UDRP, rappelons qu’ils doivent pour cela être perçus comme une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits. Or, le simple fait d’utiliser un nom géographique afin d’identifier certains produits et services en tant qu’entité territoriale ne saurait suffire à démontrer des droits sur une marque de produits ou de services au sens des principes directeurs, comme l’a justement rappelé l’expert dans la présente décision.

 

En l’occurrence, il était question du nom géographique Solothurn (en français, Soleure), correspondant à une ville en Suisse, intégralement reproduit dans le nom de domaine <solothurn.com>, enregistré depuis 1997 et non exploité depuis, mis à part pour rediriger vers une page « pay-per-click ».

Les requérantes, la ville de Solothurn et deux associations de droit suisse promouvant essentiellement le tourisme et manifestant sans surprise un vif intérêt pour le nom de domaine <solothurn.com>, alléguaient un droit de marque non enregistrée sur le signe « Solothurn », utilisé de façon intensive au fil des ans. Elles revendiquaient également une protection de ce nom en tant que « trademark-like » au sens de la loi suisse sur la concurrence déloyale.

Elles apportaient à cet égard plusieurs documents attestant de l’usage de ce nom géographique auprès des touristes depuis 1890 et de sa reconnaissance en tant que tel. Les requérantes en déduisaient un usage du signe « Solothurn » à titre de marque afin d’identifier des services de tourisme et autres services connexes. Elles citaient par ailleurs plusieurs décisions du centre à propos des noms géographiques, décisions qui sont loin d’avoir plaidé en leur faveur.

Le défendeur, domicilié aux États-Unis, connu pour ses activités de domainer spécialisé en noms de domaine « géographiques », avait mis en vente le nom de domaine <solothurn.com>. Le défendeur a cité de nombreuses décisions sur la façon dont les noms géographiques devaient être appréciés (y compris une décision à propos du nom <rouen.com> l’impliquant) et sur la nécessité de remplir la fonction d’une marque de commerce.

Confrontés à cette affaire et à la question de savoir si les requérantes pouvaient valablement prétendre à un droit de marque non enregistrée sur le nom « Solothurn », les experts ont procédé à un examen méticuleux de la jurisprudence des décisions des experts de l’OMPI (overview) en matière de noms géographiques.

Ils rappellent en particulier que selon l’overview « les termes géographiques utilisés uniquement dans leur sens géographique ordinaire, sauf lorsqu’ils sont enregistrés en tant que marques, ne donnent pas en tant que tels qualité pour agir dans une procédure UDRP ». Ils notent également qu’en matière d’UDRP, il a généralement été difficile pour les entités affiliées ou responsables d’un territoire géographique de démontrer des droits de marque sur ce nom géographique. Or, les experts relèvent que les décisions citées par les requérantes ont toutes reconnu que le nom géographique était utilisé d’une façon purement descriptive d’une localisation géographique et non à titre de marque.

En revanche, ils notent que certains experts ont indiqué qu’un droit de marque non enregistrée sur un nom géographique pouvait être reconnu en faveur d’une autorité officielle dans des circonstances exceptionnelles. Les circonstances en question couvrent l’hypothèse, de plus en plus rare, dans laquelle le nom géographique serait utilisé en lien avec des produits et services mais sans rapport aucun avec la situation géographique à laquelle il correspond. L’idée étant que le nom commercial ne doit pas générer une association avec un lieu géographique dans l’esprit des consommateurs, mais bien une association avec des produits et services, comme le veut la fonction principale de la marque. L’on peut citer par exemple les produits de la marque Ushuaïa, sans rapport avec la Terre de Feu.

Dans le cas d’espèce, les experts relèvent que les requérantes n’ont apporté aucune preuve d’utilisation du nom « Solothurn » en lien avec des produits et services au-delà de ceux fournis par la ville de Suisse. Au contraire, les requérantes n’ont fait que souligner l’usage du nom « Solothurn » en lien avec le nom de la ville de Suisse et les activités de tourisme qui y sont proposées. Dès lors, les experts ne peuvent valablement conclure que les requérantes ont établi avoir des droits sur la marque non enregistrée Solothurn.

L’expert ajoute que les requérantes ne peuvent pas davantage se fonder sur une protection de ce nom en tant que « trademark-like » au sens de la loi suisse sur la concurrence déloyale dans la mesure où l’article 4.a. (i) des principes directeurs cite expressément la « marque commerciale ou de service ».

 

Finalement, la plainte est rejetée, les requérantes n’ayant pas apporté la preuve de droits de marque. Cette décision semble toutefois être nuancée par les experts qui rappellent qu’il s’agit là d’une décision rendue en vertu des principes UDRP, adaptés aux litiges entre réservataires et titulaires de marques, tandis que la solution eut pu être différente sous l’empire du droit suisse et en matière de concurrence déloyale.

La « morale » de cette décision n’est pas nouvelle, la procédure UDRP n’est pas adaptée à tous les litiges impliquant des noms de domaine et ne doit pas être systématiquement préférée aux actions judiciaires, quand bien même elle présenterait l’avantage d’être plus rapide et moins coûteuse.

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Pourquoi la renommée actuelle de la marque ne suffit – elle plus à prouver l’enregistrement de mauvaise foi d’un nom ancien ?

Written by Dreyfus23/03/2021

enregistrement noms de domaineSource : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 24 nov. 2020, aff. DRO2020-0007, NAOS c/ Bioderm Medical Center

 

La marque Bioderma est dotée d’une renommée mondiale mais cette renommée était-elle déjà établie en Roumanie au début des années 2000 ? Le Centre Médical Bioderm, clinique exerçant son activité en Roumanie, répond non à la question.

NAOS, titulaire de la marque Bioderma, a détecté l’enregistrement par le Centre Médical Bioderm d’un nom de domaine reprenant sa marque à l’identique, à savoir <bioderma.ro> ; nom toutefois ancien puisque réservé le 24 février 2005.

Le 4 septembre 2020, NAOS a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom de domaine. Cette plainte s’appuie sur une marque internationale Bioderma, protégée depuis 1997 en Roumanie.
Cependant, la défenderesse affirme avoir utilisé Bioderma comme nom commercial pendant plusieurs années, d’où l’enregistrement du nom <bioderma.ro> et le changement de dénomination sociale par la suite.

L’expert en charge du litige se montre particulièrement rigoureux dans l’appréciation de l’intérêt légitime et des droits de la défenderesse.
Il considère que même si cette dernière a produit un extrait Kbis démontrant que son nom commercial, en 2003, était bien Bioderma, celui-ci est insuffisant pour prouver un intérêt légitime ou des droits sur le nom de domaine. La défenderesse aurait dû apporter des preuves démontrant qu’elle était connue sous le nom Bioderma.
L’expert relève en outre que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page web inactive et en conclut l’absence d’usage bona fide du nom en lien avec une offre de produits et services et l’absence d’usage légitime non commercial du nom.

En revanche, c’est sur le terrain de la mauvaise foi que l’expert donne finalement raison au Centre Médical Bioderm.
Ce dernier constate que l’enregistrement international de la marque Bioderma de la requérante est bien antérieur de plusieurs années au nom de domaine litigieux et que cette marque est actuellement renommée. Cependant, les preuves apportées par la requérante sont jugées insuffisantes pour démontrer la connaissance possible ou réelle de cette marque par la défenderesse au moment de l’enregistrement du nom de domaine contesté, en 2005.
En effet, bien que la marque antérieure ait été établie dans les années 70 en France et qu’elle ait été enregistrée pour la première fois en Roumanie en 1997, la première filiale de la requérante, établie en Italie, a été ouverte en 2001 : véritable point de départ de l’internationalisation de la marque.
Or, la défenderesse a été constituée en 2003 et a exercé son activité sous le nom commercial Bioderma jusqu’en 2008.

Dès lors il n’est pas possible d’établir qu’elle avait ciblé la requérante ou sa marque pour induire en erreur ou semer la confusion chez les internautes. De surcroît, la défenderesse n’a pas dissimulé son identité et a répondu à la plainte, ce qui abonde dans le sens de la bonne foi.

Cette décision permet de rappeler qu’il est essentiel de se placer au jour de l’enregistrement du nom de domaine pour analyser l’état d’esprit du réservataire. Même si la marque est renommée au jour de la plainte et que le nom la reproduit à l’identique, le plongeon dans le passé est inévitable : il convient de déterminer si le défendeur avait connaissance des droits ou de la renommée de la marque dans le pays.

Dans la présente affaire, l’expert a notamment pris en compte le fait que la défenderesse utilisait le nom commercial « Bioderma » en 2005. Il est donc essentiel de se renseigner sur le réservataire et sur sa situation à l’époque de la réservation du nom de domaine, ici particulièrement ancien. Pour ce faire, le recours à un conseil en propriété industrielle, spécialiste des questions afférentes à l’UDRP, est fortement recommandé.

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Procédure UDRP. Le requérant de mauvaise foi : quand les chances de succès sont si faibles que le requérant n’aurait pas dû agir

Written by Dreyfus11/05/2020

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 30 janv. 2020, n° D2019-2937, Scalpers Fashion, S.L. c/ Dreamissary Hostmaster

 

La société espagnole Scalpers Fashion exerce une activité dans la mode. Elle est titulaire de nombreuses marques comprenant le signe Scalpers dont la marque de l’Union européenne Scalpers n° 6748578, enregistrée le 29 septembre 2008. La société a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre le nom de domaine <scalpers.com>, au motif qu’il enfreindrait ses droits. Ce nom de domaine a été enregistré le 15 septembre 1997 par le défendeur Dreamissary Hostmaster, qui est en fait une personne physique, citoyen américain et titulaire d’un nombre conséquent de noms de domaine comprenant des mots du dictionnaire. Le nom de domaine en cause était exploité pour générer des revenus de paiement au clic (« pay-per-click ») en renvoyant vers des liens sponsorisés faisant référence à la vente de billets. Au moment du dépôt de la plainte, ce nom de domaine renvoyait vers une page parking.

Le requérant soutient que le défendeur entend profiter de façon indue de sa notoriété dans la mode et perturber son activité commerciale. En outre, le requérant fait valoir que les sommes importantes proposées par le défendeur lors des diverses tentatives de négociations attestent de sa mauvaise foi. En effet, le défendeur aurait proposé dans un premier temps 150 000 dollars puis 195 000 dollars. Pour finir, le requérant considère que la mauvaise foi du défendeur se manifeste par l’enregistrement de plus de 100 noms de domaine, afin de pouvoir les revendre par la suite pour en tirer une plus-value. Le défendeur soutient, pour sa part, qu’il a enregistré et utilisé le nom de domaine <scalpers.com> en raison de la définition du mot « scalper » : personne qui achète des tickets au prix normal pour ensuite les revendre à un prix élevé lorsque la demande est forte et les places disponibles raréfiées. En outre, ce dernier requiert auprès de l’expert de conclure à un détournement de nom de domaine inversé. La position du requérant n’est pas suivie par l’expert qui considère que le nom de domaine n’a pas été enregistré ni utilisé de mauvaise foi. En effet, le défendeur a enregistré le nom de domaine plus de 10 ans avant la date présumée de premier usage de la marque Scalpers par le requérant.

Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu de conclure que le défendeur a ciblé la marque du requérant, alors inexistante au moment où le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Concernant l’usage, l’expert conclura aussi à une absence de mauvaise foi, le défendeur ayant utilisé ce nom de domaine pour la signification du mot « scalpers ». L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée. En outre, il précise que la plainte a été déposée de mauvaise foi par le requérant, et visait à priver le défendeur de la titularité de son nom de domaine. En effet, plusieurs facteurs concourent à cette prise de position par l’expert : le nom de domaine a été enregistré par le défendeur bien avant que le requérant ne soit titulaire d’un droit de marque sur le signe Scalpers ; la plainte UDRP a été déposée après deux tentatives infructueuses d’achat du nom de domaine auprès du défendeur ; la notification des conseils du défendeur à destination du requérant lui enjoignant de retirer la plainte en raison de l’impossibilité manifeste d’établir la mauvaise foi quant à l’enregistrement et à l’utilisation du nom de domaine.

Au regard des faits de l’espèce, le requérant aurait clairement dû savoir que sa plainte ne pouvait pas aboutir puisque le défendeur avait enregistré le nom de domaine de bonne foi. Ainsi, il convient de garder à l’esprit que la procédure UDRP n’est pas un outil à sens unique. Le défendeur qui s’estime lésé peut tenter de renverser la procédure pour obtenir une décision à l’encontre du requérant. Ici, l’absence de chance de succès était particulièrement flagrante, le nom de domaine étant très antérieur à la marque de Scalpers Fashion.

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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

Written by Dreyfus07/04/2020

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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