Expression ou mot précédé d’un dièse qui sert à classer thématiquement du contenu, en quelques années, le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux, aussi bien pour les personnes physiques, que les entreprises à travers leurs marques. L’impact quotidien de ce nouvel outil de communication dans notre société connectée est indéniable. Canal de communication direct, il offre une réelle proximité avec le client.
Il est intéressant de noter qu’un hashtag peut répondre à la définition d’une marque donnée par le Code de la propriété intellectuelle et la directive européenne 2008/95/EC et donc être protégé à ce titre, à condition toutefois d’en demander l’enregistrement et de satisfaire aux critères établis. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Un hashtag pourrait alors être protégé par le droit des marques s’il satisfait aux conditions de distinctivité, disponibilité et licéité auxquelles se doit de répondre une marque.
Un enregistrement en bonne et due forme permet à coup sûr de protéger le hashtag contre toute reproduction ou imitation illicite. Toutefois, il parait assez incongru que le titulaire d’un droit de marque sur un hashtag en interdise l’utilisation à des internautes, puisque le hashtag n’a d’intérêt que dans son partage et sa propagation. Seule son utilisation dans la vie des affaires par un concurrent aura tendance à être réprimée et qualifiée de contrefaçon.
Il existe quelques entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. Par exemple, l’opérateur T-Mobile USA a déposé la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE » (n°4671787) à l’USPTO, l’Office américain des marques et brevets. En France, la marque « #CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42.
Cependant, récemment la California central district court, à l’occasion de la décision Eksuzian. v. Albanese, rendue le 7 août 20151 a estimé que les hashtags ne pouvaient être enregistrés en tant que marques du fait de leur nature descriptive : « hashtags are merely descriptive devices, not trademarks (…) ». Or, selon l’USPTO, les marques de commerce sont des mots, des noms, ou des symboles utilisés pour distinguer un produit ou des autres. Ils doivent avoir un caractère distinctif. Il y a, en général, quatre niveaux de spécificité allant de «arbitraire et fantaisiste » à « générique ». Pour les plus arbitraires et fantaisistes, l’USPTO2 autorise l’enregistrement d’un hashtag à titre de marque. En revanche, les marques génériques ne bénéficient pas de cette protection. La position de l’USPTO est plus logique que celle de la cour : le but du droit des marques est de promouvoir et de protéger le caractère distinctif, et d’empêcher d’autres entités de tirer profit de ce caractère distinctif. Un hashtag favorise potentiellement le nom, la réputation, ou encore le produit d’une entreprise.
Ainsi, que ce soit en France, à l’échelle communautaire voire internationale, il semblerait indéniable et logique qu’à l’avenir et malgré cette décision de la California central district Court, un hashtag distinctif puisse continuer d’être enregistré à titre de marque. Affaire à suivre…
1 California Central District Court, Eksuzian. v. Albanese, 7 août 2015.
2 Bureau américain des brevets et des marques de commerce.
La reproduction d’une marque dans une URL ou dans le code source d’un site internet soulève des questions juridiques récurrentes pour les entreprises confrontées à des usages numériques non autorisés de leurs signes distinctifs.
À l’heure où la visibilité en ligne conditionne l’accès au marché, ces pratiques interrogent directement le droit des marques, mais aussi les frontières entre contrefaçon, référencement, usages techniques licites et concurrence déloyale.
La question centrale est simple en apparence : le fait d’insérer une marque dans une URL, une balise HTML ou un code source constitue-t-il automatiquement une contrefaçon ?
La réponse, en pratique, est nuancée. Elle suppose une analyse juridique fine de la nature de l’usage, de son contexte économique et de ses effets concrets sur le public pertinent.
Qualification juridique de la reproduction d’une marque dans une URL
En droit français comme en droit de l’Union européenne, la qualification de contrefaçon suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives. Il doit s’agir d’un usage de la marque dans la vie des affaires, pour des produits ou services identiques ou similaires, et susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, au premier rang desquelles figure sa fonction essentielle d’indication d’origine des produits et services.
L’analyse ne se limite donc pas à la seule reproduction matérielle du signe mais s’attache à son rôle économique et à l’effet qu’il produit sur la perception du public concerné.
Dans ce contexte, la présence d’une marque dans une URL doit être examinée à la lumière de sa fonction et de ses effets. L’URL n’est pas un simple élément technique neutre mais participe à l’identification du site, à sa mémorisation par l’internaute et à son référencement sur les moteurs de recherche. Elle constitue ainsi un vecteur de visibilité commerciale, dont les effets peuvent être comparables à ceux d’un nom de domaine ou d’un signe affiché sur une page web.
Lorsque la marque est intégrée dans l’URL d’un site proposant des produits ou services, cette reproduction peut être analysée comme un usage à titre distinctif, en particulier lorsqu’elle vise à capter un trafic qualifié ou à créer, dans l’esprit du public, une association avec le titulaire légitime de la marque. L’URL s’inscrit alors dans la présentation commerciale globale du site et contribue à orienter la perception de l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif.
Cette approche a été consacrée par la jurisprudence notamment dans un jugement du 29 janvier 2016. Le Tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 29 janvier 2016, Un Amour de Tapis c/ Westwing n° 14/06691) a retenu la contrefaçon à raison de l’utilisation non autorisée d’une marque dans l’URL d’un site de ventes privées, à l’occasion d’une opération commerciale ponctuelle. Le tribunal a considéré que cette reproduction était de nature à créer un risque de confusion quant à l’origine des produits proposés et à laisser croire à l’existence d’un lien, d’une validation ou d’une participation du titulaire de la marque à l’opération en cause.
L’impact déterminant de l’URL sur le référencement naturel
L’utilisation d’une marque dans le code source d’un site internet présente une spécificité majeure. Bien qu’elle soit invisible pour l’utilisateur final, elle joue un rôle déterminant dans le référencement naturel et dans la manière dont les moteurs de recherche identifient, classent et valorisent le contenu d’un site.
Le code source participe ainsi directement à la mise en visibilité de l’offre sur le marché.
L’insertion d’une marque dans des balises stratégiques telles que les balises title, meta description, titres HTML ou attributs alt peut constituer un usage dans la vie des affaires lorsqu’elle vise à améliorer le positionnement du site sur des requêtes associées à cette marque. Un tel usage ne saurait être qualifié de purement technique dès lors qu’il poursuit un objectif d’attraction de trafic et d’orientation du comportement de l’internaute.
La jurisprudence admet désormais de manière constante que le caractère invisible de l’usage n’exclut pas, en lui-même, la qualification de contrefaçon. Dans ses arrêts du 23 mars 2010 (CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08 à C-238/08), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’analyse devait porter sur les effets produits sur le comportement économique des internautes, notamment à travers les résultats affichés par les moteurs de recherche.
Lorsque l’utilisation de la marque dans le code source permet de capter un trafic qualifié, de détourner l’attention de l’internaute ou de créer une association indue avec le titulaire légitime, une atteinte aux fonctions de la marque peut être caractérisée, indépendamment de la visibilité directe du signe sur la page consultée.
Les critères retenus pour caractériser la contrefaçon
Pour apprécier l’existence d’une contrefaçon, les juridictions procèdent à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Le premier critère consiste à déterminer si la marque est utilisée à titre de signe distinctif dans l’URL, c’est-à-dire comme un indicateur d’origine commerciale, et non comme une simple référence descriptive, informative ou strictement nécessaire. L’insertion ciblée et répétée de la marque dans des éléments stratégiques tels que l’URL ou certaines composantes du code source tend à révéler un usage à titre de marque lorsqu’elle participe à l’attraction du public et à la mise en avant de l’offre.
Le risque de confusion demeure un critère central. Il s’apprécie de manière concrète, en tenant compte notamment de la reprise intégrale ou quasi intégrale de la marque, de l’identité ou de la similarité des produits ou services proposés, ainsi que de la présentation globale du site et de son environnement numérique. L’ensemble de ces éléments peut conduire l’internaute à croire, à tort, à l’existence d’un lien économique, organisationnel ou contractuel avec le titulaire de la marque.
Au-delà du risque de confusion, les juridictions prennent également en considération l’atteinte aux autres fonctions de la marque. Une utilisation non autorisée peut porter atteinte à sa fonction publicitaire, en exploitant indûment son pouvoir d’attraction, à sa fonction d’investissement, en affaiblissant les efforts consentis par le titulaire pour valoriser le signe, ou encore à sa fonction de communication. Ces atteintes peuvent suffire à caractériser la contrefaçon, même en l’absence de confusion immédiate.
Usages licites et frontière avec la concurrence déloyale
Il convient toutefois de rappeler que toute reproduction d’une marque dans un environnement numérique n’est pas nécessairement illicite. Certains usages peuvent être admis lorsqu’ils sont strictement nécessaires, proportionnés et dépourvus de caractère distinctif, notamment à des fins descriptives, informatives ou comparatives loyales.
La frontière est toutefois étroite. Dès lors que l’usage excède ce qui est nécessaire à l’information du public et qu’il tend à capter indûment la clientèle ou à tirer profit de la notoriété du signe, le risque de qualification contrefaisante réapparaît.
En pratique, lorsque les conditions strictes de la contrefaçon ne sont pas pleinement réunies, les faits peuvent néanmoins relever de la concurrence déloyale ou du parasitisme, en particulier lorsqu’ils traduisent une volonté de s’inscrire dans le sillage économique d’un acteur établi ou de détourner son trafic.
Conclusion
La reproduction d’une marque dans une URL ou dans le code source d’un site internet ne peut seulement être réduite à un usage purement technique. Dès lors qu’elle influence la visibilité du site, son référencement naturel et le comportement économique des internautes, elle est susceptible de constituer un usage dans la vie des affaires portant atteinte aux fonctions de la marque.
L’appréciation doit rester concrète et fondée sur les effets réels de l’usage. Indépendamment de son caractère visible ou non pour l’utilisateur, l’URL et le code source participent pleinement à la présentation commerciale d’un site et peuvent, à ce titre, caractériser une contrefaçon.
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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1. Faut-il démontrer une intention frauduleuse pour caractériser la contrefaçon ?
Non. La contrefaçon est une responsabilité objective. L’intention peut jouer sur l’évaluation du préjudice ou des mesures prononcées, mais elle n’est pas une condition de la qualification.
2. L’usage d’une marque concurrente dans une URL peut-il être justifié par le référencement comparatif ?
Très rarement. Le référencement comparatif licite suppose une information loyale, objective et proportionnée. L’insertion de la marque dans une URL est en pratique difficilement justifiable au regard de ces exigences.
3. L’utilisation d’une marque dans une URL à des fins purement internes (back-office) est-elle risquée ?
En principe non, tant que l’URL n’est pas indexée ni accessible au public.
4. Une action en concurrence déloyale est-elle préférable lorsque l’usage est “technique” ?
Elle peut être plus souple dans certaines hypothèses, notamment lorsque la qualification de contrefaçon est incertaine. Les deux fondements peuvent toutefois être articulés de manière complémentaire.
5. L’usage de la marque dans une URL par un distributeur autorisé est-il licite ?
Cela dépend du cadre contractuel et des conditions de l’usage. En l’absence d’autorisation expresse, un usage excessif ou trompeur peut excéder les droits du distributeur.
6. Les marques renommées bénéficient-elles d’une protection renforcée dans ce contexte ?
Oui. L’atteinte à la fonction d’investissement ou à la réputation de la marque peut être caractérisée même sans risque de confusion, ce qui facilite l’action.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique
Savoir se ménager la preuve d’une atteinte sur internet n’est pas anodin, notamment dans l’éventualité d’une action en justice et malgré le principe de la liberté de la preuve, un certain mode opératoire établi en la matière devra être respecté. En effet, à ce sujet, en 2010, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris1 rappelle qu’une simple copie écran réalisée par le plaideur lui-même n’a aucune valeur probante et ne suffit pas à rapporter la preuve de l’atteinte.
Archive.org, site géré par Internet Archive, organisation à but non lucratif, se targue d’avoir sauvegardé 450 milliards de pages internet avec sa wayback machine. Son système permet de fournir un instantané du contenu d’une page internet avec une grande fiabilité. Alors même que le contenu d’une adresse url peut avoir changé, le système d’archive.org permet d’éviter ce risque de modification dans le temps et de consulter une page internet telle qu’elle apparaissait dans le passé, voire jusqu’à plusieurs années auparavant.
Au niveau national, les juges ont longtemps été réfractaires à ce type de preuve. France, Etats-Unis, mais aussi Allemagne ont vu leurs tribunaux respectifs refuser un tel moyen de preuve en raison de l’absence de légalité de l’organisme émetteur des archives ou encore du manque de fiabilité des dates obtenues. A l’inverse, les organes juridiques supranationaux (centre d’arbitrage de l’OMPI, Office Européen des Brevets) se sont souvent montrés plus flexibles sur ce point.
Tout d’abord, la Cour d’Appel de Paris, le 2 juillet 2010, ne reconnait aucune force probante au constat internet de l’espèce, effectué au moyen d’archive.org , au motif que « le constat a été effectué à partir d’un site d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées », avant d’ajouter que « cet outil de recherche n’est pas conçu pour une utilisation légale » et que « l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n’était donc pas garantie ». En réalité, cette jurisprudence est propre aux faits de l’espèce puisque, dans cette affaire, l’huissier, le tiers en question dans la décision, n’avait pas bien constaté la date à laquelle l’archivage avait été effectué, et les parties avaient alors dû se servir de l’adresse URL du site dans laquelle apparaît ladite date.
Par la suite, certains jugements ont à tort fait de ce cas spécial une généralité, la jurisprudence considérant alors les constats réalisés à l’aide du site « archive.org » comme dépourvus de force probante.
Néanmoins, la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets en la matière a connu un changement récemment. Le 21 mai 2014, la chambre de recours de l’OEB (T 0286/10) a rendu une décision2 concernant la prise en compte des archives de la wayback machine dans une affaire d’opposition à un brevet. La chambre de recours estime qu’il n’y a aucune raison de considérer les dates fournies par les archives d’internet comme inexactes, à charge pour le défendeur de prouver « de nouveaux éléments de nature à jeter la suspicion et apporter une preuve contraire destructrice de la présomption ». Elle précise par ailleurs que, bien qu’incomplète la bibliothèque d’archives, de par sa popularité et sa réputation, « présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance » la charge de la preuve du contraire est à la partie adverse.
Cette décision de l’OEB va donc plus en amont dans l’acceptation de preuves fournies par un système d’archives et dans la légitimité accordée au site archive.org. Dans la même lignée, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) reconnait la validité des preuves issues du site « archive.org ».
Néanmoins, la route tendant à faire évoluer les considérations nationales, et notamment françaises, semble longue tant l’entité émettrice des captures d’écran paraît illégitime aux yeux des juges nationaux.
Toutefois, on remarque une évolution dans la jurisprudence française. Tout d’abord, dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour d’appel de Paris, pour prendre sa décision, s’est fondée sur une comparaison de pages de sites internet rapportées grâce au site « archive.org ».
Ensuite, la Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a daté le début d’exploitation d’un nom de domaine en prenant en compte des impressions écrans du site « archive.org ».
Finalement, le TGI de Paris admet, le 21 octobre 2015, la valeur à titre de preuve du site « archive.org ».
Cependant, un constat d’huissier semble rester indispensable afin de faire constater les pages utiles. En effet, la jurisprudence considère que faute de constat d’huissier, la simple impression ne suffit pas comme mode de preuve. Il conviendra donc de s’adjoindre les services d’un huissier de justice territorialement compétent et spécialisé dans les « constats internet », afin de dresser un constat dans le respect des règles de droit. Le caractère probant du constat établi par l’huissier dépendra du respect d’un certain mode opératoire, ainsi que de la présence de certaines mentions techniques, décrites dans la jurisprudence et la norme Afnor NF Z67-147, qui ne constitue toutefois qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques3. Il s’agira, entre autres, de la description du matériel ayant servi aux constations, de l’absence d’utilisation de proxy et du vidage de la mémoire cache. Le défaut de ces mentions laissera subsister un doute sur la concordance entre la page affichée et celle en ligne pour le constat. Afin de le rendre incontestable, l’huissier y précisera également son adresse IP. A noter enfin que les preuves rapportées grâce au constat devront avoir été obtenues loyalement4.
Ces décisions récentes reconnaissent donc une certaine valeur probante aux copies d’écran du site archive.org..La France s’aligne donc sur les décisions prises par les instances européennes et internationales sur ce point.
1 CA Paris 2-7-2010 RG n°2009/12757
2 OEB, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom.
3 Cour d’appel de Paris, le 27 février 2013
4 Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2015 : validité de copies d’écran si des éléments extrinsèques probants permettant de conforter les éléments produits sont apportés tels qu’un constat d’huissier. Toutefois, « les preuves rapportées par un constat d’huissier doivent avoir été obtenues loyalement ».
Le Rwanda connait aujourd’hui, et depuis quelques années, un vent de réforme et de modernisation de sa législation en matière de propriété intellectuelle. En effet, un certain nombre de changements ont été effectués dans le monde de la propriété intellectuelle rwandaise. Une nouvelle loi, la loi n°005 datant de 2016, et plusieurs arrêtés ministériels ont effectivement introduit un certain nombre d’amendements de la norme existante. Plus particulièrement, un arrêté ministériel datant du 17 mars 2016 est venu remodeler certains aspects du paysage de la propriété industrielle.
Un remaniement dans la procédure d’opposition de marque et d’indication géographique
L’article 3 de l’arrêté ministériel du 17 mars 2016 a amendé la période d’opposition permettant de contester la demande d’enregistrement d’une marque ou d’une indication géographique. Ce dernier permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de former une opposition dans les 60 jours suivant la publication de la demande d’enregistrement, au lieu des 30 jours précédents.
Ce délai de 60 jours est simplement officialisé par cet article. Effectivement, depuis 19 mois, le registre rwandais avait déjà mis en œuvre en pratique cette période d’opposition.
Ce même article 3 de l’arrêté ministériel accorde un délai de réponse de 14 jours au demandeur à l’enregistrement de la marque.
L’article 4 quant à lui prévoit expressément un certain nombre d’informations qu’il est impératif de trouver dans une opposition de marque ou d’indication géographique : l’identité du titulaire de la demande d’enregistrement du signe, l’objet de l’opposition, les raisons détaillées de l’opposition, les preuves matérielles du fondement de l’opposition, les pouvoirs de l’avocat, s’ils sont nécessaires et la date et la signature de l’opposant.
La réduction d’un certain nombre de taxes
Une modification d’une grande partie des taxes a été effectuée au Rwanda. Notamment, les taxes officielles concernant les marques ont été réduites pour :
– dépôt de marque
– inscription d’un changement de nom
– inscription d’un changement d’adresse
– inscription d’une fusion
– renouvellements
L’arrêté ministériel du 17 mars 2016 a également introduit au sein du système d’enregistrement des marques des taxes par classes de la classification de Nice.
La loi rwandaise a également été réformée afin de permettre la protection des obtentions végétales au sein de la législation. En outre, le Rwanda a rejoint le Protocole de Madrid le 17 août 2013, permettant enfin aux titulaires de marques de désigner ce pays dans une demande de protection internationale.
La Thaïlande a connu depuis peu un changement important et bienvenu dans le paysage de la propriété intellectuelle. Effectivement, le gouvernement a décidé de faire entrer en vigueur, à partir du 28 juillet 2016, un amendement sur les marques, l’« Act B.E. 2559 ». Ce dernier permettra de réformer les procédures actuelles grâce à de nouveaux ajouts.
Ces révisions constituent un premier pas de la Thaïlande vers une standardisation internationale de sa protection des droits de la propriété intellectuelle. L’enjeu actuel est en effet de construire une infrastructure légale permettant à cet Etat d’amorcer une ascension aboutissant à une adhésion au Protocole de Madrid. Toutefois, même si cet amendement apporte un certain nombre d’évolutions dans le monde de la propriété intellectuelle thaïlandaise, davantage de décrets devront être adoptés afin de compléter cette structure de base.
Une réforme de la procédure d’enregistrement de la marque
Une première étape dans le rapprochement de la législation avec le Protocole de Madrid s’est faite grâce à l’élaboration d’une loi permettant d’effectuer un dépôt de marque multi-classe, laquelle est entrée en vigueur le 28 juillet 2016. Jusqu’à présent, il n’était possible d’effectuer qu’un dépôt uni-classe. Cette réforme permet tout d’abord une simplification du processus de délivrance des marques, permettant de protéger plusieurs produits et services de classes différentes sous une seule et même marque.
Avant la réforme sur les marques, une demande préalable, toujours en cours d’enregistrement et d’examen, entrainait l’annulation automatique des droits d’autres demandeurs souhaitant enregistrer une marque identique ou similaire. A partir du 28 juillet 2016, les demandes ultérieures seront simplement suspendues pendant la période d’examen de la première demande.
Enfin, il est aujourd’hui interdit aux titulaires de demander une association de plusieurs marques similaires.
Une protection de la marque renforcée
La modification des délais
Dans un premier temps, l’amendement de la loi sur les marques thaïlandaises vient modifier certains délais en vigueur. Le temps de réponse à une objection de l’Office thaïlandais des marques ou à une opposition est ainsi réduit et passe de 90 jours à 60 jours.
Au contraire, le délai pour payer les frais d’enregistrement est étendu de 30 à 60 jours après la notification de la date d’enregistrement. En outre, il est possible de demander une extension de ce délai.
Enfin, une période de grâce de 6 mois après la date d’expiration a été ajoutée. Durant ce délai, les titulaires seront autorisés à renouveler leur enregistrement moyennant le paiement d’une taxe plus élevée.
L’enregistrement de marques sonores
L’une des nouveautés a été fortement relayée dans les médias. Il s’agit de la possibilité d’enregistrer des marques sonores auprès de l’Office thaïlandais. C’est une protection qui existe depuis un certain temps dans d’autres pays. En France, par exemple, les signes sonores sont susceptibles de constituer une marque valable en vertu d’une loi du 4 janvier 1991, si ces signes sont représentés par des portées musicales ou par des sonogrammes. La Thaïlande a donc décidé de considérer que les biens et services sont capables d’être distingués par des signes sonores. Ces marques sonores sont un complément que l’on peut considérer comme naturel aux catégories de marques protégées par le droit des marques. Toutefois, en Europe, un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 27 novembre 2003 (CJCE, 27 novembre 2003, n°C-283/01) est venu préciser la protection des marques sonores. Les juges européens ont alors considéré que seule la transcription consistant dans une portée musicale répond aux exigences afin que la « représentation graphique soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Il faudra donc attendre l’évolution de la jurisprudence thaïlandaise pour encadrer cette nouvelle apparition dans le monde des signes distinctifs de façon complétement effective.
L’Institut a aujourd’hui l’obligation d’examiner l’existence de marques antérieures quand il évalue la dénomination sociale d’une entreprises. En effet, il doit refuser le nom d’une entreprise s’il est jugé comme « offensant » ou « indésirable ». Or, la dénominarion d’une entreprise sera considérée ainsi si elle inclut une marque déjà enregistrée.
Toutefois, il est à noter qu’il est possible de contourner cette exigence. Ainsi, il est possible de demander le consentement du titulaire de la marque antérieure pour pouvoir enregistrer sa dénomination sociale malgré l’antériorité d’une marque déjà enregistrée.
Enfin, l’obligation pesant sur l’Office concernant les dénominations sociales des entreprises ne s’applique pas dans le sens inverse. Ce dernier n’a effectivement pas besoin d’examiner les noms des entreprises quand il évalue des demandes de marques.
L’Assemblée nationale de la République de Corée a adopté le 29 février 2016, une loi modifiant en profondeur la législation applicable aux marques. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2016 et constitue l’une des évolutions les plus significatives du droit coréen des marques depuis les grandes révisions des années 1990.
Il est possible de protéger sa marque en Corée du Sud en procédant à un dépôt auprès du Korean Intellectual Property Office (KIPO), l’autorité administrative compétente en matière de propriété industrielle, qui constitue l’équivalent fonctionnel de l’INPI en France.
Depuis 2016, plusieurs vagues d’ajustements ont poursuivi la même logique : améliorer l’efficacité des procédures, introduire davantage de flexibilité pour les déposants, et renforcer les remèdes contre la contrefaçon et les comportements intentionnels.
L’enjeu est clair : déposer en Corée du Sud ne se limite plus à “réserver” un signe, mais suppose d’anticiper un cadre modernisé où l’usage, la coexistence et la vitesse procédurale jouent un rôle central.
Les piliers de la réforme 2016 du droit des marques en Corée du Sud
Une définition de la marque volontairement plus « fonctionnelle »
Avant la réforme, l’article 2(1)(i) définissait la marque comme : « un moyen utilisé sur des biens relatifs au commerce d’une personne qui exerce des activités commerciales […] pour les distinguer d’autres biens d’autres personnes », cette définition étant assortie d’une liste limitative de signes visuellement reconnaissables (signes, caractères, illustrations, formes tridimensionnelles ou combinaisons de ceux-ci).
Cette approche, fortement marquée par l’exigence de visualité, apparaissait de plus en plus inadaptée aux évolutions contemporaines du marketing et de l’identification des produits et services.
Depuis le 1er septembre 2016, la loi coréenne définit la marque de manière volontairement fonctionnelle et abstraite, comme : « un signe utilisé pour identifier et distinguer les biens ou services d’une personne de ceux d’une autre personne ». Ainsi, la référence explicite à la forme d’expression du signe est abandonnée. Cette évolution ouvre la voie à une appréhension plus large des signes distinctifs, indépendamment de leur mode de perception, et rapproche le droit coréen des standards internationaux.
La suppression de la condition d’intérêt à agir
En droit coréen, une marque enregistrée peut être annulée lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux et continu pendant les trois années précédant la demande en annulation.
Sous l’empire de l’ancienne législation, l’article 73(6) réservait l’action en annulation pour défaut d’usage aux seules « personnes intéressées », notion qui imposait au demandeur de démontrer un intérêt direct et actuel.
La réforme supprime expressément cette exigence et l’article 119(5) de la loi révisée prévoit désormais que « tout tiers », sans avoir à justifier d’un intérêt particulier, peut introduire une action en annulation pour défaut d’usage. Ce choix législatif marque une rupture nette avec la logique antérieure et traduit une volonté affirmée de nettoyer le registre des marques dormantes.
L’effet rétroactif de l’annulation judiciaire
La réforme est venue modifier l’article 73(7) ancien prévoyant que le droit sur la marque s’éteignait à la date à laquelle la décision devenait définitive. L’article 119(6) instaure désormais un effet rétroactif : le droit est réputé éteint à la date de dépôt de la demande en annulation.
Cette rétroactivité renforce considérablement l’efficacité de l’action et ses conséquences sur les procédures connexes, notamment les examens de demandes ultérieures.
Modification de l’examen des marques identiques ou similaires
Le droit coréen interdit l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à une marque antérieure enregistrée. L’article 7(1)(vii) ancien imposait à l’examinateur d’apprécier cette identité ou similarité à la date du dépôt de la demande. Toute évolution postérieure affectant la marque antérieure (annulation, invalidation, abandon, cession) demeurait sans incidence.
L’article 34(2) de la loi révisée opère un changement fondamental : l’examen doit désormais être effectué à la date de l’examen, et non plus à celle du dépôt. Ainsi, une décision d’annulation ou d’invalidation intervenue en cours de procédure doit être prise en compte, permettant, le cas échéant, l’acceptation de la nouvelle marque.
Abandon des délais d’attente légaux : vers une fluidification du cycle de vie des marques
La réforme de 2016 abroge la règle issue de l’article 8 ancien, qui imposait un délai de six mois entre le dépôt d’une demande d’enregistrement et l’introduction d’une action en annulation pour défaut d’usage visant une marque antérieure.
Désormais, seul subsiste le critère d’antériorité entre la demande d’enregistrement et la demande en annulation, sans exigence de délai minimal.
Elle supprime également l’article 7(1)(viii), qui imposait un délai d’un an avant de pouvoir déposer une marque identique ou similaire à une marque annulée appartenant à un tiers. Sa suppression contribue à raccourcir les délais d’accès à l’enregistrement et à renforcer la prévisibilité du système.
Nouvelles dispositions du droit des marques en Corée du Sud : Exceptions, lettres de consentement et modifications de l’opposition
L’utilisateur antérieur de bonne foi : une exception à la confusion du consommateur
La loi coréenne sur la concurrence déloyale (UCPA) définit la confusion du consommateur comme un acte de concurrence déloyale. Toutefois, la question de savoir si l’utilisation continue, de bonne foi, d’une marque identique ou similaire avant que cette dernière ne devienne largement connue constitue une concurrence déloyale a fait l’objet de débats. La Cour suprême de Corée avait statué en 2004 que cela devait être considéré comme de la concurrence déloyale.
Cependant, la loi coréenne modifiée sur la protection des consommateurs (UCPA) introduit une exception pour les utilisateurs antérieurs de bonne foi. Elle prévoit que, dans certains cas, l’usage continu de la marque par ces utilisateurs ne constitue pas une concurrence déloyale, à condition qu’ils aient utilisé la marque avant sa large reconnaissance et sans intention déloyale. La loi accorde également aux propriétaires de marques notoires le droit de demander des mesures préventives pour éviter la confusion auprès des consommateurs.
Nouvelle disposition de la réforme 2024 : l’acceptation des lettres de consentement
Une nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er mai 2024, introduit une possibilité désormais reconnue par la loi coréenne permettant, dans certaines hypothèses, d’accepter une lettre de consentement émise par le titulaire d’un droit antérieur pour surmonter une objection d’examinateur fondée sur l’identité ou la similarité entre une demande et une marque antérieure.
Cette mesure s’applique à toutes les demandes en cours d’enregistrement et permet aux candidats à l’enregistrement de présenter une lettre de consentement afin de dissiper les risques de confusion identifiés par l’examinateur sans recourir immédiatement à des actions contentieuses ou à des procédures d’annulation.
Sur la base de cette pratique, un déposant confronté à un refus provisoire fondé sur la similitude peut :
– Produire une lettre de consentement émanant du titulaire de la marque antérieure,
– Accompagner cette lettre d’un accord de coexistence plus large portant sur l’usage futur,
– Ou définir des restrictions contractuelles visant à prévenir la confusion dans les marchés concernés.
Cette nouvelle disposition renforce la flexibilité du droit coréen des marques et harmonise la pratique coréenne avec d’autres juridictions qui permettent l’usage contractuel du consentement pour faciliter la coexistence de droits similaires.
Changements clés en 2025 : accélération des procédures d’opposition
À compter du 22 juillet 2025, la période d’opposition a été réduite de deux mois à 30 jours, pour les marques publiées à partir de cette date.
Ce changement est lourd de conséquences car la surveillance doit être plus réactive, et les processus internes (détection, qualification, décision d’agir, constitution du dossier) doivent être optimisés.
Conclusion
La réforme du droit des marques en Corée du Sud, marque une évolution décisive vers une protection plus large, plus dissuasive et plus conforme aux attentes des entreprises internationales.
Dans un environnement économique où la valeur des marques est centrale, cette réforme impose une vigilance accrue et une expertise juridique pointue pour transformer ces évolutions législatives en avantages concurrentiels durables.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
Est-il obligatoire de désigner un mandataire local pour déposer une marque en Corée du Sud ?
Oui. Les déposants n’ayant ni domicile ni établissement en Corée du Sud doivent obligatoirement agir par l’intermédiaire d’un mandataire agréé auprès du KIPO. Cette exigence vaut tant pour les dépôts nationaux que pour les procédures ultérieures (réponses aux objections, oppositions, actions en annulation).
Quelle est la durée de protection d’une marque en Corée du Sud et dans quelles conditions peut-elle être renouvelée ?
Une marque enregistrée en Corée du Sud bénéficie d’une protection pour une durée de dix ans à compter de la date d’inscription au registre. À l’issue de cette période, le titulaire doit procéder au renouvellement afin de prolonger la protection pour une nouvelle période de dix ans. Cette opération peut être répétée indéfiniment, sous réserve du respect des formalités et des délais applicables.
Quels sont les délais moyens d’enregistrement d’une marque en Corée du Sud ?
En l’absence d’objection ou d’opposition, une marque peut être enregistrée entre 6 à 8 mois. Toutefois, la réduction des délais d’opposition et la pratique active de l’examen peuvent allonger sensiblement la procédure en cas de difficulté.
L’usage d’une marque doit-il intervenir avant l’enregistrement ?
Non. Le système coréen repose sur le principe du dépôt, et non de l’usage préalable. En revanche, l’absence d’usage sérieux pendant une période continue de trois ans expose la marque à une action en annulation pour non-usage, désormais ouverte à tout tiers.
Le KIPO procède-t-il à un examen d’office de la distinctivité ?
Oui. L’examen de la distinctivité est effectué d’office. Les signes descriptifs, usuels ou dépourvus de caractère distinctif peuvent être refusés, même en l’absence de droits antérieurs
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.
Le Sultanat d’Oman, pays du Moyen-Orient, au sud de la péninsule d’Arabie, vient de connaitre plusieurs changements majeurs dans sa législation du droit de la propriété intellectuelle, grâce à la décision no. 124/2016 du Ministère du Commerce et de l’Industrie.
Une réforme capitale pour les titulaires de marque
Cette loi vise principalement à réglementer l’enregistrement des noms commerciaux et à étendre la protection des marques au bénéfice des titulaires d’un droit de propriété intellectuelle. Avant cette réforme, les noms commerciaux n’étaient pas publiés comme les marques et ne pouvaient pas faire l’objet d’une opposition. La nouvelle loi permet désormais à tous les titulaires de marques de demander l’annulation de n’importe quel nom commercial, si ce dernier est similaire à une marque nationale ou internationale déjà déposée et protégée à Oman.
Le Dr. Ali bin Masoud al Sunaidy, Ministre du Commerce et de l’Industrie, a également rappelé un principe fondamental dans le monde de la propriété intellectuelle omanais. En effet, les noms commerciaux déposés doivent être formés de mots arabes, sauf s’il s’agit de noms d’entreprises internationales enregistrées dans le Sultanat.
De surcroit, un nom commercial ayant des connotations politiques, religieuses ou militaires, ou contenant le terme « Oman » sera aussi refusé.
L’utilisation d’une marque sous forme de hashtag sur les réseaux sociaux pose parfois des problèmes aux entreprises concernées qui estiment que leurs droits de propriété intellectuelle ont été usurpés.
Cette opposition à une utilisation libre et gratuite du hashtag, en l’occurrence #Rio2016, a également émané de plusieurs Comités olympiques dans le cadre des Jeux Olympiques estivaux de 2016 tenus à Rio.
La position ferme des Comités Olympiques
Lors des Jeux Olympiques d’été de 2016, le hashtag « #Rio2016 » a évidemment été largement répandu sur internet et sur les réseaux sociaux. Un grand nombre d’utilisateurs mais également d’entreprises ont utilisé ce hashtag bien souvent pour apporter leur soutien et encourager leur équipe nationale.
Cependant, cette pratique n’a pas plu à tout le monde. En effet, plusieurs Comités Olympiques, notamment ceux allemand et américain, ont interdit l’utilisation de ce hashtag, aux entreprises non sponsor olympiques. Les Comités ont estimé que les sociétés n’avaient pas le droit d’utiliser ce hashtag puisque cet usage constitue selon eux un acte de contrefaçon qui porte atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.
Aux Etats-Unis, le Comité a mis en demeure une entreprise de prêt-à-porter féminin , Oiselle, de retirer la photo postée sur Instagram d’une athlète de l’équipe d’athlétisme nationale également égérie de la marque, et sous laquelle la légende comportait le hashtag #RoadtoRio. La fondatrice de la marque, Sally Bergeson, a d’ailleurs réagit à cette polémique en faisant le point sur la situation en postant un article sur son blog à propos de la règle qui est à l’origine de cette interdiction, la « Rule 40 ». Cette règle, inscrite dans la Charte olympique, stipule que « sauf autorisation de la commission exécutive du Comité International Olympique, aucun concurrent, entraîneur, instructeur ou officiel qui participe aux Jeux Olympiques ne doit permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances sportives soient exploités à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques ».
Toutefois, ce genre de décision n’a pas reçu un accueil positif unanime. Certaines sociétés aux Etats-Unis se sont défendues en attaquant en justice le Comité et en dénonçant une politique de restriction beaucoup trop sévère et ridicule.
Des interdictions abusives
En Europe également ces interdictions paraissent absurdes. En effet, si l’on se réfère à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2011 qui opposait Interflora et Marks & Spencer, l’utilisation d’une marque en tant que Google Adword peut constituer un acte de contrefaçon si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque, c’est-à-dire à l’image particulière que l’entreprise veut avoir dans l’esprit des consommateurs. On peut établir un parallèle entre les Google AdWords et les hashtag, et considérer ainsi que seul peut être interdit un hashtag qui porterai atteinte aux fonctions de la marque.
Or, en voulant simplement supporter son pays dans le cadre de la compétition, et si aucun lien commercial n’est établi entre les Jeux Olympiques et la société (autrement dit si le hashtag n’est pas utilisé en relation avec les biens et services de la société), alors cette dernière est en droit d’utiliser ce hashtag.
Le hashtag #Rio2016 ne peut donc pas être protégé au même titre que le symbole des anneaux olympiques par exemple, car il ne constitue pas une marque ou un dessin et modèle dans un sens purement légal. Ainsi, son utilisation ne devrait pas être autant limitée que le défendent certains Comités Olympiques.
Malgré l’absence de Règlement adopté, la loi sur la propriété industrielle du 6 janvier 2014 est aujourd’hui en vigueur en Ouganda. Ce nouvel acte concerne une large branche la propriété intellectuelle, sans toutefois réformer le droit des marques.
Une protection encadrée des brevets
Les premières révisions opérées touchent les brevets. La durée de la protection a été déclarée à 20 ans à partir du dépôt de la demande.
Cette loi admet également la reconnaissance des phases d’application nationales et internationale du « Patent Cooperation Treaty » (PCT).
En outre, elle permet d’établir formellement les exclusions, c’est-à-dire une liste de tout ce qui n’est pas brevetable. Parmi les plus importantes, on retrouve le corps humain et tous les éléments le composant. Les substances naturelles sont aussi exclues de la brevetabilité, qu’elles soient purifiées, synthétiques ou isolées de la nature par n’importe quel autre procédé. Enfin, on retrouve une exclusion de la brevetabilité de principe des produits pharmaceutiques.
La protection des « Utility Models » (Modèles d’utilité)
Seulement les inventions mineures sont concernées par les « utility models », droit de propriété intellectuelle n’existant pas dans le droit français. Ces dernières doivent présentées des caractéristiques proches de celle appliquées aux inventions brevetées : elles doivent être nouvelles et avoir une application industrielle.
La durée de protection est de 10 ans à partir de la date d’attribution de l’« utility model ».
Il convient de noter qu’il est tout à fait possible qu’une demande de brevet soit convertie en une demande d’« utility model », et ce à n’importe quel moment de la procédure d’enregistrement.
La protection des dessins industriels
Une protection nationale est aujourd’hui possible en la matière, remplaçant ainsi le système anglo-saxon permettant d’enregistrer des dessins automatiquement. Cependant, les droits existant avant la réforme sont préservés.
La protection des dessins industriels a une durée de 5 ans, renouvelable deux fois. Il est possible que la demande comprenne deux ou plusieurs dessins, à condition qu’ils appartiennent à la même classe de la classification de Locarno, à un même ensemble ou à une même composition d’articles.
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Written by Nathalie Dreyfus05/10/2016 
Expression ou mot précédé d’un dièse qui sert à classer thématiquement du contenu, en quelques années, le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux, aussi bien pour les personnes physiques, que les entreprises à travers leurs marques. L’impact quotidien de ce nouvel outil de communication dans notre société connectée est indéniable. Canal de communication direct, il offre une réelle proximité avec le client.
