La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre

Written by Nathalie Dreyfus27/10/2015

La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre

Depuis sa création, et selon le rapport sur les mécanismes de protection des droits de l’ICANN mis à jour en septembre 2015, plus de 300 procédures URS ont déjà été engagées. La majeure partie des plaintes est déposée durant les premiers mois de création du nom de domaine. 68% des décisions rendues l’ont été suite à une absence de réponse de la part du titulaire du nom de domaine après mise en demeure. 94% des décisions rendues ont donné lieu à la suspension des noms de domaine concernés. La procédure URS semble ainsi séduisante de par sa rapidité et son coût réduit.

Pourtant, le choix entre URS et UDRP ne doit pas se limiter à l’évaluation de ces simples éléments. Tout dépendra des faits et circonstances spécifiques à chaque cas et du résultat que voudra obtenir le titulaire de la marque. Le nom de domaine a-t-il une réelle valeur pour lui ? Quels sont ses enjeux commerciaux ? Souhaite-il un simple blocage du nom de domaine ? Une annulation ? Un transfert ? Si le titulaire de la marque opte pour la procédure URS, il ne pourra obtenir qu’une suspension temporaire du nom de domaine. Or, s’il s’avère par la suite que ce nom de domaine avait de la valeur pour lui, il devra attendre qu’il retombe dans le domaine public pour pouvoir procéder à son enregistrement, en espérant qu’un tiers ne soit pas plus rapide que lui. Et même s’il reste possible de mettre en place un backorder (offre proposée par certains registrars d’enregistrer un nom de domaine dès sa retombée dans le domaine public), les résultats n’étant pas garantis, la procédure URS ne peut se substituer à la procédure UDRP qui permet un transfert du nom de domaine. Si le titulaire de la marque souhaite donc exploiter le nom de domaine, il devra avoir recours à l’UDRP. D’autres éléments sont également à prendre en considération.

Le titulaire de la marque satisfait-il à toutes les conditions posées par le système URS ? Il est intéressant en termes de choix entre URS et UDRP d’analyser les raisons de refus de certaines plaintes. Ainsi, dans une décision en date du 10 avril 2014, le NAF a rejeté la demande du plaignant au motif que ce dernier n’était pas en mesure de démontrer la titularité des marques dont il revendiquait la propriété. En effet l’expert a retenu que la société titulaire des marques n’était pas la société requérante et qu’aucun lien n’était établi entre elles[i]. De la même manière, une plainte avait été rejetée suite à l’incapacité pour le plaignant de démontrer l’absence d’intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine. Dans cette affaire il n’était pas établi que le nom de domaine utilisé était associé à la marque dans la mesure où la page du site n’incluait aucune référence à cette marque[ii].

Notons également que la procédure URS n’offre aucune possibilité de correction des irrégularités. Dans un tel cas la plainte sera tout simplement rejetée. Le plaignant se doit donc d’être particulièrement attentif aux détails dans la constitution de sa plainte. Ainsi, dans une affaire du 12 avril 2014, la société Wolfram Research, Inc invoquait des droits détenus par la société Wolfram Group, LLC contre le nom de domaine <wolfram.ceo>. Aucun lien entre les deux sociétés n’ayant été mis en évidence, la plainte avait été rejetée[iii]. Trois jours plus tard, la société Wolfram Group, LLC avait corrigé son erreur en déposant une nouvelle plainte URS, entrainant la suspension du nom de domaine concerné[iv].

Le choix du système de l’URS doit réellement relever de la mise en place d’une stratégie. Dans le cadre de cette procédure, l’atteinte doit être évidente et la preuve de cette atteinte claire et convaincante. A titre d’exemple, une procédure URS intentée en juin 2014 avait conduit au blocage du nom de domaine <stuartweitzman.email>[v]. Pourtant, les experts ont considéré en appel que la condition préalablement satisfaite et selon laquelle le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir d’intérêt sur celui-ci ne l’était plus suite au dépôt d’une preuve supplémentaire. Rien n’est donc totalement sûr concernant l’issue d’une procédure URS. En effet, le titulaire du nom de domaine <stuartweitzman.email> avait également procédé à l’enregistrement du nom de domaine <lufthansa.email>. Malgré les faits similaires, les examinateurs ont confirmé en appel la suspension du nom de domaine[vi]. Il est également très intéressant de constater concernant l’affaire du nom de domaine <stuartweitzman.email> que suite à la procédure URS perdue en appel, une procédure UDRP intentée en novembre 2014 a conduite au transfert du nom de domaine[vii]. Le choix de la procédure extrajudiciaire n’est donc pas évident et la mise en place d’une stratégie est indispensable afin d’assurer une défense efficace des marques.

Pour ajouter à la difficulté du choix entre URS et UDRP, le titulaire de la marque devra également prendre en considération le nom de domaine lui-même. La procédure URS constituera un réel challenge pour les noms de domaine génériques ou descriptifs. Il sera plus compliqué pour le demandeur de démontrer une absence d’intérêt légitime du défendeur, d’autant plus que sa plainte sera limitée, en termes d’arguments à 500 mots. Il sera à l’inverse plus simple pour le défendeur de rendre cet intérêt légitime probable du fait même de la nature du nom de domaine. En outre, le titulaire de la marque devra évaluer s’il existe un risque faible ou élevé de réenregistrement du nom de domaine par un tiers. En cas d’URS, le nom de domaine bloqué retombera dans le domaine public. En fonction du nom de domaine le titulaire de la marque s’exposera alors potentiellement à un risque de cybersquatting.

Une parfaite prise en compte de tous ces éléments et des enjeux est donc nécessaire dans la détermination du choix entre UDRP et URS, cette dernière procédure ne produisant des effets positifs que dans des situations bien particulières. Malgré tout, et quelle que soit l’issue d’une procédure extrajudiciaire, URS ou UDRP, il sera toujours possible pour les parties d’exercer une action en justice devant une juridiction nationale.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS ou UDRP et dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

[i] NAF, 10 Avril 2014, affaire n° 1550933, Aeropostale procurement Company, Inc c/ Michael Kinsey et a.

[ii] NAF, 20 Mars 2014, affaire n° 1545807, Virgin Entreprises Limited c/ Lawrence Fain

[iii] NAF, 12 Avril 2014, affaire n° 1553139, Wolfram Research, Inc. v. Andrew Davis et al.

[iv] NAF, 30 Avril 2014, affaire n° 1554143, Wolfram Group LLC v. Andrew Davis et al.

[v] NAF, 24 Juin 2014, affaire n° 1554808, Stuart Weitzman IP, LLC v. yoyo.email et al.

[vi] NAF, 28 Avril 2014, affaire n° 1552833, Deutsche Lufthansa AG v. yoyo.email et al

[vii] OMPI, 6 Novembre 2014, affaire n° D2014-1537, Stuart Weitzman IP, LLC v. Giovanni Laporta , Yoyo.Email Ltd

Written by Nathalie Dreyfus30/09/2015

Depuis le 1^er septembre 2015, le droit des marques applicable aux Îles Vierges Britanniques (IVB) s’est vu réformé, suite à l’entrée en vigueur du New Trademark Act 2013 et du Trademark Rules 2015.

Ce sujet avait suscité l’intérêt de Dreyfus en 2014, où l’on vous annonçait déjà dans de précédents articles l’adoption de ces deux textes, qui avaient pour objectif de réformer la loi britannique en vigueur depuis le 19^ème siècle. Deux ans après, ces textes voient enfin le jour.

Grâce à cette réforme, les IVB se détachent de la législation du Royaume-Uni qui imposait l’enregistrement préalable d’une marque britannique pour déposer une marque aux IVB.

Les Îles se construisent donc enfin un système autonome et indépendant.

Cette nouvelle législation s’applique à toutes les marques déposées ou renouvelées à partir du 1^er septembre 2015, tandis que les marques enregistrées ou déposées avant cette date resteront soumises à l’ancienne loi en vigueur, autrement dit la loi britannique.

Que signifie ce changement de législation pour l’enregistrement des marques aux IVB ?

Tout d’abord et principalement, ce nouveau système implique qu’il ne sera plus possible d’étendre la protection de marques enregistrées au Royaume-Uni aux IVB. Pour qu’une marque soit enregistrée aux IVB, il faudra alors effectuer un dépôt de marque local auprès du Registry of Corporate Affairs.

Elément important également, il sera désormais possible d’enregistrer des marques de services. En effet, sous l’ancienne loi britannique, les marques ne pouvaient être enregistrées que pour des produits, qui faisaient d’ailleurs l’objet d’une classification quelque peu désuète.

Le système s’appuiera désormais sur la dernière version de la Classification de Nice (45 classes de produits et services).

Il sera également possible de déposer une marque aux IVB sous priorité étrangère par application de la Convention de Paris ou du traité de l’OMC (accords ADPIC).

La marque enregistrée sera protégée pour une durée de 10 ans, renouvelable par période de 10 ans à compter de la date d’enregistrement avec un délai de grâce de 6 mois.

Il pourra être fait opposition à l’enregistrement d’une marque aux IVB dans les trois mois suivant la publication du dépôt de cette dernière – publication qui sera accessible sur le site internet de la Gazette locale.

La seule question encore sans réponse dans cette nouvelle réforme concerne le prix d’un dépôt de marque aux IVB. Relativement peu coûteux sous l’ancienne loi, à l’instar de la désignation de la Polynésie Française pour les marques enregistrées en France, les titulaires de marques craignent de voir les prix de dépôt augmenter à l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation.

A suivre donc…n’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à la protection et la défense des marques dans le monde.

Written by Nathalie Dreyfus30/09/2015

La société Tea Adoro, titulaire de quatre marques Tea Adoro, exerce une activité d’exploitation de salon de thé, comptoir de thé et épicerie fine. Désireuse de développer son activité, elle charge une agence de la conception de sites Internet et de l’enregistrement de noms de domaine en son nom. Or, dans la base Whois, le prestataire apparaît comme titulaire des noms de domaine objets du litige. En outre, privée des codes confidentiels permettant l’accès à de nombreux réseaux sociaux, la société Tea Adoro se voit dépourvue de contrôle des pages Internet en question.

Une telle situation n’est pas anodine ! Les sociétés peuvent ainsi se retrouver sous la dépendance technique et financière de leurs prestataires, titulaires des noms de domaine, portes d’accès à la cybercriminalité et au chantage commercial.

Dès lors, la société Tea Adoro a assigné l’agence chargée de la conception des sites en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris pour que les noms de domaine lui soient transférés et les codes d’accès communiqués afin qu’elle puisse avoir la maîtrise effective des noms de domaine en cause.

Le Président du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de référé du 16 mars 2015[1], a ordonné au prestataire de procéder au transfert des noms de domaines enregistrés pour le compte de la société Tea Adoro.

Après avoir rappelé sa compétence, le président du Tribunal de grande instance de Paris a jugé que les preuves versées étaient insuffisantes pour conclure à une atteinte aux droits des marques. En revanche, les factures et les échanges d’e-mails permettent d’établir que les enregistrements de noms de domaine ont été faits par le prestataire pour le compte de la société Tea Adoro. Estimant que la société Tea Adoro se trouve dans l’impossibilité d’exploiter les marques et notamment de poursuivre l’activité commerciale relative à la vente en ligne des produits sous ces marques, le juge des référés en conclut que « cette situation constitue un trouble manifestement illicite ». Il a donc ordonné le transfert des noms de domaine ainsi que la communication des codes d’accès aux réseaux sociaux.

Il est intéressant de rapprocher cette affaire d’un arrêt du 9 juin 2009[2] dans lequel la Cour de cassation avait jugé que le transfert d’un nom de domaine ne pouvait être obtenu en référé en vertu de l’article 809 du Code de procédure civile qui prévoit que le président du tribunal a pouvoir pour prendre des mesures conservatoires ou de remises en état pour prévenir un trouble imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En effet, selon cet arrêt, le transfert d’un nom de domaine ne constitue « ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». Si le transfert d’un nom de domaine ne peut être obtenu en référé en vertu de l’article 809 du Code de procédure civil, cette décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris vient préciser que l’obtention du transfert d’un nom de domaine par une procédure judiciaire rapide demeure néanmoins possible par le biais du référé spécial prévu à l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marque. Cette solution bienvenue ne devrait que satisfaire les titulaires de marque.

[1] TGI Paris, 16 mars 2015, Tea Adoro et Mme R. / Millenium Brands Distribution c.v. et Millenium Sales & Marketing Ltd

[2] Cass. Com., 9 juin 2009, n°08-12.904

Written by Nathalie Dreyfus30/09/2015

Depuis le 13 mai 2015 c’est officiel, les Etats-Unis et le Japon peuvent être désignés en tant que pays pour l’enregistrement d’un dessin et modèle international.

Comparable au système de la marque internationale, les dessins et modèles internationaux ont été introduits par l’Arrangement de la Haye de 1925. Cet Arrangement permet l’enregistrement d’un dessin ou modèles industriel dans plusieurs pays par l’intermédiaire d’une demande unique auprès du Bureau international de l’OMPI.

Les avantages d’un tel dépôt sont nombreux. D’une part parce qu’il limite considérablement les formalités tout en proposant un enregistrement dans plusieurs pays. D’autre part parce qu’il permet de simplifier la gestion ultérieure du dessin ou modèle dans la mesure où tous les actes nécessaires à la protection de ce dessin ou modèle tels que le renouvellement ou les inscriptions, se feront par une procédure unique.

Par ailleurs il est intéressant de relever que contrairement au système de la marque internationale, aucune demande ou enregistrement national préalable n’est nécessaire pour effectuer une demande de dessin ou modèle international.

Finalement la seule limite à ce système de dessin ou modèle industriel international tient au nombre de membres. En effet seuls les Etats membres à l’Arrangement de la Haye tel que révisé à plusieurs reprises et notamment par l’Acte de Genève de 1999, peuvent être désignés par cet enregistrement international. Autrement dit et encore une fois de manière comparable à la marque internationale, afin de désigner certains pays, le déposant devra déposer un dessin ou modèle national et devra a fortiori passer par les formalités qui l’accompagnent.

Or tandis que l’on dénombre à ce jour 95 pays membres à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet arrangement concernant l’enregistrement international des marques, on ne dénombre malheureusement que 64 membres pour l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.

Plusieurs pays manquent ainsi à l’appel et notamment des pays comme l’Australie, la Chine, la Fédération de Russie ou encore l’Irlande et le Mexique. Mais bonne nouvelle puisqu’on peut désormais ajouter à la liste des pays susceptibles d’être désignés les Etats-Unis et le Japon.

Bien que l’on ne puisse pas encore parler de dessin ou modèle vraiment international à l’heure actuelle, il faut ne faut pas oublier que le système de la marque internationale tel qu’on le connaît a lui aussi mis un certain temps avant de s’étoffer d’autant de membres puisque l’Arrangement de Madrid initial date de 1891 et de nouveaux membres sont encore venus s’ajouter à la liste en 2015.

Written by Nathalie Dreyfus01/09/2015

Au 31 octobre 2015, la République algérienne démocratique et populaire rejoint le Protocole de Madrid, finalisant alors le processus d’uniformisation au sein du système international des marques.

A partir de cette date, les 95 pays membres du système de Madrid seront tous régis par le même traité, leur permettant alors de désigner l’ensemble des membres du système dans l’enregistrement de leurs marques.

Rappelons que le système de Madrid est régi par deux traités : l’Arrangement et le Protocole de Madrid, respectivement conclus en 1891 et 1986.

Un pays partie à l’un des deux traités peut alors désigner dans l’enregistrement international de ses marques uniquement les pays parties à ce même traité.

Autrement dit, un pays exclusivement membre de l’Arrangement ne pouvait désigner dans l’enregistrement de ses marques un pays exclusivement membre du Protocole, et inversement.

L’Algérie, partie à l’Arrangement de Madrid depuis 1972, était le dernier des pays membres du système de Madrid à ne pas avoir encore adhéré au Protocole, limitant alors l’enregistrement international de ses marques aux 55 pays membres de l’Arrangement.

Grâce à cette adhésion finale, le système de Madrid se trouve considérablement simplifié, puisque les pays membres se fonderont exclusivement sur le Protocole de Madrid pour enregistrer leurs marques internationales.

En particulier, il ne sera plus nécessaire d’attendre l’enregistrement de la marque de base pour étendre la protection à l’Algérie via le système de la marque internationale.

Written by Nathalie Dreyfus01/09/2015

Dans une décision du 31 juillet 2015, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (Name.space, Inc., v. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Case No. 13-55553, 2015-07-31) a confirmé le jugement de première instance déboutant Name.space de sa requête, qui ne démordait pas de forcer l’intégration de ses extensions dans la racine de l’IANA.

En effet, afin que ses extensions puissent être déployées, Name.space, qui opérait déjà de nombreux TLDs dans une racine parallèle mais difficilement accessible, avait tenté d’intégrer d’autres racines de l’Internet plus ouvertes au grand public.

Pour Name.space, intégrer le serveur de la racine de l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), autorité chargée de la gestion de l’adressage sur Internet, semblait la meilleure stratégie pour ouvrir ses extensions au plus grand nombre.

Ce dernier s’était d’abord adressé au bureau d’enregistrement NSI (Network Solutions) en 1997 pour que ses domaines soient intégrés dans la racine.

Au vu du refus de NSI, Name.Space avait alors poursuivi le NSI en justice pour concurrence déloyale. Name.space avait finalement perdu son procès en première instance comme en appel, au motif que le NSI agissait sous un contrat gouvernemental, auquel ne s’appliquent pas les lois anti-trust.

Après cet échec, Name.space avait alors décidé de se tourner vers l’ICANN.

Lors du lancement en 2000 d’une procédure d’ouverture des extensions par l’ICANN pour un montant de 50 000 $ l’unité, Name.space avait soumis une proposition de 118 domaines. Comme de nombreux autres candidats, Name.space se vit décliner sa candidature par l’ICANN.

Au second tour de 2012, l’ICANN avait lancé une procédure similaire au prix de 185 000 $ par extension, à laquelle Name.space ne put candidater, incapable de soutenir ses 118 domaines à un tel prix.

Le 17 octobre 2012, Name.space décida alors de poursuivre l’ICANN devant la District Court of California, pour, entre autres, entente illicite, abus de position dominante, concurrence déloyale, et violation des droits de marques de Name.space sur ses domaines.

Après avoir vu sa demande déboutée par la District Court en 2013, Name.space interjeta appel de la décision auprès de la United States Court of Appeals of the Ninth Circuit qui, le 31 juillet 2015, donna de nouveau raison à l’ICANN.

La Cour d’appel motive sa décision sur le fait que l’ICANN démontrait des raisons commerciales plausibles à l’exigence de prix aussi élevés, et que cela n’avait pas empêché d’autres opérateurs de candidater. Il n’y avait pas de preuve que l’ICANN avait intentionnellement voulu porter préjudice à Name.space dans cette initiative.

La Cour d’appel, ne jugeant qu’en droit à cette étape, ne s’est pas prononcée sur la problématique d’atteinte au droit des marques, les domaines n’étant pas encore actifs au moment du premier jugement.

Ces domaines désormais actifs, Name.space pourrait en principe déposer une nouvelle plainte pour violation de ses droits de marque. Mais une telle initiative n’est sûre d’être couronnée de succès puisqu’il a été clairement affirmé par l’USPTO que les domaines ne pouvaient être protégés à titre de marque (cf. Trademark Manuel of Examining Procedure, 1215.02(d)).

C’est donc sans surprise que Name.space échoue encore une fois dans sa bataille pour tenter d’intégrer ses domaines dans la racine de l’IANA.

Written by Nathalie Dreyfus01/09/2015

Du 15 avril au 15 juin 2015, une période d’enregistrement prioritaire avait été ouverte pour les titulaires de marques souhaitant enregistrer des réseaux Frogans dédiés et créer des adresses Frogans pouvant contenir leur marque.

Depuis le 15 juin, ce sont désormais les entrepreneurs qui ont la possibilité d’enregistrer en priorité leurs réseaux et adresses Frogans, pour une période de 4 mois.

L’OP3FT, organisation à but non-lucratif, a lancé un nouveau type de site Internet sous la technologie Frogans, appelés sites Frogans.
Ces sites sont basés sur une nouvelle couche logicielle prenant la forme d’une plateforme pour la publication de contenu sur Internet, très simple à utiliser.

Cette couche logicielle est sécurisée par l’attribution préalable d’un TLD « .frogans » permettant de nommer les serveurs. Le TLD « .frogans » est un « Dot Brand » ayant uniquement vocation à sécuriser l’infrastructure technique du système d’adressage des sites Frogans.
Seule l’OP3FT est titulaire des noms de domaine dans l’extension « .frogans » et leur enregistrement est fermé aux tiers.
A ne pas confondre donc les « .frogans » avec des domaines de premier niveau classiques.

L’accès aux sites Frogans se fait via un réseau Frogans composé d’adresses Frogans, qui sont facilement mémorisables et comparables aux noms de domaine du Web.
Ces adresses se composent du Nom de Réseau et du Nom du Site, séparés par un astérisque (*), et prenant la forme suivante : NomDuRéseau*NomDuSite.

Chaque adresse Frogans fait donc référence à un réseau Frogans, qui peut être de trois types :
– Réseaux Frogans Dédiés : utilisables sur Internet sous un nom de réseau customisé.
– Réseaux Frogans Publics : utilisables sur Internet sous le nom de réseau « Frogans ».
– Réseaux Frogans Internes : utilisables sur l’intranet sous le nom de réseau « Intranet ».

Par exemple, une adresse Frogans pourrait prendre la forme « Dreyfus*Contact », renvoyant à un site dédié à la prise de contact avec le cabinet Dreyfus (numéros de téléphone, adresse, email…).

Les sites Frogans peuvent être lus via un logiciel gratuit, appelé Frogans Player, qui est l’équivalent d’un navigateur Web. Leur forme n’est pas prédéfinie et ils sont suffisamment petits pour être chargés avec une connexion faible ou sur des appareils bon marché.

Cette fonctionnalité permet de réduire les coûts à la fois pour le consommateur et pour les développeurs de sites web puisque les sites Frogans seront disponibles en une seule et unique version pour n’importe quelle plateforme ou appareil.

Les sites Frogans sont également multilingues, puisque les adresses Frogans peuvent contenir des caractères internationaux et ainsi s’écrire en plus de 170 langues, dans le sens d’écriture que l’on souhaite (droite à gauche ou gauche à droite). Cette fonctionnalité était essentielle pour les développeurs qui souhaitaient surtout ouvrir la technologie Frogans au marché asiatique.

Le but de la technologie Frogans est de rendre les sites Internet plus faciles à utiliser et à élaborer pour le consommateur moyen et les futurs développeurs, mais aussi de leur permettre d’exprimer leur créativité à travers ces sites. Ces nouveaux sites vont également permettre à leurs créateurs d’avoir un contrôle total sur leur contenu grâce à sa version d’affichage unique, et ainsi leur garantir une meilleure sécurité.

Le 15 avril 2015, la période d’enregistrement prioritaire pour enregistrer les adresses constituant les réseaux Frogans dédiés avait été ouverte aux titulaires de marques pour une période de 2 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 juin 2015.

La répartition des adresses est basée sur le principe du « premier arrivé, premier servi », et les périodes d’enregistrement initial peuvent aller de 1 à 10 ans.

Pour être acceptées dans le processus, les marques doivent être enregistrées soit :
– Auprès d’un office national, comme l’INPI ou l’USPTO pour les Etats-Unis
– Auprès d’un office régional, comme l’OHMI ou l’OAPI
– Auprès de l’office international de l’OMPI
Il peut également s’agir de marques non-enregistrées à la condition qu’elles soient validées par une décision de justice, ou qu’elles soient protégées par la loi ou un traité.

Ne sont toutefois pas éligibles aux adresses Frogans les types de marques suivants :
– les marques figuratives ou sonores
– les marques non-enregistrées
– les marques enregistrées auprès d’un office fédéré ou local
– les marques annulées, opposées, invalidées ou corrigées
– les marques en cours d’enregistrement

La disponibilité des adresses Frogans peut être vérifiée dans la base de donnée Whois, qui peut fournir les informations relatives à l’Opérateurs du FCR (Registre Central Frogans) ou aux titulaires de réseaux Frogans.

Ce système bloque alors l’accès aux noms réservés, et une liste de toutes les adresses Frogans enregistrées peut être téléchargée sur le site de l’Opérateur.
Une procédure UDRP spécifique (UDRP-F) est également mise à disposition des titulaires de marques souhaitant former des recours contre de potentiels cybersquatteurs.
Les tiers lésés dans leurs droits peuvent également déclencher un « rapport d’abus » pouvant aboutir à l’annulation du réseau Frogans dédié, s’ils réussissent à apporter la preuve de leur titularité sur la marque reprise.

La période de priorité pour les titulaires de marques s’étant terminée le 15 juin dernier, ces derniers ont désormais laissé la priorité aux entrepreneurs pour une période de 4 mois, soit jusqu’au 15 octobre 2015.

Toute personne, individu ou organisation, quel que soit son initiative, son pays, ou son activité, et qui souhaiterait développer une initiative basée sur la publication de sites Frogans, pourra alors enregistrer des réseaux Frogans dédiés avec le nom de leur choix : terme générique, nom géographique, nom de communauté, marque, etc.

A la suite de cette période de priorité pour les entrepreneurs, ce seront les développeurs qui pourront en bénéficier, avant que la technologie Frogans ne soit ouverte au grand public.

Dreyfus & associés se propose de vous assister au cours de cette période d’enregistrement prioritaire, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits au regard de cette technologie.

Written by Nathalie Dreyfus30/07/2015

2014 a été une année fructueuse pour l’Office européen des brevets (OEB). Dans son rapport publié le 26 février 2015, l’OEB affiche une hausse de 3,1% des demandes de brevets déposées auprès de l’OEB. Ainsi, un nouveau nombre record de 274 174 demandes de brevets a été atteint en 2014, contre 266 000 demandes environ en 2013.

Cette forte augmentation a été observée pour la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Toutefois, la Finlande, la Suisse, l’Espagne ainsi que le Japon ont connu une chute de demandes de brevets. Les Etats-Unis et la Chine ont, quant à eux, connu une croissance spectaculaire bien qu’ils démarraient à partir d’un volume de demandes déjà élevé.

En 2014, les entreprises européennes telles que Philips, Siemens, BAS, Robert Bosch et Ericsson ont été les plus nombreuses à déposer des demandes parmi les secteurs technologiques les plus actifs à l’OEB. Cette croissance montre à la fois la solidité de l’économie européenne dans le domaine de l’innovation technologique et la stabilité et la variété de son portefeuille de brevets. Il est à noter que plusieurs entreprises américaines et asiatiques font parties du top 10 de ce classement.

On notera par ailleurs que les secteurs dans lesquels le volume de demandes auprès de l’OEB a le plus augmenté sont la biotechnologie, les transports, l’informatique, la communication numérique et les techniques de mesure.

Un programme ambitieux pour moderniser et réformer l’OEB dans plusieurs domaines phares a été lancé en vue de gérer efficacement la demande croissante des brevets. Ainsi, l’OEB souhaite promouvoir son infrastructure informatique, sa politique de ressources humaines ainsi que la coopération avec les États membres afin de contrôler les coûts. Ce programme a déjà fait ses preuves en 2013 et l’OEB souhaite continuer sur cette voie.

Rapport annuel 2014

Written by Nathalie Dreyfus30/07/2015

Si l’art et le droit sont deux univers en apparence opposés, ils sont en réalité intimement liés car les artistes, de manière générale, sont tous très attachés à la reconnaissance et au respect de leurs œuvres. Juridiquement, les droits d’auteur constituent à ce jour l’outil le plus efficace pour garantir aux auteurs le respect de leurs œuvres. Ces droits d’auteurs sont formés de droits patrimoniaux et de droits moraux. Si les droits patrimoniaux sont couramment cédés à des éditeurs, producteurs et autres professionnels, les droits moraux appartiennent quant à eux ad vitam aeternam à son auteur, ensuite à ses héritiers. En effet selon l’article L. 121-1 al. 2 du Code de la Propriété Intellectuelle le droit moral est perpétuel, imprescriptible et inaliénable.

Récemment l’architecte Jean Nouvel, auteur de l’établissement culturel de la Philharmonie de Paris, a justement considéré, qu’en raison de travaux apparemment mal entrepris, ses droits moraux sur l’œuvre n’auraient pas été respectés. Après une tribune au Monde relatant ses déceptions quant au projet dont l’ouverture au public semblait prématurée, il a donc décidé de poursuivre la Philharmonie de Paris pour que le rendu final corresponde fidèlement à sa vision d’origine. Son avocate précise ainsi qu’il demande à la cour que soit ordonné des « travaux modificatifs » à l’ouvrage pour que les vingt-six « non-conformités » par rapport au dessin initial soient corrigées. L’architecte ne réclame par ailleurs pas d’indemnisation, ce qui renforce le caractère symbolique du droit moral.

Alors que le complexe destiné à la musique est ouvert depuis le 14 janvier, son chantier n’est en effet pas terminé. Jean Nouvel avait lui-même affirmé que « le bâtiment a été ouvert dans un planning ne permettant pas de respecter les exigences architecturales et techniques ». Suite aux problèmes financiers conséquents d’un projet financé à 100% par l’argent public, l’architecte avait alors également ajouté que l’architecture du bâtiment est « martyrisée, les détails sabotés, les contribuables auront donc à payer, une fois encore, pour corriger ces aberrations décisionnelles ». Par conséquent l’architecte a souhaité faire valoir son droit moral, notamment le droit au respect de son œuvre.

Sur ce sujet, la cour de cassation a déjà apporté plusieurs éléments d’appréciation aux juges du fond, dans plusieurs affaires relatives aux droits moraux sur des œuvres architecturales. En effet, dans un arrêt du 11 juin 2009, elle énonce qu’il « appartenait [à la Cour d’appel] de rechercher si par leur nature et leur importance les modifications réalisées avaient ou non excédé ce qui était strictement nécessaire et étaient ou non disproportionnées au but poursuivi par le propriétaire ». Cette position est donc restée inchangée puisqu’un arrêt du 7 janvier 1992 affirmait déjà que la « vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux ; qu’il appartient néanmoins à l’autorité judiciaire d’apprécier si ces altérations de l’œuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder ».

Les juges du fond du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui s’appuieront probablement sur ces jurisprudences, auront donc à fixer le sort de la Philharmonie de Paris dont la conception avait été attribuée en 2007 à Jean Nouvel.

Written by Nathalie Dreyfus30/07/2015

Le régime fiscal luxembourgeois applicable aux revenus liés à la propriété intellectuelle va évoluer pour lutter contre le « dumping fiscal ». Celui-ci sera en effet adapté afin de se conformer aux nouvelles normes de l’OCDE et au Code de conduite de l’Union Européenne.

En 2007, par le biais d’un nouvel article 50bis de la loi du 4 décembre 1967 relatif à l’impôt sur le revenu, le Luxembourg avait introduit une exonération à hauteur de 80% des revenus générés par les droits de propriété intellectuelle. Ce système d’allégements fiscaux, dit « IP box », avait été mis en place par une dizaine d’Etats membres de l’UE.

Cependant, les Etats en concurrence pour attirer les entreprises sur leur territoire sont, depuis plusieurs années, sous la loupe de l’OCDE et de G20. Pour éviter que ces Etats n’utilisent leur IP box pour faire du dumping fiscal, les Etats membres ont approuvé un Code de conduite listant six critères permettant d’identifier les situations de dumping fiscal, dont l’absence d’« activité économique réelle » des entreprises bénéficiant d’une IP box sur le territoire de l’Etat concerné.

Au niveau de l’OCDE et de l’UE, deux grandes approches existent pour expliciter le critère « d’activité économique réelle »:

l’approche du « faisceau d’indices » (nexus), fondée sur l’existence d’un lien entre les dépenses de recherche et développement (R&D) et le revenu provenant des brevets développés (approche notamment soutenue par l’Allemagne) ;
et l’approche en termes de prix de transfert, reposant sur le niveau des prix pratiqués par l’entreprise bénéficiant de l’IP box lorsqu’elle commercialise ses droits de propriété intellectuelle dans le pays (approche qui était notamment soutenue par le Luxembourg et le Royaume-Uni).

A la suite d’une publication par l’OCDE, en septembre 2014, d’un rapport dans lequel était préconisé l’approche du « faisceau d’indices » pour apprécier le critère d’activité économique réelle ainsi qu’un consensus autour d’une proposition de l’Allemagne et du Royaume-Uni, il a été décidé d’amender le Code de conduite pour y intégrer cette approche du « faisceau d’indices » d’ici la fin 2015.

Le Luxembourg, ainsi que les autres Etats membres concernés devront donc modifier leur régime « IP box » en conséquence. Une entrée en vigueur progressive des nouvelles règles assortie d’une période transitoire est prévue. Tous les contribuables couverts par le régime en vigueur pourront conserver leurs prérogatives jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Passée cette date, les contribuables ne pourront plus bénéficier des avantages octroyés par l’ancien régime. Par ailleurs, aucun nouveau contribuable ne pourra bénéficier du régime existant après le 30 juin 2016.

Nathalie Dreyfus

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