Le 20 février 2015, le Parlement français a adopté la Loi N° 2015-195 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.
Cette loi organise en réalité la transposition de trois directives communautaires dans les domaines du droit d’auteur, droits voisins et du patrimoine culturel.
Ces transpositions représentent un grand pas en avant pour la protection de certains droits voisins et des œuvres orphelines, et renforcent la coopération européenne pour la restitution des biens culturels.
Trois directives communautaires ont donc été transposées via cette Loi N° 2015-185 :
La Directive 2006/116/CE du 27 septembre 2011, prolongeant la durée de protection des droits voisins pour les artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes.
La Directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 instaurant un nouveau régime juridique des œuvres orphelines
La Directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 organisant une coopération interétatique pour la restitution des biens culturels.
Directive 2006/116/CE: prolongement de la durée de protection des droits voisins.
La loi du 20 février 2015 a modifié l’article L.211-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), allongeant la durée de protection des droits voisins sur celle des droits d’auteur au bénéfice des compositions musicales comportant des paroles et fixées dans un phonogramme.
Les artistes-interprètes et producteurs concernés voient alors la protection de leurs droits patrimoniaux passer de 50 ans à 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la première communication de l’interprétation au public.
Toutefois, la durée de protection pour les artistes-interprètes et producteurs de vidéogrammes sera toujours de 50 ans.
La loi ajoute également des nouveaux articles dans le CPI (L.212-3-1 à L.212-3-4) accordant aux artistes-interprètes le droit de résilier tout contrat d’engagement avec un producteur dès lors que ce dernier n’assure pas une diffusion suffisante de l’œuvre interprétée.
Ces nouveaux articles du CPI offre un environnement juridique plus favorable pour l’exploitation des droits des artistes-interprètes de phonogrammes.
L’extension de protection de 20 ans est accompagnée de l’introduction d’une nouvelle rémunération annuelle pour ces artistes payés sur la base d’un montant forfaitaire par les producteurs de phonogrammes en contrepartie de la cession de leurs droits.
Le nouveau droit de résiliation des contrats d’engagement leur offre également une porte de sortie dans les cas où leur exécution leur serait préjudiciable.
Ces nouvelles garanties vont probablement attirer de nouveaux artistes-interprètes et producteurs sur le territoire français, où rappelons-le, s’applique l’un des régimes les plus protecteurs au monde en la matière.
Directive 2012/28/UE: nouveau régime juridique des œuvres orphelines.
La loi du 20 février 2015 a introduit un nouveau chapitre dans le CPI autorisant les librairies, musées, services d’archives, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et aux établissements d’enseignement, de rendre accessible au public les œuvres considérées comme « orphelines ». Sont désignées comme telles les œuvres dont l’auteur ne peut pas raisonnablement être identifié et localisé malgré des recherches poussées.
Cet amendement représente une avancée législative considérable compte tenu des problématiques juridiques rencontrées jusque là en matière d’œuvres orphelines.
Directive 2014/60/UE: la restitution organisée des biens culturels.
Enfin, la loi du 20 février 2015 a intégré de nouvelles dispositions dans le Code du Patrimoine garantissant la restitution des biens culturels. Cette disposition concerne les biens considérés comme des trésors nationaux, et présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national sur le plan historique, artistique ou archéologique, et qui auraient été illicitement sortis de leur territoire national après le 31 décembre 1992.
Cette nouvelle procédure facilite grandement la restitution de ces trésors et contribue au renforcement de la coopération culturelle au niveau européen.
Le 18 septembre 2015, la République de Gambie a adhéré au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »). Elle devient ainsi le 96e membre du système de Madrid.
Pour rappel, le système de Madrid permet au déposant d’une marque de protéger cette dernière simultanément sur le territoire des 112 pays couverts par les 96 membres de ce système et représentant plus de 80% du commerce mondial.
Ce système simplifie donc la protection des marques en rationalisant le processus d’enregistrement d’une marque au niveau international car permettant aux titulaires de marque de déposer une demande d’enregistrement dans un grand nombre de pays, par l’accomplissement d’une seule formalité, dans une seule langue (français, anglais ou espagnol) et en ne payant qu’une seule série de taxes.
Le traité lié à cette adhésion de la République de Gambie au système de Madrid entrera en vigueur le 18 décembre 2015. Les titulaires de marque pourront alors inclure la République de Gambie lors du dépôt d’une marque internationale et pourrons étendre des enregistrements internationaux existants à la Gambie.
Par ailleurs, le 6 octobre 2015, le gouvernement de la République de Gambie a notifié au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des déclarations en vertu des articles 5.2)b) et c) et 8.7)a) du Protocole.
Ainsi, le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection sera remplacé par un délai de 18 mois. Un refus provisoire fondé sur une opposition pourra également être notifié après l’expiration de ce délai.
Le gouvernement a également notifié le souhait de recevoir une taxe individuelle en cas de désignation de la République de Gambie dans une demande internationale dans le cadre d’une désignation postérieure à un enregistrement international ou à l’égard du renouvellement d’un enregistrement international.
Ces déclarations de la République de Gambie entreront en vigueur le 6 janvier 2016.
Le système de Madrid est un système bénéfique aux titulaires de marques et le nombre de membres augmente chaque année. Pourtant, l’adhésion de certains pays se fait toujours attendre, comme par exemple celle du Canada.
Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.
A l’instar du phénomène « Je suis Charlie » lors des tragiques évènements de janvier dernier, les récents attentats de Paris du 13 novembre 2015 ont également été l’occasion de déploiement de messages de soutien tels que « Je suis Paris » ou « Pray for Paris ».
Depuis, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a recensé plus d’une dizaine de tentatives de dépôts de ces slogans. En effet, relayés mondialement et sur tous les réseaux sociaux, certaines personnes ont vu l’opportunité de tirer profit de ce phénomène. C’est une cinquantaine de dépôt de marque « Je suis Charlie » que l’on avait pu dénombrer au lendemain des attaques survenues contre la rédaction du Journal Charlie Hebdo.
Or, au même titre que les dépôts de marques relatifs aux attentats de Charlie Hebdo, l’INPI a fait savoir vendredi 20 Novembre qu’il se refusait à enregistrer des signes à titre de marque tels que « Je suis Paris » ou « Pray for Paris ».
En effet, selon l’INPI ces signes ou leurs variantes apparaissent contraires à l’ordre public. L’article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle français dispose en effet qu’une demande d’enregistrement doit être rejetée s’il apparaît « que sa publication est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». Les termes composant les signes en question ne sauraient être captés par un acteur économique du fait de leur perception par la collectivité au regard des événements survenus le vendredi 13 novembre 2015.
Cette décision de l’INPI relative au refus d’enregistrement des slogans « Je suis Paris » et « Pray for Paris » à titre de marque, a une base différente de celle relative au slogan « Je suis Charlie ». En effet, le 13 janvier dernier l’INPI avait refusé d’enregistrer ce slogan à titre de marque sur le fondement du caractère descriptif des termes en question selon l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français.
Or, la décision de l’INPI concernant le refus d’enregistrer les slogans « Je suis Paris » et « Pray for Paris » à titre de marque se fonde sur une base juridique différente : la contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
La notion d’ordre public est traditionnellement utilisée pour justifier l’enregistrement de marques faisant référence à des drogues ou à des insanités mais elle également pu être invoquée au sujet de refus d’enregistrement de slogans à titre de marque.
A titre d’exemple, le Directeur de l’INPI a rendu une décision en 2003 au sujet du refus d’enregistrement à titre de marque du slogan « Non à la Turquie en Europe » car contraire à l’ordre public.
Par la suite, la Cour d’Appel de Paris a confirmé la décision du le Directeur de l’INPI en estimant que le signe constituait « un slogan qui, contrairement à l’objet du droit des marques, n’a pas pour finalité de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre afin d’en garantir au consommateur l’identité d’origine, mais d’instaurer au profit de l’association […] un privilège d’exploitation purement politique sur l’emploi de ce signe » (CA Paris, 4e ch., sect. A – 9 juin 2004). Selon la Cour, l’association avait cherché « à se voir accorder, par un détournement du droit des marques, un droit privatif sur l’un des termes de ce débat ».
De la même manière et suite au précédent refus d’enregistrement à titre de marque du slogan « Je suis Charlie » par l’INPI, l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Interieur (OHMI) a pu indiquer le 16 janvier 2015 dans un communiqué que le même signe serait probablement refusé à titre de marque sur le fondement de l’article 7(1)(f) du Règlement sur la marque communautaire. En effet, cet article prévoit que sont refusées à l’enregistrement les marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Les slogans « Je suis Charlie » ou encore « Pray for Paris » sont des formules qui ont été appropriées tant par des citoyens français que par le reste de la population mondiale. Utilisés sous de multiples formes sur les réseaux sociaux et au travers de diverses manifestations, de potentiels consommateurs ne peuvent être en mesure de percevoir la combinaison de ces termes comme un signe remplissant la fonction de marque.
Par conséquent le refus d’enregistrement de l’INPI est donc totalement conforme à la position selon laquelle les titulaires des demandes de marques « PRAY FOR PARIS » ou » JE SUIS PARIS » ont cherché à s’approprier des slogans bénéficiant d’une forte popularité et qui n’avaient pas été créés à l’origine pour des fins commerciales.
Ce slogan, très largement utilisé en France comme à l’étranger depuis les attentats, véhicule un message de soutien et ne serait donc être perçu par le public comme une marque garantissant l’origine des produits ou services du déposant.
Outre le fondement en droit, la position de l’INPI est bienvenue. En effet, on ne saurait autoriser quiconque de profiter à titre commercial d’évènements aussi tragiques.
Dreyfus a reçu le prix du cabinet de Propriété Intellectuelle le plus innovant par Legal Awards Corporate LiveWire 2015.
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Récemment alertée par les pratiques cruelles réservées aux crocodiles dont la peau est utilisée pour la confection des fameux sacs Birkin de la maison Hermès, la chanteuse Jane Birkin a fait part à Hermès de sa volonté de débaptiser le sac en crocodile portant son nom. La chanteuse souhaite ainsi que son nom ne soit plus associé à de telles pratiques.
Le sac Birkin, créé au début des années 1980 à la suite d’une rencontre entre la chanteuse et le président d’Hermès à l’époque, Jean-Louis Dumas, est pourtant l’un des sacs phares de la maison Hermès depuis la date de sa création.
Si ce fait divers a éveillé la curiosité des adeptes de la marque de luxe Hermès, il a également attisé la curiosité des juristes. En effet, face à une telle annonce, la question qui se pose est celle de savoir si la chanteuse Jane Birkin peut légalement faire débaptiser le sac en crocodile.
Le fait de baptiser un sac de créateur du nom d’une star n’est pas une pratique isolée, il existe ainsi pléiade de sacs portant le nom de leur muse. Pour ne citer que les plus célèbres, on relève le So Kelly de chez Hermès en hommage à Grace Kelly, le Jackie de Gucci, le Lady Dior, ou encore le B. Bardot de Lancel.
Ces noms étant associés à des sacs, autrement dit à des produits, ils ont naturellement fait l’objet d’un enregistrement en tant que marques. C’est le cas par exemple du nom Birkin, déposé et enregistré en tant que marque française et internationale par HERMES INTERNATIONAL depuis 1997, ainsi que du « so kelly » déposé en 2009. Il en va de même du « Jackie » faisant référence à Jackie Kennedy, déposé par la maison italienne GUCCIO GUCCI en 2008.
La pratique consistant à enregistrer en tant que marque un nom patronymique a été admise par la législation et la jurisprudence française depuis longtemps.
Le nom patronymique constitue un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible. Pourtant l’article L.711-1 alinéa 2 a) du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les noms patronymiques peuvent être enregistrés à titre de marque. En outre depuis l’arrêt Bordas de 1985 (Cass. Com. 12 mars 1985, N°84-17163), il est admis qu’une convention puisse porter sur l’utilisation commerciale d’un nom patronymique.
Par la suite, la cour de cassation est venue préciser les conditions aux termes desquelles un nom patronymique pouvait être enregistré à titre de marque. Dans un arrêt du 6 mai 2003 (Cass. Com. N°00-18192), la cour de cassation a ainsi considéré qu’un associé fondateur qui aurait donné son accord pour l’insertion de son patronyme dans la dénomination sociale de la société doit également expressément renoncer à ses droits patrimoniaux et autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque. Autrement dit, l’usage du nom patronymique d’un tiers est limité à ce qui a été expressément autorisé par le titulaire du nom.
Par la suite la cour de cassation est intervenue dans le cadre de l’affaire Inès de la Fressange au sujet de l’usage, par la société de mode portant son nom, de son patronyme à titre de marque. Après avoir été licenciée de la société, la créatrice de mode avait tenté de recouvrer ses droits sur son nom en invoquant la déceptivité de la marque sur le fondement de l’article L. 714-6 b) du Code de la propriété intellectuelle. Elle prétendait que les consommateurs seraient induits en erreur en croyant acheter des vêtements dessinés par elle. Mais ce ne fut pas la position adoptée par la cour de cassation qui, sur la base de l’article 1628 du Code civil et de la garantie d’éviction, débouta la créatrice de sa demande (Cass. Com. 31 janvier 2006, N°05-10116).
Quelques mois plus tard, la Cour de Justice de l’Union Européenne a elle aussi été saisie d’une question similaire dans l’affaire Elizabeth Emanuel (CJCE. 30 mars 2006. Aff. C-259/04. Elizabeth Florence Emanuel c/ Continental Shelf). Dans cet arrêt il était question de la cession par la créatrice de mode Elizabeth Emanuel, de son entreprise portant son nom ainsi que des actifs y étant attachés, dont la marque ELIZABETH EMANUEL. Or suite à la cession, la créatrice de mode a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque cédée estimant, tout comme Madame de la Fressange, que le public était victime d’une confusion dans la mesure où elle n’était plus la créatrice des vêtements commercialisés sous la marque.
La Cour a considéré que la marque ELIZABETH EMANUEL n’était pas à elle seule de nature à tromper le public sur la provenance des vêtements. Mais selon la Cour, il appartient au juge national de vérifier qu’il n’existe pas une volonté de la part de l’entreprise titulaire de la marque de faire croire au consommateur que la créatrice participe toujours à la conception des vêtements. Il s’agirait alors d’une manœuvre dolosive susceptible d’engager la responsabilité de la société.
En l’occurrence, Jane Birkin n’étant pas associée à la conception du sac elle ne saurait se baser sur cette solution pour obtenir que le sac en crocodile soit débaptisé.
Reste donc à savoir si cette volonté de débaptiser le sac Birkin en crocodile pourra être réalisée dans la mesure où le nom patronymique de la chanteuse, enregistré à titre de marque, pourrait être considérée comme partie intégrante de l’actif de la société Hermès.
En outre, le 11 septembre dernier le sellier se félicitait dans un communiqué de presse que Jane Birkin semblait satisfaite par les dispositions prises par la maison Hermès suite à polémique apparue cet été.
1. Jane Birkin peut-elle légalement interdire à Hermès d’utiliser son nom ?
Oui, Jane Birkin peut s’opposer à l’utilisation de son nom si cela porte atteinte à son image ou si elle n’a pas donné son consentement explicite. En droit français, le nom de famille est protégé par le droit au respect de la vie privée et par le droit des marques, s’il est déposé.
2. Quels sont les critères pour défendre son nom en tant que marque ?
Pour défendre son nom, il faut prouver sa notoriété, son usage dans un cadre commercial, et démontrer un risque de confusion ou d’atteinte à sa réputation. Cela peut inclure des célébrités ou des personnalités publiques.
3. Hermès doit-il changer le nom du sac Birkin ?
Pas nécessairement. Si Hermès a obtenu l’accord initial ou si le nom est devenu une marque indépendante, l’usage peut être justifié. Toutefois, toute opposition légale de Jane Birkin pourrait contraindre la marque à revoir cet usage.
A l’heure où le numérique prend de plus en plus de place dans notre vie quotidienne il paraissait nécessaire d’encadrer cet outil au niveau législatif. Or rappelons que s’il existe déjà une loi française sur le numérique, cette loi date de 2004 et ne prend donc pas en compte plusieurs technologies innovantes telles que les réseaux sociaux, le Big Data ou encore les smartphones.
C’est ainsi que le gouvernement avait annoncé, début 2013, à l’occasion d’un séminaire sur le numérique, sa volonté de déposer un projet de loi sur le numérique au cours de la législature.
A cet effet, plusieurs cabinets au sein du gouvernement ainsi que le Conseil National du Numérique et la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) ont été mis à contribution afin de donner leur avis et de faire des propositions sur les points à améliorer. Le gouvernement a même été encore plus loin en mettant en place une plateforme de consultation en ligne invitant chacun à donner son avis sur le projet de loi numérique.
La première pierre à l’édifice a été versée par le Conseil National du Numérique (CNN) qui a remis le 18 juin 2014 son rapport « Ambition numérique » au Premier ministre Manuel Valls.
Le rapport fait état de 70 propositions dont devrait largement s’inspirer le projet de loi sur le numérique. Parmi ces propositions on retiendra notamment la création d’un principe de neutralité du net destiné à assurer à tous un même accès aux réseaux quel que soit l’opérateur. La neutralité du net permet de garantir l’égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet et donc d’exclure tout type de discrimination à l’égard tant de la source, de la destination que du contenu de l’information transmise.
Sur ce point il est intéressant de relever que le principe de « neutralité du net » n’est pas une invention du CNN. Bien au contraire il s’agit d’un principe qui a fait l’objet de débats et de lobbying intenses aux Etats-Unis avant d’être adopté par la Federation Communications Commission (FCC) le 26 février 2015. Ce principe est également en discussion auprès de la Commission européenne depuis 2011.
Autre point majeur abordé par le CNN, la recherche d’une loyauté des plateformes qui se concrétiserait par la mise en place de nouvelles obligations à la charge des grands acteurs du numérique tels que Google ou encore Facebook.
En outre et dans la mesure où il était difficile d’envisager une refonte de la loi numérique sans aborder la question de la protection des données personnelles, le CNN a également proposé de renforcer la politique de protection des données personnelles, notamment afin d’instituer un droit à l’oubli numérique.
La CNIL a par la suite pris le relais en rendant publiques ses propositions de réforme au sujet des de la protection des données personnelles le 13 janvier 2015. Le premier axe de ces propositions porte sur le renforcement de l’effectivité des droits pour les personnes et vise notamment à renforcer le droit d’accès ou « droit à la connaissance de ses données » peu utilisé jusqu’à présent et pourtant essentiel. Mais la CNIL souhaite également mettre en place des dispositions propres aux mineurs qui sont couramment les cibles de vols de données de par leur utilisation accrue d’Internet et en particulier des réseaux sociaux.
La CNIL propose ensuite de simplifier les formalités et règles applicables pour les entreprises, en particulier en ce qui concerne les formalités relatives aux transferts internationaux de données, particulièrement contraignantes à l’heure actuelle.
Fort de toutes ces propositions, le premier ministre Manuel Valls a annoncé le 18 juin 2015, au cours d’une présentation de la « stratégie numérique » du gouvernement devant une assemblée d’experts, sa volonté de rendre le futur projet de loi public courant juillet 2015. Lors de cette présentation, le premier ministre et la secrétaire d’Etat au numérique, Axelle Lemaire, ont notamment annoncé l’inscription dans la loi du principe de neutralité du net tant attendu ainsi que la modification de la loi sur les données personnelles.
D’autres mesures ont été révélées, notamment les volontés du gouvernement de mettre en place une grande école du numérique, de contrôler, par le biais d’inspections par les services de la concurrence, les conditions générales d’utilisation des grands sites opérant en France ou encore de créer des données d’intérêt public. Par ailleurs, la secrétaire d’Etat au numérique a révélé la future collaboration entre le gouvernement français et le Conseil de l’Europe pour la rédaction d’une charte des droits du citoyen et du numérique.
Finalement ce qui ressort de la stratégie numérique du gouvernement, c’est la volonté d’instiller le numérique dans tous les aspects de la vie des français c’est-à-dire aussi bien l’économie que le tourisme, l’éduction ou encore la santé. Le gouvernement souhaite ainsi « donner cinq ans d’avance à la France pour faire de notre pays une république du numérique » et par la même occasion servir de modèle au Conseil de l’Europe pour la rédaction du règlement européen prévu pour 2018 concernant l’encadrement de l’utilisation des données personnelles.
Depuis le mardi 2 décembre 2014, la nouvelle extension de nom de domaine <.paris> est accessible à tous. Le <.paris> constitue ainsi la première extension en France spécialement dédiée à une ville.
Alors qu’il est devenu difficile de se démarquer sur internet avec un nom de domaine désormais classique en <.fr> ou <.com>, le <.paris> constitue une nouvelle opportunité à ne pas manquer pour les entreprises et blogueurs souhaitant se différencier.
Le choix de la nouvelle extension <.paris> permet notamment d’associer au nom de domaine l’image de la ville de Paris, symbole de qualité, d’élégance et d’innovation dans le monde entier.
Ces nombreux avantages ne sont pas passés inaperçus puisque déjà fin 2014, plus de 2 000 entreprises avaient fait l’acquisition d’un nom de domaine en <.paris>, notamment dans les secteurs du luxe, de la gastronomie et de l’innovation. Ces chiffres ont rapidement augmenté et aujourd’hui, selon des statistiques du mois de mai 2015, il existerait plus de 18 000 noms de domaine en <.paris>.
I. Les particularités du .paris en termes d’enregistrement
La particularité de l’enregistrement en <.paris> tient à la condition d’appartenance à la Communauté de Paris. En effet, il est prévu à l’article 2.1.1. de la politique d’enregistrement en<.paris> que pour enregistrer et renouveler un nom de domaine en <.paris>, il faut que le demandeur soit en mesure de prouver qu’il réside dans la région parisienne, ou qu’il y exerce des activités professionnelles, personnelles, commerciales ou culturelles ou encore justifier de tout autre lien d’attachement direct ou indirect avec la région parisienne.
Cette condition n’est pas appréciée à la légère puisqu’il est indiqué à l’article 9 de cette politique d’enregistrement que « l’opérateur de registre est en droit de rejeter, révoquer ou supprimer à tout moment toute demande de nom de domaine, ou tout enregistrement qui en découle, s’il s’avère que le demandeur n’a pas satisfait à tout ou partie des conditions d’éligibilité ».
Il est intéressant de relever sur ce point que cette condition est propre à la nouvelle extension <.paris>. En effet, et à titre d’exemple, le <.london> ou encore le <.tokyo> sont attribués sans aucune restriction en termes d’appartenance à la région.
II. L’état du contentieux du .paris
Le <.paris> étant encore très récent, il existe peu de décisions extrajudiciaires et aucune décision judiciaire à son sujet. Pour autant, cela ne signifie pas que le contentieux est inexistant. Plusieurs affaires portent notamment sur l’enregistrement de noms de domaine en .paris, tels que les noms de domaine <match.paris>, <briochedoree.paris>, <laposte.paris> ou encore <eleven.paris>.
C’est ainsi que Danone a eu l’occasion de faire suspendre le nom de domaine <groupedanone.paris> le 5 juin 2015 dans le cadre d’une procédure URS auprès du National Arbitration Forum (No 1618861). Dans cette affaire, le fait que le nom de domaine reprenne intégralement le nom de la société et la marque Danone, et l’associe à la ville de Paris où se trouvait précisément la société, a permis de prouver la connaissance par le réservataire de l’identité de la société et a fortiori sa mauvaise foi.
Dans une autre affaire menée devant le Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI cette fois, la société du Figaro a obtenu le transfert des noms de domaine <le-figaro.paris> et <lefigaro.paris> (D2015-0094). Le réservataire avait tenté de démontrer que le terme Figaro était un mot commun, utilisé notamment pour désigner un personnage d’opéra. Mais associé à la ville de Paris qui est la ville où la société du Figaro a son siège social, il était clair que le réservataire avait enregistré et utilisé ce nom de domaine de mauvaise foi. Cette association à la ville de Paris a donc a été l’un des arguments permettant de démontrer l’identité du nom de domaine avec la marque et a fortiori le risque de confusion.
C’est le même argument tenant au siège social du titulaire de la marque qui a été énoncé dans la procédure URS du 31 mars 2015 (FA1503001608773) au sujet de <lasamaritaine.paris>.
Ainsi l’extension en <.paris> peut permettre, en matière de contentieux, de constituer un argument supplémentaire de la mauvaise foi du réservataire du nom de domaine lorsque le titulaire de droits dont la marque a été reprise est établi à Paris.
Mais ce n’est toutefois pas toujours le cas et les experts ne sont pas encore parvenus à un consensus sur la question de savoir s’il faut tenir compte des nouvelles extensions lors de l’examen comparé d’un nom de domaine et d’une marque au cours d’une procédure UDRP.
Lors de la création de la procédure UDRP, en 1999, les extensions disponibles étaient extrêmement limitées et se réduisaient aux gTLDs originelles (5) et aux ccTLDs (Country Code Top Level Domain) (247) qui correspondent aux extensions géographiques des pays. Les experts ont donc très rapidement établi un principe selon lequel l’extension ne doit pas être prise en considération lors de l’évaluation de l’identité ou des similitudes entre le nom de domaine litigieux et la marque revendiquée.
Avec l’arrivée des nouvelles extensions ce principe a été remis en question. Dans la première procédure UDRP faisant suite à l’introduction des nouvelles extensions, les experts devaient déterminer si le nom de domaine <canyon.bike> était identique ou similaire par rapport à la marque Canyon, enregistrée pour des vélos (D2014-0206). A cette occasion, les experts ont précisé que, dans le contexte des nouveaux gTLDs, il faudrait déterminer s’il est approprié de prendre en considération l’extension d’un nom de domaine dans l’appréciation de l’identité ou de la similarité de ce nom avec la marque. Cependant, dans cette affaire, les experts ont préféré considérer qu’il n’était pas nécessaire de répondre à cette question dans la mesure où le nom de domaine reprenait intégralement la marque Canyon de sorte que l’identité était démontrée.
Par la suite, dans le litige D2014-0369 concernant les noms de domaine <statoil.holdings> et <statoil.venture>, les experts ont examiné les deux hypothèses à savoir la comparaison des signes sans tenir compte des extensions et la comparaison avec les extensions. Mais les experts ne se sont pas prononcés pour autant sur la question de savoir s’il était pertinent d’en tenir compte puisque dans les deux hypothèses, les signes étaient similaires de sorte que la condition du paragraphe 4(a)(i) des principes UDRP était remplie.
Dans l’affaire D2014-0269 rendue au sujet du nom de domaine <zionsbank.holdings> les experts se sont longuement interrogés sur l’intérêt de prendre en compte l’extension. Mais en l’occurrence, ils ont considéré que le terme « holdings » à la fin du nom de domaine litigieux ne permettait pas de prouver le caractère identique ou similaire du nom de domaine par rapport à la marque Zions Bank. Néanmoins, ils ont précisé que selon les cas, l’examen de l’extension pouvait avoir un impact sur l’analyse de la condition du paragraphe 4(a)(i).
Plusieurs procédures URS propres aux nouvelles extensions ont révélé la volonté des experts de prendre en considération la nouvelle extension dans l’examen du risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque.
Notamment dans l’affaire Christian Dior Couture v/ Aris koulaidis (FA140201546033) du 1er avril 2014 portant sur l’enregistrement du nom de domaine <dior.clothing>. Dans cette affaire les experts ont notamment pris en considération le fait que le nom de domaine litigieux soit enregistré dans un gTLD faisant explicitement référence au domaine d’activité du requérant.
De la même manière dans l’affaire Paris Saint-Germain Football SASO v/ Alexandr Serenko et al. du 11 juin 2014 (FA1406001563159) où il était question de l’enregistrement du nom de domaine <parissaint-germain.club>, les experts ont considéré que le gTLD <.club> augmentait le risque de confusion dans la mesure où le requérant représente un club de football.
Finalement et pour conclure il est impossible à l’heure actuelle d’affirmer que les nouvelles extensions doivent être prises en considération lors de l’examen du caractère identique ou similaire d’un nom de domaine vis-à-vis d’une marque lors d’une procédure UDRP ou URS. En effet, les experts semblent réticents à affirmer un tel principe et ont jusqu’à présent, notamment au niveau des procédures UDRP, nuancé la prise en considération de ces extensions. Ceci n’est guère surprenant dans la mesure où les nouvelles extensions, accessibles à tous depuis 2012, représentent une évolution considérable par rapport aux gTLDs classiques autour desquels la jurisprudence s’est construite. Une évolution est donc attendue à ce sujet.
Selon une décision rendue le 6 février 2015 par la District Court de Virginie dans une affaire opposant Bayer et Belmora, le titulaire d’une marque non-enregistrée ne peut pas intenter une action sur le fondement du Lanham Act à moins qu’il ne prouve son utilisation sur le territoire américain.
Cette décision a renversé le premier jugement rendu par la TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) en 2009 dans l’affaire Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC (110 USPQ2d 1623), où le tribunal avait prononcé la nullité de la marque de Belmora.
Dans cette affaire, Bayer avait commercialisé un produit analgésique sur le territoire mexicain sous la marque enregistrée FLANAX. Cependant, Bayer n’avait jamais offert sur le marché ou vendu un quelconque produit sous la marque FLANAX aux Etats-Unis, ni enregistré cette marque sur le territoire américain.
En parallèle, Belmora avait commencé à vendre en 2004 une tablette analgésique aux Etats-Unis sous la marque FLANAX, enregistrée depuis 2005 sur ce même territoire.
Bayer a donc intenté une action en contrefaçon contre Belmora auprès du TTAB sur le fondement de la Section 14(3) du Lanham Act, interdisant l’utilisation d’une marque de manière à « porter confusion quant à l’origine des biens ou services désignés par la marque ou en connexion avec celle-ci ».
Bayer avait fondé sa demande sur la Section 14(3) du Lanham Act, mais également sur la Section 43(a) qui autorise le titulaire d’une marque à se pourvoir au civil pour contrefaçon d’une marque non-enregistrée (S. 43(a)(1)(A)), et pour publicité mensongère (S.43(a)(1)(B)).
Le TTAB soutenait que Bayer avait un intérêt légitime à protéger sa marque mexicaine, et qu’il avait démontré que Belmora utilisait de manière abusive la marque FLANAX dans l’unique but de profiter de la réputation et de la notoriété de la marque de son concurrent.
Belmora a alors interjeté appel et l’affaire a été portée devant la District Court de Virginie, qui a soulevé trois raisons principales pour lesquelles Bayer ne pouvait valablement invoquer la protection conférée par le Lanham Act.
Tout d’abord, et selon la Section 43(a)(1)(A) du Lanham Act, autrement dit la contrefaçon d’une marque non-enregistrée, la Cour a jugé que Bayer n’avait pas d’intérêt à agir répondant aux exigences de la « zone d’intérêts » établie par le Congrès. La Cour a précisé que la marque devait être utilisée sur le marché américain afin que son titulaire puisse prétendre avoir un intérêt à agir en contrefaçon.
Par ailleurs, Bayer n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice économique sur ses ventes ou d’une atteinte à sa réputation résultant de l’utilisation de sa marque FLANAX par Belmora. Notamment, la Cour souleva que Bayer n’avait réussi à démontrer qu’un préjudice équivalant à une « simple confusion », qui « ne constitue pas en elle-même une atteinte à la réputation ».
La Cour conclut que le demandeur, sans base pour invoquer la Section 14(3) du Lanham Act, ne pouvait pas par la même occasion invoquer la Section 43(a)(1)(B) du même Acte (publicité mensongère).
Enfin, la Cour confirma le rejet par le TTAB de la demande de Bayer sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris qui organise la protection des marques notoires.
En effet, la Cour a rappelé que cette Convention n’était pas d’application directe, et que les Sections 44(b) et (h) du Lanham Act ne permettaient pas d’invoquer l’article 6 bis de la Convention comme fondement d’une action en contrefaçon.
Cette affaire nous rappelle que la protection d’une marque non-enregistrée aux Etats-Unis selon le Lanham Act n’est reconnue que sous certaines conditions strictement limitées, et fait visiblement obstacle à toute action en contrefaçon sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris.
Le ciel bleu de Skype semble se couvrir de quelques nuages ! La société Skype a procédé au dépôt des marques communautaires semi-figuratives et verbales Skype en classes 9 et 42. La société British Sky Broadcasting Group a formé opposition à cet enregistrement en invoquant un risque de confusion avec sa marque communautaire antérieure SKY pour des produits ou services similaires.
Signe semi-figuratif et signe verbal demandé :
SKYPE
Marque antérieure invoquée : SKY
L’Office des marques communautaires (OHMI) ayant fait droit à l’opposition, la société Skype a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE). Mais, le TUE a confirmé le risque de confusion entre les signes.
Le TUE estime qu’une similitude tant visuelle, phonétique, que conceptuelle est indéniable entre les signes. En effet, phonétiquement et visuellement la partie dominante du mot est la première syllabe « Sky » qui est similaire à la marque antérieure SKY. Quant au plan conceptuel, « Skype » rappelle « Sky » et donc le ciel. En outre, le nuage dessiné autour du mot vient renforcer la similitude intellectuelle puisque le nuage renvoie au ciel qui se dit « Sky » en anglais.
Néanmoins, la société Skype a soulevé un argument intéressant tiré du caractère distinctif élevé de la marque en raison de sa notoriété. Il est vrai que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a mainte fois jugé que le caractère distinctif d’un signe peut résulter de sa notoriété. Ainsi, par exemple, la CJUE a estimé, dans une décision du 11 novembre 1997, à propos d’une affaire Sabel, que « la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public ». Et pourtant, le TUE a jugé que le risque de confusion n’est pas écarté en raison de la notoriété du signe, au motif que « dans l’hypothèse où le terme « skype » aurait réellement acquis une signification propre pour identifier les services désignés par la marque demandée, il s’agirait alors d’un terme générique et, en conséquence, descriptif, pour ce genre de services ». Il est vrai que « skype » est parfois utilisé en tant que verbe pour désigner un mode de communication audiovisuelle. Ainsi, bon nombre d’entre nous ont déjà entendu dire « On se skype demain ». La société Skype semble donc victime de son succès. Pour autant, pour considérer ce terme comme générique ne faudrait-il pas démontrer son utilisation pour tout type de communication audiovisuelle et non uniquement celles par le biais de « skype » ?
Enfin, la société Skype a soulevé comme dernier argument la coexistence paisible des signes au Royaume-Uni. Mais le TUE a considéré que cette coexistence n’a pas durée suffisamment longtemps pour qu’elle permette de démontrer l’absence de risque de confusion entre les signes.
Cette décision semble sévère envers la société Skype qui a procédé à de nombreux investissements pour que sa marque gagne en renommée et se voit finalement dans l’impossibilité de protéger le résultat de son travail. L’avenir nous dira si la société Skype choisira de porter la décision devant la CJUE et quelle sera alors sa position sur l’affaire.
Un décret du 2 juin 2015 (n°2015-595), portant application des dispositions de l’article 73 de la loi Hamon, a ouvert le régime des indications géographiques (IG) aux produits industriels et artisanaux. La porcelaine de Limoge, la dentelle de Calais, la soierie de Lyon ou encore le savon de Marseille pourront par exemple bénéficier de cette protection.
L’adoption de ces nouvelles IG a pour objectif non seulement de valoriser les produits traditionnels et le savoir-faire français mais aussi d’offrir une protection adaptée contre l’attribution parasitaire de l’image ou la renommée d’une zone géographique en raison de son savoir-faire.
En effet, ces dispositions ont été prises en réaction à l’affaire Laguiole. La Commune Laguiole est connue pour la fabrication de couteaux. Or, la marque a été déposée par un entrepreneur qui vend des couteaux importés d’Asie. En vertu de l’article L. 711-1-a) du Code de la propriété intellectuelle (CPI), il est en effet possible de déposer à titre de marque un nom géographique. Cependant, en vertu de l’article L. 711-4-h) du CPI, une marque ne doit pas porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. C’est sur ce fondement que la Commune Laguiole a introduit une action en justice. Elle fut malheureusement déboutée de ses demandes au motif qu’elle n’avait pas démontré en quoi l’enregistrement de cette marque créait un risque de confusion avec ses propres attributs ou était de nature à porter atteinte aux intérêts publics ou de nature à préjudicier à ses administrés. Une telle situation ne devrait plus se reproduire puisque désormais, grâce à la création de ces IGPIA, le savoir-faire dans la production de produits artisanaux et industriels attaché à une zone géographique est désormais protégeable.
Comme pour l’ensemble des indications d’origine, l’homologation du cahier des charAges est une condition préalable à la protection de ces IG protégeant des produits industriels et artisanaux. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est compétent pour homologation du cahier des charges. Une fois la décision d’homologation prise, celle-ci sera publiée au Bulletin d’officiel de la propriété industrielle. La nouvelle IGPIA constituera alors un droit antérieur opposable à l’enregistrement d’une marque. Toute atteinte à une IGPIA est qualifiée de contrefaçon.
Les nouvelles IGPIA bénéficient d’une protection renforcée puisque ce décret a aussi ouvert la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque aux IG. Depuis le 4 juin, il est désormais possible de faire opposition sur la base d’une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue mais aussi sur la base du nom d’une collectivité territoriale, d’une appellation d’origine, d’une indication géographique (IG) ou d’une nouvelle IG protégeant des produits industriels et artisanaux. L’ouverture de la procédure d’opposition permet la protection de ces droits antérieurs en évitant les coûts d’une action en justice.
Face à ces nouvelles dispositions, il conviendra d’intégrer dans les recherches d’antériorités préalables à l’enregistrement d’une marque ces nouvelles IGPIA afin d’éviter une procédure d’opposition ou une action en justice ultérieure.
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Written by Nathalie Dreyfus11/12/2015 
Le 20 février 2015, le Parlement français a adopté la Loi N° 2015-195 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel. 
