La Cour de justice fédérale allemande, le 14 mai 2013, retient la condamnation du moteur de recherche Google au motif que la fonction « suggest » qui permet une saisie semi automatisée des recherches des internautes peut porter préjudice aux particuliers et aux entreprises. En effet, lorsqu’un utilisateur entre une requête dans la barre de recherche, une série de mots clés lui est suggérée, pouvant parfois être à connotations négatives.
En l’espèce, une entreprise allemande et son dirigeant poursuivent Google au motif que l’assimilation faite du nom de ce dernier aux termes de « fraude » et de « scientologie » porte atteinte à ses droits de la personnalité. Ils demandent alors une indemnisation ainsi que la suppression des termes associés.
La Cour d’Appel de Cologne ne donne pas suite à la demande de l’entreprise et de son fondateur. Elle considère que l’utilisateur moyen comprend que sa recherche résulte du logiciel algorithmique de Google.
En revanche, la Cour de justice fédérale allemande prend une position divergente en considérant qu’une violation aux droits de la personnalité est constituée par l’idée négative dégagée de cette association. Ainsi, elle condamne Google en demandant la suppression des termes associés en raison de l’absence de lien avec la réalité.
Google verra sa responsabilité engagée, en Allemagne, dès lors qu’un plaignant lui aura notifié l’infraction et qu’une inaction du moteur de recherche sera constatée par une absence de mesures préventives. Ainsi, la suppression de la fonction saisie semi automatique de Google n’est pas exigée par la Cour. Aucun contrôle a priori des associations de mots clés conformes aux droits des personnes n’est imposé.
La position retenue par la Cour de justice fédérale allemande conduit le moteur de recherche à mettre en place une procédure de contrôle et d’analyse afin de supprimer toutes les associations de mots clés portant atteinte aux droits de la personnalité d’une personne. On peut envisager la difficulté de la tâche.
L’absence d’harmonisation des décisions relatives à Google « suggest » au niveau européen (Cass 1ère civ 19 février 2013, TGI Paris 23 octobre 2013) nécessiterait l’intervention de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Les dépôts à titre de marque de « Saveur de menthe poivrée » et « Un parfum de menthe poivrée » pour un spray de nitroglycérine ont récemment été rejetés par le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) de l’Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO). En effet, le TTAB a mis en avant le fait que la substance de menthe poivrée constitue une caractéristique fonctionnelle du produit et que le demandeur n’apporte aucune preuve de la distinctivité des marques.
La menthe poivrée comme caractéristique fonctionnelle du produit
L’examinateur a en effet estimé que la menthe poivrée est une caractéristique exclusivement fonctionnelle du produit et non pas un signe distinctif pouvant remplir le rôle de marque. Pour éclaircir cette notion de caractéristique « fonctionnelle » il convient de se pencher sur l’arrêt de la cour suprême des Etats-Unis Inwood Laboratories, INC v Ives Laboratories, INC en 1982 qui dispose qu’une caractéristique d’un produit est « fonctionnelle si elle est essentielle à son usage ou à ses fins, ou encore si elle en affecte son coût ou sa qualité ».
En l’espèce, le demandeur alléguait que c’est un ingrédient inactif du médicament n’ayant aucune propriété thérapeutique. Ainsi, il ne pouvait, selon lui, être considéré comme une caractéristique fonctionnelle.
Or, l’examinateur démontre par la production du descriptif d’un brevet américain délivré pour un spray de nitroglycérine que l’usage du menthol améliore les effets du médicament et en limite les effets secondaires.
La menthe poivrée ne constitue donc pas un élément superflu mais bel et bien un élément utile au médicament.
Le caractère distinctif
La distinctivité est une condition essentielle pour l’obtention d’un droit de marque. Non seulement la marque doit permettre aux clients de différencier le produit d’un produit concurrent, mais également être suffisamment différente du produit ou service qu’elle désigne.
L’examinateur rapporte que l’usage de la menthe poivrée pour un spray de nitroglycérine par la société n’est pas exclusif puisque d’autres en contiennent également. Il rappelle également que les arômes et parfums n’ont jamais porté intrinsèquement de caractère distinctif et qu’il est dès lors nécessaire que le demandeur démontre en quoi cette senteur était susceptible de fonctionner en tant que marque.
Dans le cas d’espèce, le demandeur n’a rapporté aucun élément de preuve de la distinctivité de sa marque.
La contrefaçon est un fléau économique et social : selon l’OCDE, la contrefaçon représente 5 à 7 % du commerce mondial, soit un volume approximatif de 200 milliards d’euros.
Contrairement aux idées reçues, elle ne se limite pas au commerce de cigarettes ou de produits de luxe. Evoluant en parallèle du marché légal, la contrefaçon touche tous les secteurs d’activité : alimentation, vêtements, soins corporels ou encore les médicaments. Certaines saisies effectuées cette année expriment bien ce phénomène. Ainsi, le 17 mai 2013, les services de douane du port du Havre ont saisi 1,2 millions de sachets d’aspirine contrefaisants en provenance de Chine. Autre cas : le 15 mai 2013, un contrôle effectué au port de Marseille a permis l’interception de 10.000 paquets de biscuits contrefaisants la célèbre marque « BN ».
Bien que significatives, ces saisies ne suffisent pas à redonner le sourire aux douaniers français. Malgré un afflux toujours plus massif de marchandises contrefaites, principalement en provenance d’Asie (70 %), les saisies se sont effondrées en 2012. En constante augmentation, elles avaient atteint les 8,9 millions d’articles saisis en 2011, pour retomber à 4,6 millions l’année suivante. Soit une chute de… 47 % !
Si les coupes budgétaires affectent aussi les douaniers, ceux-ci attribuent plutôt cette baisse à l’effet de la jurisprudence européenne Nokia-Philips (CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et a. et Nokia Corporation c/ Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs).
En effet, la solution retenue par la décision Nokia-Philips limite les possibilités d’intervention de la Douane sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement, en exigeant notamment de l’Administration des éléments de preuves justifiant son action. Ainsi, depuis début 2012, la Douane française a cessé toute intervention sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement. Cette jurisprudence expose clairement l’Europe au risque de devenir une plateforme de redistribution de la contrefaçon !
Cependant, la jurisprudence Nokia-Philips n’est pas encore gravée dans le marbre. Le Règlement européen n°608/2013, qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2014, ne proscrit pas la retenue des marchandises en transit ou en transbordement. En outre, la Commission Européenne dans ses propositions en date du 27 mars 2013, a affirmé sa volonté de rendre plus efficace la réglementation de l’Union sur ce point.
La Douane française constate également une hausse exponentielle de la vente des produits contrefaisants sur l’Internet. Ces articles, saisis par fret postal ou fret express, concernaient 1 % des articles saisis en 2005 (soit 35.000 articles) et 15 % en 2011 (soit 1.421.773). En 2012 les articles contrefaisants vendus via l’Internet représentaient un total de 1.428.281, soit 30 % des saisies ! Ayant réalisé l’ampleur du trafic de marchandises contrefaites sur l’Internet, les Douanes ont lancé en mars 2009 une cellule opérationnelle spécialisée dénommée « Cyberdouane ». Ces constatations sont également dues à l’activité accrue de cette cellule.
Ainsi, face à des contrefacteurs en constante évolution, la Douane française tâche de s’adapter. Pour être efficiente, cette adaptation de la Douane doit s’appuyer sur la coopération permanente avec tous les acteurs directement ou indirectement concernés.
Parmi ceux-ci, on retrouve les autres services de Douane, aussi bien Européens qu’étrangers. Si une meilleure harmonisation au niveau Européen est en cours, notamment via le règlement UE n°608/2013 et la proposition du « paquet marque » de la Commission Européenne en date du 27 mars 2013, elle demeure un processus de longue haleine. Quant à la coopération avec les services de douanes étrangers, la Douane française à bien pris la mesure de son importance, et ne cesse d’essayer de la renforcer, principalement avec les services Chinois et Hongkongais.
Par ailleurs, le partenariat avec les titulaires de droits améliore l’efficacité des services. Les titulaires de droits peuvent faire des demandes d’intervention. Gratuite et valable pendant une année, ces demandes d’intervention permettent aux douaniers de retenir toute marchandises suspectes pendant 10 jours et de mieux cibler leurs contrôles. Elles permettent également aux titulaires d’obtenir gain de cause pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle en justice.
Entre la protection des droits de propriété intellectuelle d’une part, et la liberté de circulation des marchandises légitimes d’autre part, la Douane française cherche constamment le juste équilibre sans avoir toujours les moyens de ses ambitions.
Les pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas, ont adoptés quelques changements concernant la protection des marques et des dessins et modèles sur leurs territoires.
Dans un souci de simplification des procédures l’Office de la Propriété Intellectuelle du Benelux a adopté 4 changements majeurs :
Le renouvellement de la marque par simple paiement des taxes
A compter du 1er octobre 2013, le seul fait de payer les taxes de renouvellement suffit à rendre efficace celui-ci. Il n’est plus nécessaire d’en faire la demande écrite au préalable. De plus, il est possible de payer les taxes en ligne sur le site de l’Office ce qui simplifie en conséquence la procédure.
Une nouvelle langue de travail
Si le Français et le Néerlandais étaient les deux langues officielles, à compter du 1er octobre 2013 l’Anglais viendra s’y ajouter. En effet, les dépôts pourront dorénavant être effectués en Anglais ce qui déclenchera une procédure intégralement en Anglais.
Le calcul de la période d’opposition
Le calcul de la période d’opposition ne se fera plus à compter du premier jour du mois suivant la publication mais à compter du jour de la publication. C’est-à-dire que pour une publication un 20 novembre 2013, la période d’opposition expire le 20 janvier 2014 et non plus le 1er février 2014.
Allongement du délai de suspension d’une opposition
En cas de suspension d’une procédure d’opposition le délai était initialement de deux mois, ce délai passe désormais à quatre mois.
Si la Belgique et le Luxembourg n’étaient pas encore partie du système du modèle international, c’est dorénavant chose faite. En effet, respectivement le 7 juin 2013 et le 3 septembre 2013, les gouvernements belge et luxembourgeois ont notifiés le dépôt de la ratification de l’Arrangement de la Haye.
Le Benelux contrairement à l’Union Européenne n’est pas partie à l’Arrangement de la Haye, c’est ainsi que pour une protection effective sur ces territoires il convient de désigner les trois pays distinctement lors du dépôt.
Rappelons que ce système concerne le dépôt des dessins et modèles industriels internationaux. Très attractif, il prévoit une protection dans les différents pays signataires (61 à ce jour(1)) au moyen d’un dépôt unique auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dans une seule langue (le Français, l’Anglais ou l’Espagnol) et relativement peu coûteux.
De plus, les délais sont relativement courts, en principe, la publication de l’enregistrement a lieu six mois après le dépôt et la protection est assurée pour 5 ans, quant à la prorogation, elle peut avoir lieu selon la loi de chaque pays contractant. Elle est notamment limitée à 25 ans pour l’Union Européenne. Ce système constitue un bel outil pour la protection des dessins et modèles à l’international.
Si l’arrivée de la Belgique et du Luxembourg n’est pas de nature à bouleverser l’attractivité de cet accord, en revanche, l’arrivée prochaine des Etats-Unis et de la Grande Bretagne va indéniablement renforcer le rayonnement du système mis en place par l’Arrangement de la Haye.
On ne peut que se féliciter de voir entrer de nouveaux pays dans ce système de protection international qui démontre là toute son efficacité.
Alors que les Sunrises pour les .UNO et .MENU se terminent cette semaine, il est encore temps d’enregistrer des noms de domaine dans de nombreuses extensions.
Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants
1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours
Le Ministère du Commerce et de l’Industrie en charge de la protection des marques en Arabie Saoudite a récemment opéré des changements importants dans la procédure de dépôt de marque entrée en vigueur le 25 septembre 2013.
Une plateforme en ligne dédiée
La principale nouveauté réside dans la numérisation de la procédure de dépôt de marque, en effet, les dépôts de demandes de marques devront dorénavant être effectués uniquement en ligne sur le portail prévu à cet effet et disponible sur le site du Ministère(1). Mais il convient de préciser que les différents conseils locaux spécialisés dans la protection des marques devront préalablement s’enregistrer afin d’avoir accès à cette plateforme.
La procédure de dépôt de la demande
Pour pouvoir procéder à une demande de marque, il convient de déposer le pouvoir signé par le demandeur à son conseil en version scannée en couleurs sur la plateforme dédiée, dans la journée ou le lendemain, l’office procède soit au rejet du pouvoir soit à l’approbation de celui-ci.
Toutefois, la procédure n’est pas entièrement numérisée, en effet, si le pouvoir est validé, il conviendra alors de le déposer en version originale auprès de l’office, là encore les délais de traitement prévus sont courts : dans la journée ou dans les jours qui suivent le pouvoir sera ajouté sur le compte en ligne du conseil qui pourra ainsi procéder à une demande de dépôt de marque au nom de son client. Le pouvoir ainsi inscrit sera valable pour tous les futurs dépôts.
Quant au choix des classes, celui-ci est cantonné aux libellés de la 10ème édition de la classification de Nice de 2012. Le seul inconvénient de cette nouvelle procédure est qu’en cas de priorité revendiquée, le document de priorité doit être obligatoirement fourni au moment du dépôt en version scannée et en version originale auprès de l’office.
Le suivi de la demande inscrit dans la modernisation
Toujours dans un souci de modernité, les informations quant à l’avancée du dossier sont transmises au conseil par SMS ou par e-mail.
La procédure numérique limitée aux nouveaux dépôts
Précision importante, cette procédure n’est pour l’instant mise en œuvre que pour les nouveaux dépôts, en effet, les prorogations, changement de nom du titulaire de la marque, et autres actions connexes ne sont pas encore accessibles en ligne.
Tous ces changements s’inscrivent dans une volonté de modernisation engagée depuis quelques années par l’Arabie Saoudite en matière de protection des marques. Ils ne peuvent qu’être salués.
Aux Etats-Unis, selon l’ACPA, (la loi contre le cybersquatting pour la protection des consommateurs) et la loi Lantham, les actions judiciaires sont possibles à l’encontre de plusieurs noms de domaine.
Deux actions sont envisageables, selon l’objectif poursuivi par le titulaire de la marque. Dans ce contexte, la possibilité de réclamer des dommages-intérêts ou le remboursement des frais d’avocat peut être décisif pour choisir quel type d’action engager aux Etats-Unis.
Si le but est l’obtention de dommages-intérêts, le choix d’une action « in personam » est préférable. Avec cette action, la compétence de la juridiction sera à déterminer en fonction des qualités du contrefacteur (le déclarant est domicilié aux Etats-Unis, les droits de marque du titulaire sont enregistrés aux Etats-Unis) et permettra le cas échéant au requérant de réclamer des dommages-intérêts et le remboursement des frais de conseil.
Cette procédure n’étant pas ouverte dans tous les cas de figure, il est important de noter qu’une action « in rem » peut également être envisagée. Il s’agit d’une action qui vise le nom de domaine litigieux lui-même et ne prend pas en compte les qualités des parties. Elle sera donc utile dans les cas où la première action n’est pas envisageable mais ne permettra pas de se voir allouer des Dommages-intérêts ou le remboursement des frais de conseil.
Il est important de bien cibler ses attentes avant de s’engager dans l’une ou l’autre action afin de ne pas se sentir lésé à la fin du litige.
Pour vous conseiller, le cabinet Dreyfus est à votre disposition.
Bien qu’ayant trait à l’extension d’un code pays, l’extension Colombienne <.co>, l’affaire est un apport majeur pour la défense des marques dans les nouvelles extensions.
L’extension <.co> est la première à être utilisée massivement comme un gTLD, notamment par les acteurs majeurs d’Internet (Google avec <g.co>, Yahoo! avec <y.co>).
Acronyme de Company , Corporate, Connexion , Community ou encore Communication, elle est rapidement devenue une cible de choix pour les spéculateurs. La pénurie de <.com> n’a fait que renforcer cette tendance.
Or, contrairement aux ccTLDs, les nouvelles extensions de noms de domaine auront pour la plupart une signification. Elles sont donc susceptibles de multiplier davantage les possibilités de cybersquatting.
La décision <tes.co> a pour principal apport de préciser que l’extension d’un nom de domaine peut être utilisée pour apprécier le risque de confusion avec une marque. Les experts de l’OMPI ajoutent que le point séparant le radical du suffixe est indifférent dans l’appréciation de ce risque lorsqu’il est le seul élément de différenciation du nom de domaine avec la marque défendue.
Ainsi, un nom de domaine qui – sans l’existence du point séparant le nom de domaine de l’extension – serait identique à une marque, présente un risque élevé de confusion et a de grandes chances d’être annulé ou transféré. En l’espèce, le nom de domaine <tes.co> a été considéré comme similaire à la marque TESCO, de facto générateur de confusion, et le transfert du nom de domaine ordonné.
Cette décision mérite d’être saluée : elle permettra de mieux se défendre, lors de futures procédures UDRP, vis-à-vis des cybersquatteurs utilisant les nouvelles extensions.
Le mot « BIO » signifiant « vie » en grec, est compréhensible dans la plupart des pays comme racine du mot « biologique ». Souvent considéré comme synonyme de « bon » ou « sain », il a été l’objet au cours des dernières années d’un formidable engouement des services marketing au niveau mondial.
Pourtant, celui-ci a atteint de tels sommets que l’emploie de ce terme pourrait perdre de son utilité.
L’usage intensif du mot « BIO » conduit à une diminution du caractère distinctif des marques l’employant et ainsi à une augmentation du risque de confusion.
Rien qu’en France, plus de 4800 marques en vigueur contiennent le mot « BIO ». Si environ 1400 d’entre elles portent sur l’alimentation (1425 enregistrements en classe 30 et 1035 en classe 31), elles touchent de plus en plus d’autres produits comme les produits pharmaceutiques (classe 5 avec 1311 enregistrements) et les produits cosmétiques ou d’entretien (classe 3, 1317 enregistrements).
Cette tendance se confirme dans tous les autres pays (Union Européenne 7800 marques en vigueur, Etats-Unis 3600).
L’Australie constitue une flagrante illustration de ce phénomène : environ 2300 marques comportent le mot « BIO » et 90 % d’entre elles l’utilisent comme préfixe.
Dans un tel contexte, les marques sont difficiles à défendre.
A titre d’exemple, le Tribunal fédéral allemand des brevets a récemment statué sur la similitude entre deux marques comportant le préfixe « BIO » : « BIONSEN » et « BIOPHEN ». Bien qu’il ne se soit pas attardé sur le terme « BIO », le Tribunal a imposé la suppression de la seconde en raison du risque évident de confusion.
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Written by Nathalie Dreyfus20/02/2014 
La Cour de justice fédérale allemande, le 14 mai 2013, retient la condamnation du moteur de recherche Google au motif que la fonction « suggest » qui permet une saisie semi automatisée des recherches des internautes peut porter préjudice aux particuliers et aux entreprises. En effet, lorsqu’un utilisateur entre une requête dans la barre de recherche, une série de mots clés lui est suggérée, pouvant parfois être à connotations négatives.
