L’ICANN a confirmé début août que « l’utilisation des domaines sans point est interdite ». Tout au long de l’année 2012, nombreux ont été les rapports et les publications opposant d’une part l’ICANN et ses comités aux entreprises telles Google et au public d’autre part.
En effet, le Comité permanent du président sur la sécurité et la stabilité des systèmes de nommage et d’allocation d’adresses d’Internet (SSAC) et Carve Systems se sont opposés vigoureusement aux domaines sans point alors que Google y voyait une simplification de l’accès à la recherche pour les internautes et les entreprises. Les commentaires du public étaient quant à eux mitigés entre l’adoption ou non des recommandations du SSAC.
Mais cette simplification n’est pas sans risque, et l’ICANN le souligne très bien ! Les noms de domaine sans point sont source de confusion, puisqu’ils permettent généralement au détenteur d’une machine d’accéder à ce qu’il se trouve sur son ordinateur. S’ils étaient présents sur internet, cela rendrait impossible l’accès aux données en interne.
En outre, certains logiciels se basent sur le fait que ces domaines ne vont jamais sur internet et des informations confidentielles présentes pourraient être captées à l’insu de l’internaute.
C’est pourquoi le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) affirme qu’après avoir examiné tous les risques liés aux domaines sans point, il est « impossible d’atténuer ces risques ».
Faute d’une solution annulant ces risques, l’ICANN n’acceptera pas ces domaines.
La Chine est aujourd’hui le premier déposant de marques au monde (1).
L’actuelle loi chinoise sur les marques offre une protection relativement faible aux titulaires de marque et les délais d’enregistrement des marques sont particulièrement longs.
Cette loi sur les marques a récemment été révisée avec entrée en vigueur au 1er mai 2014. Elle comprend de nombreux changements fondamentaux et des améliorations dont en particulier:
La reconnaissance d’un statut propre aux marques notoires, celles-ci ne pouvant cependant être reconnues que dans des cas spécifiques : lors d’une procédure d’enregistrement de marque et lors d’une procédure administrative ou judiciaire en contrefaçon. La nouvelle loi interdit aussi d’utiliser les termes de « marque notoire » sur les produits ou leurs emballages et dans la communication.
L’augmentation du plafond des indemnités pour infractions au droit des marques à 3 millions de yuans (soit environ 490.000 US dollars), soit six fois plus que l’amende actuelle.
L’acceptation à l’enregistrement des marques sonores.
La possibilité de dépôt multi-classes.
La mise en place d’un calendrier pour l’examen des dossiers limitant le temps imparti.
La mise en place d’un système de dépôt en ligne.
La nouvelle loi prévoit également des aménagements de procédure et notamment :
Une procédure d’opposition révisée permettant d’agir pendant une période de trois mois à compter de la publication de la marque avant acceptation à enregistrement.
La possibilité pour L’Office des marques de suspendre un processus d’examen si son résultat dépend d’une autre procédure en cours.
L’introduction d’actions en invalidation.
La possibilité d’un renouvellement jusqu’à un an avant l’échéance.
La nécessité d’inscrire les contrats de licence de marque à l’Office.
L’équipe de Dreyfus se tient à votre disposition pour vous conseiller sur la stratégie de protection et de défense de vos droits de marque en Chine et pour vous assister dans vos démarches.
Le Centre d’Information des Réseaux d’Argentine a récemment adopté un nouveau système d’enregistrement des noms de domaine.
Sous ce nouveau système, les manipulations devront se faire au moyen d’un compte unique par déclarant sur le site internet du registre. Les personnes physiques et juridiques étrangères devront présenter une copie certifiée de leur passeport ou de l’extrait du Kbis, une copie du statut juridique et un contrat de mandat.
Chaque titulaire peut dorénavant réserver jusqu’à 200 noms de domaine, recevoir des alertes lorsqu’un nom de domaine est disponible et demander l’annulation d’un nom de domaine déjà réservé par un tiers s’il peut faire valoir ses droits au moyen de preuves.
Les noms de domaine ont pu être renouvelés automatiquement jusqu’au 27 octobre 2013. Passée cette date, seuls les utilisateurs enregistrés pourront procéder au renouvellement !
L’ICANN a délégué les premières extensions génériques ce 21 octobre 2013.
شبكة (xn--ngbc5azd) – mot arabe signifiant “Web” ou “Réseau” Registre: International Domain Registry Pty. Ltd.
онлайн (xn--80asehdb) – mot russe pour “Online” Registre: Core Association
сайт (xn--80aswg) – en russe “Site Web” Registre: Core Association
游戏 (xn--unup4y) – mot chinois pour “Jeu” Registre: Spring Fields, LLC
On constate que toutes ces extensions sont en caractère non latins. On ne peut que saluer la position de l’ICANN de favoriser les internautes non anglophones pour pouvoir communiquer dans leur propre langue.
Le récent lancement des nouveaux gTLDs ouvre des opportunités et des projets pour faire face à la concurrence. De nombreux registres permettent l’enregistrement de nouveaux domaines sous des extensions existantes ou récemment créées.
Les domaines numériques .TEL
Le registre Telnic a lancé depuis le 15 octobre 2013 les domaines numériques de 8 chiffres ou plus. Des noms de domaine tels que « 00442074676450.tel » ou « 0208-467-6450.tel » sont disponibles à l’enregistrement sur la base du « premier arrivé, premier servi ».
Ré-ouverture des extensions .CO.DE et .CO.NU
Le registre DNNext S.A. a quant à lui décidé d’ouvrir de nouveau à l’enregistrement les noms de domaine sous les extensions non officielles .CO.DE pour l’Allemagne et .CO.NU pour l’île de Niue. Il est important de noter que ces extensions ne sont pas affiliées aux registres officiels DE et NU mais au seul registre DNNext.
Un .NZ pour concurrencer le .KIWI
Du côté de la Nouvelle Zélande, le Conseil d’InternetNZ a approuvé le 11 octobre l’enregistrement des noms de domaine en .NZ ce qui complètera les réservations de troisième niveau sous des extensions comme .CO.NZ, .ORG.NZ ou .NET.NZ.
Le registre DOT KIWI proposera l’enregistrement des noms en .NZ en plus du .KIWI dans les mois à venir. Il soutient cependant que le principal problème du registre concernant les enregistrements est le fait que ceux qui ont investi dans un .CO.NZ ne pourront peut-être pas sécuriser leur domaine en .NZ, faute de financement.
The Court of First Instance also rejected the opposition to a request for a figurative trademark first pronounced by the Office of Harmonization for the Internal Market (hereafter referred to as OHIM) and its Appeal Court on May 17 2013.
On June 13 2006, the company Mundipharma AG applied to register the following device mark:
Registration was requested for class 5, in other words for « pharmaceutical products for human medication, specifically analgesics».
On May 3 2007, Sanofi Pasteur MSD SNC filed an opposition to the aforementioned application based on the following French and international trademarks also in the class 5 category:
French trademark n°94500843
International trademark n° 627401
On July 30 2010 the OHIM Opposition Division rejected this opposition and by a decision of July 22 2011, the Fourth Board of Appeal of OHIM also rejected the appeal.
In making its decision the Board of Appeal based its findings on a comparison between the products and a comparison of the visual device marks.
As concerns product comparison, they are identical and are defined as class 5 “pharmaceutical products”.
In comparing the signs, the Board quoted consistent jurisprudence(1) which states that “any appreciation of the visual, phonetic or conceptual similarity of disputed device marks must take into account the overall impression produced by them, especially taking into account their distinctive and dominant features.”
From a visual perspective, the Appeal Board considered that the visual impression created by the respective signs was quite distinct.
Phonetically, it stated that no evaluation of the signs’ similarity could be established because they were purely figurative and abstract.
Lastly, from a design point of view, the Board considered that neither device presented a conceptual content. The signs were therefore not comparable in this sense.
The Court of First Instance supported the conclusion made at item 23 of the contested decision: the signs are only slightly similar from a visual point of view. As concerns the distinctive character of the previous device marks, jurisprudence recognizes that a mark has a specific, distinctive character either intrinsically or due to the reputation it has established with the general public(2).
In this case the original device marks have a weak distinctive character. They consist of two simple geometrical shapes and do not draw the consumer’s attention.
In addition, the argument based on the distinctive character being enhanced by the use of the original marks must be rejected. In fact, the products concerned by the disputed marks are identical. The device marks themselves are only slightly similar visually and cannot be compared either phonetically or from a design point of view.
The Court of First Instance therefore reached its conclusion that there is no risk of confusion!
(1) ECJ June 12 2002, OHIM C/Shaker C-335/05.
(2) (ECJ November 1 1996, SABEL C-251-95).
Comme nous vous l’avions annoncé, le programme Pionnier pour les 100 premiers noms en .PARIS est lancé depuis le 16 septembre 2013 et clôturera le 16 décembre 2013.
Face à ce projet d’envergure laissant présager de nombreuses opportunités, quelques précisions sont nécessaires.
Le programme Pionnier initié par la Ville de Paris consiste à présélectionner une centaine de projets sur appel d’offres, ces projets ayant pour but d’apporter de la visibilité au .PARIS dès son lancement.
Deux types de projets sont attendus qui vont permettre de mettre en avant des entreprises ou des associations en lien avec Paris.
Le premier appel à projets concerne les concessions sur des termes génériques sous .PARIS comme par exemple boulangerie.paris ou hotel.paris. La ville de Paris sera dans ce cas rémunérée sur la base d’une participation aux revenus du projet.
Le second projet va permettre de mettre en avant des entreprises, des associations en lien avec Paris. Dans le cadre de cet appel d’offre, les frais de participation dépendront de la catégorie de Pionnier dans laquelle l’entreprise souhaite inscrire son projet :
Dans la catégorie des Pionniers « ambassadeurs », les frais d’inscription pourront aller jusqu’à 100.000€. Ces Pionniers seront étroitement associés à la campagne promotionnelle et de communication autour du projet .PARIS.
Dans la catégorie des Pionniers « business », le budget à prévoir sera autour de quelques milliers d’euros. Ces Pionniersseront également associés à la campagne de communication dans une moindre mesure.
Dans la catégorie « écosystème », les starts-up et les ONG bénéficieront notamment d’un tarif autour d’une centaine d’euros.
Dans la catégorie « particulier », les frais seront autour de quelques dizaines d’euros afin de permettre aux grands prescripteurs parisiens de se faire entendre.
Des garanties vont être mises en place dans ce programme Pionner afin de faire respecter les droits de propriété intellectuelle : la ville de Paris va mettre en place un système de détection des risques en amont de la sélection des projets !
En effet, il est prévu que chaque projet présélectionné (entre 100 à 200) soit analysé pour vérifier qu’il ne porte pas atteinte à des marques antérieures enregistrées. Pour ce faire, les bases de données seront vérifiées (INPI, OHMI, OMPI) et une interaction sera mise en place avec les marques enregistrées au sein de la Trademark Clearinghouse.
A l’issue de ces vérifications le projet pourra être rejeté en raison de risques importants d’atteintes aux marques identifiées.
Une fois le projet validé, une procédure spécifique de contestation sera ouverte aux ayants droits. Certaines conditions devront être remplies pour pouvoir utiliser cette procédure, elles sont encore aujourd’hui susceptibles d’évolution :
être titulaire d’une marque verbale enregistrée avant le mois de juillet 2011 ayant un effet juridique en France et connue du public du secteur (nb : Une certaine souplesse existera certainement quant à la date d’enregistrement de la marque. Le but étant ici de ne pas avoir enregistré sa marque pour les seules fins de contester le projet et éviter la fraude. Reste à savoir comment sera interprétée la question de la connaissance du public du secteur) ;
le nom de domaine Pionnier doit être identique ou prêter à confusion avec la marque du contestataire ;
le Pionnier ne doit pas avoir d’intérêt légitime sur le nom de domaine Pionnier ;
le nom de domaine Pionnier doit avoir été demandé de mauvaise foi dans le but notamment de perturber les opérations commerciales de tiers, empêcher la reprise du nom ou attirer des utilisateurs d’autrui.
Cette procédure devrait être traitée en interne directement par le registre du .PARIS et ne faire l’objet que d’un coût relativement limité.
Notre cabinet peut vous conseiller sur la stratégie à adopter et vous fournir toutes les informations complémentaires dont vous auriez besoin.
Une Cour fédérale de Californie(1) a récemment accordé à Facebook 2,8 millions de dollars de dommages-intérêts dans une affaire qui mettait en cause 10 titulaires de noms de domaine et 105 noms litigieux.
La Cour a rendu sa décision en se basant sur l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA). Ce dernier tend à réprimer les agissements des cybersquatters et rend civilement responsable toute personne qui, de mauvaise foi, a enregistré un nom de domaine similaire ou identique à une marque, notoire ou non, dans le but d’en tirer un profit direct ou indirect. Selon le texte, les condamnations peuvent aller de 1000$ à 100 000$ par nom de domaine.
Facebook demandait le montant maximum de dommages-intérêt, à savoir 100 000$ par nom de domaine contrefaisant sans distinguer de degrés variables dans les fautes. Le jugement a été rendu par défaut, aucun des défendeurs n’ayant comparu ni même répondu à la plainte de Facebook.
Pour évaluer les dommages-intérêts de chaque défendeur, la Cour s’est basée sur les critères de l’ACPA mais aussi sur les circonstances de l’espèce. En effet, même si tous les défendeurs avaient agi de mauvaise foi et de manière totalement volontaire la Cour a décidé de distinguer différents degrés de malveillances et de fautes.
Les facteurs pris en compte par la Cour incluaient notamment :
Le nombre de noms de domaines contrefaisants : la Cour a considéré que le nombre de noms de domaine contrefaisants détenu par chaque défendeur était un indicatif de mauvaise foi et a fixé des seuils allant de 5000$ à 25 000$ en fonction du nombre de noms de domaine enregistrés par chacun des défendeurs.
La manière dont était orthographié le mot « Facebook » : les dommages-intérêts ont été doublés pour les défendeurs qui avaient enregistré un nom de domaine dans le but de tromper le consommateur en lui laissant croire qu’il accédait au site officiel de Facebook, l’entrainant par ailleurs à divulguer ses informations personnelles.
La Cour a condamné à 5000$ de dommages-intérêts supplémentaires les cybersquatters qui avaient orthographié correctement le mot Facebook.
Aussi, le fait d’utiliser la marque Facebook bien orthographiée aux côtés d’autres mots bien orthographiés a été considéré comme d’autant plus trompeur et a fait l’objet d’une majoration de 10 000$ de dommages-intérêts par nom de domaine.
L’éventuelle récidive du contrefacteur : le montant des dommages-intérêts a également été doublé pour les cybersquatteurs ou typosquatteurs récidivistes.
Ainsi, la Cour fédérale de Californie a appliqué de manière raisonnée les principes posés par l’ACPA tout en adressant un message clair et dissuasif aux cybersquatters et aux typosquatteurs qui tentent de détourner des marques célèbres sur internet.
Facebook n’est pas la première société à agir sur la base de l’ACPA. D’autres sociétés, comme Microsoft(2), se sont déjà basées sur le texte dans le passé pour protéger leur présence en ligne et leur réputation. Peuvent engager une action civile fondée sur l’ACPA les titulaires de marques protégées aux Etats-Unis quelque soit la localisation du défendeur.
La procédure judicaire est certes beaucoup plus longue et couteuse qu’une procédure de type UDRP mais le montant des dommages-intérêts octroyés par les juges américains laisse présager que les actions en justice fondées sur l’ACPA seront de plus en plus nombreuses à l’avenir en fonction des éléments propres à chaque espèce. À envisager au cas par cas.
(1) Cour fédérale du District nord de Californie, 30 avril 2013.
(2) Cour fédérale du District de Washington, affaire Microsoft Corp. v. Shah, 20 juillet 2011.
Cette version finale contient des changements importants.
Pour aboutir à celle-ci, l’ICANN s’est basé sur les commentaires des intervenants reçus lors de sa réunion d’avril à Pékin, les commentaires fournis par divers groupes d’intervenants et personnes en mai et juin ainsi que les discussions ayant eu lieu en juillet lors de la réunion de l’ICANN à Durban.
Le contrat liant les Registres à l’ICANN impose aux gestionnaires des nouvelles extensions d’inclure dans l’accord registry-registrar tous les mandats de l’ICANN ainsi que tout mécanisme de protection des droits développé indépendamment. Ainsi, les Opérateurs de Registres doivent – conformément aux exigences établies par l’ICANN – considérer comme impératives et immédiatement applicables chacune des recommandations.
Ces recommandations finales apportent quelques nouveautés.
Les nouveautés apportées à la période de Sunrise
Pour rappel, la Sunrise désigne la période prioritaire de lancement des nouvelles extensions. Durant cette période, une procédure prioritaire d’enregistrement sera mise en place. Elle permet à un titulaire de marques d’enregistrer en priorité les noms de domaine reproduisant ses marques. Cette procédure est obligatoire pour les nouveaux Opérateurs de Registres. La Sunrise couvre aussi les procédures prioritaires de règlement des conflits.
La grande nouveauté introduite par l’ICANN dans cette publication est la création d’une « End-Date Sunrise ». Les Registres seront donc en mesure de choisir entre :
Une « Start-Date Sunrise ». Elle permet d’attribuer des noms de domaine avant la fin de la période de Sunrise. Si un registre veut le faire, il doit fournir au préalable une date de début à la période de Sunrise, et cela au minimum 30 jours avant l’ouverture des réservations au grand public
Une « End-Date Sunrise ». Le Registre ne peut allouer les noms de domaine revendiqués qu’à la fin de la période de Sunrise. Cette période peut commencer à n’importe quel moment, à condition que le Registre fournisse un préavis annonçant la fin de la Sunrise aux services attitrés, et cela au minimum 60 jours avant la date d’ouverture des réservations au grand public.
Vu la période d’attente prévue pour éviter les collisions de nom après qu’un accord de registre soit signé, la plupart des registres risquent de se prononcer pour une End-Date Sunrise.
Les nouveautés apportées au service de réclamation
Les Opérateurs de Registres devront assurer les services de réclamations pendant au moins les 90 premiers jours, au lieu des 60 prévus précédemment, à partir de la date d’ouverture des réservations au grand public. La période de Sunrise et la période de réclamation doivent être deux phases bien distinctes et ne se chevauchant pas.
La création d’une nouvelle période d’enregistrement
Les Opérateurs de Registres auront la possibilité d’établir une période additionnelle durant laquelle ils pourront accepter l’enregistrement de noms de domaine. Cette période d’enregistrement devra être limitée et avoir lieu après la période de Sunrise mais avant la période d’ouverture générale des réservations au grand public. Cependant la période de Sunrise et cette période limitée d’enregistrement peuvent se chevaucher à condition que les Opérateur de Registres n’allouent ni n’enregistrent aucun nom de domaine durant ladite période limitée d’enregistrement et ce jusqu’à ce que la période d’enregistrement prioritaires soit complètement terminée.
Si les Opérateurs de Registres proposent une période limitée d’enregistrement, ils devront assurer pendant toute sa durée le service des réclamations, en plus de la période de 90 jours dédiée à la période standard de réclamation.
La possibilité de réserver 100 noms de domaine
L’ICANN précise également que chaque Opérateur de Registre pourra allouer ou créer pour lui-même jusqu’à 100 noms de domaine tout au long de la durée de vie de l’extension, auxquels s’ajoutent – le cas échéant – leurs variantes IDN.
Par ailleurs, afin de promouvoir les TLD, l’ICANN se montre favorable à la signature d’un avenant aux règles de la Trademarks Clearinghouse (TMCH) pour qu’il soit permis aux Opérateurs de Registres d’allouer ou d’enregistrer, avant ou pendant la période de Sunrise, une partie (voire la totalité) de ces 100 noms de domaine, à des tiers.
Reste à savoir si ces recommandations deviendront définitives…
Notre cabinet évoquera le sujet suivant : « Actualités de la jurisprudence sur les noms de domaine : focus sur le contentieux des nouvelles extensions ».
L’évolution du monde virtuel est constante, c’est pourquoi il est important d’appréhender les nouveaux enjeux numériques ou de maîtriser les risques juridiques du web 2.0. Au cours de cette journée, les intervenants transmettront leurs connaissances sur des sujets variés tels que l’arrivée des nouvelles extensions internet (NewgTLDs), les derniers contentieux en matière de noms de domaine, l’e-réputation ou la maîtrise du Cloud Computing.
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Written by Nathalie Dreyfus07/11/2013 
L’ICANN a confirmé début août que « l’utilisation des domaines sans point est interdite ». Tout au long de l’année 2012, nombreux ont été les rapports et les publications opposant d’une part l’ICANN et ses comités aux entreprises telles Google et au public d’autre part.
The Court of First Instance also rejected the opposition to a request for a figurative trademark first pronounced by the Office of Harmonization for the Internal Market (hereafter referred to as OHIM) and its Appeal Court on May 17 2013.
