Nathalie Dreyfus

Afin de mieux défendre les droits de marque, la solution complémentaire de l’Abused DNL Service a été mise en place dans la TMCH. Ce service est à présent opérationnel.

L’Abused DNL Service: de quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’un système permettant d’associer à une marque déjà inscrite dans la TMCH un maximum de 50 noms de domaine ayant fait l’objet de litiges (abused labels) concernant la marque précisément intégrée dans la TMCH.

Ces abused labels permettront de bénéficier d’un Trademark Claims Service (TCS) élargi pendant les périodes d’ouverture des new gTLDs au public. Pour rappel, le TCS est un système d’alerte permettant de notifier les internautes enregistrant des noms de domaine de l’existence de droits antérieurs et d’alerter les titulaires de droits en cas d’enregistrement de noms de domaine identiques à leurs marques. Le TCS est activé pour toutes les marques enregistrées dans la TMCH. Les abused labels permettront d’élargir le système d’alertes à des noms de domaine ayant fait l’objet d’atteintes antérieures dans d’autres TLDs.

Qui peut bénéficier de l’Abused DNL Service ?

La condition préalable est d’avoir enregistré ses marques dans la TMCH. Les conditions d’éligibilité à  cette protection complémentaire sont cependant restrictives :

• les noms de domaine doivent avoir fait l’objet soit d’une décision UDRP soit d’une décision judiciaire ;
• il s’agit uniquement de litiges clos dans lesquels il a été déterminé que les noms ont été enregistrés de façon  abusive ;
• ce service n’est ouvert qu’aux marques inscrites dans la TMCH. En effet, les marques citées dans la décision UDRP ou judiciaire doivent correspondre exactement aux marques inscrites dans la TMCH (même numéro d’enregistrement et même juridiction).

Si une décision couvre plusieurs noms de domaine, le titulaire de la marque pourra choisir d’associer un, plusieurs ou l’ensemble des noms concernés par la décision.

A titre exemple:
Lego Juris A/S. a inscrit dans la TCMH la marque chinoise LEGO n° 75682 qui a bien été validée.
Lego a gagné une procédure UDRP, le litige OMPI n° D2013-0683, concernant le nom de domaine <legobox.net>.
La marque chinoise LEGO n° 75682 a été citée dans la décision.
Lego pourra donc ajouter le terme « legobox » en tant que label à sa marque chinoise LEGO n° 75682 inscrite dans la TMCH.

Quels sont les documents à fournir ?

• Pour une décision UDRP :

–    le nom du centre d’arbitrage ayant rendu la décision
–    le numéro de cas
–    la langue de la décision
–    le ou les noms de domaine concernés sans l’extension
–    une copie de la décision si elle ne peut pas être trouvée dans les bases en ligne

• Pour une décision judiciaire :

–    une copie de la décision
–    le pays où la décision a été rendue
–    le nom de la juridiction ayant rendu la décision
–    le numéro de référence de l’affaire
–    la langue de la décision
–    le ou les noms de domaine concernés sans l’extension

Quel est l’intérêt de ce nouveau service ?

L’intérêt de ce service, s’il est réel, reste limité. En effet, les abused labels inscrits permettent uniquement de déclencher le système de notification de la TMCH, le Trademark Claims Service une fois les noms enregistrés ; aucun blocage ne sera effectué à l’instar de la marque inscrite dans la TMCH.

Ainsi, pendant 90 jours après l’ouverture générale d’une nouvelle extension, le réservataire recevra une notification pour l’avertir que le nom qu’il souhaite réserver est susceptible de porter atteinte aux droits de marque d’un tiers et une référence au litige sera incluse dans la notification. Libre ensuite au réservataire de poursuivre ou non la réservation en étant pleinement informé de la violation des droits de marque d’un tiers déjà reconnue par voie extrajudiciaire ou judiciaire.

De son côté, pendant 90 jours après l’ouverture générale d’une nouvelle extension, le titulaire de la marque recevra également une notification pour l’informer d’un cas potentiel de cybersquatting si le réservataire confirme l’enregistrement du nom malgré l’avertissement reçu.

Le système ne permet pas l’enregistrement de noms de domaine dans les nouvelles extensions mais pourrait toutefois avoir un effet dissuasif.

Durée d’inscription des noms de domaine (labels)

La durée d’enregistrement de noms de domaine litigieux (abused label) dans la TMCH est liée à la durée d’inscription de la marque à laquelle ils sont associés.

Si la marque a été inscrite pour plusieurs années, la durée d’inscription des abused labels sera identique à celle de la marque. Ils expireront à la même date.

A titre d’exemple, si la marque est inscrite pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2014 et qu’un nom de domaine litigieux rattaché à cette marque est inscrit en mars 2014, il sera enregistré uniquement jusqu’en janvier 2017, date à laquelle l’inscription de la marque doit être prorogée dans la TMCH.

Quel est le budget à prévoir ?

Le budget à prévoir dépend de la nature de la décision, à savoir s’il s’agit d’une décision UDRP ou d’une décision judiciaire.

• Pour une décision UDRP :

Taxe de 50 USD par décision + 1 USD par nom de domaine (label) inscrit pour un an.

Une taxe supplémentaire de 25 USD sera requise lors du renouvellement de l’inscription de la marque dans la TMCH si le label n’a été inscrit que pour un an.

• Pour une décision judiciaire :

Taxe de 150 USD par décision + 1 USD par nom de domaine (label) inscrit pour un an.

Une taxe supplémentaire de 25 USD sera requise lors du renouvellement de l’inscription de la marque dans la TMCH si le label n’a été inscrit que pour un an.

Nous sommes à votre disposition pour étudier l’opportunité d’avoir recours à ce système complémentaire.